Uitspraak
84182/KG ZA 00-253 PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTS-
RECHTBANK TE BREDA
16 juni 2000
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. BILLY BLANKS, wonende te Californië,
Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar Amerikaans recht,
NCP MARKETING GROUP INCORPORATED, gevestigd te Canton Ohio,Verenigde Staten van Amerika,
e i s e r s bij dagvaardingen van 25 en 26 mei 2000,
procureur: mr. J.A.M. Schoenmakers,
advocaat : mr. P.P.J.M. Verhaag te Den Haag,
t e g e n :
1. THEO VAN DER SLUYS, handelend onder de naam T.S. INTERMEDIA, gevestigd te Barendrecht,
2. ROMEO EDMUND BEUK, handelend onder de naam ROMEO'S SPORTS, gevestigd te Bilthoven,
3. CARLOS LENS, wonende te Amstelveen,
4. EDUARD EMIEL WILLE, handelend onder de naam EMILIO'S SPORT PRODUCTIONS,
wonende en kantoorhoudende te Oosterhout,
5. de besloten vennootschap DE KALEIDOSCOOP B.V., handelend onder de naam MEGA SPORT BREDA, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Breda,
6. de besloten vennootschap
ALL SPORTS AMSTELVEEN B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen,
7. KENNETH LEEUWIN, handelend onder de naam SMILE SPORTS, gevestigd te Haarlem,
g e d a a g d e n,
procureur: mr. R.A.H. Post,
advocaten: mr. I.C. Roelands te Amsterdam,
mr. F.C. Kollen te Bussum.
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding;
- de pleitnota van mr. Verhaag en de door eisers in het geding gebrachte producties;
de pleitnota van mr. Roelands en mr. Kollen en de door hen in het geding gebrachte producties.
2. Het geschil.
Eisers, hierna ook te noemen Blanks en NCP, vorderen, na intrekking van de vorderingen jegens gedaagde sub 1, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad gedaagden sub 2 tot en met 7 te gebieden om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de merknaam TAE BO en daarmee overeenstemmende tekens, met een aantal nevenvorderingen, voor de inhoud waarvan wordt verwezen naar de dagvaarding.
Gedaagden sub 2 tot en met 7 hebben de vorderingen bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
Blanks is de bedenker van een vorm van fitness die een combinatie is van taekwondo, kickboxen en dansen.
NCP exploiteert voormelde fitnessvorm op een commerciële manier onder de merknaam TAE BO.
BG Star Productions is houdster van de navolgende merkinschrijvingen en aanvragen daartoe van het merk TAE BO:
a. USA-inschrijving nr. 2, 043, 160
b. EU-merkaanvraag nr. 1126432 met prioriteit van 14 oktober 1998, gepubliceerd op 6 december 1999;
c. Benelux-merkaanvraag voor het woordmerk TAE BO nr. 956658 van 8 februari 2000;
d. Benelux merkinschrijving van het beeldmerk TAE BO nr. 659945 gedeponeerd op 17 maart 2000.
BG Star Productions heeft voormelde merkrechten in april 2000 overgedragen aan NCP.
Eisers brengen sinds enige jaren onder de naam TAE BO in de Verenigde Staten van Amerika (instructie) videobanden, t-shirts, en sportkleding en -accessoires op de markt en geven onder de naam TAE BO instructie-programma's en lessen aan sportinstructeurs alsmede trainingen aan publiek.
Vanaf medio 1999 zijn eisers in Nederland gestart met een grootscheepse reclamecampagne voor Tae-Bo-producten.
Blanks heeft in januari 2000 onder grote belangstelling een aantal work-outs TAE BO verzorgd.
3.2
Eisers hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven geen beroep te doen op het Gemeenschapsmerk, aangezien bij uitsluiting (de President van) de rechtbank te Den Haag bevoegd is daarover te oordelen.
3.3
De bevoegdheid van deze president om van de vorderingen gebaseerd op het BMW kennis te nemen vloeit voort uit het feit dat gedaagden sub 4 en 5 kantoorhouden te Oosterhout en Breda in samenhang met art. 37 BMW Pro.
3.4
Gedaagden hebben voor alle weren gesteld dat eisers niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen voor zover die zijn gebaseerd op merkenrechtelijke grondslag, aangezien de woord- en beeldmerken waarop zij zich beroepen bij het Benelux Merkenbureau niet op een van hun namen zijn geregistreerd, maar op naam staan van BG Star Productions Inc., California corporation.
NCP biedt aan de overdrachtsakte van de merkrechten te overleggen, maar erkent dat die akte nog niet is ingediend bij het Benelux Merkenbureau.
Naar luid van art. 11 sub c BMW Pro kan de overdracht van een merk niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring.
Omdat in ieder geval ontbreekt, naar vaststaat, de inschrijving van de overdrachtsakte, moet worden geconcludeerd dat de overdracht, ofschoon op zich rechtsgeldig, op dit moment geen werking heeft tegenover derden. Uit het voorgaande volgt dat eisers niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen sub 1, 2, 3, 6 en 7.
3.5
Nu NCP heeft aangekondigd dat zij de overdrachtsakte alsnog zo spoedig mogelijk bij het Benelux Merkenbureau zal indienen, zal hierna op voorhand worden ingegaan op de woord- en beeldmerken TAE BO, waarbij er vanuit zal worden gegaan dat deze merken op naam van NCP zullen zijn gesteld.
3.6
Gedaagden stellen dat het depot van het woordmerk TAE BO nietig is op grond van art. 14A lid 1 sub a BMW, omdat het merk ieder onderscheidend vermogen mist.
Subsidiair roepen gedaagden verval van het merk TAE BO in op grond van artikel 14 C lid 1 jo. 5 lid 2 sub b BMW, stellende dat het merk TAE BO is verworden tot soortnaam
3.7
NCP deelt mede dat het Benelux Merkenbureau de inschrijving van het woordmerk TAE BO voorlopig heeft afgewezen omdat dit merk onderscheidend vermogen zou missen, maar betoogt dat zij tegen die voorlopige weigering een bezwaarschrift heeft ingediend met daarin opgenomen de argumenten dat het om een algemeen bekend merk gaat en dat een eerder depot geldig is verkregen in het Beneluxterritoir.
3.8
Opgemerkt wordt dat het ingevolge art. 6 bis Pro lid 5 BMW mogelijk is om op basis van deze inschrijving, ondanks de voorlopige weigering een actie te baseren, omdat de nietigheid van een voorlopig geweigerd depot eerst intreedt nadat de termijn voor het instellen van het in art. 6 ter Pro BMW bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken, dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.
3.9
Vaststaat dat Blanks in Nederland vanaf medio 1999 een hype op gang heeft gebracht door met veel publiciteit een bewegingssport te introduceren die algemeen bekend is geworden onder de naam TAE BO. Een andere benaming voor die soort van beweging is niet bekend. Door eisers genoemde mogelijke synoniemen als "aerobic kickboxing", "fitness programs" en "the ultimate workout", zijn niet bruikbaar omdat daarmee iets totaal anders wordt bedoeld.
Vooralsnog wordt geconcludeerd dat het woord TAE BO de enige term is om de desbetreffende bewegingssport aan te duiden en dat dit is ontstaan doordat Blanks zelf geen onderscheid heeft aangebracht in de benaming van de bewegingssport zelf en zijn merk. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat het woord TAE BO is verworden tot een soortnaam en als zodanig gebruikelijk is geworden in de gangbare Nederlandse taal. Door een dergelijke aanduiding te monopoliseren via een merkrecht zouden derden worden verhinderd een gelijke eigenschap, in casu een zeer populaire bewegingssport, op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat naar alle waarschijnlijkheid in een bodemprocedure zal worden beslist dat ofwel het depot van het woordmerk terecht is geweigerd dan wel dat het depot op grond van artikel 14 C lid 1 jo. 5 lid 2 sub b BMW is vervallen door verwording tot soortnaam.
3.1
Het beroep van eisers op bescherming van het woordmerk TAE BO op grond van artikel 6bis lid 1 van het Verdrag van Parijs kan niet slagen, omdat op grond van hetgeen hiervoor onder 3.9 is overwogen heeft te gelden dat het merk TAE BO niet voldoet aan de vereisten van artikel 6 quinquies Pro B onder 2 van voormeld verdrag.
3.11
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het beeldmerk TAE BO wordt opgemerkt dat niet aannemelijk is dat een van de gedaagden 3 tot en met 7 gebruik heeft gemaakt van het beeldmerk ten behoeve van haar fitnessactiviteiten en andere handelingen in dat verband gemaakt.
Ten aanzien van gedaagde sub 2 is wel aannemelijk dat het beeldmerk in het verleden is gebruikt, echter bestaat, gelet op de nagekomen toezegging van gedaagde sub 2, onvoldoende vrees dat deze het beeldmerk opnieuw in de toekomst zal gebruiken.
3.12
De vorderingen sub 4 en 5, die zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht en portretrecht, worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat gedaagden sub 3 tot en met 7 inbreuk op die rechten hebben gepleegd. Ten aanzien van gedaagde sub 2 is wel aannemelijk dat in het verleden inbreuk is gepleegd, maar geldt eveneens dat onvoldoende vrees voor herhaling bestaat, gelet op de nagekomen toezegging van gedaagde sub 2.
3.13
Uit al hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de vorderingen sub 8 en 9 als ongegrond worden afgewezen.
4. De kosten.
Eisers dienen als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De president
verklaart eisers niet ontvankelijk in hun vorderingen sub 1 , 2, 3, 6 en 7;
weigert de overige gevorderde voorzieningen;
verwijst eisers in de kosten van het geding en veroordeelt hen tot betaling aan gedaagden van de aan hun zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op
¦ 2.400,--, waaronder begrepen een bedrag van ¦ 2.000,-- aan procureurssalaris;
verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;
weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten, fungerend president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van vrijdag 16 juni 2000, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.
w.g. mr. D.G.E.C.Th. Schütz w.g. mr. J.P. Leijten
als overbodig weggelaten:
Het woord TAE BO bestaat uit twee delen, waarvan het eerste woord TAE afkomstig is van de sport Tae Kwondo en een het tweede deel BO is afkomstig van de sport boxing. Het gehele woord TAE BO lijkt tevens een verwijzing te bevatten naar termen uit de Aziatische vechtsport, onder verwijzing naar een uitvoerige behandeling van de link tussen TAE BO en oude Aziatische vechtsporten in de observations letter overgelegd als productie 6,