Uitspraak
106045/KG ZA 02-116 RECHTBANK BREDA
24 april 2002 Sector Handelsrecht
Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting
STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, zetelhoudende te Amsterdam,
kantoorhoudende te Hoofddorp,
2. de vennootschap naar Japans recht
KABUSHIKA KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, h.o.d.n.
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.,
gevestigd te Tokyo, Japan,
3. de vennootschap naar Engels recht SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LTD.,
gevestigd te Londen, Engeland,
4. de vennootschap naar Zwitsers recht
SONY OVERSEAS S.A.,
gevestigd te Schlieren, Zwitserland,
5. de besloten vennootschap
A.W. BRUNA UITGEVERS B.V.,
gevestigd te Utrecht,
6. de besloten vennootschap
COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO B.V., gevestigd te Hilversum,
7. de besloten vennootschap
DAVILEX HOLDING B.V.,
gevestigd te Houten,
8. de besloten vennootschap
HOME SOFTWARE BENELUX B.V.,
gevestigd te Haarlem,
9. de besloten vennootschap
INFOGRAMES BENELUX B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
10. de besloten vennootschap
MEULENHOFF & CO. B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
11. de besloten vennootschap
MICROSOFT B.V.,
gevestigd te Schiphol-Rijk,
12. de besloten vennootschap
SOFTMACHINE B.V.,
gevestigd te Hilversum,
13. de besloten vennootschap
MINDSCAPE B.V.,
gevestigd te Amstelveen,
14. de besloten vennootschap
UNIVERSAL MUSIC NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Hilversum,
15. de besloten vennootschap
VALKIESER PUBLISHING B.V.,
gevestigd te Hilversum,
e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 11 maart 2002,
procureur: mr. N. van Bruggen,
advocaat : mr. W.A. Roos te Amsterdam,
t e g e n :
[gedaagde], handelende onder de namen: psxombouwlijn; psxreparatielijn; modchip;
ps2games en ps2spellen,
gevestigd en wonende te [woonplaats],
g e d a a g d e ,
i n p e r s o o n v e r s c h e n e n .
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding;
- de pleitnota van mr. Roos en de door eiseressen in het geding gebrachte producties;
- de pleitnota van gedaagde en de door hem in het geding gebrachte productie.
2. Het geschil.
Eiseressen vorderen om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. Gedaagde, hierna te noemen [gedaagde], te verbieden om in de Benelux middelen te verspreiden als gedefinieerd in het lichaam van de dagvaarding onder 28, een en ander op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat het verspreiden van voornoemde middelen voortduurt dan wel -ter keuze van eiseres sub 1- van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor ieder middel dat [gedaagde] in strijd met het opgelegde verbod zal verspreiden;
2. [gedaagde] te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijk op te geven de namen en adressen van de toeleveranciers van de middelen als bedoeld in 28 van het lichaam van de dagvaarding, een en ander op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat [gedaagde] enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen;
3. [gedaagde] te bevelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijk opgave te doen, onder overlegging van alle in diens bezit zijnde relevante bescheiden, zoals opdrachtbevestigingen, facturen, verkoopnota's etc., etc.;
- van het aantal door (of in opdracht van) hem omgebouwde PlayStation consoles onder vermelding van het typenummer en de in rekening gebrachte kosten en van
- het aantal middelen, als gedefinieerd onder 28 in het lichaam van de dagvaarding, dat door hem is verkocht onder vermelding van productie en/of inkoopprijs en de prijs waarvoor de middelen zijn verkocht, een en ander op verbeurte door [gedaagde] aan eiseres sub 1 van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag laten verstrijken van voornoemde termijn dat enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen;
4. [gedaagde] te bevelen alle zich onder hem nog bevindende middelen, als gedefinieerd in het lichaam der dagvaarding onder 28, binnen tien dagen na betekening van dit vonnis ter vernietiging aan eiseres sub 1 dan wel aan een daartoe door haar aangewezen derde af te geven, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,-- voor ieder middel ten aanzien waarvan [gedaagde] nalatig zal zijn aan het op te leggen bevel te voldoen en daarnaast voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de nalatigheid na het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt;
5. [gedaagde] te bevelen om aan eiseres sub 1 schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen van de winst die is genoten met het verspreiden van middelen zoals gedefinieerd onder 28 in het lichaam der dagvaarding, zulks binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, een en ander op verbeurte van een door [gedaagde] aan eiseres sub 1 van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat na het verstrijken van genoemde termijn [gedaagde] enig deel van het op te leggen bevel niet of niet volledig is nagekomen;
6. [gedaagde] te verbieden in de Benelux inbreuk te maken op de aan eiseressen 2 tot en met 4 toekomende merkrechten en meer in het bijzonder [gedaagde] te verbieden met de aan eiseressen sub 2 tot en met 4 toekomende merken als gedefinieerd onder 4 in het lichaam der dagvaarding, overeenstemmende tekens te gebruiken in verband met het ver-sprei-den van middelen, daaronder begrepen het gebruik van met de merken van eiseressen sub 2 tot en met 4 overeenstemmende tekens in domeinnamen, een en ander op verbeurte van een direct door eiseres sub 1 opeisbare dwangsom van
€ 1.000,-- voor ieder nalaten van [gedaagde] in strijd met dit op te leggen bevel;
7. [gedaagde] te gebieden ervoor te zorgen dat de domeinnaamregistraties ps2spellen; ps2games en ps2sell en enige andere registratie van een domeinnaam met daarin een met enig merk van eiseressen sub 2 tot en met 4 overeenstemmend teken, zonder beperking worden overgedragen aan eiseres sub 3 of enig andere door eiseres sub 3 aan te wijzen (rechts)persoon, een en ander conform het reglement voor registratie van domeinnamen (nl) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening van een schriftelijk verzoek daartoe onder gelijktijdige toezending aan de raadsman van eiseressen, mr. W.A. Roos, een en ander op straffe van verbeurte van een direct door eiseres sub 1 opeisbare dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;
8. te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de door [gedaagde] te geven opdracht aan zijn internetprovider en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland tot het overdragen van de domeinnamen ps2spellen.nl; ps2games.nl; ps2sell.nl of enig andere domeinnaam met daarin een met de merken "PlayStation"; "PSOne"; "PlayStation2"/"ps2" overeenstemmende teken aan eiseres sub 3 dan wel aan enig ander door eiseres aan te wijzen (rechts)persoon;
9. de termijn als bedoeld in art. 260 Rv Pro. jo. art. 50 lid 6 Trips Pro Verdrag voor het instellen van de eis in hoofdzaak met betrekking tot de merkinbreuken te bepalen op dertig dagen nadat door [gedaagde] bij de bevoegde rechter bij deurwaardersexploit aan eiseres sub 1 kenbaar gemaakte verklaring is ingediend om bedoelde voorzieningen geheel of gedeeltelijk te herroepen, althans deze termijn te bepalen op drie maanden na betekening van dit vonnis;
10. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van dit geding.
[gedaagde] heeft de vorderingen bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- Eiseres sub 1 (Stichting Brein) stelt zich ten doel het beschermen van de belangen van de rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten, waaronder de bij haar aangesloten rechthebbenden, in het bijzonder door het verkrijgen van afdoende juridische bescherming tegen piraterij van deze producten.
- Eiseressen sub 2, 3 en 4 , hierna aan te duiden als "Sony c.s.", zijn ingevolge inschrijvingen in het Benelux Merkenregister, het Internationale Register te Genève en het gemeenschapsregister te Alicante, onder meer voor waren in klasse 9, waarbij voor de registratienummers wordt verwezen naar de dagvaarding, elk rechthebbende met betrekking tot een aantal van de merken die gebruikt worden voor consoles, spellen en accessoires. Het betreft hier de merken: "Sony", "PlayStation", "PSOne", "PlayStation2", "PS2", "Dualshock" en de woordbeeldmerken: "PS", "PS2", en "PS/PlayStation".
- Eiseres sub 2, hierna te noemen Sony, is producent van de spelcomputers PlayStation, PSone en PlayStation2/PS2, hierna te noemen "PS-consoles" en ontwikkelt en produceert tevens PlayStation Format Software Libraries (spelprogramma's geschreven met speciale computerprogrammatuur), hierna te noemen "PS-spellen", welke spellen uitsluitend via een PS-console kunnen worden afgespeeld op een beeldscherm.
- Op de PlayStation spelcomputer kunnen uitsluitend PS-spellen worden afgespeeld; de PSOne is geschikt voor het afspelen van PS-spellen, audio- en video CD's en zwarte CD-romdiscs, terwijl de PlayStation 2 geschikt is voor PS-spellen, DVD-romspellen, audio- en video-CD's, DVD's , zwarte CD-romdiscs en blauwe en zilveren DVD-rom discs.
- Sony distribueert de PS-consoles voor drie verschillende televisie-systemen die per regio verschillen, te weten: NTSC/J voor Japan, NTSC/U/C voor Noord-Amerika en PAL voor Europa/Australië/Nieuw-Zeeland/Zuid-Afrika.
- Op de verpakking van in Europa verkrijgbare PS-spellen is vermeld:
"This software is only compatible with hardware displaying (afbeelding PlayStation beeldmerk) and PAL".
"(Afbeelding woordmerk PlayStation) and "PlayStation are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. (…) For home use only. Unauthorised copying, adaptation, rental, lending, re-sale, arcade use, charging for use, broadcast, cable transmission, public performance, distribution or extraction of this product or any trademark or copyright work that forms part of this product are prohibited."
- De door Sony in voornoemde drie regio's op de markt gebrachte PS-spellen zijn voor-zien van een zogenaamde "whiz"code, die aangeeft voor welke regio het betreffende PS-spel is bestemd.
- De PS-consoles zijn voorzien van een technische beveiliging die op zoek gaat naar de "whiz"code van een PS-spel, zodra een PS-spel in de PS-console wordt gedaan en wordt aangezet.
- Voornoemde beveiliging zorgt er voor dat op een in Europa aangeschafte PS-console uitsluitend PS-spellen voorzien van een PAL-code kunnen worden afgespeeld en maakt het aldus onmogelijk om gekopiëerde PS-spellen af te spelen, omdat bij het kopiëren van PS-spellen de "whiz"code niet wordt meegekopiëerd. Tevens maakt deze beveiliging het onmogelijk om PS-spellen die zijn aangeschaft in een andere regio, Japan of Noord-Amerika, af te spelen op een in Europa aangeschafte PS-console, omdat die geïmporteerde PS-spellen niet zijn voorzien van een PAL-code.
- In Nederland is de verkoopprijs van PS-spellen voor een PS2 € 68,00 voor nieuwe versies en € 35 voor versies waarvan reeds een aanzienlijk aantal is verkocht, terwijl PS-spellen voor de PSOne respectievelijk € 35,-- en € 15,-- kosten.
- Vanaf 1998 worden via het Internet gekopiëerde PS-spellen (zonder "whiz"code) aangeboden tegen prijzen van € 5,-- voor CD-roms en € 20,-- voor DVD's, terwijl in toenemende mate gekopiëerde PS-spellen worden aangeboden in de vorm van zogenaamde Image Files (ISO), welke files men kan downloaden en vervolgens zelf op een CD-rom kan branden.
- Voornoemde illegaal gekopiëerde PS-spellen kunnen slechts worden afgespeeld op een PS-console die met behulp van een modchip is omgebouwd. De kosten voor een dergelijke ombouw van PS-consoles bedragen voor een PlayStation circa € 30,--; voor een PSOne circa € 35,--, en voor een PlayStation2 circa € 100,--.
- De "modchip" (modified chip) is een chip die zodanig is geprogrammeerd dat het onder meer registreert wanneer het PS-computerprogramma naar een "whiz" code in het PS-spel zoekt en dat er voor zorgt dat, indien de juiste code ontbreekt, de functionaliteit van de computerprogramma's zodanig verandert (modifies) dat een gekopieerd PS-spel toch kan worden afgespeeld.
- Door de inbouw en aansluiting van een modchip op het moederbord van een PS-console is het mogelijk om de hiervoor omschreven beveiliging te omzeilen, zodat gekopiëerde PS-spellen zonder "whiz"code en PS-spellen die afkomstig zijn uit Japan of Noord-Amerika op een in Europa aangeschafte PS-console kunnen worden afgespeeld.
- [gedaagde] maakt zijn beroep onder meer van het inbouwen van de hiervoor omschreven modchips in PS-consoles, het verhandelen van die modchips en het daarbij verstrekken van inbouwinstructies en biedt voornoemde producten en diensten aan op een aantal door hem geregistreerde websites, ondermeer: psxombouwlijn.nl, psxreparatielijn.nl, modchip.nl en ombouwlijn.nl.
- [gedaagde] heeft bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de volgende domeinnamen geregistreerd: ps2games.nl, ps2spellen.nl en ps2sell.nl.
- Via de site ps2spellen.nl wordt de bezoeker direct doorgelinkt naar de site psxombouwlijn.nl, op welke site een pagina is afgebeeld met de telefoonnummers en e-mailadressen van elders in Nederland gevestigde partners van [gedaagde] die zich in samenwerking met [gedaagde] bezighouden met het ombouwen van PS-consoles en de handel in modchips.
3.2
[gedaagde] stelt dat eiseres sub 1, Stichting Brein, niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, omdat Stichting Brein zich bezig houdt met het bestrijden van piraterij ten aanzien van audio-, video- en interactieve producten en [gedaagde] zich op geen enkele wijze bezig houdt met de verkoop of het kopiëren van computerspellen.
Anders dan [gedaagde] stelt houdt Stichting Brein zich niet uitsluitend bezig met het bestrijden van piraterij, maar stelt zij zich ten doel het beschermen van de belangen van de rechthebbenden op audio-, video- en interactieve producten, waarbij Stichting Brein op eigen naam in rechte kan optreden. Stichting Brein kan dan ook in haar vorderingen worden ontvangen omdat in dit kort geding ondermeer ter beoordeling staat of het ombouwen van PS-consoles, waarmee [gedaagde] zich bezig houdt, aan te merken is als on-rechtmatig jegens eiseressen sub 2 tot en met 15, die alle via de Nederlandse vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en geluiddragers (NVPI) zijn aangesloten bij Stichting Brein.
3.3
Het verweer van [gedaagde] dat eiseressen sub 5 tot en met 15 niet ontvankelijk moeten worden verklaard, omdat niet zou zijn aangetoond dat zij op enigerlei wijze rechthebbenden zijn op de PlayStation Software Format Libraries wordt als niet serieus ver-worpen. Ter zitting is immers door Sony een exemplaar van een door Davilex op de markt gebrachte DVD, bestemd om af te spelen op de PS-console, ter tafel gelegd, terwijl bovendien, nadat [gedaagde] dat verweer had gevoerd, nog een groot aantal soortgelijke DVD's is getoond, afkomstig van een of meer van de eiseressen sub 5 tot en met 15.
Overigens kan de vraag worden gesteld welk belang deze eiseressen hebben bij hun betrokkenheid in deze procedure, nu eiseres sub 1 gerechtigd is om namens hen in rechte op te treden en zij geen zelfstandige, aan hen toe te wijzen vordering hebben ingesteld. Er van uitgaande dat zij geacht moeten worden te vorderen dat gedaagde jegens eiseres sub 1 aan bepaalde vorderingen zal voldoen, zijn zij ontvankelijk in het geding.
3.4
Het opgeworpen verweer dat Sony c.s. evenmin zouden hebben aangetoond dat zij gerechtigd zijn tot enige exclusiviteit met betrekking tot de genoemde PlayStation Format libraries is niet uitgemond in een conclusie, zodat dit verweer wordt gepasseerd.
3.5
Eiseressen baseren de vorderingen sub 1 tot en met 5 op de stelling dat [gedaagde] onrecht-matig jegens hen handelt door via het internet (het inbouwen in PS-consoles van) modchips aan te bieden die bestemd zijn om de technische beschermingsvoorzieningen in PS-consoles te omzeilen teneinde het afspelen van illegale kopieën van PS-spellen mogelijk te maken. De vorderingen sub 6 tot en met 9 zijn gegrond op de stelling dat [gedaagde] inbreuk maakt op de rechten van Sony c.s. op de merken: "Sony", "PlayStation", "PSOne", "PlayStation2", "PS2", "Dualshock" en de woordbeeldmerken: "PS", "PS2", en "PS/PlayStation".
3.6
[gedaagde] betwist dat het inbouwen van modchips in PS-consoles onrechtmatig is. Hiertoe voert hij aan dat art. 32 Auteurswet Pro (Aw) niet van toepassing is op middelen die ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan uitsluitend om de aangebrachte beveili-ging te omzeilen. [gedaagde] erkent dat de modchips die hij aanbiedt het mogelijk maken om op de PS-consoles illegaal gekopieerde PS-spellen af te spelen, maar voert als ver-weer dat de modchips met name zijn bedoeld om hardware en software compatibel te maken, zodat rechtmatig gemaakte reserve-kopieën van PS-spellen en PS-spellen die rechtmatig aangekocht zijn in Noord-Amerika of Japan, kunnen worden afgespeeld op een PS-console die in Europa is aangeschaft. [gedaagde] betwist voorts dat hij inbreuk maakt op de merkrechten van Sony c.s.
3.7
Vooropgesteld wordt dat plegen van plagiaat niet is toegestaan en dat Sony geen maatregelen zou behoeven te nemen om plagiaat te voorkomen in een maatschappij waarin iedereen van die norm doordrongen zou zijn. De praktijk is echter anders. Sony heeft de noodzaak van de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen aangetoond door onbetwist te stellen dat de omvang van CD-rom piraterij in Nederland te schatten is op 12,5 miljoen stuks met een straatwaarde van 125 miljoen Euro en dat 40% daarvan bestaat uit illegale interactieve software, waarvan een substantieel deel zou bestaan uit illegaal gekopiëerde PS-spellen.
De vraag zou gesteld kunnen worden of en zo ja in welke mate van Sony verlangd kan worden dat zij, wellicht telkens weer, zoekt naar mogelijkheden die het kopiëren van haar spellen onmogelijk maken, en of het feit dat zij wellicht niet de beste beveiliging heeft gekozen voor haar spellen, aan haar vorderingen in de weg staat, omdat daardoor het spoedeisend karakter ontbreekt. In het licht van die vraag is ter zitting aan de orde gekomen of een wijze van beveiliging die kopiëren onmogelijk maakt, mogelijk is. Zo'n beveiliging zou niet op bezwaren behoeven te stuiten omdat, zo heeft Sony betoogd, het maken van een back-up (reservekopie) van een PS-spel niet noodzakelijk is, daar beschadiging van een PS-spel op eenvoudige wijze is te herstellen, terwijl de stand van een gespeeld spel niet behoeft te worden gekopiëerd omdat die wordt bijgehouden op een memory-card. Ter zitting is uitvoerig besproken of het mogelijk is om het kopiëren van PS-spellen on-mo-gelijk te maken, maar Sony heeft gesteld dat het naar de huidige stand van de techniek op dit moment niet mogelijk is haar PS-spellen niet kopieerbaar te maken. Sony heeft ter terechtzitting niet alleen voldoende aannemelijk gemaakt dat het feitelijk onmogelijk is om zo'n beveiliging aan te brengen, maar ook dat het, gelet op de voortdurende stroom van inbreuken op computers en het doorbreken van beveiligingen, te verwachten valt dat voor elke beveiliging steeds wel weer een andere omzeiling zal worden bedacht. Uitgangspunt blijft echter dat er in casu sprake is van aan Sony toekomende rechten waarop door derden geen inbreuk mag worden gepleegd. Als aan Sony al eisen mogen worden gesteld zoals hiervoor genoemd, dan hoogstens in het geval dat er een zo voor de hand liggende en eenvoudig aan te brengen maatregel bestaat dat Sony die maatregel had moeten toepassen.
3.9
Art. 32a Auteurswet (Aw) bepaalt:
"Hij die opzettelijk middelen die uitsluitend bestemd zijn om het zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende verwijderen van of het ontwijken van een technische voorziening ter bescherming van een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 12°, te vergemakkelijken:
a. openlijk ter verspreiding aanbiedt,
b. ter verspreiding voorhanden heeft,
c. met het oog op de invoer in Nederland voorhanden heeft,
d. of bewaart uit winstbejag
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie."
Art 32 Aw Pro is opgesteld naar aanleiding van Richtlijn 91/250/EG van de Raad van de Eu-ro-pese Gemeenschappen van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van compu-ter-programma's, in welke richtlijn in artikel 7 onder Pro meer -kort gezegd- is bepaald dat de Lidstaten voorzien in passende sancties tegen personen die middelen in het verkeer brengen die uitsluitend zijn bestemd om verwijdering of ontwijking van beveiligingen te vergemakkelijken. Door de inwerkingtreding per 22 juni 2001 van de richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspec-ten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij van 22 mei 2001 is echter de "oude" richtlijn 91/250 EG vervangen door de "nieuwe" richtlijn 2001/29 EG. Het hiervoor aangehaalde artikel 7 van Pro de "oude" richtlijn is daarbij vervan-gen door artikel 6 van Pro de "nieuwe" richtlijn, en luidt aldus:
"Verplichtingen inzake technische voorzieningen
1. De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij aldus handelt.
2. De lidstaten zorgen voor een doelmatige rechtsbescherming tegen de vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor commerciële doeleinden van inrichtingen, producten, onderdelen of het verrichten van diensten die:
a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de bescherming te omzeilen, of
b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de omzeiling van de bescherming, of
c) in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn met het doel de omzeiling mogelijk of gemakkelijker te maken van doeltreffende technische voorzieningen."
Gelet op deze aanpassing van de richtlijn, die relatief snel de richtlijn is opgevolgd die leidde tot de aanpassing van art. 32 Aw Pro, en die geacht moet worden de heersende rechts-opvatting weer te geven, dient de vraag wat de reikwijdte is van art. 32 Aw Pro, mede aan de hand van die richtlijn te worden beantwoord. In het licht daarvan dient onder
"uitsluitend" ook te worden begrepen elk gebruik dat slechts in geringe mate een ander doel heeft dan het omzeilen van de bescherming. Bovendien bestaat de verwachting dat art. 32 Aw Pro conform de tekst van de nieuwe richtlijn, meer speciaal conform het bepaalde in art. 6 lid 2 sub Pro b, binnen afzienbare termijn aldus zal worden aangepast dat het crite-rium bij beantwoording van de vraag of middelen al dan niet onder dit artikel vallen niet langer is of de middelen uitsluitend bestemd zijn om beveiliging te omzeilen, maar of de middelen, naast de omzeiling van de bescherming, slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben. Gelet op vorenstaande zal de voorzieningenrechter dit nieuwe criterium dan ook ten grondslag leggen aan zijn beoordeling van de vraag of de modchips vallen onder de werking van art. 32 Aw Pro.
3.1
Ofschoon [gedaagde] in zijn pleitnota onder punt 7 expliciet stelt dat "het niet zo is dat er sprake is van een speciaal voor PS-consoles ontwikkelde chip", heeft [gedaagde] desge-vraagd ter terechtzitting geantwoord dat een chip die eenmaal is geprogrammeerd voor een bepaald gebruik, niet meer kan worden gebruikt voor andere doeleinden en dat die programmering niet of nauwelijks ongedaan kan worden gemaakt. [gedaagde] stelt dat een op specifieke wijze geprogrammeerde modchip het, naast het afspelen van illegaal geko-pieëerde PS-spellen, ook mogelijk maakt om kopieën van PS-spellen, gemaakt door de rechtmatige eigenaar voor eigen gebruik, af te spelen. Volgens [gedaagde] is het de recht-matige eigenaar op grond van art. 45k Aw toegestaan om voor eigen gebruik een reser-vekopie te maken en is een dergelijke kopie, waarop de whizcode niet kan worden meegekopiëerd, uitsluitend afspeelbaar op een PS-console die is omgebouwd.
3.11
Sony c.s. hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen noodzaak bestaat voor het maken van een reservekopie of backup van een PS-spel, door te stellen dat de stand van het spel op memorycard wordt opgeslagen, welke memorycard gekopieerd kan en mag worden, teneinde het voortzetten van een spel op een ander PS-console mogelijk te maken, terwijl een kopie ook voor een beschadiging niet noodzakelijk is, omdat beschadigingen op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld. Nu niet is gebleken van de noodzaak voor het maken van een "back-up"of reservekopie, gaat het beroep op art. 45k Aw niet op. Dit artikel bepaalt immers dat niet als een inbreuk op het auteursrecht wordt beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van een computerprogramma , die dient als reservekopie, indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is. Aan het laatste vereiste niet is voldaan. Het lijkt overigens wei-nig geloofwaardig dat bezitters van originele PS-spellen hun dure PS-console, louter ter bescherming van de originele spellen, tegen betaling van een bedrag van € 30,-- tot € 100,--, zouden laten ombouwen om door henzelf gemaakte reservekopieën te kunnen afspelen.
3.12
Desgevraagd heeft [gedaagde] geantwoord dat hij geen inzicht heeft in het gebruik dat kopers van de modchips voor ogen hebben en derhalve geen inzicht in het aantal kopers dat modchips aanschaft voor gebruik van geïmporteerde spellen en het aantal dat de modchips gebruikt voor illegaal gekopieerde PSspellen. Gelet op de bekendheid van [gedaagde] met het Internet en al wat aldaar aan illegale PS-Spellen wordt aangeboden, wordt [gedaagde] geacht dit inzicht wel te hebben. [gedaagde] moet de wetenschap hebben dat hij degene is die door verkoop en levering van modchips het afspelen van illegaal gekopiëerde PS-spellen mogelijk maakt en dat hij daarmee de gelegenheid en middelen verschaft aan anderen om inbreuk op de auteursrechten van Sony te plegen. De voorzieningenrechter hecht geen geloof aan de stelling dat de modchips in overwegende mate zouden worden gebruikt om van buiten Europa geïmporteerde PS-spellen te kunnen afspelen.
Alhoewel niet uit te sluiten valt dat, wanneer iemand een aldaar legaal in het verkeer gebrachte kopie meeneemt, het is toegestaan dat hij die kopie hier in Nederland mag gebruiken, dan nog geldt dat een dergelijk gebruik zo'n klein onderdeel van het totaal betreft, dat moet worden geoordeeld dat dit gebruik een commercieel beperkt doel of nut heeft.
3.13
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de modchip die door [gedaagde] in het verkeer wordt gebracht naast de omzeiling van de door Sony aangebrachte bescher-ming op de PS-consoles, slechts een commerciëel beperkt doel of nut heeft en daarmee uitsluitend bestemd is voor het ontwijken van een technische voorziening als bedoeld in art. 32 Aw Pro, en dus op grond van art. 32 Aw Pro strafbaar is. De vorderingen sub 1 tot en met 6 liggen dan ook voor toewijzing gereed met inachtneming van het navolgende.
Ten aanzien van de vordering sub 1, die ertoe strekt [gedaagde] te verbieden middelen te verspreiden als omschreven in de dagvaarding onder 28, wordt omtrent het begrip mod-chip overwogen dat een chip in beginsel blanco is en voor velerlei doeleinden kan wor-den geprogrammeerd. De vordering sub 1 wordt daarom toegewezen voor modchips, die het mogelijk maken om in Sony PS- Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen, alsmede voor instructies omtrent de wijze waarop modchips in PS-consoles moeten worden inge-bouwd en instructies om modchips voor voornoemd doel te programmeren. Toewijzing van "middelen" zoals gevorderd, wordt geweigerd, omdat de omschrijving in de dagvaarding niet duidelijk maakt wat er behalve modchips en instructies nog meer onder zou vallen. De dwangsom zal per keer worden toegewezen, aangezien te verwachten valt dat opleg-ging per dag en per dag dat verspreiding voortduurt tot executieproblemen zal leiden. Gelet op het belang van Sony c.s. bij dit verbod, met name voor wat betreft de instructie tot ombouw van PS-consoles, zal de voorzieningenrechter daarbij een dwangsom opleggen van € 10.000,--, zoals gevorderd.
De vordering sub 2, inhoudende een bevel tot schriftelijke opgave van de namen en adressen van de toeleveranciers van de middelen als bedoeld in 28 van de dagvaarding, is eveneens toewijsbaar, waarbij wordt overwogen dat ter zitting is gebleken dat [gedaagde] zelf chips programmeert, maar ook geprogrammeerde chips van derden betrekt. Het te geven bevel ziet uitsluitend op toeleveranciers van geprogrammeerde chips, aangezien Sony c.s. geen belang hebben bij de namen van toeleveranciers van blanco (niet geprogrammeerde) chips. [gedaagde] zal voor de nakoming een termijn van 21 dagen worden gegeven.
De vordering sub 3, inhoudende een bevel om opgave te doen van het aantal verkochte "middelen", onder overlegging van alle relevante bescheiden, wordt eveneens toegewezen met dien verstande dat het anonimiseren van de bescheiden is toegestaan voor zover het leveringen van modchips/ombouw van PS-consoles betreft van een tot twee stuks per keer. De termijn wordt gesteld op 21 dagen.
De vorderingen sub 4 en 5, strekkende tot respectievelijk afgifte van middelen en het afleggen van verantwoording omtrent de door [gedaagde] genoten winst worden toegewezen, waarbij middelen nader zullen worden gedefinieerd als hierboven overwogen, met dien verstande dat [gedaagde] een termijn van 21 dagen zal worden gegund. De sub 5 gevorderde dwangsom zal uitsluitend per modchip of instructie worden opgelegd, omdat een oplegging per dag na het verstrijken van genoemde termijn overbodig voorkomt. Ten aanzien van alle vorderingen worden de dwangsommen gematigd en gemaximeerd als hierna te vermelden.
3.14
Sony c.s. stellen in het kader van de overige vorderingen dat de door [gedaagde] gepleegde merkinbreuk drieledig is, namelijk gebruik van hun merken in door [gedaagde] geregistreerde domeinnamen, gebruik van hun merken bij de verkoop van modchips en afbeelding op de sites van moederborden van PS-sconsoles met daarop vermeld Sony-merken.
3.15
[gedaagde] was ten tijde van de registratie van de in de dagvaarding genoemde domeinnamen, waarin de merken van Sony c.s. voorkomen, op de hoogte van de merkrechten van Sony c.s. en had zich in het kader van de goede trouw dienen te onthouden van deponering van die namen. De stelling van Sony c.s. dat sprake is van misleiding, omdat de domeinnamen van [gedaagde] betrekking lijken te hebben op de website van PlayStation is, in ieder geval tot aan het moment dat de website wordt opgeroepen, voldoende aannemelijk. Ook na oproeping van deze websites bestaat het gevaar dat bij het publiek verwarring ontstaat, omdat [gedaagde] soortgelijke diensten als Sony c.s. aanbiedt onder dezelfde, althans overeenstemmende, tekens als de merken van Sony c.s. Tegen dat gebruik kunnen Sony c.s. zich op grond van artikel 13A lid 1 sub a danwel sub b van de Benelux Merkenwet (BMW) verzetten. Bovendien kan [gedaagde] door het gebruik van de merken in deze domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit danwel afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Sony c.s. Nu [gedaagde] voor dat gebruik geen geldige reden heeft, kunnen Sony c.s. zich op grond van artikel 13A sub d BMW hiertegen verzetten. Het gevaar bestaat dat het publiek ten onrechte denkt dat [gedaagde] op enigerlei wijze verbonden is aan of samenwerkt met Sony c.s. Verder ont-neemt [gedaagde] door registratie van deze domeinnamen Sony c.s. de mogelijkheid om deze met haar merken overeenstemmende domeinnamen zelf te registreren en te gebruiken. Dit laatste is niet alleen onrechtmatig jegens Sony c.s., doch is tevens in strijd met artikel 6 van Pro het reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
3.16
[gedaagde] stelt dat hij ook PS-consoles repareert en betoogt onder verwijzing van het BMW/Deenik-arrest (Europese Hof 23-02-1999, nummer C63/69) dat een merkhouder een derde niet kan verbieden van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud verricht van waren die voorzien zijn van dat merk.
3.17
Met Sony c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat er een verschil bestaat tussen het gebruik van de merken van Sony c.s. in de benaming van een site, die te vergelijken valt met een reclame op een winkel, en het gebruik van de merken in de pagina's van de site. [gedaagde] mag zich niet met het woord Sony of een woord waarin een van de merken van Sony c.s. voorkomt afficheren, maar [gedaagde] mag wel op de pagina's van zijn sites aangeven dat hij PS-consoles repareert, met dien verstande dat hij daarbij mag verwijzen naar de merken van Sony c.s., maar dan uitsluitend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Sony c.s.
3.18
Op grond van het voorgaande wordt de vordering sub 6, inhoudende een verbod inbreuk te maken op de merkrechten van Sony c.s., en de vordering sub 7, inzake de overdracht van de domeinregistraties, toegewezen. Teneinde discussie over de kos-ten te voorkomen, zal de vordering sub 7, strekkende tot het overdragen van inbreukmakende domeinnamen aan Sony c.s., aldus worden toegewezen dat de kosten van het overdragen van de domeinnamen voor rekening van Sony c.s zal komen, aangezien Sony c.s. de domeinnamen zal verkrijgen. Nu de vordering geen termijn bevat, maar wel op straffe van een dwangsom is ingesteld, zal de voorzieningenrechter [gedaagde] voor de nakoming een termijn van 21 dagen gunnen, terwijl de sub 6 en 7 gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in de beslissing te vermelden.
De vordering sub 8, die ertoe strekt te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de door [gedaagde] te geven opdracht tot het overdragen van de daar genoemde domeinnamen of enige andere domeinnaam met daarin een met de merken van Sony c.s. overeenstemmend teken, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Enerzijds omdat de vordering door de verwijzing naar "enige domeinnaam" te onbepaald is en anderzijds omdat Sony c.s. bij toewijzing van deze vordering, na toewijzing van de vordering sub 7, onvoldoende belang heeft.
De vordering sub 9 wordt toegewezen met bepaling van de termijn op drie maanden, een en ander conform art. 260 Rv Pro.
4. De kosten.
[gedaagde] dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De voorzieningenrechter
1.
verbiedt gedaagde om in de Benelux modchips, die het mogelijk maken om in Sony PS- Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen, alsmede instructies omtrent de wijze waarop modchips in PS-consoles moeten worden ingebouwd, en instructies om modchips voor voornoemd doel te programmeren, te verspreiden;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- verbeurt voor iedere keer dat gedaagde in strijd met voormeld opgelegde verbod zal handelen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 200.000,-- kan worden verbeurd;
2.
beveelt gedaagde om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijk op te geven de namen en adressen van de toeleveranciers van modchips, die het mogelijk maken om in Sony PS-Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen en van toeleveranciers van instructies omtrent de wijze waarop modchips in PS-consoles moeten worden ingebouwd, alsmede instructies om modchips voor voornoemd doel te programmeren;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat gedaagde enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 50.000 kan worden verbeurd;
3.
beveelt gedaagde om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijke opgave te doen, onder overlegging van alle in diens bezit zijnde relevante bescheiden, zoals opdrachtbevestigingen, facturen, verkoopnota's, etc:
- van het aantal door (of in opdracht van hem) omgebouwde PS-consoles onder vermelding van het typenummer en de in rekening gebrachte kosten en
- van het aantal modchips, welke het mogelijk maken om in Sony PS- Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen, dat door hem is verkocht onder vermelding van productie en/of inkoopprijs en de prijs waarvoor de middelen zijn verkocht;
met bepaling dat het anonimiseren van voornoemde bescheiden is toegestaan, indien het een opdracht betreft die niet meer betreft dan het ombouwen van twee PS-consoles of het leveren van een of twee modchips per keer, als hiervoor omschreven;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat gedaagde enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, met bepaling dat in totaal € 50.000,-- aan dwangsommen kan worden verbeurd;
4.
beveelt gedaagde alle zich nog onder hem bevindende modchips, die het mogelijk maken om in Sony PS- Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen, alsmede instructies omtrent de wijze waarop modchips in PS-consoles moeten worden ingebouwd, alsmede instructies om modchips voor voornoemd doel te programmeren, binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis ter vernietiging aan eiseres sub 1 dan wel aan een daartoe door haar aangewezen derde af te geven;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat gedaagde enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, met bepaling dat in totaal € 50.000,-- aan dwangsommen kan worden verbeurd;
5.
beveelt gedaagde om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres sub 1 schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen van de winst die is genoten met het verspreiden van modchips, die het mogelijk maken om in Sony PS- Consoles aangebrachte technische voorzieningen ter beveiliging tegen ongeautoriseerd gebruik van informatiedragers te omzeilen en met het verstrekken van instructies omtrent de wijze waarop modchips in PS-consoles moeten worden ingebouwd en omtrent de wijze waarop modchips voor voornoemd doel kunnen worden geprogrammeerd;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor iedere modchip of instructie ten aanzien waarvan gedaagde nalatig zal zijn aan het opgelegde bevel te voldoen, met bepaling dat in totaal € 50.000,-- aan dwangsommen kan worden verbeurd;
6.
verbiedt gedaagde in de Benelux inbreuk te maken op de aan eiseressen sub 2 tot en met 4 toekomende merkrechten en meer in het bijzonder om met de aan Sony c.s. toekomende merken als gedefinieerd onder 4 in het lichaam van de dagvaarding, overeenstemmende tekens te gebruiken in verband met het verspreiden van modchips, daaronder begrepen het gebruik van met de merken van eiseressen sub 2 tot en met 4 overeenstemmende tekens in domeinnamen;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor ieder nalaten van gedaagde in strijd met het hiervoor opgelegde bevel, met bepaling dat in totaal € 50.000,-- aan dwangsommen kan worden verbeurd;
7.
gebiedt gedaagde ervoor zorg te dragen dat binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaamregistraties ps2spellen, ps2games, en ps2sell en enige andere registratie van een domeinnaam met daarin een met enig merk van eiseressen sub 2 tot en met 4 overeenstemmend teken, zonder beperking worden overgedragen aan eiseres sub 3 of enig andere door eiseres sub 3 aan te wijzen (rechts-)persoon, een en ander conform het reglement voor registratie van domeinnamen (nl) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening van een schriftelijk verzoek daartoe onder gelijktijdige toezending aan de raadsman van eiseressen, mr. W.A. Roos, onder de voorwaarde zoals hiervoor onder r.o. 3.16 overwogen;
bepaalt dat gedaagde aan eiseres sub 1 een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,-- verbeurt voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde met de nakoming van voormeld gebod in gebreke blijft, met bepaling dat in totaal € 50.000,--aan dwangsommen kan worden verbeurd;
9.
bepaalt dat aan dwangsommen in totaal maximaal € 300.000,-- kan worden verbeurd;
bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
veroordeelt gedaagde partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 961,54, waaronder begrepen een bedrag van € 703,36 aan salaris;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Kooijman, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 24 april 2002, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.-Th. Schütz, waarne-mend griffier.