Uitspraak
108242 / KG ZA 02-249 RECHTBANK BREDA
7 juni 2002 Sector Handelsrecht
Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MASTERFOODS VEGHEL B.V.,
gevestigd te Veghel,
e i s e r e s,
procureur : mr. E.C.M. Wagemakers,
advocaat : mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam,
t e g e n :
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RBV LEAF B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
g e d a a g d e ,
procureur: mr. N. van Bruggen,
advocaat: mr. J.P. Hustinx te 's-Gravenhage.
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding d.d. 14 mei 2002;
- de pleitnota en producties van mr. Harmeling;
- de pleitnota en producties van mr. Hustinx.
Partijen hebben ter zitting van 29 mei 2002 hun stellingen nader toegelicht.
2. Het geschil.
Eiseres, hierna te noemen Masterfoods, vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:
- gedaagde te bevelen om, totdat een gerechtelijke beslissing ten gronde onherroepelijk zal zijn geworden tussen partijen, de gevolgen van de ontbinding van de letter agreement d.d. december 1988 door Masterfoods bij brief d.d. 21 maart 2001 te gehengen en te gedogen;
- gedaagde te bevelen om, totdat een gerechtelijke beslissing ten gronde onherroepelijk zal zijn geworden tussen partijen, te gehengen en te gedogen dat Masterfoods (c.q. een andere vennootschap binnen het MARS concern) onder het merk SKITTLES in de Benelux drop- en pepermuntwaren (in de ruimste zin) ten verkoop aanbiedt en op de markt brengt en daarvoor reclame (in de ruimste zin) maakt;
met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.
Gedaagde, hierna te noemen RBV Leaf, heeft de vordering bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- Masterfoods is onderdeel van het MARS-concern en verhandelt onder andere suikerbakkerswaren. Zij brengt snoepgoed met verschillende fruitsmaken op de markt onder de merken SKITTLES, SKITTELS en SPIKKELS.
- RBV Leaf verhandelt suikerbakkerwaren. Onder het merk TIKKELS brengt zij een vergelijkbare soort snoepgoed op de markt, niet met fruitsmaken maar met een drop- of pepermuntvulling.
- Beide partijen hebben hun voornoemde woordmerken in onder meer de Benelux geregistreerd. In de Benelux is het woordmerk SKITTLES geregistreerd sinds juli 1976 voor de klasse 30, het woordmerk SKITTELS sinds november 1973 voor de klassen 5 en 30 en het woordmerk SPIKKELS sinds december 1975 voor de klassen 29 en 30. Het woordmerk TIKKELS is in de Benelux geregistreerd sinds augustus 1988 voor de klassen 5 en 30.
- Naar aanleiding van tussen hen in het verleden ontstane merkenrechtelijke geschillen, hebben de (rechtsvoorgangsters van) partijen, teneinde de coëxistentie van voornoemde merken in de Benelux te regelen, in december 1988 een overeenkomst gesloten, in de vorm van een brief ("letter agreement"), afkomstig van (de rechts-voorgangster van) Masterfoods en gericht aan de rechtsvoorgangster van RBV Leaf.
- De inhoud van de overeenkomst luidt:
1. You (lees: RBV Leaf) will, to avoid confusion between our respective products Skittles and Tikkels and in use by us of the name Spikkels in relation to confectionary other than norpareil products, use the name Tikkels only in respect of sales by you of liquorice confectionary and of soft peppermint confectionary.
2. You will be entitled to sell your product Tikkels under the terms of this letter in all countries of the European Community and in EFTA-Countries, and to register the trademark Tikkels for that purpose in the mentioned countries. All registrations we (lees: Masterfoods) may have pertaining to Tikkels will be transferred to you. As a remuneration for our costs in this respect you will pay us an amount of Dfls 10,000,-.
3. We will grant you an exclusive licence under our trademarks Skittles and Spikkels to manufacture and sell your product Tikkels in the countries mentioned in paragraph 2. In turn, you will grant such an exclusive licence to us under your trademark Tikkels to manufacture and sell our product Skittles in Benelux. We will not use our trademark Skittles in respect of sales of liquorice confectionary and/or of soft centered peppermint confectionary. We both will choose different formats and packaging designs for our respective products.
4. These licences will be free of charge, for an indefinite period of time and may not be terminated, unless prior written agreement to that effect is reached between the Parties. The Parties will renew their respective registrations in due time; in case they no longer have an interest in the trademarks owned by them respectively, they will offer the trademark concerned to the other Party.
5. For foregoing commitments and benefit of the licences hereby granted shall be binding upon and for the benefit of all legal successors and/or buyers and any other legal entity governed directly or indirectly by the Parties and Parties have to bring these commitments to the attention of such successors and/or buyers and legal entities governed directly or indirectly by the Parties.
- In 1998 en 1999 heeft RBV Leaf haar registratie van het merk TIKKELS in een aantal Europese landen niet vernieuwd.
- Masterfoods heeft in 1999 aan RBV Leaf haar voornemen kenbaar gemaakt om in de Benelux drop- en pepermuntwaren te gaan verhandelen onder het merk SKITTLES.
- Vanaf juli 2000 heeft Masterfoods zelf of via gelieerde vennootschappen het merk TIKKELS laten registreren in de landen waar RBV Leaf de registratie van het merk niet heeft vernieuwd.
- Bij brief van 21 maart 2001 heeft Masterfoods de overeenkomst tussen partijen ontbonden, stellende dat haar is gebleken dat RBV Leaf heeft verzuimd om in een aantal landen de registraties van het merk TIKKELS te vernieuwen of deze aan haar over te dragen.
- Op 27 november 2001 heeft RBV Leaf Masterfoods gedagvaard voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch en onder meer gevorderd dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de overeenkomst nog altijd van kracht is, dat Masterfoods zal worden veroordeeld tot nakoming van deze overeenkomst en dat Masterfoods zal worden verboden om in de Benelux onder het merk SKITTLES snoepwaren met drop- of pepermuntsmaak op de markt te brengen.
3.2
Aan haar vorderingen heeft Masterfoods ten grondslag gelegd dat RBV Leaf tekort is geschoten in de nakoming van meerdere verplichtingen die op grond van de overeen-komst op haar rustten en dat het vervallen van diverse merkregistraties onherstelbaar is, zodat nakoming van artikel 4 van Pro de overeenkomst voor RBV Leaf blijvend onmogelijk is geworden. Omdat de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst door Masterfoods voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en het gewenste rechtsgevolg heeft bewerkstelligd, zijn, aldus Masterfoods, de bepalingen van deze overeenkomst niet langer tussen partijen van kracht, zodat RBV Leaf niet van Masterfoods kan verlangen dat zij zich onthoudt van het in de Benelux op de markt brengen van drop- en pepermuntwaren onder het merk SKITTLES.
3.3
De voorzieningenrechter stelt voorop dat de rechter in kort geding uit de aard der zaak geen constitutieve vonnissen kan wijzen en daarbij een bepaalde materiële of formele rechtstoestand in het leven kan roepen dan wel wijzigen of opheffen, tenzij de wet hem uitdrukkelijk die bevoegdheid toekent. De rechter in kort geding dient zich derhalve te onthouden van het uitspreken van verklaringen voor recht die rechten en verplichtingen ten principale vaststellen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de vordering sub 1 zodanig algemeen van aard, dat geen sprake meer is van een voorziening maar van een verklaring voor recht. Reeds hierom is deze vordering niet voor toewijzing in kort geding vatbaar. De vordering sub 2 is nog wel aan te merken als een voorziening. Overigens is die gevraagde voorziening zo ruim geformuleerd dat het de grenzen van het onderhavige geschil te buiten gaat. Het geschil beperkt immers zich tot de vraag of RBV Leaf op basis van de overeenkomst van december 1988 kan optreden tegen het door Masterfoods in de Benelux op de markt brengen van drop- en pepermuntwaren onder de naam SKITTLES. Kern van het geschil is daarbij de vraag of de overeenkomst door Masterfoods rechtsgeldig is ontbonden.
3.4
Genoemde overeenkomst is naar zijn aard aan te merken als een vaststellingsovereen-komst. Deze overeenkomst is gesloten voor de inwerkingtreding van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992. In de literatuur en de jurisprudentie is nimmer een eenduidig standpunt ingenomen omtrent het antwoord op de vraag of een vaststellingsovereenkomst naar oud recht vatbaar is voor ontbinding. Indien wordt aangenomen dat ontbinding wel mogelijk is, rijst de vraag of het in artikel 4 van Pro de overeenkomst genoemde beëindigingsverbod betrekking heeft op opzegging of ook op ontbinding, en of dat verbod enkel ziet op de wederkerige licentieverlening of op beëindiging van de overeenkomst als geheel. De vraag wat verdere vennootschappen binnen het MARS-concern wel of niet mogen, kan niet aan de orde zijn. De vraag wat andere vennootschappen binnen het Marsconcern wel of niet mogen, kan niet aan de orde zijn.
3.5
Beslissend bij de beantwoording van deze vraag is de betekenis die moet worden toegekend aan het woord "terminated" in artikel 4 van Pro de overeenkomst. In dat artikel is bepaald dat "termination" uitsluitend kan geschieden "unless prior written agreement to that affect is reached between the Parties". Deze woorden duiden op een voorafgaand overleg tussen partijen voordat het contract kan worden "terminated". Een dergelijk overleg past meer in een beëindiging als gevolg van opzegging door één der partijen, in welk geval immers overleg tussen partijen in de rede ligt teneinde de gevolgen van de beëindiging te regelen, dan in een beëindiging als gevolg van een ontbinding, waar een dergelijk overleg in het algemeen niet in de rede ligt. Voorlopig moet dan ook geoordeeld worden dat met "terminated" wordt gedoeld op opzegging van de overeenkomst.
3.6
Het verbod van artikel 4 lijkt Pro, door de plaats waar het is opgenomen en doordat het direct volgt op hetgeen voor de licenties geldt, zich alleen te beperken tot die licenties. De vraag of dat inderdaad zo is, behoeft niet te worden beantwoord, gelet op hetgeen hiervoor is beslist omtrent de betekenis van het woord "terminated".
3.7
Het voorgaande betekent dat ontbinding van de overeenkomst tussen partijen in beginsel mogelijk moet worden geacht. Aan Masterfoods komt de bevoegdheid tot ontbinding van
de overeenkomst alleen toe indien RBV Leaf is tekortgeschoten in de nakoming van een verbintenis uit deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet zou rechtvaardigen. Tussen partijen is niet in geschil dat RBV Leaf de registratie van het merk TIKKELS in een aantal landen niet heeft vernieuwd. Weliswaar heeft zij getracht dit verzuim te herstellen middels hernieuwde registratie, maar de kans dat inmiddels toch rechten kunnen zijn verspeeld moet reëel worden geacht. Daarbij gaat het niet alleen om de rechten van RBV Leaf maar, gelet op haar verbintenis tot overdracht van ongebruikte merkrechten aan Masterfoods, ook die van Masterfoods. De werkelijke omvang van het nadeel zal pas in de loop der tijd blijken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn voor Masterfoods de niet naleving door RBV Leaf van haar plicht tot verlenging van de merkregistraties alsmede de gevolgen daarvan zwaarwegend genoeg om de ontbinding van de overeenkomst door Masterfoods te rechtvaardigen. De verwachte bekrachtiging door de rechter van de ontbinding van de overeenkomst door Masterfoods op 21 maart 2001 heeft tot gevolg dat RBV Leaf thans aan het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van de overeenkomst geen grond meer kan ontlenen zich te verzetten tegen de introductie van drop- en pepermuntwaren in de Benelux onder het merk SKITTLES door Masterfoods.
3.8
Desondanks ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding tot het treffen van een voor-lopige voorziening. Een voorlopige voorziening wordt immers alleen getroffen indien sprake is van een spoedeisend belang en het belang van de eisende partij, afgewogen tegen dat van de wederpartij, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. In dit geval is daaraan niet voldaan.
In dat kader is doorslaggevend dat Masterfoods in ieder geval in het voorjaar van 2000 al op de hoogte was van het verlopen van een aantal registraties van het merk TIKKELS, hetgeen voor Masterfoods dé reden was om tot ontbinding te komen, dat Masterfoods vervolgens tot maart 2001 heeft gewacht alvorens de overeenkomst op slechts die grond te ontbinden, zonder dat omstandigheden zijn gesteld of gebleken die dat tijdsverloop rechtvaardigen, dat Masterfoods daarna pas in april 2002 om een kort geding heeft verzocht, alsmede dat Masterfoods in de door RBV Leaf aanhangig gemaakte bodem-procedure, in weerwil van haar gestelde belang tot het verkrijgen van een spoedige uitspaak, allerminst voortvarend blijkt te procederen, getuige het feit dat zij ten tijde van de zitting in dit kort geding nog geen conclusie van antwoord had genomen, terwijl de dagvaarding in die zaak op 27 november 2001 is uitgebracht.
Een door de voorzieningenrechter te nemen beslissing zal bovendien slechts gelding kunnen hebben totdat in de bodemprocedure voor het eerst over deze zaak is beslist. Een voorziening zoals gevraagd, die zich uitstrekt totdat in de bodemprocedure onherroepelijk is beslist, zou inhouden dat aan een dergelijk eerste vonnis reeds bij voorbaat werking zou worden ontnomen. Indien met enige voortvarendheid wordt geprocedeerd, moet binnen afzienbare termijn een beslissing in de bodemprocedure kunnen zijn verkregen. Onder deze omstandigheden bestaat geen aanleiding tot het treffen van de gevraagde voorziening.
4. De kosten.
Als de in het ongelijk te stellen partij zal Masterfoods worden veroordeeld in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De voorzieningenrechter:
weigert de gevorderde voorzieningen;
veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, voorzover aan de zijde van gedaagde gevallen, tot op heden begroot op € 896,36, waaronder begrepen een bedrag van
€ 703,36 aan salaris.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Kooijman , voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van vrijdag 7 juni 2002, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier.