Uitspraak
139090/KG ZA 04-578 RECHTBANK BREDA
25 november 2004 Sector Handelsrecht
Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht
ID&T MUSIC B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht
BLACK HOLE RECORDINGS B.V.,
gevestigd te Breda,
e i s e r e s s e n bij dagvaarding van 5 november 2004,
procureur: mr. E.C.M. Wagemakers,
advocaat : mr. M. Leopold te Amsterdam,
t e g e n :
1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht
MMORE INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Diemen en kantoorhoudende te Naarden,
procureur: mr. J.A.M. Schoenmakers,
advocaat: mr. J.J. van Dort te Naarden,
2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht
MAGIX ENTERTAINMENT B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Wormer,
n i e t v e r s c h e n e n.
g e d a a g d e n,
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding;
- de pleitnota van mr. Leopold en de door hem in het geding gebrachte producties;
- de pleitnota van mr. Van Dort.
Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.
2. Het geschil.
Eiseressen, hierna te noemen ID&T en Black Hole, vorderen, na intrekking van de vorderingen jegens gedaagde sub 2, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:
Ia.
gedaagde sub 1, hierna te noemen Mmore, te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking, verkoop of levering van de DVD “Tiësto in Concert (take two)” uit 2003, dan wel enige andere drager met beeldopnamen van Tiësto, te staken en gestaakt te (doen) houden;
Subsidiair:
Ib.
Mmore te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere licentieverlening, levering of verkoop van de (rechten van de) DVD “Tiësto in Concert (take two)” uit 2003 -anders dan het aanbieden aan het publiek van reeds geperste exemplaren van bedoelde DVD- te staken en gestaakt te (doen) houden;
II.
Mmore te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan alle afnemers die zij –in strijd met de overeenkomst van 28 april 2003 met Black Hole- exemplaren heeft geleverd dan wel rechten heeft verleend met betrekking tot de DVD “Tiësto in Concert (take two)” uit 2003, een aangetekend schrijven te sturen met een inhoud als in de dagvaarding omschreven;
III.
Mmore te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseressen, op kosten van Mmore door een RA accountant geverifieerde:
a. kopieën te verstrekken van alle overeenkomsten tussen Mmore en derden waarin –in strijd met de overeenkomst tussen Mmore en Black Hole- rechten worden verleend dan wel exemplaren worden geleverd met betrekking tot de bedoelde DVD en/of beeldopnamen van Tiësto in concert;
b. schriftelijke opgave te doen van het aantal bij haar of vanwege haar in voorraad zijnde exemplaren van de bedoelde DVD en van alle aan derden –in strijd met de overeenkomst tussen Mmore en Black Hole- geleverde exemplaren van bedoelde DVD;
c. schriftelijke opgave (lees: te doen) van de verkregen omzetten, tegenprestaties en genoten winsten uit leveringen aan derden dan wel licentieverlening aan derden als bedoeld in a en b hierboven;
d. kopieën te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen van alle brieven als bedoeld in vordering sub II, met kopie van bericht van verzending;
IV
voorts te bepalen dat Mmore aan eiseressen gezamenlijk een dwangsom zal verbeuren van € 30.000,-- voor iedere keer en/of ieder(e) dag(deel) en/of ieder exemplaar van de bedoelde DVD waarmee Mmore in gebreke zal zijn met de naleving van de toegewezen vordering(en) als omschreven sub I tot en met III ;
V
Mmore te veroordelen aan ieder der eiseressen als voorschot op de door ieder van haar geleden schade binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te betalen een bedrag van € 20.000,-- , te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;
VI
Mmore te veroordelen in de kosten van dit geding.
Mmore heeft de vorderingen bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- Black Hole is houdster van alle rechten met betrekking tot beeld- en geluidsbeeldopnamen van de artiest DJ Tiësto.
- Bij overeenkomst van 28 april 2003 heeft Black Hole aan Mmore toestemming verleend om in het kader van een “weggeefactie” beeldmateriaal van “Tiësto in concert- fans on the road” (bevattende opnamen van het concert van DJ Tiësto in station Gelredome in 2003, tussen partijen ook wel aangeduid als “Tiësto in concert (take two)”) te reproduceren en exemplaren daarvan als premium te leveren bij de verkoop van DVD-R’s en CDR’s over de gehele wereld.
- In genoemde overeenkomst van 28 april 2003 zijn de navolgende bepalingen opgenomen:
2. RECHTEN
BHR verleent hierbij aan Licentienemer het exclusieve recht om tijdens de duur van deze overeenkomst van de videoband reprodukties te vervaardigen en deze reproducties in het gebied als premium te exploiteren, met dien verstande echter dat genoemd recht beperkt zal zijn tot het gebruik van de videoband als vermeld in de bijlage. (..) De licentienemer is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BHR niet gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, in sublicentie, of anderszins ter beschikking te stellen aan een derde.
4. PRODUKTIEKOPIE/ARTWORK
(..) Licentienemer zal de definitieve verpakkingen van al haar produkten waarbij reprodukties van de videoband worden bijgesloten eerst aan BHR ter goedkeuring overleggen.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM
(..)
e. Licentienemer verbindt zich ieder handelsmerk, iedere handelsnaam of ieder handelsteken van BHR, de artiest(en) of overige rechthebbenden die op willekeurig welke manier verbonden zijn aan BHR, alsmede iedere fantasiebenaming of woordcombinatie, waarvan bedoelde merken of handelsnamen deel uitmaken, uitsluitend te zullen gebruiken tijdens de looptijd van deze overeenkomst met BHR en slechts voor zover dit gebruik betrekking heeft op de uitvoering van deze overeenkomst, en onder geen omstandigheid voornoemde namen of tekens te gebruiken als onderdeel van de handelsnaam van licentienemer.
h. Ieder voorgenomen gebruik door licentienemer van de hiervoor bedoelde merken, handelsnamen of handelstekens dient vooraf ter schriftelijke goedkeuring aan BHR te worden voorgelegd.
11. OVERIGE BEPALINGEN
(..)
F. Licentienemer zal de door haar vervaardigde reprodukties enkel en alleen bundelen met haar Mmore CD-recordables en DVD-recordables. Tevens is softbundeling toegestaan. Licentienemer zal de door haar vervaardigde reprodukties niet verkopen als stand-alone produkt.
12. DUUR
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum zoals in de bijlage vermeld, en wordt aangegaan voor een periode van 9 (negen) maanden. Na afloop van deze overeenkomst is licentienemer niet meer gerechtigd om reprodukties te vervaardigen. Licentienemer zal reprodukties vervaardigd binnen deze negen maanden wel aan BHR afrekenen. Na afloop van de duur van deze overeenkomst of beëindiging daarvan zullen alle verleende rechten zonder dat daartoe enige rechtshandeling zal zijn vereist van rechtswege en om niet terugvallen aan BHR, behoudens een tussen partijen schriftelijk overeen te komen verlenging. In alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt, op welke grond dan ook, blijven de bepalingen daarvan van kracht voor zover zulks voor de afwikkeling noodzakelijk.
- In de bijlage bij de overeenkomst van 28 april 2003 is opgenomen dat de overeenkomst aanvangt op 1 mei 2003.
- Black Hole heeft bij overeenkomst van 6 november 2003 aan ID&T het exclusieve recht verleend om binnen de Benelux beeld- en geluidsopnamen waarop prestaties zijn vastgelegd van DJ Tiësto te exploiteren en te verkopen, onder meer door middel van DVD’s.
- ID&T brengt sinds september 2003 de reguliere DVD genaamd “Tiësto in Concert” op de markt, waarvan in 2003 meer dan 80.000 exemplaren zijn verkocht. ID&T zal op 3 december 2004 in de Benelux de DVD Tiësto in Concert 2004 uitbrengen.
- Op 11 december 2003 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin
-kort gezegd- Mmore heeft toegezegd zich tot het uiterste in te spannen om te voorkomen dat de DVD “Tiësto in Concert (take two)” door afnemers van Mmore als los product wordt verkocht.
3.2
Op grond van het bepaalde in art. 16 van Pro de overeenkomst van 28 april 2003 is de voorzieningenrechter te Breda bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen.
3.3
Het verzoek van Mmore om uitdrukkelijk te beoordelen of ID&T een zelfstandig recht heeft om als eiseres op te treden, begrijpt de voorzieningenrechter als een beroep op niet-ontvankelijkheid. Aangezien de vorderingen mede zijn gebaseerd op de vaststellings-overeenkomst van 11 december 2003, waarbij naast Black Hole en Mmore ook ID&T partij was, is ID&T in beginsel ontvankelijk in haar vorderingen.
3.4
Eiseressen stellen dat Mmore, in strijd met de overeenkomst van 28 april 2003, ná 1 februari 2004 exemplaren van de DVD “Tiësto in Concert (take two)” op de markt brengt. Daarnaast heeft Mmore, zonder daartoe gerechtigd te zijn, aan Magix, het recht verleend om bij producten afkomstig van Magix exemplaren van de DVD “Tiësto in Concert (take two)” weg te geven als premium. Volgens eiseressen is onduidelijk of Mmore ook met andere derden dergelijke overeenkomsten heeft gesloten of van plan is te gaan sluiten en is om die reden de omvang van de inbreuk door Mmore niet vast te stellen. Tevens zou Mmore, in strijd met hetgeen partijen zijn overeengekomen, zich onvoldoende hebben ingespannen om te voorkomen dat exemplaren van de onderhavige DVD als zelfstandig product los worden verkocht.
3.5
Mmore stelt zich op het standpunt dat het haar ook ná 1 februari 2004 vrijstaat om tijdens de looptijd van de overeenkomst van 28 april 2003 vervaardigde exemplaren van de DVD “Tiësto in Concert (take two)” als premium weg te geven zowel bij haar eigen producten als met producten van derden.
3.6
Partijen verschillen van mening over de uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst van 28 april 2003. Volgens Mmore dient de overeenkomst aldus te worden uitgelegd dat het haar na afloop van de duur van de overeenkomst (1 februari 2004) uitsluitend niet meer is toegestaan om DVD’s te produceren, maar wel om reeds geprodu-ceerde DVD’s als premium weg te geven. Mmore stelt dat softbundeling ingevolge de overeenkomst van 28 april 2003 is toegestaan en dat met het woord softbundeling bedoeld is dat de DVD ook mag worden weggegeven met andere producten dan de producten van Mmore.
3.7
De uitleg van Mmore dat zij ingevolge de overeenkomst van 28 april 2003 ook ná 1 februari 2004 gerechtigd is om de onderhavige DVD’s als premium weg te geven berust naar het oordeel van de Voorzieningenrechter op een gekunstelde a contrario-uitleg van de tweede zin van art. 12 van Pro die overeenkomst zoals hiervoor onder 3.1 geciteerd. Mmore betoogt immers in wezen dat, waar (uitsluitend) bedongen is dat zij na afloop van de overeenkomst niet meer gerechtigd is om reproducties te vervaardigen, zij nog wél gerechtigd is om eenmaal vervaardigde reproducties te verhandelen. De strekking van deze zinsnede is naar het oordeel van de Voorzieningenrechter echter niet te onderscheiden wat niet - en daarmee wat wél – is toegestaan doch dient veeleer gezien te worden als ‘opmaat’ naar hetgeen daarna volgt, te weten de bepaling dat reproducties die binnen de periode van 9 maanden zijn vervaardigd wel dienen te worden afgerekend, zulks ondanks het feit dat verhandeling na ommekomst van 9 maanden niet meer is toegestaan. Dat laatste is immers met zoveel woorden bedongen in hetgeen daarna volgt in art. 12: “Na afloop van de duur van deze overeenkomst of beëindiging daarvan zullen alle verleende rechten zonder dat daartoe enige rechtshandeling zal zijn vereist van rechtswege en om niet terugvallen aan BHR, behoudens een tussen partijen schriftelijk overeengekomen verlenging”. De voorzieningen-rechter is van oordeel dat de geciteerde inhoud van artikel 12 niet Pro voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Daaruit volgt dat voldoende aannemelijk is dat partijen zijn overeengekomen dat het Mmore ná afloop van de overeenkomst, op 1 februari 2004, niet langer is toegestaan om exemplaren van de DVD Tiësto in Concert (take two) als premium weg te geven of anderszins op de markt te brengen.
3.8
Dat de term “softbundeling” aldus moet worden uitgelegd dat daarmee is bedoeld dat het Mmore is toegestaan om de DVD als premium weg te geven bij producten die niet van haar afkomstig zijn, zoals Mmore stelt, is niet aannemelijk. Een dergelijke uitleg valt niet te rijmen met hetgeen in punt F van artikel 11 van Pro de overeenkomst van 28 april 2004 is bepaald, namelijk dat Mmore de exemplaren enkel en alleen zal bundelen met haar Mmore CD-recordables en DVD-recordables. Verwezen wordt voorts naar artikel 2 waarin Pro is bepaald dat Mmore zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Black Hole niet gerechtigd is om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, in sublicentie, of anderszins ter beschikking te stellen aan een derde. Geconcludeerd wordt dan ook dat het Mmore op basis van de overeenkomst van 28 april 2003 niet is toegestaan om de onderhavige DVD als premium weg te geven bij producten die niet van haar afkomstig zijn. Dat met de term “softbundeling” wordt bedoeld dat de onderhavige DVD die als premium bij een actie wordt weggegeven ook los mag worden verstrekt aan de kassa bij het afrekenen van het product waarbij het wordt weggegeven, zoals eiseressen stellen, is in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en vooralsnog voldoende aannemelijk.
3.9
Nu Mmore erkent dat zij na 1 februari 2004 exemplaren van de DVD “Tiësto in Concert (take two) 2003” als premium heeft weggegeven en via Magix op de markt heeft gebracht, liggen de vorderingen sub I en II voor toewijzing gereed.
3.1
De stelling van eiseressen dat zij recent heeft geconstateerd dat de DVD “Tiësto in Concert (take two) 2003” door Mmore en afnemers van Mmore als los product te koop wordt aangeboden is door overlegging van productie 11 genoegzaam onderbouwd en door Mmore niet betwist. Nu Mmore op geen enkele wijze op die stelling is ingegaan hebben eiseressen spoedeisend belang bij toewijzing van de vordering sub IV teneinde duidelijkheid te verkrijgen. De vorderingen sub III en IV zijn mitsdien eveneens toewijsbaar.
3.11
De vordering sub IV zal worden gematigd en gemaximeerd als in de beslissing te vermelden. De vordering sub V, strekkende tot een voorschot op schadevergoeding, wordt afgewezen, aangezien de gestelde schade niet is onderbouwd en spoedeisend belang bij deze vordering gesteld noch gebleken is.
4. De kosten.
Mmore dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De voorzieningenrechter
gebiedt Mmore binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere openbaar-making, verkoop of levering van de DVD “Tiësto in Concert (take two)” uit 2003, dan wel enige andere drager met beeldopnamen van Tiësto, te staken en gestaakt te (doen) houden;
gebiedt Mmore binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan alle afnemers die zij –in strijd met de overeenkomst van 28 april 2003 met Black Hole- ná de datum van 1 februari 2004 exemplaren heeft geleverd dan wel rechten heeft verleend met betrekking tot de DVD “Tiësto in Concert (take two)” uit 2003, een aangetekend schrijven te sturen met de navolgende inhoud:
Geachte relatie,
Mmore heeft aan u onlangs exemplaren doen toekomen van onze DVD “Tiësto in Concert (take two)” (hierna ook: de bedoelde DVD) dan wel anderszins aan u het recht verleend beeldopnamen van Tiësto in Concert op de markt te brengen. Bij voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter te Breda d.d. 25 november 2004 is bepaald dat verhandeling van exemplaren dan wel het verlenen van rechten door of vanwege Mmore niet is toegestaan sedert 1 februari 2004.
Hierdoor ziet Mmore zich genoodzaakt u met klem te verzoeken -en zo nodig te sommeren- na 1 februari 2004 geleverde exemplaren van bedoelde DVD niet langer aan te bieden aan het publiek of daarvoor promotie te maken en ieder exemplaar zo spoedig als mogelijk uit winkels te doen verwijderen en op kosten van Mmore aan ons bedrijf te retourneren.
Hoogachtend,
de directie van Mmore International B.V.
gebiedt Mmore om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseressen, op kosten van Mmore door een RA accountant geverifieerde:
a. kopieën te verstrekken van alle overeenkomsten tussen Mmore en derden waarin –in strijd met de overeenkomst tussen Mmore en Black Hole- rechten worden verleend dan wel exemplaren worden geleverd met betrekking tot de bedoelde DVD en/of beeldopnamen van Tiësto in concert;
b. schriftelijke opgave te doen van het aantal bij haar of vanwege haar in voorraad zijnde exemplaren van de bedoelde DVD en van alle aan derden –in strijd met de overeenkomst tussen Mmore en Black Hole- geleverde exemplaren van bedoelde DVD;
c. schriftelijke opgave van de verkregen omzetten, tegenprestaties en genoten winsten uit leveringen aan derden dan wel licentieverlening aan derden als bedoeld in a en b hierboven;
d. kopieën te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen van alle brieven als bedoeld in vordering sub II, met kopie van bericht van verzending;
bepaalt dat Mmore aan eiseressen gezamenlijk een dwangsom zal verbeuren van
€ 3.000,-- voor iedere keer en/of ieder dagdeel en/of ieder exemplaar van de bedoelde DVD waarmee Mmore in gebreke zal zijn met de naleving van een van voornoemde geboden, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 30.000,-- kan worden verbeurd;
veroordeelt Mmore in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 1.014,40, waaronder begrepen een bedrag van € 703,00 aan salaris;
verklaart dit vonnis uitvoer-baar bij voorraad;
weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openba-re terecht-zit-ting in kort geding van donderdag 25 november 2004, in tegenwoordigheid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarnemend griffier.