Uitspraak
RECHTBANK BREDA
Sector civiel recht
Team handelsrecht
Zaaknummer / rolnummer: 182951/KG ZA 07-689
Vonnis in kort geding van 3 januari 2008
inzake
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VDN INFRA B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Dongen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur en advocaat mr. C.G.M. Liesker,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AANNEMINGS- HANDEL- EN TRANSPORTMAATSCHAPPIJ
C.J. VAN DEN NOORT EN ZONEN B.V.,
gevestigd te Dongen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEBRS. VAN DEN NOORT AKKERBOUW B.V.,
gevestigd te Dongen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
procureur mr. N.Th. ter Haar Romeny,
advocaten mrs. R.B. Gerretsen en F.C. Folmer.
Partijen zullen hierna mede VDN Infra B.V., C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 t/m 8;
- de eis in reconventie;
- de brief d.d. 18 december 2007 van de zijde van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. met producties 1 t/m 14;
- het faxbericht d.d. 19 december 2007 van de zijde van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. met producties 15 en 16;
- de mondelinge behandeling op 20 december 2007;
- de pleitaantekeningen van mr. Liesker met 1 productie;
- de pleitaantekeningen van mrs. Gerretsen en Folmer.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. Het geschil
in conventie
2.1. VDN Infra B.V. vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
primair
- C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam VDN Infra dan wel van een handelsnaam die het element VDN omvat, althans een handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van VDN Infra B.V., zulks op straffe van een door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., hoofdelijk, bij niet naleving van dit bevel aan VDN Infra B.V. te verbeuren dwangsom van euro 25.000,-- voor iedere dag dat zij met naleving daarvan in gebreke blijven;
- de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden;
subsidiair
- C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis zich te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens VDN Infra B.V., in het bijzonder door het gebruik van de naam VDN Infra, dan wel een hiermee overeenstemmende naam, zulks op straffe van een door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., hoofdelijk, bij niet naleving van dit bevel aan VDN Infra B.V. te verbeuren dwangsom van euro 25.000,-- voor iedere dag dat zij met de naleving daarvan in gebreke blijven;
zowel primair als subsidiair
- Van den Noort Akkerbouw B.V. te gebieden het Benelux-merkdepot, nummer 1146693, d.d. 6 november 2007, voor de waren- en dienstenklassen 19, 35, 36, 37, 39, 40, 44, in het Benelux-merkenregister door te (doen) halen, onder toezending van het doorhalingsverzoek aan de raadsman van eiseres, en op straffe van een door Van den Noort Akkerbouw B.V. bij niet naleving van dit bevel aan VDN Infra B.V. te verbeuren dwangsom van euro 25.000,-- voor iedere dag dat zij met de naleving daarvan in gebreke blijft;
- C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., hoofdelijk, te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen de werkelijk gemaakte advocaatkosten, zulks te begroten conform een door VDN Infra B.V. nader over te leggen specificatie, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag.
2.2. C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. voeren verweer.
in reconventie
2.3. C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. vorderen om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. VDN Infra B.V. met onmiddellijke ingang te verbieden de handelsnaam VDN Infra te voeren, dan wel een andere handelsnaam waardoor verwarring te duchten is bij het publiek tussen de ondernemingen, op straffe van een in goede justitie te bepalen dwangsom;
2. VDN Infra B.V. met onmiddellijke ingang te verbieden misleidende reclame te uiten, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot het doen van uitingen die mogelijk voor verwarring zorgen bij het publiek tussen aan de ene kant VDN Infra B.V. en aan de andere kant C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., op straffe van een in goede justitie te bepalen dwangsom;
3. VDN Infra B.V. met onmiddellijke ingang te verbieden misleidende handelspraktijken te verrichten, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot het doen van uitingen die mogelijk voor verwarring zorgen bij het publiek tussen aan de ene kant VDN Infra B.V. en aan de andere kant C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., op straffe van een in goede justitie te bepalen dwangsom;
4. veroordeling van VDN Infra B.V. in de daadwerkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv.
2.4. VDN Infra B.V. voert verweer.
3. De beoordeling
in conventie en in reconventie
3.1. De vorderingen in conventie en in reconventie worden vanwege hun nauwe samenhang gezamenlijk behandeld.
3.2. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van de vordering op grond van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) kennis te nemen aangezien C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. in dit arrondissement gevestigd zijn.
3.3. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
a. C.J. van den Noort B.V. is op 17 december 1962 opgericht en zij gebruikt sindsdien de handelsnamen Aannemings- Handel- en Transportmaatschappij C.J. van den Noort en Zonen, C.J. van den Noort en Van den Noort.
b. C.J. van den Noort B.V. was gevestigd aan de Industriestraat 9 te Dongen maar is in 2007 verhuisd naar De Slof 36 te Dongen.
c. Van den Noort Akkerbouw B.V. is op 19 maart 1979 opgericht en zij gebruikt sindsdien de handelsnamen Gebr. Van den Noort Akkerbouw en Van den Noort.
d. Van den Noort Akkerbouw B.V. is gevestigd te Dongen aan de De Slof 36.
e. C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. maken deel uit van de Van den Noort Groep, die in 1944 is opgericht door C.J. van den Noort. De vier zonen van C.J. van den Noort, Toon, Johan, Kees en Piet zijn aandeelhouders geworden.
f. C.J. van den Noort B.V. van Van den Noort Akkerbouw B.V. beschikken sinds 16 mei 2000 over een bedrijfsbestelauto waarop de lettercombinatie VDN is weerge¬geven in het logo van het bedrijf, op de plaats waar de naam Van den Noort pleegt te staan.
g. In de loop van 2003 zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke herstructurering van de tot de Van den Noort Groep behorende vennootschappen. Hierover is verdeeldheid ontstaan tussen Toon, Johan en Kees enerzijds en Piet anderzijds.
h. Corné van den Noort, de zoon van Piet, is vele jaren werkzaam geweest bij C.J. van den Noort B.V. Hij is oprichter van VDN Infra B.V. en heeft op 21 september 2007 de domeinnaam vdn-infra.nl geregistreerd. Corné van den Noort heeft, in verband met de ernstig verstoorde relatie tussen zijn vader en diens broers, zijn dienstverband met C.J. van den Noort B.V. per 31 oktober 2007 beëindigd.
i. VDN Infra B.V. is vanaf 18 oktober 2007 bij de Kamer van Koophandel als B.V. in oprichting ingeschreven.
j. Na moeizame onderhandelingen hebben de broers op 31 oktober 2007 een oplossing gevonden voor de tussen hen gerezen problemen. Zij hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarvan de strekking kort gezegd is dat Piet uit de vennootschappen wordt gekocht en dat C.J. van den Noort B.V. het aan Piet in eigendom toebehorende bedrijfspand aan de Industrieweg 9 te Dongen verlaat en verhuist naar De Slof 36 te Dongen. C.J. van den Noort B.V. behoudt wel haar overige bedrijfster¬reinen aan de Industriestraat.
k. Op 5 november 2007 is de rechtspersoon VDN Infra B.V. opgericht.
l. VDN Infra B.V. drijft haar onderneming onder de handelsnaam VDN Infra.
m. VDN Infra B.V. is gevestigd in het voormalige bedrijfspand van C.J. van den Noort B.V. te Dongen aan de Industriestraat 9.
n. Van den Noort Akkerbouw B.V. heeft op 6 november 2007 VDN als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, voor de waren- en dienstenklassen 19, 35, 36, 37, 39, 40 en 44.
o. Op 8 november 2007 en 15 november 2007 hebben C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. een advertentie in het Weekblad voor Dongen laten plaatsen waarin, voor zover van belang, staat vermeld:
(…)
“ons kantoor aan de Industriestraat 9 te Dongen is gesloten!
Voor het afhalen van zand en grind, kunt u nog steeds terecht op onze locatie aan de industriestraat. Melden achter op het terrein!
Voor meer informatie:
C.J. van den Noort en Zn. B.V.
De Slof 36 5107 RJ Dongen
Tel. 0162-374700-Fax 0162-316680
Of kijk op: www.vandennoort.nl”
p. Op 15 november 2007 heeft VDN Infra B.V. een advertentie laten plaatsen in genoemd blad waarin staat vermeld:
“-RECTIFICATIE- Ons kantoor en de weegbrug aan de Industriestaat 9 te Dongen zijn gewoon geopend. In tegenstelling tot wat vorige week werd gemeld in een advertentie. Voor meer informatie: P. van den Noort. Telefoon: 0162-371825”
q. VDN Infra B.V., C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. zijn actief in een identieke, althans in zeer grote mate overeenstemmende, markt.
3.4. VDN Infra B.V. heeft aan de vorderingen in conventie ten grondslag gelegd dat de door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. gevoerde handelsnaam VDN in geringe mate afwijkt van de eerder door haar gevoerde handelsnaam VDN Infra en dat in verband met de aard van de onder¬nemingen bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.
3.5. C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. hebben als verweer en ter onderbouwing van hun reconventionele vordering sub 1 aangevoerd dat de door VDN Infra B.V. gevoerde handelsnaam VDN Infra in geringe mate afwijkt van de eerder door hen gevoerde handelsnamen VDN en Van den Noort en dat in verband met de aard van de ondernemingen bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.
3.6. Beoordeeld dient te worden of C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. de naam VDN als handelsnaam gebruikten voordat VDN Infra B.V. de handelsnaam VDN Infra is gaan voeren.
3.7. Vaststaat dat C.J. van den Noort B.V. van Van den Noort Akkerbouw B.V. sinds 16 mei 2000 over een bedrijfsbestelauto beschikken waarop de lettercombinatie VDN is weergegeven. Deze bedrijfs¬bestelauto rijdt al zeven jaar lang dagelijks in een beperkte regio naar alle klanten van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. De consumenten en relaties van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. zijn veelvuldig met deze bedrijfs¬auto in aanraking gekomen. Gelet op de continuïteit, consequentheid en herkenbaar¬heid waarmee VDN in het kader van de bedrijfsvoering door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. wordt gebruikt, is sprake van gebruik als handelsnaam. Tussen partijen is, terecht, niet in geschil dat sprake is van verwarring tussen de handelsnamen VDN en VDN Infra.
3.8. Ook indien VDN door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. niet als handelsnaam zou worden gebruikt, geldt dat door het langdurige, intensieve en herkenbare gebruik van de letter¬combinatie VDN op de bedrijfsbestelauto, VDN en Van den Noort begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat het publiek de onderneming van VDN Infra B.V. zal verwarren met die van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. en in ieder geval een band zal veronderstellen tussen de ondernemingen. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat VDN een afkorting is van Van den Noort, dat de handelsnaam Van den Noort al decennia wordt gevoerd en een bekende naam is. Daarnaast zijn VDN Infra B.V., C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. gevestigd in dezelfde wijk in Dongen. VDN Infra B.V. is zelfs gevestigd in het voormalige bedrijfs¬pand van C.J. van den Noort B.V. Verder zijn de ondernemingen actief in hetzelfde marktsegment in hetzelfde territoir, Noord-Brabant. Tenslotte draagt de directeur-eigenaar van VDN Infra B.V. de naam Van den Noort en is hij als oud-werknemer van C.J. van den Noort B.V. bekend bij klanten hiervan.
3.9. Daarnaast is, onafhankelijk van voornoemde gronden, het gebruik van deze handels¬naam door deze onderneming met deze bestuurder onrechtmatig jegens C.J. van den Noort B.V. en van den Noort Akkerbouw B.V.
Vaststaat dat de oprichter en bestuurder van VDN Infra B.V., Corné van den Noort, werk¬zaam was bij C.J. van den Noort B.V. Ter zitting heeft Corné van den Noort desgevraagd medegedeeld dat hij wist dat de naam VDN op de bedrijfsbestelauto werd gebruikt. Corné van den Noort heeft verklaard dat hij tijdens het dienstverband met C.J. van den Noort B.V. heeft horen praten over de reden dat VDN is gebruikt, te weten: de naam Van den Noort paste niet op de achterklep van de bestelauto. VDN Infra B.V. heeft dus bewust gekozen voor de letter¬combinatie VDN in haar handelsnaam terwijl zij wist dat deze lettercombinatie door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. reeds werd gebruikt. Dit is onrechtmatig jegens C.J. van den Noort B.V. en van den Noort Akkerbouw B.V.
3.10. VDN Infra B.V. had in de gegeven omstandigheden (meer) afstand moeten nemen van de handelsnamen VDN en Van den Noort. VDN Infra B.V. dient als degene die de handelsnaam later is gaan voeren, het gebruik van de handelsnaam VDN Infra te staken en gestaakt te houden.
Uit het vorenstaande volgt dat de primaire vordering van VDN Infra behoort te worden afgewezen en de vordering sub 1 van C.J. van den Noort en Van den Noort Akkerbouw zal worden toegewezen. Aan VDN Infra B.V. zal een termijn van veertien dagen worden vergund om aan het uit te spreken verbod te voldoen.
3.11. VDN Infra B.V. heeft aan haar stelling dat C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. onrechtmatig jegens haar handelen geen andere feiten of omstan¬digheden ten grondslag gelegd dan hiervoor besproken en verworpen. De subsidiaire vordering van VDN Infra B.V. zal ook worden geweigerd.
3.12. Het primair en subsidiair door VDN Infra B.V. gevorderde gebod tot doorhaling van het merkdepot behoort eveneens te worden geweigerd. Van den Noort Akkerbouw B.V. voerde de handelsnaam VDN eerder dan VDN Infra B.V., zodat het depot van het woordmerk VDN door Van den Noort Akkerbouw B.V. niet te kwader trouw is.
3.13. Het sub 2 in reconventie door C.J. Van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. gevorderde verbod op misleidende uitingen door VDN Infra B.V. is toewijsbaar.
Door een advertentie te laten plaatsen met de inhoud als hiervoor in 3.3. sub q. weerge¬geven, heeft VDN Infra B.V. de schijn gewekt dat deze advertentie afkomstig is van dezelfde onder¬neming als die de eerdere advertentie over de sluiting van het kantoor aan de Industriestraat 9 te Dongen plaatste, te weten C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. Hiermee kan VDN Infra B.V. geen andere bedoeling hebben gehad dan het publiek te doen geloven dat VDN Infra B.V. in werkelijkheid C.J. van den Noort B.V. en/of Van den Noort Akkerbouw B.V. is. Dit was onrechtmatig jegens C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V.
Het verweer van VDN Infra B.V. dat slechts sprake was van een rechtzetting van de eerdere misleidende mededeling door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V., wordt verworpen. Gesteld noch gebleken is welke mededeling in de door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. geplaatste advertentie misleidend was.
3.14. Het sub 3 in reconventie gevorderde verbod op misleidende handelspraktijken zal worden geweigerd. De door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. gestelde -gerechtvaardigde- vrees dat door voornoemde misleiding de gemiddelde consument zaken zal doen met VDN Infra B.V. in de veronderstelling dat hij met C.J. van den Noort B.V. en/of Van den Noort Akkerbouw B.V. van doen heeft, is voldoende onder¬vangen door toewijzing van de reconventionele vorderingen sub 1 en 2 op de wijze als hierna vermeld.
3.15. Nu sprake is van een voorlopige maatregel als bedoeld in art. 50 lid 1 TRIPs Verdrag, moet ingevolge art. 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De hierna te bepalen termijn wordt daartoe redelijk geacht.
3.16. VDN Infra B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij de proceskosten in conventie en in reconventie dienen te dragen.
3.17. C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. vorderen op grond van artikel 1019h Rv veroordeling van VDN Infra B.V. in de daadwerkelijke proceskosten.
C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. stellen dat ten behoeve van de onderhavige procedure tussen de euro 17.000,= en euro 24.000,= aan kosten zijn gemaakt.
3.18. Gelet op de omstandigheden dat de onderhavige zaak binnen het IE-veld feitelijk en juridisch niet ingewikkeld is, dat een deel van de behandeltijd van dit kort geding is besteed aan de uiteenzetting van algemene achtergronden van de zaak die voor de beslissing niet doorslaggevend zijn en dat de procedure in reconventie deels onrechtmatige daad betreft, is een matiging van het gevorderde bedrag op zijn plaats. Ter zake geliquideerde kosten zal een bedrag van in totaal euro 10.000,-- worden toegewezen, waarvan euro 5.000,-- in conventie en euro 5.000,-- in reconventie.
4. De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
weigert de gevorderde voorzieningen;
veroordeelt eiseres in conventie in de proceskosten aan de zijde van gedaagden in conventie tot op heden begroot op euro 5.000,--;
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van de kostenveroordeling;
in reconventie
verbiedt verweerster in reconventie om vanaf twee weken na betekening van dit vonnis de handelsnaam VDN Infra te voeren, dan wel een handelsnaam waarin is opgenomen de lettercombinatie VDN, dan wel een andere handelsnaam waardoor verwarring te duchten is bij het publiek tussen aan de ene kant verweerster in reconventie en aan de andere kant eiseressen in reconventie;
verbiedt verweerster in reconventie om met onmiddellijke ingang misleidende reclame te uiten, meer in het bijzonder tot het doen van uitingen die voor verwarring zorgen bij het publiek tussen aan de ene kant verweerster in reconventie en aan de andere kant eiseressen in reconventie;
bepaalt dat verweerster in reconventie een dwangsom verbeurt van euro 25.000,-- voor elke overtreding van een van de bovenvermelde verboden en van euro 1.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met bepaling dat in totaal maximaal euro 150.000,-- aan dwangsommen kan worden verbeurd;
stelt op de voet van art. 1019i Rv de termijn waarbinnen eiseressen in reconventie een bodemprocedure aanhangig zullen moeten maken terzake de vordering uit intellectuele eigendom, vast op zes maanden na betekening van dit vonnis;
veroordeelt verweerster in reconventie in de proceskosten aan de zijde van eiseressen in reconventie tot op heden begroot op euro 5.000,--;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
weigert het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door de voorzieningenrechter mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Te Kloese op 3 januari 2008.