ECLI:NL:RBDHA:2014:17272

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Team handel

Zittinghoudende te Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/407420 / HA ZA 11-2676

Vonnis van 26 februari 2014

in de zaak van

de stichting met rechtspersoonlijkheid

STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat thans mr. W.P. den Hertog te Den Haag,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

FUJIREBIO DIAGNOSTICS INC.,

gevestigd te Malvern (Pennsylvania), Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat thans mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna NKI en FDI genoemd worden. Voor NKI is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. drs. A.F. Kupecz. Voor FDI is de zaak tot en met de comparitie van partijen alsmede de nadien gewisselde akte behandeld door mr. O.P. van Tricht alsmede door mr. S.P.A. Wensink-Vergunst. Nadien is mr. G. Kuipers behandelend advocaat voor FDI geworden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 4 februari 2011, tevens houdende een verzoek om een provisionele voorziening ex artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);
de akte houdende overlegging van producties, met producties 1 tot en met 14;
de incidentele conclusie van antwoord;
het vonnis in incident van 22 juni 2011, waarin de vordering tot exhibitie is afgewezen;
de bij brief van 10 mei 2012 gevoegde producties 1 tot en met 5 van de zijde van FDI;
de akte houdende overlegging productie 15 van de zijde van NKI;
de akte houdende overlegging productie 16 van de zijde van NKI;
het proces-verbaal van de meervoudige comparitie, gehouden op 5 juni 2012, met daarbij de pleitaantekeningen van partijen;
de akte overlegging producties en uitlating van de zijde van FDI, met producties 6 tot en met 8;
de antwoordakte na overlegging producties en uitlating van de zijde van NKI, met producties A tot en met H.

1.2.

FDI heeft ter comparitie bezwaar gemaakt tegen productie 16 van de zijde van NKI vanwege het late tijdstip van indiening daarvan. Nu FDI na de comparitie een akte heeft mogen nemen, heeft zij inmiddels voldoende de gelegenheid gehad om alsnog op de productie te reageren. Derhalve staat de rechtbank het indienen daarvan toe. De rechtbank heeft het verzoek van mr. Kuipers tot het nemen van een nadere akte afgewezen als in strijd met een goede procesorde.

1.3.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

NKI houdt zich bezig met hoogwaardig onderzoek naar kanker en de behandeling daarvan. NKI financiert het onderzoek onder meer uit royalty’s die zij voor haar uitvindingen ontvangt.

2.2.

Het MAM-6 antigeen in menselijk serum is een eiwit dat veel voorkomt op tumorcellen en zo een indicator voor (borst)tumorcellen in het lichaam vormt. NKI heeft het monoclonale 115D-8 antilichaam ontdekt, waarmee de aanwezigheid van het MAM-6 antigeen zeer gevoelig kan worden aangetoond. NKI heeft vervolgens een hybridomacellijn ontwikkeld waarmee het 115D-8 antilichaam kan worden geproduceerd (hierna: “de cellijn”).

2.3.

FDI is de rechtsopvolger van de vennootschap naar vreemd recht Centocor Inc (hierna: “Centocor” indien het specifiek die vennootschap betreft en anders: “FDI”). FDI houdt zich bezig met het doen van onderzoek naar en het ontwikkelen en produceren van producten voor de humane geneeskunde, gebaseerd op monoclonale antilichamentechnologie, primair op het gebied van kankerdiagnostiek.

2.4.

Op 8 november 1984 hebben NKI en Centocor een licentieovereenkomst gesloten ter zake van de cellijn (hierna: “de licentieovereenkomst”). In de licentieovereenkomst is, voor zover nu relevant, het volgende opgenomen:

“ARTICLE I – DEFINITIONS

(...)

E. “Licensed Products” shall mean any product containing the Licensed Cell Lines or produced by use of the Licensed Cell Lines (…). Licensed Products specifically include any product containing a monoclonal antibody produced by use of the Licensed Cell Lines (…).

F. “Field” shall mean the use of monoclonal antibodies produced from Licensed Cell Lines in diagnostic and therapeutic applications excluding (a) use of antibody in-vivo diagnostic radioimaging applications and (b) therapeutic applications using monoclonal antibodies coupled to toxins.

(…)

H. “Net Sales” shall mean the total invoice price charged by Licensee for the sale of Licensed Products, less the cost of customary trade discounts, broker’s or agent’s commissions, credits given for rejected or returned products, freight, value added, sales or use taxes and customs duties. In the case of transfers or sale of Licensed Products by Licensee to an Affiliate for sales by the Affiliate, Net Sales shall be based upon the greater of the total invoice price charged by Licensee to the Affiliate or the total invoice price charged by the Affiliate to its customers.

ARTICLE II – LICENSE GRANT

A. Licensor hereby grants to Licensee, upon and subject to all the terms and conditions of this Agreement, an exclusive license in the Field to manufacture, use and sell monoclonal antibodies produced by using the Licensed Cell Lines and Licensed Products, which exclusive license is non-transferable and worldwide.

(…)

C. In the event that Licensee shall require a license under Licensed Patents, Licensor hereby grants to Licensee, upon and subject to all the terms and conditions of this Agreement, license of limited term (…) to possess, culture and employ the Licenced Cell Lines and to manufacture and sell monoclonal antibodies produced by using the Licensed Cell Lines and products containing such antibodies, in all countries where the Licenced Patents are effective, which license is non-transferable.

D. Licensor further grants to Licensee the right to sublicense third parties, provided that the terms and provisions of this Agreement are met where applicable, and that Licensee notifies Licensor of any proposed sublicensing agreement prior to execution.

(…)

ARTICLE V - ROYALTIES

A. In consideration of the licenses granted under this Agreement concerning the Licensed Cell Lines and the Licensed Technical Information, Licensee agrees to pay to Licensor a percentage of Net Sales of Licensed Products such payment to be used to fund further research on cancer immunology in Het Nederlands Kankerinstituut as follows:

(i) 4% with respect to the sale of Licensed Products produced from Licensed Cell Line (…)

B. In consideration of the right to sublicense third parties granted by Licensor to Licensee, Licensee agrees to pay Licensor an amount equal to fifty percent (50%) of all amounts received from each sublicensee under a sublicensing agreement.

C. If Centocor has to pay royalties to a third party due to a valid patent that Licensed Products infringe, Centocor may reduce royalties due under Article V by half of the royalties paid to said third party, but in no event shall the royalties under this Agreement be reduced by more than 50%.

ARTICLE VI - PAYMENT AND REPORTS

A. On or before the last business day of January, April, July, and October of each year of this Agreement, Licensee shall submit to Licensor a written report stating:

The written report shall also include, with respect to each Licensed Cell Line, the quantity of Licensed Products sold, the Net Sales price charged, the names of any sublicensees, the quantity of Licensed Products sold by sublicensees, and the amount of money due Licensee from sublicensees, and shall be accompanied by payment of the calculated royalty. In the case of transfers or sales of Licensed Products by Licensee to an Affiliate for sale by the Affiliate, the written report shall further include the quantity of Licensed Products transferred or sold to the Affiliate and the total invoice price charged by Licensee to the Affiliate and by the Affiliate to its customers.

B. Licensee shall maintain at its principal office usual books of account and records showing its actions under this Agreement. Such books and records shall be open to inspection and copying, during usual business hours by an independent certified public accountant for two (2) years after the calendar quarter to which they pertain, for purposes of verifying the accuracy of the royalties paid by Licensee under this Agreement.

(…)

ARTICLE XVII – MISCELLANEOUS

This Agreement shall be governed by Dutch law applicable to agreements made and to be performed in Holland.

The Agreement shall be binding on the parties hereto and upon their respective heirs, administrators, successors and assigns. (…)

(…)”

2.5.

De rechtspersoon naar vreemd recht Dana Farber Cancer Institute (hierna: “Dana Farber”) heeft een antilichaam ontwikkeld tegen het DF3 antigeen, dat net als het MAM-6 antigeen op (borst)tumorcellen voorkomt. Het DF3 antigeen wordt thans vermoed identiek te zijn aan het MAM-6 antigeen. Met behulp van dit DF3 antilichaam kan zodoende eveneens de hoeveelheid (borst)tumorcellen worden bepaald.

2.6.

Dana Farber heeft op 9 april 1996 een Amerikaans octrooi gekregen onder registratienummer US 5506343 (hierna: “US 343”), ingediend op 25 oktober 1994, dat volgens conclusie 1 ziet op – kort gezegd – een antilichaam dat “
binds preferentially to unglycosylated DF3 antigen, compared to mature DF3 antigen” en dat specifiek is voor een in de conclusie omschreven epitoop.

2.7.

Centocor heeft een
assayontwikkeld waarin zowel het 115D-8 antilichaam als het DF3 antilichaam is verwerkt en waarmee de hoeveelheid MAM-6 (respectievelijk DF3) antigeen in menselijk serum en daarmee ook de hoeveelheid (borst)tumorcellen kan worden bepaald (hierna: de CA15-3 kit). Met behulp van de CA15-3 kit kan (i) worden nagegaan of de behandeling van borstkanker effect heeft, (ii) worden gecontroleerd of borstkanker terugkomt en (iii) borstkanker nader worden onderzocht. Centocor is met de verkoop van de CA15-3 kit begonnen in 1985.

2.8.

Na het sluiten van de licentieovereenkomst heeft FDI:

( a) 115D-8 antilichamen “sec” (alsook DF3 antilichamen) verkocht aan derden die die antilichamen op hun beurt verwerkten in CA15-3 kits, welke kits die derden verkochten aan afnemers. FDI heeft hiervoor betaling ontvangen in twee gedeelten, één deel na aflevering van de antilichamen en een tweede deel na verkoop van de kit. Over het eerste deel van de betaling heeft FDI een royalty van 4% aan NKI betaald, over het tweede gedeelte een royalty van 2%. De door FDI ontvangen betaling over het tweede gedeelte betrof een percentage van de door de derden behaalde omzet;

( b) 115D-8 antilichamen zelf verwerkt in CA15-3 kits en deze verkocht aan derden. FDI heeft over de opbrengst van deze verkopen een royalty van 2% afgedragen een NKI;

( c) 115D-8 antilichamen zelf verwerkt in CA15-3 kits en deze verkocht aan gelieerde ondernemingen, die ze doorverkochten aan derden. FDI heeft over de bedragen die zij bij de gelieerde ondernemingen voor de kits in rekening heeft gebracht een royalty van 2% afgedragen aan NKI.

2.9.

FDI heeft steeds per kwartaal een opgave aan NKI verstrekt ter zake “
Product: CA 15-3” met daarin bedragen betreffende “
Kit Sales” (de verkoop van CA15-3 kits door FDI zelf), “
Antibody Royalty Sales” (de verkoop van CA15-3 kits door afnemers van de 115D-8 antilichamen “sec”) en “
Reagent Sales”. Onderaan werd vermeld dat een “
Royalty %” van 2,00% werd afgedragen. Ook is op de overzichten vermeld welk bedrag was gerealiseerd ter zake van “
Antibody Sales”. Dat bedrag stond volgens de overgelegde opgaves tot aan het tweede kwartaal van 2000 op 0. Nadien is wel regelmatig sprake van een omzetbedrag bij “
Antibody Sales” en is op de overzichten vermeld dat het “
Royalty %” ter zake 4,00% bedraagt.

2.10.

In 2010 heeft NKI gebruik gemaakt van haar recht ingevolge artikel VI onder B van de licentieovereenkomst om een accountant de boeken van FDI met betrekking tot de licentieovereenkomst te laten controleren. Het accountantsrapport dateert van 23 september 2010. Vervolgens is discussie ontstaan tussen partijen over de wijze waarop FDI de uit hoofde van de licentieovereenkomst verschuldigde royaltybedragen berekende.

3.Het geschil

In de hoofdzaak

3.1.

NKI vordert, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) veroordeling van FDI tot volledige nakoming van de licentieovereenkomst, althans tot herstel van de tekortkoming in de nakoming daarvan, in die zin dat alle aan NKI verschuldigde royalty’s worden voldaan, waarbij binnen 30 dagen na betekening van het vonnis een door NKI aan te wijzen onafhankelijk registeraccountant op kosten van FDI toegang krijgt tot de volledige bedrijfsadministratie van FDI, zodat deze kan vaststellen wat de hoogte is van de verschuldigde achterstallige betalingen en daarover rekening en verantwoording zal afleggen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(II) voor recht te verklaren dat FDI toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst;

(III) voor recht te verklaren dat het achterhouden door FDI van de royalty’s die zij op grond van de licentieovereenkomst aan NKI verschuldigd is, kwalificeert als een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW);

(IV) FDI te bevelen de schade te vergoeden die NKI heeft geleden als gevolg van de door FDI gepleegde onrechtmatige daad en/of tekortkoming, op te maken bij staat;

(V) FDI te veroordelen tot voldoening aan NKI van € 14.200.000,-- als voorschot op de te vergoeden schade;

met veroordeling van FDI in de proceskosten.

3.2.

NKI legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

3.2.1.

FDI is stelselmatig en gedurende vele jaren toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, nu FDI structureel te weinig royalty’s aan NKI heeft voldaan doordat zij deze bij alle van de onder 2.8 genoemde wijzen van verkoop onjuist heeft berekend.

3.2.2.

Allereerst heeft FDI ten aanzien van de verkoop van CA15-3 kits (door haarzelf of door derden) ten onrechte de korting als bedoeld in artikel V onder C van de licentieovereenkomst toegepast. Op grond van artikel V onder A (i) is FDI als royalty hiervoor 4% van de netto verkoopopbrengst aan NKI verschuldigd, eventueel te verminderen met de korting als bedoeld in artikel V onder C van de licentieovereenkomst. FDI heeft genoemde korting ten onrechte toegepast, omdat zij niet gehouden was ter zake van de CA15-3 kits royalty’s af te dragen aan een of meer derden wegens het bestaan van geldige octrooien.

3.2.3.

FDI heeft verder te weinig royalty’s afgedragen over de verkoop van 115D-8 antilichamen “sec”, nu NKI slechts een royalty percentage van 2% heeft ontvangen over een door FDI ontvangen percentage van de door de onder 2.8 (a) genoemde derden bij afnemers in rekening gebrachte prijs voor de CA15-3 kit waar die derden het 115D-8 antilichaam in hadden verwerkt (dus een percentage van een percentage) en niet – volgens de bedoeling van de licentieovereenkomst – een royalty percentage van 50% over dat ontvangen percentage van de opbrengst van de verkoop van de CA15-3 kits. Primair is NKI van mening dat het FDI niet was toegestaan antilichamen "sec" te verkopen en dat aan de derden die de kit met het door FDI geleverde antilichaam samenstelden een sublicentie had moeten worden verstrekt. Aan FDI is een exclusieve licentie voor de productie en verkoop van “
Licensed Products” verstrekt en daarmee ook een exclusieve licentie voor de productie en verkoop van CA15-3 kits. Derhalve heeft NKI ten onrechte slechts een percentage van de “
Antibody Royalty Sales” ontvangen, terwijl dit in feite als een sublicentievergoeding moet worden gekwalificeerd waarvan zij volgens de overeenkomst 50% had moeten ontvangen. Subsidiair geldt dat de royalty’s over de door derden verkochte 115D-8 antilichamen hadden moeten worden berekend door analoge toepassing van de regeling met betrekking tot verkoop van CA15-3 kits aan gelieerde ondernemingen in artikel I onder H van de licentieovereenkomst.

3.2.4.

Ten slotte heeft FDI te weinig royalty’s afgedragen over de aan een gelieerde onderneming, Toray-Fuji Bionics, hierna “TFB”, verkochte CA15-3 kits. Op grond van artikel I onder H diende FDI in dat geval het verschuldigde royaltypercentage af te dragen over de netto verkoopprijs die zij heeft gerealiseerd, of, indien dat bedrag hoger is, de netto verkoopprijs die TFB heeft gerealiseerd. FDI heeft echter steeds de royalty’s berekend over de netto verkoopprijs die zij heeft gehanteerd, ook als de netto verkoopprijs die TFB heeft gerealiseerd, hoger was.

3.2.5.

De langdurige bewuste misleiding van FDI is bovendien onrechtmatig en moet worden aangemerkt als ongerechtvaardigde verrijking van FDI ten koste van NKI.

3.3.

FDI heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

Verzoek provisionele voorziening ex artikel 843a Rv

3.4

Bij vonnis in incident van 22 juni 2011 is de bij dagvaarding gedane vordering om bij wege van provisionele voorziening FDI te bevelen alle (interne en externe) correspondentie, alle overeenkomsten met derden, alle facturen, boekhoudgegevens en overige bescheiden die betrekking hebben op de licentieovereenkomst en de daaronder vallende producten, in het bijzonder het 115D-8 antilichaam en de CA15-3 assay aan NKI af te geven, afgewezen. De rechtbank heeft het gevorderde niet toewijsbaar geacht omdat het niet voldeed aan het vereiste van voldoende “bepaalde bescheiden” als bedoeld in artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

3.5

Bij gelegenheid van de meervoudige comparitie van 5 juni 2012 heeft NKI naar voren gebracht dat die beslissing onjuist is geweest en aangegeven dat zij haar provisionele vordering handhaaft, althans deze opnieuw instelt, omdat in de loop van de procedure het bestaan van een aantal overeenkomsten specifiek aan het licht zou zijn gekomen.

3.6

FDI heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Ook op dit verzoek komt de rechtbank hierna terug.

4.De beoordeling

4.1.

Dit vonnis is niet gewezen door mr. R. Kalden en mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, omdat zij inmiddels elders werkzaam zijn.

Rechtsmacht

4.2.

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter om van de vorderingen kennis te nemen berust op, in ieder geval, artikel 9 Rv. Deze rechtsmacht is overigens ook niet in geschil.

Toepasselijk recht

4.3.

Op grond van artikel 3 lid 1 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, getekend te Rome op 19 juni 1980^[1]in samenhang met artikel XVII van de licentieovereenkomst, dient het geschil aan de hand van Nederlands recht te worden beslecht.

Verjaring

4.4.

FDI stelt dat, voor zover zij een te laag bedrag aan royalty’s heeft voldaan, de vordering ter zake deels is verjaard met een beroep op artikel 3:307 BW. NKI betwist dit en stelt dat artikel 3:311 BW van toepassing is. Gemakshalve worden beide artikelen hieronder weergegeven:

Artikel 3:307

1. Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

2. In geval van een verbintenis tot nakoming na onbepaalde tijd loopt de in lid 1 bedoelde termijn pas van de aanvang van de dag, volgende op die waartegen de schuldeiser heeft medegedeeld tot opeising over te gaan, en verjaart de in lid 1 bedoelde rechtsvordering in elk geval door verloop van twintig jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waartegen de opeising, zonodig na opzegging door de schuldeiser, op zijn vroegst mogelijk was.

Artikel 3:311

1. Een rechtsvordering tot ontbinding van een overeenkomst op grond van een tekortkoming in de nakoming daarvan of tot herstel van een tekortkoming verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de tekortkoming is ontstaan.

2. Een rechtsvordering tot ongedaanmaking als bedoeld in artikel 271 van Boek 6 verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de overeenkomst is ontbonden.

De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt.

4.5.

Artikel 3:307 BW ziet op de situatie dat aan de primaire prestatie in het geheel geen gevolg is gegeven nadat deze opeisbaar is geworden. Artikel 3:311 BW ziet op de situatie dat er wel is gepresteerd maar dit – naar achteraf blijkt – ondeugdelijk is gebeurd. In het laatste geval begint de kortdurende verjaringstermijn pas te lopen op het moment dat de crediteur bekend is geraakt met de tekortkoming in de nakoming, doch met een maximum van twintig jaar na de tekortkoming. De rechtbank is van oordeel dat in deze zaak, nu er wel door FDI is betaald wat zij opgaf, maar die opgave (volgens NKI, waarover hierna) onjuist was, waardoor er te weinig werd betaald, sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 3:311 BW. Anders dan FDI meent, wordt hierdoor artikel 3:307 BW niet zinledig. Het past binnen het systeem dat uitgangspunt is van verjaring dat als de primaire prestatie in het geheel niet wordt nagekomen, de schuldeiser daar vanzelfsprekend mee bekend zal zijn (zie PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1412). Anders gezegd, indien FDI in het geheel geen licentievergoeding zou hebben afgedragen, dan zou een vordering van NKI ter zake na vijf jaren zijn verjaard, met in het achterhoofd dat NKI dat dan ook meteen had kunnen en moeten zien. In dit geval zijn de vorderingen van NKI echter erop gebaseerd dat te weinig is opgegeven en afgedragen en zodoende FDI is tekort gekomen in de nakoming. Ingevolge artikel 3:311 BW verjaart die vordering vijf jaren na bekendheid met de betreffende tekortkoming tot een maximum van twintig jaar na de tekortkoming.

4.6.

Ingevolge artikel VI onder A van de licentieovereenkomst diende FDI uiterlijk elke laatste werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober een schriftelijk overzicht van de verschuldigde royalty’s te verstrekken (de rechtbank begrijpt: van het voorafgaande kwartaal), onder gelijktijdige voldoening van de berekende royalty’s. Derhalve werden de over een kwartaal verschuldigde royalty’s steeds verschuldigd op de laatste werkdag van de eerste maand na het betreffende kwartaal en moet ervan uit worden gegaan dat op dat moment FDI telkens tekort is gekomen in de nakoming. De lopende verjaringen zijn gestuit door de dagvaarding op 4 februari 2011. Daaruit volgt dat de vorderingen van NKI volgens de twintigjarige termijn in ieder geval zijn verjaard voor zover deze zien op de periode vóór het eerste kwartaal van 1991 (3:311 BW juncto 73 Ow NBW). Hetzelfde heeft volgens artikel 3:312 BW te gelden voor de vorderingen uit schadevergoeding vanwege de tekortkoming.

4.7.

NKI heeft voorts betwist dat zij al vóór de ontvangst van het accountantsrapport (het resultaat van de opdracht om de boeken van FDI met betrekking tot de licentieovereenkomst te laten controleren) op 23 september 2010 bekend was met enige tekortkoming, zodat zij nog tot 23 september 2015 gelegenheid had om haar vordering in te stellen. Naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad gaat het hierbij om subjectieve bekendheid bij de schuldeiser, derhalve het NKI.

4.8.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft FDI onvoldoende onderbouwd gesteld dat die subjectieve bekendheid bij NKI bestond ten aanzien van de post “
Antibody Royalty Sales” als vermeld op de kwartaalopgaven. Uit die omschrijving als zodanig valt niet af te leiden dat het hierbij ging om een bedrag dat bestond uit het door derden aan FDI betaalde omzetpercentage. Met NKI is aan te nemen dat dit net zo goed is op te vatten als de totale omzet die derden genereerden met verkoop van de kits. Die uitleg ligt te meer voor de hand nu de opgave begint met het product te benoemen als “CA 15-3” en de aanduiding “
Sales” (en niet bijvoorbeeld “
Percentage”) zodat begrijpelijk is dat een lezer kan denken dat het hier om omzetcijfers gaat die de (complete) kit betreffen. FDI heeft niet gesteld dat zij op enig ander moment de grondslag van deze post aan NKI heeft uitgelegd of dat deze NKI duidelijk moet zijn geweest zodat van bekendheid daarmee niet is uit te gaan.

4.9.

Hetzelfde heeft te gelden voor de vordering betreffende de gelieerde onderneming TFB.

4.10.

Voor wat betreft de bekendheid van NKI met de mindering van het royalty percentage van 4% tot 2% in verband met royalty’s vanwege licenties onder octrooien van derden, is dit niet anders. Het beginpunt van de verjaring ligt immers op het moment dat NKI (subjectief) bekend was met niet alleen de omstandigheid dat die korting werd toegepast maar ook dat dit ten onrechte gebeurde. Uit de enkele omstandigheid dat op alle overgelegde overzichten een royalty percentage van 2% voorkomt, is nog niet af te leiden op welke afdrachten voor welke octrooien dit zou zien, noch dat die afdrachten – waarover hierna – onterecht zouden zijn.

Uitleg van de overeenkomst

4.11.

De centrale vraag in het geschil is hoe de royalty’s op grond van de licentieovereenkomst dienen te worden berekend. De rechtbank stelt bij de beantwoording van die vraag het volgende voorop. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld en of deze overeenkomst een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. De rechtbank is daarbij niet gebonden aan de uitleg die partijen aan de overeenkomst geven, zolang de uitleg van de rechtbank blijft binnen grenzen van de rechtsstrijd zoals die door partijen zijn getrokken.

Grondslag voor de berekening van de royalty’s over antilichaam “sec”

4.12.

Partijen verschillen van mening over de vraag wat de grondslag is van de berekening van de royalty’s in de gevallen waarin FDI het 115D-8 antilichaam “sec” en dus niet verwerkt in een kit verkoopt.

4.13.

Volgens NKI was FDI niet gerechtigd het 115D-8 antilichaam “sec” te verkopen en was zij gehouden een sublicentie aan een koper te verstrekken indien deze het antilichaam in een product zoals de CA15-3 kit wilde verwerken in welk geval zij 50% van de sublicentieopbrengsten had moeten ontvangen. De rechtbank volgt deze uitleg niet. In de licentieovereenkomst is in artikel II onder het hoofdje “
License Grant” uitdrukkelijk opgenomen dat FDI licentie heeft gekregen om het 115D-8 antilichaam niet alleen te maken maar ook te verkopen. Dat betekent dat bij verkoop door FDI van het antilichaam de rechten van NKI onder de overeenkomst in beginsel zijn uitgeput. De omstandigheid waar NKI op wijst dat het “
Field” van de licentie beperkt is tot gebruik van het antilichaam in een diagnostische of therapeutische toepassing (met een uitzondering), maakt dit niet anders. Uiteindelijk wordt immers het antilichaam ook in die diagnostische toepassing toegepast, te weten de CA15-3 kit. FDI mocht geredelijk van die uitleg van de overeenkomst uitgaan en behoefde niet op het door NKI thans aangevoerde, nogal kunstmatig overkomende, onderscheid bedacht te zijn dat volgens die definitie van “
Field” niet zou zijn toegestaan om antilichaam te verkopen als “bulkleverancier” (pleitnota NKI nr. 3.14 ev.), hoewel het doel ook dan nog steeds was om deze in een diagnostische kit (binnen het “
Field”) op te nemen. Hierbij komt dat FDI al lange tijd aan NKI rapporteerde dat zij het 115D-8 antilichaam “sec” verkocht, waarbij nooit melding is gemaakt van sublicenties, terwijl FDI op grond van artikel II onder D van de licentieovereenkomst wel was verplicht NKI steeds op de hoogte te stellen van het voornemen een sublicentieovereenkomst te sluiten. Zodoende mocht FDI er geredelijk vanuit gaan dat zij antilichamen “sec” aan derden mocht verkopen, welke derden die antilichamen dan in de CA 15-3 kit, zonder enige sublicentie, mochten opnemen. Het ligt in de rede dat, zoals FDI heeft gesteld, partijen hebben bedoeld dat het verstrekken van een sublicentie slechts nodig zou zijn indien FDI de productie van 115D-8 antilichamen door middel van de cellijn zou uitbesteden.

4.14.

Iets anders is echter welke vergoeding over de levering van die antilichamen “sec” diende te worden betaald. Volgens FDI hoefde zij op grond van artikel V onder A (i) jo. artikel I onder E van de licentieovereenkomst bij verkoop van het 115D-8 antilichaam “sec” slechts een percentage af te dragen over de netto door FDI te ontvangen verkoopprijs van het antilichaam. De rechtbank volgt deze uitleg van de licentieovereenkomst, voorshands, behoudens hierna te melden tegenbewijs, evenmin. Uit de verklaringen van de deskundigen van FDI zelf (zie met name productie 4 FDI, blz. 4 bovenaan) leidt de rechtbank af dat het in 1984 gebruikelijk was dat bij te licentiëren intellectuele eigendom royalty’s werden berekend als een percentage over de omzet die werd behaald met het eindproduct, derhalve de CA15-3 kit. Indien Centocor destijds wat anders had gewild, dan had zij dit uitdrukkelijk tijdens de onderhandelingen aan de orde moeten stellen en ook in de – onbestreden door haar opgestelde overeenkomst – uitdrukkelijk moeten bedingen. Voorshands neemt de rechtbank aan dat dat zij dit niet heeft gedaan, want NKI heeft onderbouwd gesteld dat partijen ten tijde van de besprekingen die hebben geleid tot het sluiten van de licentieovereenkomst, slechts hebben gesproken over de CA15-3 kits en dus niet over de losse verkoop van het 115D-8 antilichaam (zie verklaring [A], productie 15 NKI). Dat de bulkverkoop van antilichamen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst al een beproefd business model van Centocor was en zelfs als haar (enige) “core business” zou zijn te beschouwen, is voorshands evenmin komen vast te staan, al niet omdat Centocor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zelf twee kits, derhalve eindproducten, op de markt bracht. Evenmin is er sprake van een duidelijk beding van de door Centocor gewilde strekking. Bovendien maakt de rechtbank voorshands uit de slotzin van de definitie van “
Licensed Products” in de licentieovereenkomst op dat met die term met name op het (eind)product, te weten (complete) CA15-3 kits werd gedoeld. De definitie van “
Licensed Products” is de grondslag voor de berekening van de royalty’s volgens artikel V van de licentieovereenkomst. Relevant is in dit verband tevens dat in de bepaling van de “
License Grant” (Article II) een onderscheid wordt gemaakt tussen “
monoclonal antibodies produced by using the Licensed Cell Lines” enerzijds en "
Licensed Products" anderzijds. In die bepaling worden die begrippen derhalve naast elkaar (nevenschikkend) gebruikt terwijl diezelfde
“monoclonal antibodies”volgens FDI onder de definitie van
“Licensed Products”(van artikel I onder E) zouden moeten vallen. Dat valt niet goed met elkaar te rijmen. Het had bovendien in de rede gelegen om waar dat in de bepaling voor de
“License Grant” is gebeurd dan ook in de bepaling ter zake de “
Net Sales”(Artikel I onder H) en de bepaling ter zake de
“R
oyalties”(Artikel V onder A) de “
monoclonal antibodies”(nevenschikkend) naast de “
Licensed Products”te noemen, hetgeen echter niet is gebeurd. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de handelwijze van FDI door betaald te krijgen in de vorm van (deels) een percentage van de omzet van een derde, er in feite toe heeft geleid dat NKI slechts een percentage over een percentage ontvangt. Zo heeft NKI bij pleidooi onbestreden voorgerekend dat zij hierdoor slechts 82 dollarcent ontving op een kitprijs van USD 236. Dat kan redelijkerwijs niet de bedoeling van partijen, en in elk geval niet van NKI, zijn geweest en daarop mocht FDI niet – zonder nadrukkelijk anders te bedingen, hetgeen voorshands niet het geval lijkt te zijn – vertrouwen.

4.15.

Deze omstandigheden in samenhang bezien maken voorshands aannemelijk dat partijen aan de bepalingen van de licentieovereenkomst de zin mochten toekennen en mochten verwachten dat het FDI weliswaar vrij stond antilichamen “sec” te verkopen maar dat de royalty’s voor het gebruik van de cellijn zouden worden berekend over de netto verkoopprijs van de CA15-3 kits, ongeacht of de kit door FDI zelf, door een van de aan haar gelieerde ondernemingen of door een derde zou worden geproduceerd en verkocht. Dit oordeel zou echter anders kunnen komen te luiden indien, zoals FDI heeft gesteld en aangeboden te bewijzen, NKI destijds niet de indruk kon of mocht hebben dat Centocor de te produceren antilichamen alleen zelf (of via een gelieerde onderneming) in een kit zou verwerken en zou verkopen. Hierbij zal tevens relevant zijn in hoeverre NKI op de hoogte moest zijn met het door FDI gestelde feit dat zij destijds bekend stond als leverancier van antilichamen “sec”. FDI zal in staat worden gesteld hiervan bewijs te leveren, althans tegenbewijs te leveren tegen hetgeen voorshands voor bewezen wordt gehouden. De rechtbank zal daarvoor datum en tijdstip bepalen na de hierna te melden aktewisseling.

4.16.

De rechtbank overweegt reeds nu dat dit voorlopig oordeel in wezen gelijkluidend is aan het voorlopig oordeel ter comparitie. Anders dan FDI meent is daarbij geenszins sprake van een verrassingsbeslissing omdat NKI deze stelling volgens FDI niet zou hebben ingenomen. Zoals hiervoor overwogen, heeft de rechtbank bij de uitleg van een overeenkomst de vrijheid om een andere uitleg dan door partijen bepleit te kiezen. Bovendien heeft NKI die stelling in subsidiaire zin wel ingenomen, namelijk door te stellen dat de regeling voor “affiliates” van toepassing dient te zijn (zie bijv. 3.39 pleitnota NKI), hetgeen per saldo op hetzelfde resultaat neer zou komen als het voorlopig oordeel.

Royalty’s voor verkoop CA15-3 kits aan gelieerde ondernemingen

4.17.

In artikel V onder A jo. artikel I onder H, laatste volzin, van de licentieovereenkomst is bepaald dat indien FDI zelf CA15-3 kits produceert en deze verkoopt aan een gelieerde onderneming, FDI het royaltypercentage dient af te dragen over de prijs die zij in rekening heeft gebracht aan de gelieerde onderneming, of – indien dat bedrag hoger is – over de netto verkoopprijs die de gelieerde onderneming voor de CA15-3 kits heeft gerealiseerd. Vast staat echter dat FDI steeds het royaltypercentage heeft berekend over de netto verkoopprijs die zijzelf heeft gerealiseerd door verkoop van de CA15-3 kit aan de gelieerde onderneming TFB, ook indien de netto verkoopprijs die deze gelieerde onderneming heeft gerealiseerd hoger was.

4.18.

Volgens FDI is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid en zou NKI onheus profiteren als zij de royalty’s voor verkoop aan gelieerde ondernemingen moet berekenen op de overeengekomen wijze. Zij voert daartoe aan dat partijen slechts hebben beoogd te voorkomen dat NKI zou worden benadeeld door verkoop van gelicentieerde producten door FDI aan gelieerde ondernemingen tegen relatief lage tarieven, terwijl een zodanige benadeling niet aan de orde is, nu de tarieven reeds waren overeengekomen voordat TFB gelieerd raakte aan FDI.

4.19.

Dit verweer faalt. Nog daargelaten dat NKI heeft bestreden dat de overeengekomen tarieven voor de CA15-3 kits (nog steeds) marktconform zijn, zijn de gevolgen van onverkorte toepassing van artikel V onder A jo. artikel I onder H, laatste volzin van de licentieovereenkomst voor FDI niet verstrekkend. Het gaat slechts om een relatief beperkt bedrag aan additioneel te betalen royalty’s. Reeds daarom is het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat NKI verlangt dat FDI de overeenkomst op dit punt nakomt. Daaruit volgt dat FDI te weinig royalty’s heeft afgedragen ter zake van de verkoop van CA15-3 kits aan gelieerde ondernemingen en op dat punt de rechtbank (zonder voorbehoud) van oordeel is dat FDI is tekortgeschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst.

De kortingsregeling in artikel V(C) van de licentieovereenkomst

4.20.

In geschil is of FDI met recht de korting als bedoeld in artikel V onder C van de licentieovereenkomst in mindering heeft gebracht op de aan NKI af te dragen royalty’s ter zake van de CA15-3 kit. Dat is het geval indien FDI was gehouden voor de verkoop van de CA15-3 kit royalty’s aan een of meer derden af te dragen wegens geldige octrooien van die derde(n). Gelet op de hiervoor vastgestelde verjaring betreft het hier thans nog de korting, toegepast in de periode na het eerste kwartaal van 1991. Volgens de stellingen van FDI betreffen het hier dan uitsluitend nog royalty betalingen aan Dana Farber, Wistar en Hybritech.

4.21.

FDI beroept zich op betalingen als gevolg van de licentieovereenkomst met Dana Farber van 25 november 1986, overgelegd als bijlage 1 bij productie 8 van FDI, welke overeenkomst ziet op het gebruik van de Dana Farber cellijn om DF3 antilichaam te produceren. De tekst van artikel V onder C van de licentieovereenkomst tussen partijen laat echter aan duidelijkheid niet te wensen over dat het moet gaan om royalty’s voor “
valid patents”. Dat destijds besproken of NKI duidelijk moet zijn geweest dat ook de royalty voor gebruik van de DF3-cellijn tot mindering kon strekken, is door FDI gesteld noch anderszins gebleken. Voorts is niet in te zien dat, zoals FDI stelt, de overeenkomst een licentie zou inhouden voor toepassing van de octrooien US 4,963,484 en US 5,053,489 van Dana Farber omdat deze octrooien in de overeenkomst niet worden genoemd.

4.22.

Voor zover FDI zich nog beroept op toepassing van de korting in verband met licentie onder US 343^[2]geldt dat NKI gemotiveerd heeft weersproken dat er sprake zou zijn van inbreuk op US 343. Volgens haar is het DF3 antilichaam dat in de CA15-3 kit is verwerkt, niet gelijk aan het antilichaam waarop US 343 ziet, omdat dat antilichaam een hogere affiniteit heeft voor het niet geglycosyleerde DF3 antigeen dan het FDI antilichaam dat volgens de toenmalige stand van de techniek in de CA15-3 kit is verwerkt. Volgens NKI blijkt dit reeds uit de onafhankelijke conclusie 1 van US 343. Dana Farber heeft zich tijdens de verleningsprocedure bewust op het standpunt gesteld dat het FDI antilichaam dat in de CA15-3 kit was verwerkt niet onder de octrooiaanvraag viel, omdat het antilichaam dat bindt aan het gematureerde (geglycosyleerde) DF3 eiwit al bekend was (de CA15-3 kit was ten tijde van de aanvraag van US 343 al een aantal jaren op de markt), hetgeen een bezwaar voor de nieuwheid van het octrooi zou vormen, alsdus nog steeds NKI.

4.23.

In het licht van deze gemotiveerde weerspreking van haar stelling door NKI, heeft FDI onvoldoende onderbouwd dat de CA15-3 kit desondanks valt onder het bereik van US 343, zodat die stelling wordt gepasseerd. Voor zover het de octrooien US 4,9634,84 en US 5,053,489 betreft en daargelaten dat deze octrooien in de overeenkomst met Dana Farber niet worden genoemd, heeft FDI eveneens verzuimd op enige wijze onderbouwd te stellen dat die octrooien geldig zijn en daarop inbreuk zou zijn gemaakt, ondanks dat de rechtbank ter comparitie had aangegeven dat door FDI duidelijk moest worden gemaakt ter zake van welke octrooien royalty’s zijn afgedragen en dat zou dienen te worden beoordeeld of de CA 15-3 kit onder de beschermingsomvang valt en of de octrooien geldig waren (zie proces-verbaal comparitie, blz. 4, 9e regel van onder e.v., in samenhang met de op blz. 5 bepaalde aktewisseling). In dat licht acht de rechtbank geen plaats voor andermaal een aktewisseling met betrekking tot deze octrooien van Dana Farber.

4.24.

FDI heeft nog betoogd dat zij ook gerechtigd zou zijn de korting bedoeld in artikel V onder C van de licentieovereenkomst toe te passen als zij royalty’s heeft afgedragen vanuit de onjuiste aanname dat de CA15-3 viel onder het bereik van een of meer octrooien van derden. De rechtbank volgt FDI hierin niet. In de licentieovereenkomst is opgenomen dat de korting geldt als FDI royalty’s
moet (“has to”)afdragen aan een derde wegens inbreuk op een geldig octrooi. Indien FDI onnodig royalty’s heeft afgedragen vanuit de onjuiste veronderstelling dat zij daartoe was gehouden, komt dat voor haar risico en geeft dat geen aanspraak op de korting.

4.25.

Uit het voorgaande volgt dat FDI geen korting heeft kunnen toepassen voor zover deze was gebaseerd op aan Dana Farber betaalde licentievergoedingen. Op de bezwaren van NKI tegen toepassing van de korting op grond van betaalde licentievergoedingen aan Wistar Institute en Hybritech heeft FDI nog niet kunnen reageren. De zaak wordt verwezen naar de rol om haar daartoe gelegenheid te geven, waarna NKI daarop weer bij akte zal kunnen reageren. Partijen zullen daarbij ook hebben stil te staan bij de vraag in hoeverre de betalingen aan Wistar en Hybritech (al dan niet gezamenlijk) de maximale korting van 50% op de royalty rechtvaardigden.

Slotsom , verzoek provisionele voorziening en aanvullende beslissingen

4.26.

Uit het vorenstaande volgt dat FDI in elk geval toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomst, voor wat betreft TFB. Voorts is duidelijk dat de korting van 4% naar 2% in ieder geval geen basis kon hebben in aan Dana Farber betaalde royalty’s. Mogelijk bestond voor de korting nog wel grond gezien de octrooien van Wistar en Hybritech. Dat betekent echter evenzeer een tekortkoming voor de periode dat er geen betalingen meer aan Wistar en Hybritech plaatsvonden (sinds derde kwartaal 1998 respectievelijk eerste kwartaal 1993), terwijl nog onduidelijk is in hoeverre de betalingen aan Wistar en Hybritech (al dan niet gezamenlijk) de maximale korting van 50% op de royalty rechtvaardigden. Voorts zal er door FDI tegenbewijs kunnen worden geleverd als genoemd in 4.15. Van verjaring is eerst sprake voor de periode van voor het eerste kwartaal van 1991. De beslissing zal in afwachting van de (tegen)bewijsopdracht en de aktewisseling worden aangehouden. Reeds nu wordt ten aanzien van een aantal vorderingen het volgende overwogen.

4.27.

De vordering om een onafhankelijk registeraccountant op kosten van FDI toegang te bieden tot de volledige bedrijfsadministratie van FDI teneinde deze de hoogte van de verschuldigde achterstallige betalingen te laten vaststellen, is in lijn met het bepaalde in artikel VI onder B van de licentieovereenkomst, nu er in feite opnieuw door FDI opgaven zullen moeten worden gedaan. Niettemin is tevens van belang dat de overeenkomst niet bepaalt dat die kosten door FDI zullen moeten worden gedragen. De rechtbank zal daarom te zijner tijd bepalen dat NKI binnen 30 dagen na ontvangst van die vernieuwde opgaven het recht zal hebben een onafhankelijke accountant op eigen kosten in te schakelen om een en ander te (laten) controleren. In zoverre is ook de inzage in de boeken waar NKI in haar (hernieuwde) verzoek ex artikel 843a Rv/22 Rv om vraagt, zonder belang te achten, daargelaten het bezwaar dat FDI daartegen heeft gemaakt.

4.28.

Wanprestatie jegens een contractuele wederpartij levert slechts een onrechtmatige daad op indien de gedraging onafhankelijk van de schending van de verbintenis een onrechtmatige daad oplevert.^[3]Een tekortkoming in de nakoming van de licentieovereenkomst is derhalve op zichzelf niet onrechtmatig. Volgens NKI is sprake geweest van langdurige bewuste misleiding, maar dat is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. FDI had enige grond om de licentieovereenkomst uit te leggen zoals zij deed. Dat de rechtbank alles afwegende (mogelijk deels) tot een andere uitkomst komt, betekent niet dat FDI reeds daarom onrechtmatig zou hebben gehandeld. Er zal daarom niet voor recht worden verklaard dat FDI onrechtmatig heeft gehandeld. Ook kan de vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, niet worden gegrond op artikel 6:162 BW. Dat sprake zou zijn van ongerechtvaardigde verrijking is slechts gemotiveerd met de hiervoor verworpen stelling dat aan de zijde van FDI sprake is geweest van bewuste misleiding. Ook deze grond kan dus niet leiden tot toewijzing van enige vordering, daargelaten dat geen van de vorderingen met deze grondslag in verband worden gebracht.

4.29.

NKI heeft de vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, subsidiair gegrond op wanprestatie. Zij stelt de schade gelijk aan de te weinig ontvangen royalty’s. Kennelijk beoogt NKI aanspraak te maken op vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Zo een vordering kan echter niet worden ingesteld naast een vordering tot nakoming. Voor het vorderen van vervangende schadevergoeding is op grond van genoemd artikel juist vereist dat de schuldeiser aan de schuldenaar schriftelijk meedeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert. Derhalve komt de vordering van NKI tot veroordeling van FDI tot (vervangende) schadevergoeding, op te maken bij staat, niet voor toewijzing in aanmerking, en het gevorderde voorschot evenmin.

5.De beslissing

De rechtbank

5.1.

laat FDI toe tot het tegenbewijs tegen het in rechtsoverweging 4.15 voorshands uitgesproken oordeel;

5.2.

bepaalt dat indien FDI dit bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in één van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag door mr. M. Knijff op een nader te bepalen tijdstip;

5.3.

verwijst de zaak naar de rol van 26 maart 2014 voor het in rechtsoverweging 4.25 omschreven doel voor akte eerst aan de zijde van FDI;

5.4.

houdt elke verdere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. P.G.J. de Heij en mr. M. Knijff, rechters-plaatsvervanger in deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2014, in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.L.M. Munter.

Getekend door de oudste rechter bij afwezigheid van de voorzitter.

ECLI:NL:RBDHA:2014:17272

Uitleg van een licentieovereenkomst tussen Stichting Het Nederlands Kanker Instituut en Fujirebio Diagnostics Inc.

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

In de hoofdzaak

4.De beoordeling

5.De beslissing

Voetnoten