Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/488894 / HA ZA 15-601
Vonnis in incident van 30 september 2015
in de zaak van
de vennootschap naar Italiaans recht
UNDERWEAR SOCIETA’ A’ RESPONSABILITA’ LIMITATA,
gevestigd te Corato (Italië),
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. R.A. Baltes te Tilburg,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OVERSEAS LOGISTICS EUROPE B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. R. Sinke te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Underwear en OLE genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 6 mei 2015 met producties 1 tot en met 22;
- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring van 29 juli 2015 met productie 1;
- de incidentele conclusie van antwoord van 12 augustus 2015.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2.Het geschil in de hoofdzaak
2.1.
In de hoofdzaak vordert Underwear – verkort weergegeven – een verklaring voor recht dat OLE jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede om OLE te veroordelen de inbreuken op Gemeenschapsmerkrechten van Underwear te staken, de inbreukmakende zaken aan haar af te geven, opgave te doen van de in de dagvaarding vermelde gegevens, de door haar genoten winst af te dragen of schade te vergoeden aan Underwear, een en ander zo mogelijk op straffe van een dwangsom, met veroordeling van OLE in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
2.2.
Aan deze vordering heeft Underwear ten grondslag gelegd dat OLE inbreuk maakt op Gemeenschapsmerkrechten voor een woordmerk en een woord/beeldmerk RENATO BALESTRA met inschrijvingsnummers 2732642 en 4771069 (hierna: de Gemeenschapsmerken) door identieke waren voorzien van die merken in voorraad te houden en te koop aan te bieden. Underwear is de exclusieve licentiehouder voor de Gemeenschapsmerken in de Europese Unie en is krachtens de licentie-overeenkomst verplicht om inbreukmakende producten onmiddellijk uit de markt te laten halen. Aan (onder meer) artikel 22 van Pro Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerkenverordening) (GMVo) ontleent Underwear het recht zich jegens OLE op de Gemeenschapsmerken te beroepen. Door inbreuk te maken op de licentierechten van Underwear, handelt OLE onrechtmatig jegens Underwear op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Pro Wetboek.
3.Het geschil in het incident
3.1.
OLE vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, met verwijzing van de zaak naar de rechtbank Rotterdam en veroordeling van Underwear in de proceskosten. Zij heeft hiertoe gesteld dat deze zaak niet gaat over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, maar dat het een geschil betreft over nakoming van een overeenkomst waarbij OLE geen partij is. Voor zover OLE al iets te verwijten zou zijn – wat zij betwist – betreft dat een onrechtmatige daad, geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Vanwege die grondslag is, op grond van de bepalingen van de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo), de rechtbank Rotterdam bevoegd. Het (vermeende) schadebrengende feit heeft zich in dat arrondissement voorgedaan, de litigieuze goederen zijn daar opgeslagen en zij is daar gevestigd, aldus OLE.
3.2.
Underwear voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling in het incident
4.1.
De door Underwear bij dagvaarding aan OLE verweten handelingen hebben betrekking op het in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren voorzien van de Gemeenschapsmerken in strijd met de aan de houder van een Gemeenschapsmerk voorbehouden handelingen, zoals bepaald in artikel 9 GMVo Pro. Op grond daarvan vordert Underwear onder meer een merkinbreukverbod. Ook de gestelde onrechtmatige daad van OLE bestaat er uit dat inbreuk wordt gemaakt op de merklicentierechten van Underwear. Gelet op deze grondslag, is er sprake van een vordering in de zin van artikel 96 aanhef Pro en onder a GMVo. Aangezien OLE in Nederland is gevestigd, is de rechtbank Den Haag op grond van artikel 96 juncto Pro 97 lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk in verbinding met artikel 3 Uitvoeringswet Pro E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk exclusief bevoegd om van de vordering van Underwear kennis te nemen. De verweren van OLE, waaronder die met betrekking tot de rol van High Hope en van Transport & Customs Trading B.V. en de vraag of OLE merkinbreuk maakt, doen niet af aan de internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank en dienen in de hoofdzaak aan de orde te worden gesteld.
4.2.
Slotsom van het voorgaande is dat de incidentele vordering moet worden afgewezen.
4.3.
De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.
5.De beslissing
De rechtbank
in het incident
5.1.
wijst het gevorderde af,
5.2.
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,
in de hoofdzaak
5.3.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
11 november 2015voor conclusie van antwoord.
11 november 2015voor conclusie van antwoord.
Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2015.