ECLI:NL:RBDHA:2015:9255

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel – voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/491438 / KG ZA 15-954

Vonnis in kort geding van 7 augustus 2015

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

FKP SOJUZPLODOIMPORT,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT,

beide gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

eisers,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Rotterdam,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

SPI GROUP S.A.,
gevestigd te Genève, Zwitserland,

gedaagden,

advocaten: mr. R.P.J. Ribbert en mr. J.M. Brölmann te Amsterdam.

Eisers zullen hierna afzonderlijk ook FKP en FGUP genoemd worden. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk respectievelijk Spirits International en SPI Group genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 1 juli 2015, met producties 1 tot en met 19;
de bij brief van 3 juli 2015 aan de rechtbank gezonden, op 6 juli 2015 ontvangen akte houdende overlegging van producties van gedaagden, met producties 1 tot en met 13;
de akte houdende overlegging aanvullende producties van eisers ontvangen op 6 juli 2015, met producties 20 tot en met 23 (waaronder een kostenstaat);
de op 6 juli 2015 van eisers ontvangen akte houdende overlegging aanvullende producties met producties 24 tot en met 27;
de van gedaagden ontvangen aanvullende productie 14 (kostenopgave);
de aanvullende productie 15 van gedaagden;
de op 6 juli 2015 van eisers ontvangen aanvullende productie 28;
de aanvullende kostenopgave van eisers;
de mondelinge behandeling op 7 juli 2015 ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden pleitaantekeningen hebben overgelegd.

1.2.

De dagvaarding is ook uitgebracht aan twee andere partijen. Eisers hebben verklaard de dagvaarding tegen deze partijen te hebben ingetrokken omdat voorafgaand aan de mondelinge behandeling met deze partijen een regeling getroffen is.

1.3.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

FKP en FGUP zijn staatsbedrijven van de Russische Federatie die zich bezighouden of hebben gehouden met onder meer de exploitatie van merken.

2.2.

Spirits International en SPI Group maken deel uit van de Spirits Groep. De Spirits Groep produceert wodka in Letland, die zij tot voor kort in de Benelux verhandelde onder het merk STOLICHNAYA.

2.3.

FKP en Spirits International zijn betrokken bij een reeds langer lopende procedure, in eerste aanleg behandeld door de rechtbank Rotterdam, met als de inzet de gerechtigdheid tot een aantal merkregistraties voor wodka. Spirits International heeft van een in die procedure gewezen tussenvonnis hoger beroep en cassatie ingesteld. De procedure is vervolgens voor verdere afdoening teruggewezen naar de rechtbank Rotterdam.

2.4.

Bij vonnis van 25 maart 2015 heeft de rechtbank Rotterdam Spirits International onder meer bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de Beneluxmerkinschrijving met registratienummer 318391, hieronder weergegeven, binnen drie maanden na betekening van het vonnis op naam te doen stellen van FKP. Het merk is op 18 april 1973 gedeponeerd voor de waar wodka in klasse 33.

2.5.

De rechtbank Rotterdam heeft voorts de gevorderde nietigverklaring van een aantal jongere merkregistraties op naam van Spirits International onderzocht. De rechtbank overweegt onder meer het volgende.

3.18

De merkregistraties met de nummers 665812 (Stoli), 715546 (Stoli Citrona), 715547 (Stolichnaya Citrona), 875420 (Stoli Gala Applik), 576101B (Moskovskaya) en 584758B (Stolichnaya Cristall) betreffen door Spirits gedeponeerde woordmerken.

3.18.1.

In de merkregistraties met de nummers 715547 en 584758B komt steeds het woord Stolichnaya voor. Zowel in visueel als in auditief opzicht is dit gelijk aan en stemt het dus overeen met het VO-merk Stolichnaya (318391) van FKP. Het woord Stolichnaya is het onderscheidende en dominante bestanddeel omdat dit het meest in het oog springt; de toevoegingen Citrona en Cristall zijn te beschouwen als (smaak)varianten van de drank die onder het merk Stolichnaya op de markt wordt gebracht. Ook begripsmatig stemmen de merken in grote mate overeen omdat steeds een associatie met Rusland / de Russische taal en cultuur wordt opgeroepen. Door de mate van overeenstemming is verwarring te duchten bij het relevante publiek. Dit verwarringsgevaar wordt nog vergroot doordat zowel het VO-merk als de Spirits merken betrekking hebben op wodka(varianten). De vordering met betrekking tot deze merkregistraties ligt dan ook voor toewijzing gereed.

(...)

3.18.3.

De woordmerken 665812, 715546 en 875420 van Spirits bevatten geen van de woorden die voorkomen in de VO-merken.

FKP heeft hierover aangevoerd dat er desalniettemin overeenstemming bestaat omdat het woord Stoli uit de eerste vijf letters van het merk Stolichnaya bestaat en is te beschouwen als een afkorting van, en koosnaam voor, Stolichnaya. Volgens haar heeft de VO de naam Stoli ook al gebruikt voordat Spirits dat deed.

Spirits heeft daartegen ingebracht dat de vereiste verwarringwekkende overeenstemming tussen de hiervoor genoemde (Stoli)merken en het VO-merk Stolichnaya ontbreekt. Het woord Stoli is volgens haar een aanduiding zonder inhoudelijke betekenis en wordt uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep, terwijl Stolichnaya een Russisch woord is met de klemtoon op de tweede of de derde lettergreep. Stoli heeft in de visie van Spirits in tegenstelling tot Stolichnaya geen typisch Russische klank.

De rechtbank overweegt dat er in zoverre overeenstemming tussen de woorden Stoli en Stolichnaya bestaat dat het woord Stoli bestaat uit het eerste deel van het woord Stolichnaya. Aan deze visuele gelijkenis wordt echter afgedaan doordat het woord Stolichnaya uit meer dan twee keer zoveel letters bestaat als het teken Stoli. De nadruk in het woord Stoli ligt, voor een Nederlands sprekende consument, op een andere lettergreep dan in het woord Stolichnaya. Hoewel binnen de Benelux een Frans sprekende consument de woorden Stoli en Stolichnaya anders zal uitspreken dan een Nederlandstalige consument ligt ook in die taal de nadruk op een andere lettergreep. Bovendien zal in die taal de aandacht uitgaan naar het woorddeel "chn", dat op een voor Franstaligen onbekendere wijze wordt uitgesproken. De auditieve overeenstemming is daarom zeer beperkt. Verder roept Stolichnaya in de Benelux een associatie op met Rusland / de Russische taal en cultuur, vanwege de Russisch aandoende uitgang -chnaya, terwijl het woord Stoli geen bijzondere betekenis heeft, het lijkt een fantasienaam. Spirits heeft bovendien - onweersproken - aangevoerd dat de Stoli-merken, in tegenstelling tot het merk Stolichnaya, een moderne uitstraling hebben en dat de doelgroep vooral de LHBT-gemeenschap (lesbische, homo-, bi- en transseksuelen gemeenschap) is. Daarom is er begripsmatig onvoldoende overeenstemming. FKP heeft voorts niet deugdelijk onderbouwd dat de VO/VVO het woord Stoli al eerder als afkorting gebruikte voor Stolichnaya. De rechtbank gaat daarom aan dit laatste standpunt voorbij. Gelet op dit alles is in onvoldoende mate sprake van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming om bij de gemiddelde consument van de betrokken waren een indruk te wekken die kan leiden tot verwarringsgevaar. De vordering voor zover betrekking hebbende op deze Stoli woordmerken zal dan ook worden afgewezen.

(...)

3.19.4

FKP heeft ook nietigverklaring van het beeldmerk met het registratienummer 954565 (Stoli group) gevorderd. Het beeldmerk ziet er als volgt uit.

954565

Dit deel van de vordering zal worden afgewezen. (...) Gelet op een en ander is er naar het oordeel van de rechtbank hier (net als bij de Stoli woordmerken) geen sprake van verwarringsgevaar.

2.6.

Bij exploot van 14 april 2015 is het vonnis van 25 maart 2015 aan Spirits International betekend en is bevel gedaan Beneluxmerkregistratie 318391 en twee andere merkregistraties binnen drie maanden op naam van FKP te doen stellen. Daaraan is door Spirits International nog geen gehoor gegeven.

2.7.

De verhandeling van Stolichnaya wodka is na het vonnis in de Benelux gestaakt.

De Spirits Groep brengt haar wodka sindsdien op de Beneluxmarkt in een fles en met een label zoals hieronder afgebeeld, en prijst deze aan als
Same Vodka. Different label(verder: de Stoli-fles). Voor de op de Stoli-fles gebruikte tekens is een merkinschrijving verricht (verder: het STOLI-merk).

fles

label

2.8.

FKP is houder van het hieronder weergegeven Beneluxwoord-/beeldmerk, op 1 oktober 2003 ingeschreven onder nummer 731954 voor wodka en een aantal andere waren in klasse 33.

3.Het geschil

3.1.

Eisers vorderen, zakelijk weergegeven:

i. een bevel tot staking van de gestelde inbreuk op de door eisers ingeroepen merkrechten en van het nader omschreven onrechtmatig handelen, meer in het bijzonder een bevel zich in de Benelux te onthouden van het verhandelen van de Stoli-flessen.

opgave van gegevens met betrekking tot verhandelde Stoli-flessen en de daarmee gemaakte winst;

een recall van geleverde Stoli-flessen;

vernietiging van de aanwezige voorraad en de terugontvangen Stoli-flessen;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per dag dan wel € 5000,- per overtreding, met veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv^[1]en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.2.

Eisers leggen aan hun vorderingen onder meer ten grondslag, zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant, dat gedaagden verantwoordelijk zijn voor het op de Beneluxmarkt brengen van wodka voorzien van tekens die verwarringwekkend overeenkomen met de hiervoor genoemde merkregistraties 318391 en 731954. Dit handelen is volgens eisers aan te merken als merkinbreuk en jegens hen onrechtmatig. Ter zitting hebben zij, op dit punt om verduidelijking gevraagd, zich op het standpunt gesteld dat gedaagden als houders van het STOLI-merk de distributeurs toestaan met de wodka in de Benelux op de markt te komen en dat de overeenkomst tussen gedaagden en de distributeurs is aan te merken als merkinbreuk. Gedaagden hebben het volgens eisers in hun macht de inbreuk te staken.

3.3.

Het verweer van gedaagden tegen deze stellingen luidt zakelijk weergegeven als volgt.

3.3.1.

FGUP is geen merkhouder. De vorderingen van FGUP dienen al om die reden te worden afgewezen.

3.3.2.

FKP heeft geen vorderingsrecht en procesbevoegdheid. Het betreft een Russische staatsonderneming die vanwege haar bijzondere rechtsvorm geen eigendom kan bezitten.

3.3.3.

In het vonnis van 25 maart 2015 is geoordeeld dat de STOLI-woord- en beeldmerken van gedaagden geen inbreuk maken op de Stolichnaya-merken van FKP omdat er geen verwarringsgevaar bestaat. Gedaagden beroepen zich op het gezag van gewijsde van deze uitspraak.

3.3.4.

In het Umfeld zijn kenmerken zoals een doorzichtige kleurloze fles, de kleuren rood, geel, goud en wit, zilveren / gouden banden onderaan de fles, gouden medailles / munten, gebouwen, aanduidingen als 'wodka' en 'premium' zeer gebruikelijk en deze dragen derhalve niet of slechts in geringe mate bij aan het onderscheidend vermogen van een merk. Uitsluitend de naam op het label maakt de consument duidelijk om welk merk het gaat. In het onderhavige geval betekent dat dat enkel gekeken moet worden naar het woordelement STOLI en het woordelement Stolichnaya. Tussen deze tekens bestaat geen verwarringsgevaar.

3.3.5.

Gedaagden verrichten geen voorbehouden handelingen. De distributeurs importeren de wodka rechtstreeks vanuit Letland. SPI Group is ook geen merkhouder.

3.4.

Op stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4.De beoordeling

bevoegdheid

4.1.

Nu de gestelde merkinbreuk zich voordoet in de gehele Benelux, en derhalve ook in het arrondissement Den Haag, is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op de Beneluxmerken van eisers jegens Spirits Internationaal op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE^[2]. Indien moet worden aangenomen dat de bepalingen van EEX II - Vo^[3]prevaleren boven die van het BVIE en voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op anderszins onrechtmatig handelen bestaat internationale bevoegdheid op grond van (in ieder geval) artikel 4 van die Verordening.

4.2.

Bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op de Beneluxmerken van eisers jegens SPI Group volgt eveneens uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op anderszins onrechtmatig handelen bestaat internationale bevoegdheid op grond van (in ieder geval) artikel 24 van het Verdrag van Lugano^[4].

4.3.

Relatieve bevoegdheid kan worden aangenomen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE en omdat gedaagden de relatieve bevoegdheid niet hebben bestreden.

spoedeisend belang

4.4.

Het vereiste spoedeisend belang bij het gevorderde bevel vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op de ingeroepen merkrechten en het voortdurend onrechtmatig handelen.

vorderingen van FGUP

4.5.

Nu eisers zich zelf op het standpunt stellen dat FGUP geen rechthebbende is op de ingeroepen merken, dient het door hem gevorderde – voor zover al gehandhaafd - te worden afgewezen.

FKP vorderingsgerechtigdheid en procesbevoegdheid

4.6.

Zoals uit de door eisers overgelegde producties blijkt, is het standpunt van Spirits International dat FKP heeft geen vorderingsrecht en procesbevoegdheid heeft in de Rotterdamse procedure in hoger beroep door het hof verworpen. In cassatie zijn de tegen dit oordeel gerichte klachten van Spirits International door de Hoge Raad ongegrond bevonden. FKP heeft geen beroep gedaan op gezag van gewijsde van deze uitspraken. Voor wat de vorderingen tegen SPI Group betreft is dat ook niet aan de orde, al niet omdat SPI Group geen partij is in de Rotterdamse procedure. Vooralsnog bestaat er echter onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat in een bodemprocedure bij deze rechtbank op dit verweer anders zal worden beslist. Nieuwe gezichtspunten ontbreken. Er moet daarom vooralsnog van worden uitgegaan dat FKP bevoegd is om in rechte op te treden en vorderingen als de onderhavige in eigen naam in te stellen.

overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE

4.7.

Naar voorlopig oordeel stemmen de op de Stoli-wodkafles gebruikte tekens verwarringwekkend overeen met de Beneluxmerkregistratie 731954, zeker nu die tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is geregistreerd. De totaalindruk die in het bijzonder door de visuele overeenstemming ontstaat stemt zodanig overeen met het merk dat de in aanmerking te nemen consument mogelijk zal menen dat de wodka uit dezelfde bron afkomstig is of van een gelieerde onderneming. Daarbij zal de consument de verschillen tussen het merk en de tekens niet ontgaan - in het bijzonder niet de verschillende woordelementen STOLI en STOLICHNAYA - maar hij zal mogelijk menen dat het voorheen gebruikte label opnieuw is vormgegeven. Dat het merk een aantal weinig onderscheidende elementen bevat, doet aan dit gevaar niet af. Het gevaar voor verwarring wordt ondersteund door het door eisers als productie 26A, 26B en 26C overgelegde filmmateriaal, waaruit voorshands moet worden opgemaakt dat door het gebruik van de tekens daadwerkelijk verwarring als hier bedoeld ontstaat. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE met Beneluxmerkregistratie 731954.

4.8.

Het beroep van gedaagden op gezag van gewijsde van het Rotterdamse vonnis gaat niet op, al niet omdat in die procedure slechts de vraag is beantwoord of het hiervoor bedoelde STOLI-woordmerk en het beeldmerk met registratienummer 954565 (STOLI-group) verwarringwekkend overeenstemmen met het aan FKP over te dragen merk met registratienummer 318391. Een vergelijking tussen (de aan merkinschrijving 318391 min of meer gelijke) merkinschrijving 731954 met de thans gebruikte tekens, bestaande uit het woordelement STOLI en beeldelementen zoals de gebouwen op de achtgrond en de gebruikte kleuren heeft dus niet plaatsgevonden. De totaalindruk van de op de Stoli-fles gebruikte tekens kan niet, zoals gedaagden kennelijk willen aanvoeren, worden gelijkgesteld met die van het STOLI-woordmerk en het beeldmerk nummer 954565, ook al zouden de betreffende elementen ieder voor zich weinig onderscheidend zijn zoals gedaagden stellen.

4.9.

Gezien deze beoordeling heeft FKP geen belang bij een beoordeling van de overeenstemming met de aan hem over te dragen merkregistratie 318391 en de vraag of hij zich op dit merk kan beroepen, hoewel het nog niet aan hem is overgedragen.

onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk

4.10.

Gedaagden bestrijden dat zij de wodka op de markt brengen. Volgens hen importeren de distributeurs de wodka rechtstreeks uit Letland. Dat zij zelf binnen de Benelux handelingen verrichten die aan de merkhouder zijn voorbehouden blijkt uit niets. Anders dan eisers betogen, kan gedaagden derhalve geen merkinbreuk worden verweten. De door eisers niet overgelegde overeenkomst die tussen gedaagden en de distributeurs zou zijn gesloten (naar de voorzieningenrechter aanneemt doelen eisers op een licentieovereenkomst) die het de distributeurs toestaat de Stoli-fles op de markt te brengen, is niet als inbreukmakende handeling aan te merken.

4.11.

Spirits International is echter, naar zij erkent, houdster van het STOLI-merk en werkt als zodanig, zoals zij evenmin bestrijdt, mee aan het gebruik van de inbreukmakende tekens in de Benelux. Zij doet dit bovendien, zoals ter zitting desgevraagd is erkend, met de bedoeling goodwill van de aan FKP over te dragen merkregistratie 318391 over te hevelen naar haar eigen merk. Zij is zich derhalve bewust van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de gebruikte tekens en het aan FKP over te dragen merk 318391 (en FKP's merkregistratie 731954). Het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux is onder deze omstandigheden aan te merken als onrechtmatig. Daaraan doet niet af dat Spirits International, naar zij stelt, die goodwill zelf heeft opgebouwd in de jaren dat zij merkregistratie 318391 in bezit had. Dit laatste geeft haar onder omstandigheden mogelijk een aanspraak op vergoeding van die goodwill (bijvoorbeeld op grond van ongerechtvaardigde verrijking), maar kan het eigenmachtig overhevelen van de goodwill niet rechtvaardigen.

conclusie

4.12.

Gezien het voorgaande en nu Spirits International ook niet heeft bestreden dat zij het in haar macht heeft het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux te beëindigen, is een verbod op onrechtmatig handelen tegen Spirits International toewijsbaar met bepaling van een termijn voor nakoming als hierna vermeld. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en aan een maximum gebonden. Het onder ii – iv van het petitum gevorderde zal worden afgewezen nu Spirits International naar voorlopig oordeel geen inbreukmakende handelingen verricht, zoals hiervoor is overwogen.

4.13.

Dat SPI Group eveneens houder is van het STOLI-merk, blijkt niet. Op welke wijze SPI Group de inbreuk onrechtmatig faciliteert, is verder ook niet gemotiveerd. De vorderingen tegen SPI Group zullen dan ook worden afgewezen.

proceskosten

4.14.

In de procedure van FKP tegen Spirits International is Spirits International aan te merken als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. Zij zal worden veroordeeld in de proceskosten, te berekenen volgens het liquidatietarief nu de toe te wijzen vordering niet strekt tot beëindiging van de merkinbreuk, maar tot beëindiging van het onrechtmatig faciliteren daarvan. De kosten zullen worden gesteld op 25% van de totale te liquideren kosten en verschotten^[5]aan de zijde van eisers.

4.15.

In de procedure van FKP tegen SPI Group wordt FKP als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in proceskosten. Nu SPI Group zich met succes verweert tegen de gestelde merkinbreuk, zijn de kosten te begroten met toepassing van artikel 1019h Rv. Volgens de onbestreden opgave van gedaagden bedragen de totale proceskosten aan hun zijde € 33.366,-. De bestede tijd aan het deel van het geschil waarop 1019h Rv geen betrekking heeft wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Van het opgegeven bedrag is 25% toe te rekenen aan het geschil tussen FKP en SPI Group, derhalve € 8.341,50, te vermeerderen met 25% van het door gedaagden betaalde griffierecht, in totaal € 8.494,75^[6]. Voor een hoofdelijke veroordeling in de proceskosten zoals door gedaagden gevorderd bestaat geen grond.

4.16.

In de procedure van FGUP tegen gedaagden is FGUP aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij, zodat FGUP dient te worden veroordeeld in de proceskosten. Deze bedragen aan de zijde van gedaagden 50% van de totale aan hun zijde gemaakte proceskosten, derhalve € 16.683,- en 50% van het door gedaagden betaalde griffierecht, in totaal € 16.989,506. Voor een hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat ook hier geen grond.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

veroordeelt Spirits International op vordering van FKP om binnen één week na betekening van dit vonnis het hiervoor bedoelde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt Spirits International tot betaling aan FKP van een dwangsom van

€ 10.000,- per dag dat het gebod onder 5.1 wordt overtreden, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, met een maximum van € 2.000.000,-;

5.3.

veroordeelt Spirits International in de kosten van de procedure tegen FKP, tot heden aan de zijde van FKP begroot op € 153,25 aan verschotten en € 204,- aan salaris van de advocaat;

5.4.

verklaart de veroordelingen onder 5.1, 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het door FKP tegen Spirits International meer of anders gevorderde af;

5.6.

wijst de vorderingen van FKP tegen SPI Group af;

5.7.

veroordeelt FKP in de kosten van de procedure tegen SPI Group, tot heden aan de zijde van SPI Group begroot op € 8.494,75;

5.8.

wijst het door FGUP gevorderde af;

5.9.

veroordeelt FGUP in de kosten van de procedure tegen gedaagden, tot heden aan de zijde van gedaagden begroot op € 16.989,50;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 7 augustus 2015.