ECLI:NL:RBDHA:2017:3544

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/435163 / HA ZA 13-76

Vonnis van 5 april 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAJESTIC PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: (thans) mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

ATG GLOVES PRIVATE LIMITED,

gevestigd te Katunayake, Sri Lanka,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat (thans) mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

ATG CEYLON PRIVATE LIMITED,

gevestigd te Katunayake, Sri Lanka

gedaagde in conventie,

advocaat: (thans) mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Majestic en ATG (enkelvoud) worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als ATG Gloves en ATG Ceylon.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenvonnis van 26 april 2016 en de daarin genoemde gedingstukken;
de akte houdende bewijslevering en overlegging nadere producties van de zijde van ATG, ingekomen ter griffie op 13 juli 2016, met producties 18 en 19;
de antwoordakte naar aanleiding van akte houdende bewijslevering en overlegging nadere producties van de zijde van Majestic, ingekomen ter griffie op 6 september 2016.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2.De verdere beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1.

De rechtbank volhardt bij hetgeen in de tussenvonnissen van 8 juli 2015 en 20 april 2016 is overwogen en beslist. Voor een korte beschrijving van hetgeen in deze zaak aan de orde is, verwijst de rechtbank naar r.o. 2.1 van laatstgenoemd tussenvonnis.

in conventie

2.2.

Voor zover thans nog van belang heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 20 april 2016 het volgende overwogen en beslist (zakelijk weergegeven):

- het Uniemerk MAXIFLEX bestaat naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval voor het Nederlandse taalgebied uitsluitend uit tekens/aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren waarvoor het is ingeschreven in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo.^[1]Dit betekent dat dit merk in beginsel nietig moet worden verklaard (r.o. 2.2 tot en met 2.14);

ATG heeft hiertegen ingebracht dat nietigverklaring achterwege moet blijven omdat de aanduiding MAXIFLEX door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen in de zin van artikel 52 lid 2 jo artikel 7 lid 3 UMVo. Hetgeen ATG heeft aangevoerd ter onderbouwing van deze stelling is naar het oordeel van de rechtbank echter vooralsnog ontoereikend om te kunnen vaststellen dat het merk op de relevante peildatum, 27 oktober 2010, inderdaad was ingeburgerd in de hiervoor bedoelde zin (r.o. 2.15 tot en met 2.26);
Nu ATG echter uitdrukkelijk (nader) bewijs van haar stelling heeft aangeboden, zal de rechtbank haar tot deze (nadere) bewijslevering toelaten (r.o. 2.6).

2.3.

Onder aanhouding van iedere verdere beslissing heeft de rechtbank ATG vervolgens op deze gronden opgedragen te bewijzen dat het Uniemerk MAXIFLEX vóór 27 oktober 2010 was ingeburgerd in het Nederlandse taalgebied in de EU.

De rechtbank heeft daarbij opgemerkt (r.o. 2.27) dat dit bewijs gelet op de Europese jurisprudentie over inburgering (mede) kan worden geleverd door gegevens over te leggen / bewijs bij te brengen van (i) de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, (ii) de omvang van de investeringen die zijn gedaan voor de promotie ervan, (iii) het percentage van de betrokken kringen dat op basis van het merk de dienst of de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming en (iv) het marktaandeel van het merk, alsmede met (v) verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. De rechtbank heeft er in dit verband tevens op gewezen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) het mogelijk acht om, wanneer zich bij de beoordeling van de inburgeringsvraag bijzondere moeilijkheden voordoen, een opinieonderzoek te laten verrichten.

2.4.

Ter voldoening aan deze bewijsopdracht heeft ATG het onderzoeksbureau Kien Onderzoek in juni 2016 een marktonderzoek laten uitvoeren. Het van dit onderzoek opgestelde rapport d.d. 11 juli 2016 heeft zij vervolgens bij akte in het geding gebracht (productie 18 A). De onderliggende antwoordenlijsten per respondent zijn daaraan toegevoegd als productie 18 B. Daarnaast heeft ATG als productie 19 een aanvullende verklaring van 12 juli 2016 van de heer [A] (Global Marketing Director van ATG Gloves) overgelegd, met als bijlagen een onderzoek door research- en consultancykantoor Frost & Sullivan naar de markt voor veiligheidshandschoenen (productie 19 A), (nogmaals) het rapport van het marktonderzoek (productie 19 B), de wereldwijde verkoopcijfers van de MAXIFLEX producten in de periode 2003 tot en met 2016 (productie 19 C) en verklaringen van een aantal klanten van ATG (productie 19 D).

2.5.

De rechtbank is van oordeel dat de door ATG overgelegde gegevens niet uitwijzen dat MAXIFLEX is ingeburgerd in het Nederlandse taalgebied van de EU. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

2.6.

Met Majestic is de rechtbank allereerst van oordeel dat vraagtekens moeten worden geplaatst bij de waarde die aan het marktonderzoek kan worden toegekend. De stellingen van ATG volgend, is het onderzoek in eerste instantie onder de aandacht gebracht van 11.500 abonnees van Arbo-Online. Hierop hebben uiteindelijk 151 personen gereageerd, waarvan er volgens ATG slechts 80 vielen binnen de door de ATG zelf gedefinieerde doelgroep. Van deze 80 personen hebben uiteindelijk 71 personen daadwerkelijk (een aantal) vragen met betrekking tot MAXIFLEX beantwoord. Zoals ook uit de door Majestic aangehaalde (Nederlandse) literatuur is af te leiden, is een groot aantal respondenten weliswaar niet altijd noodzakelijk, maar dan moet in elk geval wel duidelijk zijn dat de steekproef zelf representatief is, dat wil zeggen dat de ondervraagde groep personen qua samenstelling lijkt op de totale groep waaruit zij getrokken is en waarnaar gegeneraliseerd wordt. Het door ATG overgelegde rapport en de door ATG genomen akte bevatten daarover geen, althans onvoldoende informatie. Bovendien is twijfelachtig of het aantal respondenten in het onderzoek voldoende groot is geweest om daaruit (in verband met de zogeheten ‘betrouwbaarheidsinterval’) verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Zelfs als wordt uitgegaan van het laagste aantal deelnemers dat in de aangehaalde literatuur als noodzakelijk minimum wordt genoemd voor een betrouwbaar onderzoek, te weten 100, moet worden geconstateerd dat het aantal van 71 respondenten daar nog substantieel onder ligt. Daarmee acht de rechtbank de resultaten van het marktonderzoek cijfermatig niet erg betrouwbaar, nog daargelaten de vraag naar de juistheid van de door ATG zelf gegeven definitie van het relevante publiek.

2.7.

Los van het voorgaande constateert de rechtbank op basis van de onderliggende antwoordenlijsten voorts dat géén van de respondenten bij de vragen die waren gericht op spontane herkenning (vraag 10 tot en met 13), het woord MAXIFLEX direct in verband heeft gebracht met ATG en/of de firma Intersafe/ [X] , die sedert 2010 de verkoper voor ATG in de Benelux is. Bij de daaropvolgende geholpen herkenning noemen van de 71 respondenten slechts 23 personen enkel ATG en/of Intersafe/ [X] als onderneming van welke veiligheidshandschoenen met de aanduiding MAXIFLEX afkomstig zijn. Zeven respondenten noemen daarnaast één of meer andere ondernemingen bij het antwoord op deze vraag. Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank dat deze respondenten niet meegeteld kunnen worden bij ‘het percentage van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming’ (vergelijk r.o. 2.3 onder (iii)). De negen respondenten die bij het antwoord op deze vraag andere ondernemingen dan ATG en/of Intersafe/ [X] hebben genoemd, kunnen evenmin worden meegeteld nu zij het merk MAXIFLEX niet associëren met de juiste onderneming van waar het merk afkomstig is. Een eenvoudige rekensom leert aldus dat slechts (23 van de 71 =) ongeveer 30% van de respondenten eerst bij geholpen herkenning het merk koppelt aan de juiste onderneming. Een dergelijk percentage bij een geholpen herkenning binnen een steekproef waarvan de representativiteit, zoals hiervoor werd overwogen, twijfelachtig is, is naar het oordeel absoluut onvoldoende om te kunnen concluderen dat het merk MAXIFLEX zou zijn ingeburgerd in het Nederlandse taalgebied van de EU. Dit klemt temeer nu het betrokken publiek volgens ATG zou bestaan uit een kleine specialistische doelgroep. Bij deze stand van zaken kan de vraag of de resultaten van het onderzoek kunnen worden geëxtrapoleerd naar de peildatum van 27 oktober 2010 verder in het midden blijven.

2.8.

Het bewijs dat het merk MAXIFLEX reeds vóór 27 oktober 2010 was ingeburgerd, kan derhalve niet worden ontleend aan het overgelegde marktonderzoek. Naar het oordeel van de rechtbank kan het evenmin worden ontleend aan de overige ingebrachte bewijsstukken, ook niet in combinatie met het marktonderzoek. Deze bewijsstukken bevatten in hoofdzaak verkoopcijfers over de periode 2003 – 2016 van, kort gezegd, veiligheidshandschoenen in het algemeen en het aandeel van de cut level 1 mechanische (MAXIFLEX) handschoenen (waar het in de onderhavige procedure om draait) daarin. Daargelaten de betrouwbaarheid van deze cijfers, zeggen verkoopcijfers en marktaandelen als zodanig onvoldoende over de vraag naar inburgering, nu ook bij grote verkoopaantallen de relevante doelgroep de naam MAXIFLEX als beschrijvend kan opvatten in plaats van als een merk. In combinatie met het (hiervoor onvoldoende bevonden) marktonderzoek wordt dit niet anders. Volgens de gepresenteerde cijfers zijn de grootste verkoopaantallen immers gelegen in de periode 2015-2016. Afgaande op het marktonderzoek was het merk MAXIFLEX echter ondanks deze cijfers ook in 2016 binnen de door ATG geformuleerde doelgroep nog onvoldoende bekend om het als ingeburgerd te kunnen beschouwen.

2.9.

Aan het slot van haar akte heeft ATG verzocht ook nog de heer [A] omtrent het probandum te mogen horen. Dit verzoek wordt gepasseerd. In het kader van de vraag naar inburgering heeft ATG inmiddels twee schriftelijke verklaringen van de heer [A] in het geding gebracht. Beide verklaringen hebben naar het oordeel van de rechtbank niet kunnen bijdragen aan het bewijs. ATG heeft niet aangegeven over welke relevante feiten de heer [A] hiernaast nog anders of meer zou kunnen verklaren. Gelet hierop acht de rechtbank het verzoek dan ook onvoldoende gespecificeerd.

2.10.

Nu ATG niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs, moet de slotsom zijn dat het Uniemerk MAXIFLEX van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft en dat het dit nadien ook niet door inburgering heeft gekregen. Dit betekent dat het merk op grond van artikel 52 lid 1 sub a UMVo nietig dient te worden verklaard. De vordering zoals geformuleerd onder 3.1 aanhef en eerste gedachtestreepje van het tussenvonnis van 17 oktober 2012 van de rechtbank Rotterdam zal worden toegewezen.

2.11.

Hoewel ATG op het punt van de nietigheid als de in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, kan de rechtbank daaraan geen proceskostenveroordeling verbinden. De gevorderde nietigverklaring van het Uniemerk betreft immers slechts een deel van het gevorderde in conventie. Op die overige vorderingen heeft de rechtbank Rotterdam nog niet uitdrukkelijk in een dictum beslist, zodat thans nog niet vaststaat wie in conventie uiteindelijk als de geheel of grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden beschouwd. Een beslissing hierover zal de rechtbank Rotterdam te zijner tijd bij eindvonnis moeten nemen. Met het oog hierop merkt de rechtbank op dat geen van partijen aanspraak heeft gemaakt op een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), zodat de begroting van de proceskosten in conventie volledig kan geschieden aan de hand van het liquidatietarief.

in reconventie

2.12.

Nu in conventie is geoordeeld dat het Uniemerk MAXIFLEX nietig is, dient de onder I van het petitum in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van de naam ‘Maxxflex’ door Majestic
“een merkenrechtelijke inbreuk vormde en vormt op de door ATG gebruikte naam ‘Maxiflex’”te worden afgewezen. Op een nietig merk kan immers geen inbreuk worden gemaakt.

2.13.

De rechtbank begrijpt de verwijzing door de rechtbank Rotterdam aldus dat deze alleen ziet op dit specifieke deel van de vordering onder I van het petitum. Over alle overige vorderingen in reconventie zal de rechtbank Rotterdam zelf nog definitief dienen te beslissen. Dat geldt ook voor de eventuele proceskostenveroordeling. In verband met dit laatste merkt de rechtbank op dat Majestic in haar pleitaantekeningen haar petitum (in conventie en in reconventie) in zijn geheel opnieuw heeft geformuleerd en daarin in reconventie geen proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv meer vordert. Daarmee lijkt het erop dat ook in reconventie het geding volledig kan worden afgewikkeld volgens het liquidatietarief.

3.De beslissing

De rechtbank

in conventie

- verklaart het Uniewoordmerk MAXIFLEX met inschrijvingsnummer 005960992 nietig voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het EUIPO uit;

in reconventie

- wijst af de gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van de naam ‘Maxxflex’ door Majestic een merkenrechtelijke inbreuk vormde en vormt op de door ATG gebruikte naam ‘Maxiflex’.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 5 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.