Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel - voorzieningenrechter
Vonnis van 26 april 2017
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/527323 / KG ZA 17-220 van
1. de vennootschap naar vreemd recht
ONTEL PRODUCTS CORPORATION,
gevestigd te Fairfield (New Jersey, Verenigde Staten van Amerika),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY TELESHOPPING B.V.,
gevestigd te Almere,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JML BENELUX B.V.,
gevestigd te Hoevelaken,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,
tegen
de vennootschap naar vreemd recht
TEK DISTRIBUTION S.A. mede h.o.d.n. TvWinkel en TekTVShop,
gevestigd te Luxemburg-Stad (Luxemburg),
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,
en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/527528 / KG ZA 17-238 van
1. de vennootschap naar vreemd recht
ONTEL PRODUCTS CORPORATION,
gevestigd te Fairfield (New Jersey, Verenigde Staten van Amerika),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY TELESHOPPING B.V.,
gevestigd te Almere,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JML BENELUX B.V.,
gevestigd te Hoevelaken,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEL SELL IE B.V.,
gevestigd te Almere,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.
Eiseressen in beide zaken zullen hierna worden aangeduid als OnTel, Tommy Teleshopping en JML en gezamenlijk als OnTel c.s. Gedaagden zullen hierna TEK en Tel Sell genoemd worden.
1.De procedures
1.1.
Het verloop van de procedure met rolnummer 17-220 blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 februari 2017, met producties 1 tot en met 16;
- de akte overlegging producties van TEK met producties 1 tot en met 7;
- de antwoordakte van TEK, met producties 8 tot en met 11;
- de akte wijziging van eis met producties 17 tot en met 22;
- de akte houdende eis in reconventie met producties 12 tot en met 15 (waarvan productie 14 een opgave en specificatie van de proceskosten betreft);
- het proceskostenoverzicht van OnTel;
- de (gevoegde) mondelinge behandeling gehouden op 23 maart 2017;
- de pleitnota van OnTel c.s.;
- de pleitnota van TEK (waarin zijn doorgehaald paragrafen 2 en 16 t/m 25 omdat deze niet zijn gepleit).
1.2.
Het verloop van de procedure met rolnummer 17-238 blijkt uit:
- de dagvaarding van 24 februari 2017, met producties 1 tot en met 16;
- de akte overlegging producties van Tel Sell met producties 1 tot en met 7;
- de antwoordakte van Tel Sell met producties 8 tot en met 11;
- de akte wijziging van eis met producties 17 tot en met 22;
- de akte houdende eis in reconventie, met producties 12 tot en met 15 (waarvan productie 14 een opgave en specificatie van de proceskosten betreft);
- de (gevoegde) mondelinge behandeling gehouden op 23 maart 2017;
- de pleitnota van OnTel c.s.;
- de pleitnota van Tel Sell (waarin zijn doorgehaald paragrafen 2 en 16 t/m 25 omdat deze niet zijn gepleit).
1.3.
In de beide zaken heeft een gecombineerde mondelinge behandeling plaatsgevonden.
1.4.
In beide zaken is vonnis nader bepaald op heden.
2.De feiten in beide zaken
2.1.
OnTel houdt zich bezig met de ontwikkeling en distributie van consumentenproducten. Tot haar assortiment behoort een elektrisch verwarmingstoestel, een zogenoemde keramische plug-in heater, die verkocht wordt onder de naam Handy Heater (hierna ook wel: de OnTel Handy Heater). OnTel heeft de productie van haar Handy Heater uitbesteed aan de Chinese onderneming TV Partners (HK) Ltd. in Hong Kong, Volksrepubliek China (hierna: TV Partners). Een afbeelding van de OnTel Handy Heater is hierna weergegeven:
2.2.
OnTel is houdster van het op 9 januari 2017 onder nummer 003611672-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel met betrekking tot kort gezegd de vormgeving van de OnTel Handy Heater (hierna: het Gemeenschapsmodel).
Op 13 maart 2017 heeft Tel Sell bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel ingediend.
2.3.
Tommy Teleshopping en JML zijn onderdeel van de OmniChannel Group. JML heeft een distributieovereenkomst met TV Partners en met instemming van OnTel importeert zij de OnTel Handy Heater in enkele Europese landen en verkoopt zij deze (al dan niet op eigen naam) binnen en buiten Nederland. Ook Tommy Teleshopping houdt zich bezig met de verkoop van de door JML geïmporteerde Handy Heaters. De OnTel Handy Heaters worden onder meer verkocht via tv en internet, maar ook via sub-distributeurs als Blokker en Bol.com.
2.4.
Op de door OnTel c.s. gebruikte verpakkingen van de Handy Heater staan stills uit een zogenoemde infomercial die in opdracht van OnTel is gemaakt door Blue Moon Studios Inc. te West Paterson, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika (hierna: Blue Moon).
Vier van die stills zijn hierna weergegeven:
2.5.
TEK houdt zich bezig met de verkoop van consumentenproducten via tv en internet. De algemene portals van TEK zijn bereikbaar via de urls www.tektvshop.com (Franstalig) en www.tv-winkel.eu (Nederlandstalig, Franstalig en Engelstalig).
2.6.
Tel Sell houdt zich eveneens bezig met de verkoop van consumentenproducten via tv en internet. Haar algemene portal is te bereiken via de url www.telsell.com, en de daarheen linkende urls www.telsell.nl en www.telsell.be.
2.7.
Tot het assortiment van zowel TEK als Tel Sell hoort een elektrisch verwarmingstoestel dat, net als het product van OnTel, verkocht wordt onder de naam Handy Heater. Op de websites van TEK en Tel Sell werd of wordt het betreffende verwarmingstoestel aangeboden met gebruikmaking van een afbeelding en een tekst.
2.8.
OnTel c.s. heeft in december 2016 bij Tel Sell en in januari 2017 bij TEK een proefaankoop gedaan van het in 2.7. genoemde product en geleverd gekregen. Afbeeldingen van (delen van) de verpakking waarin beide producten zijn afgeleverd, zijn hierna weergegeven:
2.9.
TEK heeft op enig moment via een derde in meerdere bestellingen 121 OnTel Handy Heaters doen inkopen bij Tommy Teleshopping.
2.10.
Bij brief van 14 februari 2017 heeft de advocaat van OnTel c.s. Tel Sell gesommeerd de verkoop van de door haar verkochte Handy Heaters te staken wegens inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht van OnTel met betrekking tot de vormgeving van de Handy Heater. In deze brief schrijft de advocaat dat OnTel rechthebbende is op de productfoto’s op de verpakking van de door Tel Sell verkochte namaakproducten.
2.11.
Na sommatie heeft TEK de Nederlandse en Belgische productpagina’s van tv-winkel.eu waarop haar elektrisch verwarmingstoestel onder de naam Handy Heater werd aangeboden, verwijderd. Voorts heeft TEK de tekst op haar website aangepast.
2.12.
In een affidavit gedateerd op 15 februari 2017 heeft de heer [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ), die volgens zijn verklaring executive Vice President is van OnTel, verklaard dat OnTel auteursrechthebbende is van onder meer de foto’s die worden gebruikt op de verpakking van de Handy Heater.
2.13.
In een op 14 maart 2017 gedateerde verklaring schrijft [betrokkene 2] , volgens zijn verklaring directeur van Blue Moon, dat Blue Moon alle rechten aangaande de commercials en infomercials met betrekking tot de Handy Heater heeft overgedragen aan OnTel.
2.14.
De (niet bij naam vermelde general manager van de) in de Volksrepubliek China gevestigde onderneming Best Choice Enterprise Development Cy Ltd (hierna: Best Choice) schrijft in een verklaring van 22 maart 2017 het volgende:
3.Het geschil in conventie in beide zaken
3.1.
In zaak 17-220 vordert OnTel c.s. na wijziging van eis (waarbij het beroep op het Gemeenschapsmodel niet langer aan de vorderingen ten grondslag is gelegd), samengevat, uitvoerbaar bij voorraad:
I. gedaagde te gebieden te staken en gestaakt te houden, iedere onrechtmatige handeling bestaande uit de slaafse nabootsing van de vormgeving van de originele Handy Heater zoals in Nederland verhandeld door Tommy Teleshopping en JML, daaronder mede begrepen het in Nederland vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren
of anderszins gebruiken van het Chinese namaakproduct aangeduid als ‘Handy Heater’ afkomstig van TV Best Direct en/of Kingliway;
II. gedaagde te gebieden in de gehele Europese Unie, althans in de Benelux,
te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van OnTel op fotomateriaal ter zake van alle producten die worden aangeduid
als HANDY HEATER, daaronder in ieder geval begrepen de beschikbaarstelling aan het publiek van die foto's vanaf een Luxemburgse
of Belgische server en/of op websites gericht op een of meer EU-landen;
III. gedaagde te gebieden in de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere
inbreuk op de auteursrechten van Tommy Teleshopping op reclameteksten
ter zake van alle producten die worden aangeduid als HANDY HEATER,
daaronder in ieder geval begrepen de beschikbaarstelling aan het publiek van die teksten of vertalingen daarvan vanaf een Luxemburgse en/of
Belgische server en/of op websites gericht op Nederland en/of België;
IV. gedaagde te gebieden te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het verkopen van namaakproducten die lijken op de originele Handy Heater van OnTel (zoals de 'Handy Heater' afkomstig van TV Best Direct
en/of Kingliway), terwijl die niet afkomstig zijn van OnTel althans
een door OnTel goedgekeurde leverancier;
V. gedaagde te bevelen aan de advocaat van OnTel c.s. een geschreven
verklaring ter beschikking te stellen, vergezeld van leesbare
onderliggende documenten zoals aankooporders, verkoopfacturen
en overige documenten, en gecertificeerd door een (register)accountant
op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant conform COS 4400, met betrekking tot:
a. het totale aantal inbreukmakende Handy Heater producten dat gedaagde
heeft ingekocht en verkocht;
b. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
de leverancier(s) van gedaagde;
c. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
afnemers van gedaagde die meer dan vijf exemplaren besteld hebben;
d. het totale aantal dagen dat gedaagde de Handy Heater-producten
via tv-zenders, eigen websites en andere online platforms te koop heeft
aangeboden, uitgesplitst per tv-zender en per url,
een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagde in de proceskosten, voor alle vorderingen gegrond op de auteurrechtelijke grondslag overeenkomstig artikel 1019h Rv [1] en ter zake van de overige grondslagen op basis van het liquidatietarief, te betalen binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis, inclusief nakosten.
3.2.
In zaak 17-238 vordert OnTel c.s., na wijziging van eis (waarbij het beroep op het Gemeenschapsmodel niet langer aan de vorderingen ten grondslag is gelegd), als vermeld in 3.1., met dien verstande dat zij ten aanzien van Tel Sell het onder 3.1. onder II. bedoelde verbod slechts vordert voor de Nederland en België, geen verbod vordert op het gebruik van reclameteksten als vermeld onder 3.1. onder III. en dat zij ten aanzien van Tel Sell nog vordert:
VI. gedaagde te gebieden gedurende een periode van twee weken, een mededeling op de homepage van te plaatsen, op de Nederlandse versie en op de Belgische versie, aan de rechterkant direct onder de tabs en de bovenbalk (zodanig dat het leesbaar is op een desktopcomputerscherm zonder te scrollen) in lettertype Times New Roman lettergrootte 12, met de volgende tekst en zonder toevoeging:
MEDEDELING
Via deze webshop hebben wij enige tijd een verwarmingstoestel onder de merknaam
Handy Heater verkocht, geproduceerd door Sanmen Kinghway uit China. Wij hebben dit
product uit ons assortiment gehaald omdat het naar het voorlopig oordeel van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een onrechtmatige slaafse nabootsing is
van de originele Handy Heater van OnTel Products Corporation te New Jersey, Verenigde
Staten.
Directie Tel Sell
3.3.
Aan deze vorderingen heeft OnTel, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag gelegd.
3.3.1.
TEK en Tel Sell verhandelen in Nederland een ongeautoriseerd namaakproduct dat grote gelijkenis vertoont met de Handy Heater. OnTel c.s. heeft bij TEK en Tel Sell een proefaankoop gedaan. Het product dat OnTel c.s. van zowel TEK als Tel Sell geleverd heeft gekregen is nagenoeg identiek aan de door OnTel c.s. verkochte Handy Heater.
Ten opzichte van de OnTel Handy Heater heeft het door TEK en Tel Sell geleverde product exact dezelfde afmetingen, een nagenoeg identiek gebogen voorzijde, een identiek bedieningspaneel en identieke roosters. Pas bij nadere bestudering zijn (ondergeschikte) verschillen ten opzichte van de OnTel Handy Heater zichtbaar: de producten van TEK en Tel Sell hebben een rechthoekige rode aan-uitschakelaar, terwijl de OnTel Handy Heater een ronde rode aan-uitschakelaar heeft. Daarnaast zijn de uitsparingen aan de linker- en rechterzijde van het product van TEK en Tel Sell langwerpiger dan die van de OnTel Handy Heater. De namaakproducten zijn afkomstig van de Chinese onderneming TV Best Direct (hierna: TV Best Direct) uit Zhejiang, Volksrepubliek China. Op de verpakking van de namaakproducten staat vermeld het Chinese bedrijf Sanmen Kingliway Rubber & Plastics & Co. Ltd. (hierna: Kingliway).
3.3.2.
De Handy Heater van OnTel neemt een duidelijke eigen plaats in op de Nederlandse markt. Dit volgt uit de enorme aantallen die in Nederland van de OnTel Handy Heater zijn verkocht en uit de honderden keren dat de infomercial over de OnTel Handy Heater op de Nederlandse televisie te zien is geweest. De OnTel Handy Heater is zeer onderscheidend, met name omdat handzame keramische plug-in heaters, tot de marktintroductie van OnTel Handy Heater in oktober 2016, een vrijwel onbekend verschijnsel waren op de Nederlandse markt. De OnTel Handy Heater wordt direct in het stopcontact geplugd, een snoer zit er niet aan. Hij heeft een kenmerkende, afgeronde vorm aan de bovenkant en is aan de onderzijde juist kaarsrecht afgesneden. Op de bovenzijde zit een cirkelvormig bedieningspaneel waarmee temperatuur, toerental en eventueel een timer kunnen worden ingesteld.
3.3.3.
TEK en Tel Sell veroorzaken verwarring op de Nederlandse markt door een product aan te bieden met precies dezelfde vormgeving en kleurstelling, terwijl een dergelijke vormgeving en kleurstelling niet noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van een plug-in heater. Deze verwarring wordt vergroot doordat TEK en Tel Sell het namaakproduct verhandelen met gebruikmaking van dezelfde naam en een één op één gekopieerde verpakking.
3.3.4.
Tot voor kort gebruikten TEK en Tel Sell bij de online promotie van hun namaakproduct fotomateriaal (productfoto’s) waarop OnTel het auteursrecht heeft.
TEK (niet Tel Sell) gebruikte daarnaast ook teksten waarop OnTel auteursrecht heeft. Hiermee hebben TEK en Tel Sell inbreuk gemaakt op de auteursrechten van OnTel.
3.3.5.
De verpakking waarin TEK en Tel Sell de namaakproducten levert maakt wat betreft de daarop afgebeelde foto’s inbreuk op de auteursrechten van OnTel.
3.3.6.
Door namaakproducten te verkopen met gebruikmaking van de naam en de marketingteksten van een ander, scheppen TEK en Tel Sell doelbewust verwarring over de aard en commerciële oorsprong van hun product. Dit kwalificeert als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid 1 BW [2] .
3.3.7.
OnTel c.s. leidt doorlopende schade door het onrechtmatig en inbreukmakend handelen door TEK en Tel Sell. Zij heeft daarom een spoedeisend belang bij toewijzing van de verboden alsmede van de gevorderde opgave en – voor Tel Sell – van de rectificatie.
3.4.
TEK en Tel Sell voeren ieder voor zich gemotiveerd verweer.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.Het geschil in reconventie
4.1.
Naar de voorzieningenrechter begrijpt vorderen TEK en Tel Sell ieder, verkort weergegeven: OnTel c.s. te verbieden in de Europese Unie, althans in de Benelux, ten laste van TEK en/of Tel Sell beslag te doen leggen op producten dan wel bescheiden in verband met vermeende inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van OnTel met betrekking tot de Handy Heater, dan wel te bepalen dat OnTel c.s. bij het instellen van een dergelijke voorziening gehouden is daarbij het in deze procedures te wijzen vonnis met de eiswijziging en de producties 1 tot en met 5 van TEK en Tel Sell daarbij te overleggen, een en ander totdat er een onherroepelijke einduitspraak is gedaan over de nietigheid van het model, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling van OnTel c.s., hoofdelijk, in de proceskosten (zoveel mogelijk) overeenkomstig artikel 1019h Rv.
4.2.
Aan deze vorderingen hebben TEK en Tel Sell ieder het volgende ten grondslag gelegd.
4.2.1.
Uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag in deze procedure leiden TEK en Tel Sell af dat OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent. Het kan evenwel nog geruime tijd duren voordat de nietigheid van het model door het EUIPO is vastgesteld. TEK en Tel Sell vrezen dat OnTel c.s. in de tussengelegen periode op basis van dat modelrecht beslag zal doen leggen op vermeend inbreukmakende zaken dan wel op bescheiden. TEK en Tel Sell hebben er gelet op de kennelijke nietigheid van het modelrecht recht op en een spoedeisend belang bij dat het OnTel c.s. wordt verboden dergelijke voorlopige maatregelen te treffen. Het dient OnTel c.s. ten minste te worden bevolen om bij het verzoeken van een dergelijke maatregel aan het verzoek stukken te hechten waaruit volgt dat OnTel de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent.
4.3.
OnTel c.s. voert gemotiveerd verweer.
4.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5.De beoordeling in conventie in beide zaken
Bevoegdheid
5.1.
TEK heeft woonplaats in Luxemburg. Nu de gestelde onrechtmatige en inbreukmakende handelingen mede in Nederland, ook in dit arrondissement, plaats hebben gevonden of dreigen plaats te vinden, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 7 lid 2 en/of artikel 35 EEX II-Vo [3] internationaal en relatief bevoegd tot kennisname van het geschil. Deze bevoegdheid is territoriaal beperkt tot Nederland.
5.2.
Tel Sell heeft woonplaats in Nederland. Gelet hierop is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4 en/of artikel 35 EEX II-Vo (internationaal) bevoegd tot kennisname van het geschil, ook voor zover de vorderingen van OnTel c.s. een grensoverschrijdend karakter hebben.
5.3.
TEK en Tel Sell hebben de (relatieve) bevoegdheid van de voorzieningenrechter overigens ook niet bestreden.
Spoedeisend belang
5.4.
Het spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk en het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen door gedaagden en is overigens ook niet bestreden.
Tel Sell verkoopt alleen originele OnTel Handy Heaters?
5.5.
Tel Sell (niet TEK) voert allereerst aan dat zij producten bij Tommy Teleshopping heeft ingekocht en dat OnTel c.s. zich tegen de doorverkoop daarvan niet kan verzetten. OnTel c.s. heeft erkend dat Tel Sell via een tussenpersoon 121 originele OnTel Handy Heaters bij Tommy Teleshopping heeft ingekocht. Dat maakt echter niet dat het verweer van Tel Sell slaagt.
5.6.
OnTel c.s. heeft gesteld dat zij zowel van TEK als van Tel Sell een counterfeit product geleverd heeft gekregen afkomstig van TV Best en/of Kingliway (vgl. 3.3.1.) en daartoe als producties 10 en 11 aankoopbewijzen en afbeeldingen van de aangekochte producten en de verpakkingen overgelegd. Ter zitting heeft haar advocaat de producten, de verpakkingen en de aankoopdocumentatie getoond. Volgens Tel Sell is er geen bewijs van de herkomst van beide producten. Voor zover Tel Sell daarmee betwist dat zij het door OnTel c.s. ter zitting getoonde product heeft geleverd, gaat de voorzieningenrechter aan dit ongemotiveerde verweer voorbij. Tel Sell heeft ook niet betwist dát zij producten afkomstig van TV Best en/of Kingliway verhandelen, zodat daarvan voorshands wordt uitgegaan. Dat Tel Sell daarnaast mogelijk ook 121 (van OnTel c.s. afkomstige) originele Handy Heaters heeft verhandeld, maakt het voorgaande niet anders.
Slaafse nabootsing
a) voldoende onderscheidend vermogen/eigen gezicht in de markt?
5.7.
Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Voor onrechtmatige slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de (relevante) markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen.
5.8.
TEK en Tel Sell hebben betwist dat de OnTel Handy Heater een eigen plaats op de markt heeft. Daartoe hebben zij gewezen op i) de verklaring van de toeleverancier van TEK (vgl. 2.14.) en ii) op een in het kader van de nietigheidsactie bij het EUIPO gedaan beroep op een model van Homedepot (productie 3 van TEK en Tel Sell, pagina 10 van 17), waarvan op de website www.homedepot.com geplaatste reviews van dit model volgens TEK en Tel Sell dateren van 22 oktober 2016. Dat maakt het volgens hen aannemelijk dat dit model al veel eerder op de markt was dan genoemde datum en dus eerder dan de OnTel Handy Heater, die, zo heeft OnTel c.s. onweersproken gesteld, sinds oktober 2016 op de Nederlandse markt wordt verhandeld.
5.9.
Beide verweren gaan niet op. OnTel c.s. heeft onvoldoende weersproken gesteld dat de door TEK en Tel Sell als productie 3 overgelegde screenprints afkomstig zijn van Amerikaanse websites en het daarop geopenbaarde Homedepot-model, dat zeer dicht tegen de vormgeving van de OnTel Handy Heater aan zit, dus niet relevant is voor de vraag of de OnTel Handy Heater een eigen gezicht in Nederland heeft. Dat, zoals de advocaat van TEK en Tel Sell desgevraagd heeft aangegeven, Homedepot ook een dochter in Nederland zou hebben (Viking) en dat hij het daarom ‘op houdt' dat het betreffende model ook in Nederland op de markt is, is in het licht van de betwisting van OnTel c.s. onvoldoende zodat in dit geding niet kan worden aangenomen dat het Homedepot-model bij de beoordeling van het Nederlandse
umfelddient te worden meegenomen. Het beroep op de niet gedateerde verklaring van de toeleverancier slaagt evenmin. De verklaring zegt niet meer dan dat het (aangevallen) product van TEK (ergens) in 2016 in China is geproduceerd en (onder meer) naar afnemers in de Benelux is geëxporteerd. Uit niets blijkt echter dat dit product vóór oktober 2016 (i.e. het moment OnTel c.s. haar product lanceerde) in Nederland op de markt was. Reeds daarom kan dit model niet afdoen aan het eigen gezicht van de OnTel Handy Heater.
umfelddient te worden meegenomen. Het beroep op de niet gedateerde verklaring van de toeleverancier slaagt evenmin. De verklaring zegt niet meer dan dat het (aangevallen) product van TEK (ergens) in 2016 in China is geproduceerd en (onder meer) naar afnemers in de Benelux is geëxporteerd. Uit niets blijkt echter dat dit product vóór oktober 2016 (i.e. het moment OnTel c.s. haar product lanceerde) in Nederland op de markt was. Reeds daarom kan dit model niet afdoen aan het eigen gezicht van de OnTel Handy Heater.
5.10.
Gezien het vorenstaande en gelet op de proefaankopen die door OnTel c.s. bij TEK en Tel Sell zijn gedaan is er naar voorlopig oordeel vanuit te gaan dat het product van TEK en Tel Sell eerst in december 2016/januari 2017 in Nederland verkrijgbaar was. Op dat moment nam de OnTel Handy Heater, gegeven het door OnTel overgelegde relevante
umfeld, een eigen plaats op de (Nederlandse) markt in, zoals blijkt uit het navolgende.
umfeld, een eigen plaats op de (Nederlandse) markt in, zoals blijkt uit het navolgende.
5.11.
TEK en Tel Sell hebben namelijk niet gemotiveerd bestreden dat de vormgeving van de OnTel Handy Heater aanmerkelijk verschilt van de modellen die reeds op de Nederlandse markt in de handel verkrijgbaar waren en dat OnTel c.s. haar product gedurende vele uren, overdag en ’s avonds, door middel van direct response marketing en/of informercials heeft gepromoot op commerciële tv-zenders. Desgevraagd heeft OnTel c.s. verklaard dat de hierna uit haar productie 17 weergegeven modellen (de meer traditionele, wat grotere tafelmodellen) in Nederland op de markt zijn (geweest).
5.12.
Naar voorlopig oordeel neemt de OnTel Handy Heater van OnTel c.s. onder meer door de gebogen voorzijde in combinatie met de ronde vormen voldoende afstand van dit vormgevingserfgoed. TEK en Tel Sell hebben op dit punt ook geen verweer gevoerd.
b) nodeloos verwarring gewekt?
5.13.
TEK en Tel Sell hebben onvoldoende gemotiveerd bestreden dat het uiterlijk van hun producten nodeloos zodanig op dat van de OnTel Handy Heater lijkt, dat hierdoor verwarringsgevaar bestaat. Uit niets blijkt dat TEK en Tel Sell enige inspanning hebben betracht om die verwarring weg te nemen. Dat er gekozen is voor een rechthoekige rode aan-uitschakelaar in plaats van de ronde aan-uitschakelaar van de OnTel Handy Heater en in de producten van TEK en Tel Sell een iets langwerpiger uitsparing aan de zijkanten is opgenomen, zijn ondergeschikte verschillen die voor het oordeel van een overeenstemmende totaalindruk niet uitmaken.
5.14.
Het verweer van TEK en Tel Sell dat het uiterlijk van de OnTel Handy Heater technisch bepaald is, slaagt niet. Weliswaar dient een dergelijke plug-in heater te beschikken over een stekker, een luchtrooster, een bedieningspaneel, een aan-uitschakelaar en een platte zijde om tegen de muur geplaatst te kunnen worden, maar uit het door OnTel c.s. overgelegde vormgevingserfgoed volgt dat er geen noodzaak is om dat op nagenoeg dezelfde wijze vorm te geven als dat in de OnTel Handy Heater is gedaan.
5.15.
Het betoog dat (met een beroep op het door het hof Den Haag gewezen arrest in de zaak Basil/Burgers [4] ) er na intrekking van de modelrechtelijke grondslag geen plaats meer is voor bescherming op grond van slaafse nabootsing, wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat samenloop tussen bescherming op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening en slaafse nabootsing op grond van de thans geldende jurisprudentie mogelijk moet worden geacht, ging het in de aangehaalde zaak, anders dan in dit geding, om een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel (met een korte beschermingsduur) en rees de vraag of er plaats was voor aanvullende, verder strekkende bescherming op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. In de tweede plaats is in de onderhavige procedures van een dergelijke samenloop geen sprake. OnTel c.s. heeft de modelrechtelijke grondslag verlaten. Anders dan TEK en Tel Sell kennelijk menen, kan uit die intrekking niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent. Ter zitting heeft zij desgevraagd verklaard ‘dat de tijd te kort is om daarover een definitief standpunt in te nemen’.
5.16.
Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door TEK en Tel Sell verhandelde producten ongeoorloofde slaafse nabootsingen zijn van de OnTel Handy Heater, hetgeen onrechtmatig is jegens partijen die schade lijden door de verhandeling van die slaafse nabootsingen in Nederland. Het gevorderde verbod is daarmee voor zowel OnTel, Tommy Teleshopping als JML toewijsbaar.
Auteursrecht
5.17.
Partijen zijn het er over eens dat er auteursrecht rust op de foto’s op de verpakking van de Handy Heater (te weten de productfoto van OnTel en de stills die vervaardigd zijn door Blue Moon), zodat dat auteursrecht tot uitgangspunt zal worden genomen. TEK en Tel Sell hebben echter betwist dat OnTel auteursrechthebbende ten aanzien van de stills is. In dat verband hebben zij zich op het standpunt gesteld dat nergens uit blijkt dat Blue Moon haar rechten ter zake aan OnTel heeft overgedragen en dat de verklaringen van Blue Moon (zie 2.13.) en OnTel (zie 2.12.) in dat verband niet voldoen aan de daaraan op grond van de US Copyright Act te stellen eisen. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Op grond van voormelde verklaringen waarin Blue Moon en OnTel verklaren dat de auteursrechten aan OnTel zijn overgedragen, acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat OnTel thans rechthebbende is op die auteursrechten. Tegenover deze verklaringen volstaat de ongemotiveerde betwisting van het bewijs niet. Uit niets blijkt dat OnTel niet de rechthebbende is.
5.18.
TEK en Tel Sell hebben niet weersproken dat de productfoto alsmede de stills op de door hen uitgeleverde verpakking verveelvoudigingen zijn van de productfoto en de stills waarvan OnTel rechthebbende is. Daarmee is aannemelijk te achten dat TEK en Tel Sell door het (verder) openbaar maken van dit fotomateriaal inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van OnTel. Daarmee is het gevorderde verbod toewijsbaar, zij het dat dit gelet op de beperkte territoriale bevoegdheid van de voorzieningenrechter ten aanzien van TEK beperkt zal zijn tot Nederland.
5.19.
Tussen partijen staat vast dat de (product)foto’s en de teksten waarvan OnTel c.s. in deze procedures vordert dat TEK en Tel Sell deze van hun respectieve websites verwijderen, reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding van die websites verwijderd zijn. Zonder nadere toelichting – die OnTel c.s. niet heeft gegeven – valt niet in te zien welk belang zij thans heeft bij oplegging van een verbod met betrekking tot die websites. Dit deel van de auteursrechtelijke geboden zal daarom worden afgewezen.
5.20.
Aangezien niet is gesteld of gebleken dat aan Tommy Teleshopping mede auteursrecht toekomt op het fotomateriaal met betrekking tot de OnTel Handy Heater, moeten de vorderingen van Tommy Teleshopping en JML – voor zover gegrond op het auteursrecht – worden afgewezen.
Oneerlijke handelspraktijken
5.21.
Naar de huidige stand van het recht is onduidelijk of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct en de handel in dergelijke producten te beschouwen is als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken [5] . Uit de considerans volgt dat de Europese wetgever wel het oog heeft op verkoopbevordering van dergelijke producten, maar niet (zonder meer) op de verhandeling zelf. Of het verhandelen en/of daartoe aanbieden van dergelijke producten onrechtmatig is, dient per lidstaat volgens de daar geldende regels te worden beoordeeld.
5.22.
Nu TEK reeds op grond van slaafse nabootsing en auteursrechtinbreuk gehouden is de verhandeling van de Kingliway in de thans door haar gebruikte verpakking in Nederland te staken en gestaakt te houden, valt niet in te zien welk belang OnTel c.s. nog heeft bij beoordeling van haar vordering op grond van oneerlijke handelspraktijken, aangezien zij daarmee geen verderstrekkend verbod kan verkrijgen.
5.23.
Voor Tel Sell ligt dit niet heel anders. Zoals hiervoor is overwogen, zou een grensoverschrijdend gebod op grond van oneerlijke handelspraktijken naar voorlopig oordeel alleen betrekking kunnen hebben op de verkoopbevordering van namaakproducten en niet op de verhandeling van die producten zelf. Nu OnTel c.s. met haar vordering beoogt de verhandeling tegen te gaan, moet haar vordering reeds daarom worden afgewezen.
Vorderingen
5.24.
Nu TEK en Tel Sell zich naar voorlopig oordeel schuldig hebben gemaakt aan het slaafs nabootsen van de OnTel Handy Heater en inbreuk hebben gemaakt op het aan OnTel toekomende auteursrecht ten aanzien van de productfoto’s en stills, zijn de gevorderde verboden op de hierna te vermelden wijze toewijsbaar.
5.25.
Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn vanaf wanneer TEK en Tel Sell de inbreuken en het onrechtmatig handelen dienen te staken worden bepaald op 2 dagen na betekening van dit vonnis.
5.26.
TEK en Tel Sell hebben geen zelfstandig verweer gevoerd tegen de gevorderde opgave met onderliggende stukken en deze zal daarom worden toegewezen, zij het met inachtneming van het navolgende.
5.27.
Aangezien de bevoegdheid van de voorzieningenrechter territoriaal beperkt is tot Nederland, zal de opgave van TEK eveneens tot Nederland worden beperkt.
5.28.
De opgave is in kort geding toewijsbaar voor zover daarmee beoogd wordt inbreuken en/of onrechtmatig handelen te beëindigen of te voorkomen. Niet valt in te zien op welke wijze de opgave gevorderd onder d aan dit vereiste voldoet. Dit deel van de opgave zal daarom worden afgewezen. TEK en Tel Sell hebben zich terecht op het standpunt gesteld dat OnTel c.s. geen spoedeisend belang heeft bij opgave van prijsgegevens. Het zal TEK en Tel Sell daarom zijn toegestaan om prijsgegegevens en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie zwart te maken alvorens de onderliggende stukken te overleggen.
5.29.
De vordering om de opgave te doen certificeren door een (register)accountant zal eveneens – bij gebrek aan belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom.
Rectificatie
5.30.
Nu aannemelijk is dat Tel Sell gehandeld heeft in producten die een ongeoorloofde slaafse nabootsing zijn van de OnTel Handy Heater, is de gevorderde rectificatie eveneens toewijsbaar. Tel Sell heeft hiertegen ook geen zelfstandig verweer gevoerd. In het bezwaar van Tel Sell tegen het gebruik van de benaming Handy Heater, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de tekst van de rectificatie aan te passen als vermeld in het dictum. De vermelding dat Tel Sell haar Handy Heater uit het assortiment heeft verwijderd, zal worden geschrapt.
Dwangsom
5.31.
Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De in beide procedures op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd op de in de dicta te vermelden bedragen.
Proceskosten en 1019i Rv
5.32.
TEK en Tel Sell zullen als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van de respectieve procedures.
5.33.
OnTel c.s. maakt in beide procedures aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief griffierecht en deurwaarderskosten) overgelegd. In de procedure met rolnummer 17-220 vordert zij € 8.526,00 aan advocaatkosten en € 1.075,70 aan verschotten. In de procedure met rolnummer 17-238 vordert zij € 6.061,00 aan advocaatkosten en € 709,42 aan verschotten. TEK en Tel Sell hebben de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven proceskosten niet bestreden.
5.34.
Desgevraagd heeft OnTel c.s. verklaard dat in beide procedures de kosten in gelijke delen over de verschillende (IE- en niet-IE) grondslagen (auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken) zijn verdeeld.
5.35.
Gelet hierop zal in zaak 17-220 een bedrag worden toegewezen van (1/3/ x € 8.526,00 =) € 2.842,00, te vermeerderen met de verschotten, zijnde in totaal € 3.917,70. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met (2/3 x liquidatietarief ad € 816,00 =) € 544,00. In totaal zijn de kosten in zaak 17-220 aldus te begroten op € 4.461,70.
5.36.
In zaak 17-238 zal een bedrag worden toegewezen van (1/3 x € 6.061,00 =) € 2.020,33, te vermeerderen met de verschotten, zijnde in totaal € 2.729,75. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met (2/3 x liquidatietarief ad € 816,00 =) € 544,00. In totaal zijn de kosten in zaak met 17-238 aldus te begroten op € 3.273,75.
5.37.
De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.
6.De beoordeling in reconventie in beide procedures
6.1.
Nu OnTel c.s. hiertegen geen verweer heeft gevoerd, is de voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van de door TEK en Tel Sell ingestelde vorderingen, behoudens hetgeen hierna in 6.3. wordt overwogen.
6.2.
Met hun vordering beogen TEK en Tel Sell OnTel c.s. te verbieden om ten laste van hen bewijsbeslag en/of beslag tot afgifte te doen leggen. Gevraagd naar de grondslag van deze vordering hebben TEK en Tel Sell ter zitting verklaard dat de vordering is ingegeven door de vrees dat OnTel c.s. overgaat tot het treffen van voorlopige maatregelen op grond van het Gemeenschapsmodel, hoewel zij – volgens TEK en Tel Sell – de nietigheid van dat model erkent.
6.3.
Bij de beoordeling van de vordering van TEK en Tel Sell staat voorop dat de Nederlandse rechter, voor zover de vorderingen zien op andere landen van de Europese Unie dan Nederland, op grond van HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, ECLI:EU:C:2004:228, r.o. 27, 29 en 31) geen bevoegdheid toekomt om deze maatregelen te gelasten omdat zij een inmenging vormen in de rechtsmacht van het buitenlandse gerecht en daarmee de toepassing van de bevoegdheidsregels van de EEX II-Vo worden ingeperkt.
6.4.
Voor zover de vordering is gericht op voorkoming van beslaglegging in Nederland, moet deze worden afgewezen. Het staat OnTel c.s. vrij om – desgewenst op basis van het Gemeenschapsmodel – verlof te verzoeken beslag te verlenen. Voor zover TEK en Tel Sell menen dat OnTel c.s. door de indiening van dergelijke verzoeken misbruik van recht maakt, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij, nu deze stelling onvoldoende is onderbouwd. Zoals reeds is overwogen bij de beoordeling van de vorderingen in conventie, kan uit de intrekking van de modelrechtelijke grondslag niet zonder meer worden afgeleid dat OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel erkent. Ter zitting heeft OnTel c.s. desgevraagd verklaard dat zij op dit punt nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Indien OnTel c.s. de nietigheid van het Gemeenschapsmodel wel zou erkennen, dan valt niet in te zien dat zij ondanks die erkenning over zou gaan tot het leggen van beslag.
6.5.
Ook het gebod om bescheiden (zoals dit vonnis, de eiswijziging of producties van TEK en Tel Sell) te hechten aan eventueel in de toekomst door OnTel c.s. in te dienen beslagrekesten moet, gelet op het voorgaande, worden afgewezen. Dit neemt niet weg dat op OnTel c.s. op de voet van artikel 21 Rv de verplichting rust om in door haar in te dienen beslagrekesten alle feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.
6.6.
De vorderingen van TEK en Tel Sell zullen daarom worden afgewezen. TEK en Tel Sell zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, welke worden begroot op nihil nu OnTel c.s. desgevraagd heeft aangegeven dat zij deze kosten ‘moeilijk te vangen’ vindt en er aldus vanuit wordt gegaan dat zij ten aanzien van de reconventie geen (verdere) kosten heeft gemaakt (die niet al door de kostenopgave en specificatie in conventie worden bestreken).
7.De beslissing
De voorzieningenrechter:
In de zaak met rolnummer 17-220:
in conventie:
7.1.
gebiedt TEK om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden de verhandeling van verwarmingstoestellen die een slaafse nabootsing vormen van de OnTel Handy Heater, waaronder toestellen afkomstig van TV Best Direct en/of Kingliway;
7.2.
gebiedt TEK om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van OnTel op fotomateriaal van producten die door OnTel worden aangeduid als de door haar verhandelde Handy Heater;
7.3.
gebiedt TEK om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Ontel c.s. een verklaring ter beschikking te stellen, met daarbij leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, verkoopfacturen en overige documenten met betrekking tot:
a. het totale aantal inbreukmakende producten dat TEK in Nederland heeft ingekocht en verkocht;
b. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
de leverancier(s) van TEK;
c. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
afnemers van TEK in Nederland die meer dan vijf exemplaren besteld hebben, met uitzondering van particulieren;
met dien verstande dat het TEK is toegestaan om prijsgegegevens en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie zwart te maken alvorens de onderliggende stukken te overleggen;
7.4.
bepaalt dat indien TEK handelt in strijd met (een van) voormelde geboden, zij een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag, dan wel – zulks ter keuze van OnTel c.s. – € 250,- per product, met een maximum van € 200.000,-;
7.5.
veroordeelt TEK in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van OnTel c.s. begroot op € 4.461,70;
7.6.
bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
7.7.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7.8.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie:
7.9.
wijst het gevorderde af;
7.10.
veroordeelt TEK in de proceskosten aan de zijde van OnTel c.s., tot dusver begroot op nihil.
In de zaak met rolnummer 17-238:
in conventie:
7.11.
gebiedt Tel Sell binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden en gestaakt te houden de verhandeling van verwarmingstoestellen die een slaafse nabootsing vormen van de OnTel Handy Heater, waaronder toestellen afkomstig van TV Best Direct en/of Kingliway;
7.12.
gebiedt Tel Sell om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in Nederland en België te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van OnTel op fotomateriaal van producten die door OnTel worden aangeduid als de door haar verhandelde Handy Heater;
7.13.
gebiedt Tel Sell om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van OnTel c.s. een verklaring ter beschikking te stellen, met daarbij leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, verkoopfacturen en overige documenten met betrekking tot:
a. het totale aantal inbreukmakende producten dat Tel Sell heeft ingekocht en verkocht;
b. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
de leverancier(s) van Tel Sell;
c. naam, adres, woonplaats, land, e-mail- en telefoongegevens van
afnemers van Tel Sell die meer dan vijf exemplaren besteld hebben, met uitzondering van particulieren;
met dien verstande dat het Tel Sell is toegestaan om prijsgegegevens en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie zwart te maken alvorens de onderliggende stukken te overleggen;
7.14.
gebiedt Tel Sell binnen vier dagen na betekening van dit vonnis gedurende een periode van twee weken, een mededeling op de homepage van te plaatsen, op de Nederlandse versie en op de Belgische versie, aan de rechterkant direct onder de tabs en de bovenbalk (zodanig dat het leesbaar is op een desktopcomputerscherm zonder te scrollen) in lettertype Times New Roman lettergrootte 12, met de volgende tekst en zonder toevoeging:
MEDEDELING
Via deze webshop hebben wij enige tijd een verwarmingstoestel met de naam Handy Heater verkocht. Bij vonnis in kort geding van 26 april 2017 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de verhandeling van dit product verboden omdat het naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een onrechtmatige slaafse nabootsing is van de Handy Heater van OnTel Products Corporation te New Jersey, Verenigde Staten.
Directie Tel Sell
7.15.
bepaalt dat indien Tel Sell handelt in strijd met (een van) voormelde geboden, zij een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag, dan wel – zulks ter keuze van OnTel c.s. – € 250,- per product, met een maximum van € 200.000,-;
7.16.
veroordeelt Tel Sell in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van OnTel c.s. begroot op € 3.273,75;
7.17.
bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
7.18.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7.19.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie:
7.20.
wijst het gevorderde af;
7.21.
veroordeelt Tel Sell in de proceskosten aan de zijde van OnTel c.s., tot dusver begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. M.P.M. Loos op 26 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.