ECLI:NL:RBDHA:2017:7753

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/510096 / HA ZA 16-500

Vonnis van 12 juli 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap

SCOTCH & SODA B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres,

advocaat mr. I.M.C.A Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESPRIT EUROPE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ESPRIT RETAIL B.V. & CO. KG,

gevestigd te 40882 Ratingen, Duitsland,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

ESPRIT DE CORP FRANCE SA,

gevestigd te 40882 Boulogne-Billancourt, Frankrijk,

gedaagden,

advocaat mr. B.E.M. van Kessel te Amsterdam.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als ‘Scotch & Soda’. Gedaagden zullen verder ‘Esprit Europe’, ‘Esprit Retail’ en ‘Esprit de Corp’ worden genoemd. Gezamenlijk zullen zij worden aangeduid als ‘Esprit c.s.’.

1.Procesverloop

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit het procesdossier. Hierin bevinden zich de volgende stukken:

de inleidende dagvaardingen van 15 maart 2016 met de bijbehorende betekeningsstukken en vertalingen;
de op de rolzitting van 11 mei 2016 zijdens Scotch & Soda in het geding gebrachte (map met) producties S01 t/m S10 (toegezonden door mr. Van Eek bij brief van 2 mei 2016);
de conclusie van antwoord zijdens Esprit c.s. van 11 mei 2016;
het tussenvonnis van 17 augustus 2016 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
de brief van mr. Van Eek van 4 november 2016 houdende toezending van (een map met daarin) producties S11 t/m S13, alsmede een aanvulling op prod. S10;
de brief van mr. Van Eek van 17 november 2016 houdende toezending aanvullende producties S14 en S15;
de akte overlegging productie zijdens Esprit.c.s. d.d. 18 november 2016 (toegezonden door mr. Odink bij brief van 14 november 2016);
de pleitaantekeningen van mr. Van Eek en mr. Odink ten behoeve van de comparitie van partijen d.d. 18 november 2016;
het proces-verbaal van de comparitie van partijen d.d. 18 november 2016;
de brief van mr. Van Eek d.d. 9 december 2016 met opmerkingen naar aanleiding van dit proces-verbaal;

1.2

Vonnis is uiteindelijk bepaald op heden.

2.Feiten

2.1

Scotch & Soda is een in Nederland gevestigd bedrijf, dat zich bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van kleding voor vrouwen, mannen en kinderen. Wereldwijd heeft zij ca. 150 winkels en meer dan 7.000 verkooppunten. Daarnaast is zij ook online actief, onder meer met een webwinkel.

2.2

Tot de collectie van Scotch & Soda behoort onder meer de hierna afgebeelde jas (verder ook: ‘de Scotch-jas’):

2.3

Scotch & Soda voert de Scotch-jas in verschillende versies al een aantal jaren in haar collectie. De eerste versie van de jas is in januari/februari 2012 gepresenteerd aan de groothandel en vervolgens in september 2012 op de retailmarkt gebracht als onderdeel van de najaarscollectie. Die hiervoor afgebeelde jas betreft de derde versie. Deze is voor het eerst aan de groothandel gepresenteerd in januari/februari 2014 en vervolgens vanaf september 2014 aan de consument openbaar gemaakt en verkocht.

2.4

Esprit Europe, Esprit Retail en Esprit de Corp maken deel uit van het Esprit-concern, dat zich evenals Scotch & Soda bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van (confectie-)kleding. Het concern is wereldwijd actief met ruim 12.000 verkooppunten in meer dan 40 landen en met een webshop, die onder meer onder de domeinnamen
www.esprit.comen
www.esprit.nl,
www.esprit.deen
www.esprit.frtoegankelijk is. De moedervennootschap en het hoofdkantoor van het concern zijn gevestigd te Hong Kong.

2.5

In oktober 2015 heeft Scotch & Soda in een winkel in Tilburg de volgende jas van Esprit aangetroffen:

2.6

Deze jas (hierna ook: ‘de Esprit-jas’) bleek vervolgens ook op
www.esprit.nlte worden aangeboden.

2.7

Naar aanleiding hiervan heeft de advocaat van Scotch & Soda bij brief van 3 december 2015 aan Esprit Europe medegedeeld dat (i) de Scotch-jas een auteursrechtelijk beschermd werk is, (ii) dat Scotch & Soda daarvan de auteursrechthebbende is en dat (iii) de Esprit-jas inbreuk maakt op dit auteursrecht. In de brief wordt Esprit Europe daarom gesommeerd een onthoudingsverklaring te tekenen waarin onder meer is opgenomen:

- dat zij het auteursrecht van Scotch & Soda en de inbreuk daarop erkent,

- dat zij toezegt iedere verdere inbreuk onmiddellijk te staken en een recall-actie te houden,

- en dat zij zich verplicht opgave doen van (o.a.) de wereldwijde, althans Europese verkoopaantallen van de inbreukmakende Esprit-jassen en de daarmee gegenereerde winst,

deze winst af te dragen en daarnaast een tegemoetkoming te betalen van € 75,- per verkochte jas wegens verlies van exclusiviteit.

2.8

In reactie hierop heeft Esprit Europe aan Scotch & Soda bericht om proceseconomische redenen de verkoop van de gewraakte Esprit-jas in Nederland te hebben gestaakt en bereid te zijn de winst die zij in Nederland met de jas heeft gerealiseerd, af te dragen. Esprit Europe heeft daarbij een door haarzelf opgesteld overzicht overgelegd van het aantal in Nederland ingekochte en verkochte jassen, de daarbij gehanteerde prijzen en de gerealiseerde netto winst. De door Scotch & Soda verlangde onthoudingsverklaring heeft zij echter ook na herhaalde sommatie niet willen tekenen.

2.9

Scotch & Soda heeft hierna vastgesteld dat de Esprit-jas in de online webshop onder de domeinnaam
www.esprit.comnog steeds werd aangeboden. Voorts heeft zij de jas in januari 2016 aangetroffen in een Esprit-winkel in Parijs en in Berlijn. Ten bewijze hiervan heeft zij in beide winkels een aankoop gedaan. De in dat verband opgemaakte kassabonnen staan op naam van Esprit de Corp respectievelijk Esprit Retail.

3.Het geschil

3.1

Scotch & Soda vordert in deze procedure (zakelijk weergegeven) (I) een verklaring voor recht dat Esprit c.s. inbreuk hebben gemaakt op haar exclusieve auteursrechten op de Scotch-jas, alsmede (II) een veroordeling iedere verdere inbreuk in Europa op deze auteursrechten onmiddellijk te staken. Daarnaast vordert zij (IV) een door een accountant te verifiëren opgave van onder meer het aantal vervaardigde en verkochte Esprit-jassen, de daarbij gehanteerde prijzen en de daarmee behaalde winst, (III) afdracht van de door Esprit c.s. behaalde winst, (V) afgifte van alle nog in voorraad zijnde en retour ontvangen Esprit-jassen aan een goed doel buiten de Europese Economische Ruimte en (VI) plaatsing van een rectificatie op de homepage van
www.esprit.com. Dit alles te versterken met diverse dwangsommen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en (VII) met veroordeling van Esprit c.s. in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2

Kort samengevat, stelt Scotch & Soda daartoe het volgende:

- Bij het ontwerpen en maken van de Scotch-jas zijn vele creatieve keuzes gemaakt, resulterend in een buitengewoon origineel en kenmerkend ontwerp. De jas is daarmee een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (Aw). Scotch & Soda is de auteursrechthebbende.

- In de Esprit-jas zijn alle auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen, waardoor deze (nagenoeg) identiek is aan de Scotch-jas en deze dezelfde totaalindruk maakt. Gelet hierop kan worden aangenomen dat de Esprit-jas aan de Scotch-jas is ontleend.

- Aangezien Scotch & Soda nimmer toestemming heeft gegeven voor het verveelvoudigen en openbaar maken van de Scotch-jas maken Esprit c.s. met het produceren van de Esprit-jas, het aanbieden van deze jas in winkels en het tonen van deze jas op internet dan ook inbreuk op het auteursrecht van Scotch & Soda.

- Nu bij het vermarkten van de Esprit-jas bovendien is nagelaten de naam van de rechthebbende te vermelden, maken Esprit c.s. bovendien inbreuk op de morele rechten van Scotch & Soda als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub a en b Aw.

- Door dit handelen van Esprit c.s. lijdt Scotch & Soda schade, onder meer in de vorm van winstderving en vermindering van de exclusiviteit van de Scotch-jas. Esprit c.s. zijn hiervoor aansprakelijk. Bovendien heeft Scotch & Soda er belang bij dat het ontstaan van verdere schade zo spoedig mogelijk wordt voorkomen door middel van een verbod.

- De inbreuken door Esprit c.s. zijn grensoverschrijdend. De Esprit-jas wordt door hen niet alleen in Nederland, Duitsland en Frankrijk aangeboden, maar ook in de andere Europese landen. Nu het auteursrechtelijke werkbegrip en inbreukbegrip Europees geharmoniseerd zijn, is de Nederlandse rechter bevoegd dit verbod pan-Europees te laten gelden.

3.3

Esprit c.s. hebben verweer gevoerd. Esprit Retail en Esprit de Corp hebben daarbij vooraf als exceptief verweer opgeworpen dat de rechtbank niet bevoegd is (geen rechtsmacht heeft) om kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze ten aanzien van hen zijn ingesteld.

3.4

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4.Beoordeling

Bevoegdheid

4.1

Nu alle partijen zijn gevestigd binnen de EU dient de vraag of de rechtbank (internationaal) bevoegd is om van het geschil kennis te nemen te worden beantwoord aan het de hand van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (verder: EEX II-Vo). Op grond van artikel 4 van deze verordening heeft de rechtbank in elk geval rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen, voor zover deze zijn ingesteld tegen het in Nederland gevestigde Esprit Europe. Deze bevoegdheid is in beginsel niet tot Nederland beperkt.

4.2

Voor zover de vorderingen zijn gericht tegen Esprit Retail en Esprit de Corp, die in Duitsland respectievelijk in Frankrijk zijn gevestigd, acht de rechtbank zich uit hoofde van artikel 8 onder 1 EEX II-Vo eveneens bevoegd daarvan kennis te nemen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.3

Artikel 8 onder 1 EEX II-Vo geeft de eiser de mogelijkheid om in een geval waarin er, zoals hier, meerdere verweerders uit verschillende lidstaten zijn, een verweerder in afwijking van de hoofdregel van artikel 4 EEX II-Vo op te roepen voor het gerecht van de woonplaats van één van de andere verweerders. Voorwaarde daarvoor is dat tussen de vorderingen tegen de betrokken verweerders een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te voorkomen dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Dit laatste is blijkens het Painer-arrest van het Hof van Justitie van de EU (verder: HvJ EU) aan de orde wanneer afzonderlijke berechting kan leiden tot divergentie in de beslechting van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens.^[1]

4.4

In deze zaak baseert Scotch & Soda haar vorderingen tegen alle gedaagden op de stelling dat dat zij in alle landen van Europa auteursrecht heeft op (het uiterlijk van) de Scotch-jas en dat gedaagden daarop met de Esprit-jas alle drie in al die landen inbreuk maken. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank in elk geval sprake van dezelfde feitelijke situatie: de beweerdelijke inbreuken betreffen immers steeds dezelfde jassen, terwijl deze inbreuken in alle betrokken landen ook op dezelfde wijze zouden worden gepleegd. Gelet op het feit dat gedaagden alle deel uitmaken van het Esprit-concern kan ook niet worden gezegd dat zij daarbij geheel onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld.

4.5

Ten aanzien van de vraag of ook rechtens sprake is van eenzelfde situatie geldt op grond van artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie (BC) als uitgangspunt dat de in deze zaak door Scotch & Soda ingeroepen auteursrechtelijke bescherming telkens wordt beheerst door het recht van het land waar deze wordt gezocht (‘lex loci protectionis’). Scotch & Soda heeft er echter terecht op gewezen dat dit recht in elk geval voor de EU-landen met het Infopaq I-arrest van het HvJ EU op het punt van de werktoets en de beschermingsomvang is geharmoniseerd.^[2]Daarmee zijn de verschillende nationaalrechtelijke grondslagen die van toepassing zijn op de aan Esprit c.s. verweten gedragingen voor een belangrijk deel identiek, zodat bij gescheiden behandeling het gevaar voor onverenigbare uitspraken bestaat. Opmerking verdient daarbij dat uit het hiervoor reeds aangehaalde Painer-arrest volgt dat voor de toepassing van artikel 8 onder 1 EEX II-Vo overigens ook niet is vereist dat de verschillende nationale rechtsgrondslagen volledig identiek zijn. Voorwaarde is dan wel dat het voor de verweerders te voorzien was dat zij konden worden opgeroepen voor de rechter in een lidstaat waar tenminste één van hen gevestigd is. Gelet op het feit dat de gewraakte Esprit-jas in vrijwel alle landen door (entiteiten van) het Esprit-concern werd aangeboden, mag deze voorzienbaarheid zonder meer worden aangenomen.

4.6

De rechtbank merkt volledigheidshalve op dat de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft om van het geschil kennis te nemen, moet worden onderscheiden van de kwestie of die rechter de mogelijkheid heeft een grensoverschrijdend verbod op te leggen, zoals in deze zaak wordt gevorderd. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan de Nederlandse rechter die op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht daartoe onder omstandigheden overgaan. Of hij in een voorliggend geval inderdaad een grensoverschrijdende voorziening kan en moet opleggen, is pas aan de orde in het kader van de inhoudelijke beoordeling van het geschil.^[3]

4.7

Het voorgaande betekent dat de door Esprit Retail en Esprit de Corp uitdrukkelijk opgeworpen exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen.

Object waarvoor bescherming wordt ingeroepen

4.8

Als meest vergaande verweer hebben Esprit c.s. opgeworpen dat er klaarblijkelijk meerdere versies de Scotch-jas zijn geweest, waarvan de eerste in het najaar van 2012 aan het publiek beschikbaar is gesteld. Aangezien Scotch & Soda niet duidelijk maakt om welke versie het in deze procedure gaat, is onduidelijk waarvoor Scotch & Soda nu precies auteursrechtelijke bescherming inroept en wanneer dit beweerdelijke auteursrecht nu precies is ontstaan. Alle vorderingen zouden reeds om die reden dienen te worden afgewezen, aldus Esprit c.s..

4.9

Dit betoog gaat niet op. Scotch & Soda heeft als productie 2 en 12 schetsen en instructies uit 2011, foto’s van de prototypes en een foto van de eerste versie in het geding gebracht. In samenhang met de ter comparitie gegeven nadere toelichting komt uit deze producties genoegzaam naar voren dat de Scotch-jas sedert de eerste openbaarmaking ieder jaar slechts op enkele ondergeschikte detailpunten is aangepast, waarbij de hierna te bespreken auteursrechtelijk relevante kenmerken telkens ongewijzigd zijn gebleven. Duidelijk is daarmee dat Scotch & Soda in dit geding auteursrecht claimt op de jas, zoals deze in 2011-2012 is gecreëerd en in september 2012 openbaar is gemaakt en waarbij latere kleinere wijzigingen buiten beschouwing kunnen blijven.

Esprit c.s. ook actief buiten eigen grondgebied?

4.1

Zoals hiervoor reeds werd overwogen, verwijt Scotch & Soda Esprit c.s. dat zij in alle landen van Europa inbreuk maken op haar auteursrecht op de Scotch-jas. Dit verwijt veronderstelt dat Esprit c.s. ieder ook buiten hun eigen grondgebied auteursrechtelijk relevante handelingen verrichten.

4.11

Esprit c.s. hebben betwist dat dit voor wat betreft Esprit Europe en Esprit de Corp het geval is. Zij stellen dat het Esprit-concern binnen Europa aldus is vormgegeven en georganiseerd dat ieder land wordt bediend door een aparte entiteit, die uitsluitend binnen dat land actief is. Esprit de Corp verzorgt aldus uitsluitend de distributie van Esprit-producten binnen Frankrijk aan Esprit-winkels en retailers in Frankrijk. Hetzelfde geldt voor Esprit Europe, dat ondanks haar naam uitsluitend in Nederland actief is. Enigszins anders ligt het, aldus nog steeds Esprit c.s., voor Esprit Retail. Deze rechtspersoon verzorgt niet alleen de distributie aan Esprit-winkels en retailers in Duitsland, maar is daarnaast verantwoordelijk voor de e-commerce binnen heel Europa en het beheer van alle websites voor Europa, zijnde
www.esprit.comen de daaraan gerelateerde nationale websites.

4.12

Scotch & Soda heeft tegenover deze gemotiveerde betwisting geen concrete feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat dit anders zou zijn. De enkele omstandigheid dat Esprit c.s. in concernverband opereren is daartoe onvoldoende. Hetzelfde geldt voor het feit dat Esprit Europe de aanduiding ‘Europe’ in haar naam voert en een groot kantoor heeft. De conclusie moet daarmee zijn dat Scotch & Soda haar stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd, zodat er bij de verdere beoordeling vanuit dient te worden gegaan dat Esprit Europe en Esprit de Corp uitsluitend op hun eigen grondgebied actief zijn. Ten aanzien van Esprit Retail zal gezien het voorgaande verder tot uitgangspunt dienen te worden genomen dat zij naast de distributie in eigen land tevens de websites en de e-commerce in alle landen van Europa verzorgt.

Auteursrecht en inbreuk daarop

4.13

Nu Scotch & Soda in deze procedure in alle landen van Europa auteursrechtelijke bescherming voor de Scotch-jas zoekt, betekent dit dat, zoals hiervoor in het kader van de bevoegdheidsvraag reeds werd overwogen, in beginsel aan de hand van het nationale recht van ieder betrokken land dient te worden onderzocht of aldaar auteursrecht op de Scotch-jas rust, of Scotch & Soda aldaar kan worden aangemerkt als de auteursrechthebbende en of sprake is van inbreuk. Mede gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen omtrent de territoria waar Esprit Europe, Esprit de Corp en Esprit Retail actief zijn, zal de rechtbank dit in het hiernavolgende eerst beoordelen voor Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vervolgens zal in verband met de e-commerce- en internetactiviteiten van Esprit Retail ook nog aandacht worden besteed aan de overige landen in Europa.

-
Nederland

4.14

Op het punt van het auteursrecht voeren Esprit c.s. in de eerste plaats aan dat de Scotch-jas dusdanig banaal is dat deze niet kan kwalificeren als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.15

Om in Nederland voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is op grond van het meergenoemde Infopaq I-arrest vereist dat het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur, hetgeen materieel overeenkomt met het van oudsher in Nederland gehanteerde vereiste dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen bovendien niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, waarbij geldt dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich overigens niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen een (oorspronkelijk) werk in de zin van de Auteurswet kan opleveren, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit alles geldt ook indien het, zoals hier, een gebruiksvoorwerp betreft.

4.16

Volgens Scotch & Soda onderscheidt (het ontwerp van) de Scotch-jas zich door de volgende (combinatie van) kenmerken:

een regelmatige vlakverdeling van zeven gewatteerde horizontale banen;

een lichte, reflecterende binnenzijde van de capuchon;

diagonaal geplaatste en volledig parallel doorgestikte biezen langs de aan de voorzijde geplaatste zakken, met daarop twee matzwarte drukknoopjes;

een bies die langs de gehele rits aan de voorzijde van de jas loopt;

een bies langs de volledige onderzijde van de jas;

twee dubbelgestikte baleinen die in de capuchon zijn verwerkt en die zichtbaar zijn aan de buitenkant;

twee aantrekkoordje aan de onderzijde van de capuchon;

een (leren) label bovenaan de linkermouw;

een gebreide stretch nekband;

gebreide stretch uiteinden van de mouwen;

een centraal, bovenaan de binnenzijde van de jas geplaatst label met daarop sterk contrasterende, ‘krullende’ gele letters.

4.17

Naar het oordeel van de rechtbank zijn al deze elementen ieder afzonderlijk niet bijzonder en voor een deel, zoals bijvoorbeeld de drukknoopjes, zelfs triviaal te noemen. In combinatie met elkaar geven zij de jas echter een voldoende eigen gezicht. Daarbij springen met name de fluoriserende binnenzijde, de doorlopende bies langs de rits en de onderzijde en de vlakverdeling in het oog. Vooral de combinatie van de laatste twee elementen geeft de Scotch-jas een tamelijk slank en strak uiterlijk. Uit de door Scotch & Soda overgelegde producties 2 en 12 komt bovendien genoegzaam naar voren dat dit uiterlijk is terug te voeren op meerdere creatieve keuzes tijdens het ontwerpproces. Op grond van dit alles kan dan ook, anders dan Esprit c.s. betogen, worden gezegd dat de Scotch-jas een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat deze in Nederland de drempel voor auteursrechtelijke bescherming haalt. De rechtbank merkt hierbij op dat niet is gebleken dat het uiterlijk van de Scotch-jas is ontleend aan reeds bestaande jassen. Hoewel dit op haar weg had gelegen, hebben Esprit c.s. geen ‘Umfeld’ gepresenteerd waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. Onder verwijzing naar een viertal foto’s van soortgelijke jassen hebben zij nog wel gesteld dat “
de markt is overspoeld met donsjassen met fluoriserende capuchons die dichtgesnoerd kunnen worden”, maar hieraan moet reeds voorbij worden gegaan nu gesteld noch gebleken is dat dit laatste reeds ten tijde van de creatie van Scotch-jas het geval was en dat de getoonde voorbeelden toen ook al op de markt waren. Op de Scotch-jas rust derhalve auteursrecht.

4.18

Aangenomen dat de Scotch-jas auteursrechtelijke bescherming toekomt, hebben Esprit c.s. als tweede, subsidiair verweer uitdrukkelijk betwist dat Scotch & Soda naar Nederlands recht de auteursrechthebbende daarop is.

4.19

Ook dit verweer wordt verworpen. Scotch & Soda heeft een schriftelijke verklaring van de heer [A] (verder: ‘ [A] ’) in het geding gebracht, waarin deze kort gezegd verklaard hij in 2005 als kledingontwerper bij Scotch & Soda in dienst is getreden en dat hij in die hoedanigheid de Scotch-jas in 2011-2012 heeft ontworpen. De verklaring volgend, is de gang van zaken in het ontwerpproces aldus geweest dat de producent van de jassen aan de hand van een door [A] opgestelde ‘style file’ twee prototypes heeft vervaardigd, op basis waarvan [A] vervolgens de uiteindelijke jas heeft ontworpen. Benadrukt wordt daarbij dat [A] binnen dit proces leidend is geweest en alle ontwerpkeuzes heeft gemaakt en dat de producent slechts louter uitvoerend was. Anders dan Esprit c.s. ter comparitie hebben aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat deze verklaring in combinatie met de als productie 2 en 12 overgelegde instructies, notities en foto’s afdoende aannemelijk maakt dat de Scotch-jas door [A] is gecreëerd. Nu [A] dat onweersproken in loondienst en in het kader van zijn functie heeft gedaan, komt het auteursrecht op grond van artikel 7 Aw toe aan Scotch & Soda.

4.2

Met het voorgaande resteert de vraag of met de Esprit-jas inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Scotch & Soda. Deze vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend. Vergelijking van de beide jassen leert immers dat de hiervoor genoemde kenmerken i) tot en met xi) één op één in de Esprit-jas zijn overgenomen, waardoor deze, beoordeeld naar de hier toepasselijke maatstaf, dezelfde totaalindruk wekt. In wezen is de Esprit-jas een (nagenoeg) exacte kopie van de Scotch-jas, zodat het er bij gebrek van enige aanwijzing voor het tegendeel ook zonder meer voor kan worden gehouden dat deze aan de Scotch-jas is ontleend. Nu Scotch & Soda onweersproken heeft gesteld dat zij daarvoor nimmer toestemming heeft gegeven, kwalificeren het vervaardigen en ter verkoop aanbieden van de Esprit-jas alsmede het tonen van afbeeldingen van deze jas als ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking en daarmee als auteursrechtinbreuk in Nederland. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen omtrent de territoria waar gedaagden actief zijn, is deze inbreuk gepleegd door Esprit Europe en (via internet) door Esprit Retail.

4.21

Aan de daarnaast door Scotch & Soda ook nog gestelde schending van haar persoonlijkheidsrechten gaat de rechtbank voorbij. Nog daargelaten dat het naar Nederlands recht geen uitgemaakte zaak is dat het persoonlijkheidsrecht van artikel 25 Aw ook aan de fictieve maker van artikel 7 Aw kan toekomen, heeft Scotch & Soda geen specifieke, op het persoonlijkheidsrecht gegronde vorderingen ingesteld. Daarmee heeft zij geen belang bij een nadere bespreking van deze grondslag.

-
Frankrijk

4.22

Nu Frankrijk lid is van de EU en op grond van de rechtspraak van het HvJ EU het auteursrechtelijke werkbegrip en de beschermingsomvang zijn geharmoniseerd, kan ook naar Frans recht worden aangenomen dat de Scotch-jas een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat de Esprit-jas een ongeoorloofde verveelvoudiging daarvan oplevert. Steun daarvoor is ook te vinden in de door Scotch & Soda in het geding gebrachte ‘legal opinion’ van de Franse hoogleraar [B] .

4.23

Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, hebben Esprit c.s. echter ook uitdrukkelijk betwist dat het auteursrecht op de Scotch-jas aan Scotch & Soda toekomt. Anders dan Scotch & Soda lijkt te veronderstellen, is het auteursrecht binnen de EU voor wat betreft de vraag naar de eigendom van rechten en het makerschap niet geharmoniseerd, zodat dit verweer een afzonderlijke beoordeling naar Frans recht behoeft.

4.24

Bij deze beoordeling dient als uitgangspunt te worden genomen dat de Scotch-jas, zoals hiervoor in r.o. 4.19 werd overwogen, in loondienst is ontworpen door [A] . Dit is van belang omdat de Franse Code de la Propriété Intellectuelle op dit punt een wezenlijk andere benadering kent dan de regeling van artikel 7 Aw. Volgens artikel L111-1 geldt namelijk als uitgangspunt dat het bestaan of het sluiten van een arbeidsovereenkomst (“
contrat de louage d’ouvrage”) niet afdoet (“
n’emporte pas derogation”) aan het absolute recht (“
droit de propriété incorporelle et opposable à tous”) dat aan de maker van een werk toekomt. Gegeven dit uitgangspunt had het dan ook op de weg van Scotch & Soda gelegen om onder aanvoering van de daarvoor relevante feiten en omstandigheden nader uiteen te zetten dat en waarom het auteursrecht naar Frans recht in afwijking daarvan bij haar is komen te berusten. Nu zij dit heeft nagelaten, heeft zij niet voldaan aan haar stelplicht en moet haar stelling dat zij (ook) in Frankrijk als auteursrechthebbende heeft te gelden, dan ook als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. Bewijslevering is bij die stand van zaken niet aan de orde.

4.25

Het voorgaande geldt eveneens voor het door Scotch & Soda gestelde persoonlijkheidsrecht. Ook op dit punt geldt dat van harmonisatie geen sprake is, zodat deze vraag volledig naar Frans recht dient te worden beoordeeld. Scotch & Soda heeft geen enkele stelling ontwikkeld die de rechtbank in staat stelt hier een uitspraak over te doen. Los daarvan geldt ook hier dat Scotch & Soda geen vorderingen heeft ingesteld die tot een beoordeling van de beweerdelijke inbreuk op een haar toekomend ‘droit moral’ nopen, zodat zij daarbij ook geen belang heeft.

4.26

De slotsom uit het voorgaande moet daarmee zijn dat niet is gebleken dat Scotch & Soda naar Frans recht een vordering uit hoofde van het auteursrecht toekomt. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 4.12 werd overwogen omtrent de territoria waar gedaagden actief zijn, betekent dit dat de vorderingen voor zover deze zijn ingesteld tegen Esprit de Corp, dienen te worden afgewezen. Ten aanzien van Esprit Retail geldt dat niet kan worden aangenomen dat zij door middel van haar activiteiten via internet (ook) inbreuk maakt in Frankrijk.

-
Duitsland

4.27

Gezien het voorgaande dient ook naar Duits recht te gelden dat de Scotch-jas auteursrechtelijk is beschermd en dat de Esprit-jas een ongeoorloofde reproductie daarvan oplevert. De door Scotch & Soda in het geding gebrachte ‘legal opinion’ van professor Dr. [c] en Dr. [D] bevestigt dat ook. Ook hier is op grond van het door Esprit c.s. gevoerde verweer echter nog aan de orde of dit auteursrecht wel aan Scotch & Soda toekomt.

4.28

Dienaangaande geldt dat ook de Uhrheberrechtsgesetz (UrhG) geen met artikel 7 Aw vergelijkbare bepaling kent. Op grond van § 1 en §7 UrhG komt het auteursrecht toe aan de maker van het werk (
“Uhrheber”) en dit auteursrecht is ingevolge §29 UrhG niet overdraagbaar (
“Das Urheberrecht ist nicht übertragbar….”). Wel kan de rechthebbende aan anderen een al dan niet exclusief exploitatierecht (
“Nutzungsrecht”) verschaffen (§31 UrhG), waarbij hij op grond van §32 UrhG aanspraak heeft op een passende vergoeding (
“Angemessene Vergütung”). Blijkens §43 geldt dit in beginsel ook als de maker het werk heeft gecreëerd in de vervulling van een arbeids- of dienstbetrekking. Nu in dit geding vaststaat dat [A] de Scotch-jas in loondienst heeft ontworpen, valt in het licht van deze wettelijke regeling niet in zien dat het auteursrecht op deze jas bij Scotch & Soda berust. Ook hier had het daarom op de weg van Scotch & Soda op de weg gelegen om onder aanvoering van de daarvoor relevante feiten en omstandigheden nader te motiveren dat en waarom zij (ook) naar Duits recht als de auteursrechthebbende valt aan te merken. Dit heeft zij niet gedaan, zodat haar stelling dat zij auteursrechthebbende op de Scotch-jas is, ook voor Duitsland als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen.

4.29

Het beroep van Scotch & Soda op haar toekomende persoonlijkheidsrechten wordt voor Duitsland eveneens verworpen. De rechtbank verwijst daartoe naar hetgeen hiervoor in r.o. 4.25 werd overwogen. De slotsom moet daarmee zijn dat ook voor Duitsland niet is gebleken dat Scotch & Soda een vordering toekomt uit hoofde van het auteursrecht.

-
Overige landen in Europa

4.3

Scotch & Soda heeft in haar processtukken en ter zitting geen enkele nadere invulling en onderbouwing gegeven van haar stelling dat zij ook in deze landen auteursrechthebbende is op (het uiterlijk van) de Scotch-jas en/of dat zij in deze landen persoonlijkheidsrechten heeft. Voor wat betreft de overige EU-landen heeft zij daarmee tegenover de betwisting door Esprit c.s. onvoldoende gesteld om naar het nationale recht van deze landen te kunnen beoordelen of het auteursrecht, de daaraan verbonden persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen, inderdaad aan haar toekomt. Hetzelfde geldt voor de niet EU-landen, waarvoor bij gebrek aan harmonisatie ook nog moet worden onderzocht of de Scotch-jas überhaupt auteursrechtelijk wordt beschermd. Nu Scotch & Soda aldus ook voor de rest van Europa niet heeft voldaan aan haar stelplicht, moeten bedoelde stellingen dan ook voor al deze landen worden verworpen.

4.31

De rechtbank merkt daarbij op dat de rechter weliswaar gehouden is ambtshalve vreemd recht toe te passen (en uit dien hoofde geacht wordt dit te kennen), maar dat dit onverlet laat dat partijen de voor die toepassing relevante feiten en omstandigheden dienen te stellen. Daarbij geldt dat niet van de rechter kan worden gevergd dat hij, zoals hier het geval is, op basis van een hoofdzakelijk naar Nederlands recht ontwikkeld betoog zonder verdere toelichting of voorlichting ambtshalve onderzoekt of dit ook op gaat voor, bijvoorbeeld, Bulgarije, Griekenland of Zwitserland.

De vorderingen

4.32

Slotsom uit al het voorgaande is dat uitsluitend kan worden vastgesteld dat Esprit Europe en Esprit Retail (via haar e-commerceactiviteiten en de website
www.esprit.comen
www.esprit.nl) met de Esprit-jas in Nederland inbreuk maken op het auteursrecht van Scotch & Soda op de Scotch-jas. Dit brengt ten aanzien van de ingestelde vorderingen het volgende mee.

4.33

Het onder II gevorderde verbod kan worden toegewezen, zij het dat dit zal worden beperkt tot Nederland. Dit verbod zal, zoals gevorderd, worden versterkt met een dwangsom, die echter wel zal worden gemaximeerd. Scotch & Soda heeft niet gemotiveerd welk belang zij naast dit verbod en de hierna te bespreken nevenvoorzieningen nog heeft bij de onder I gevorderde verklaring voor recht. Dit onderdeel van het petitum zal daarom worden afgewezen.

4.34

Onder III van het petitum vordert Scotch & Soda “vergoeding van het bedrag, gelijk aan de door gedaagden met de inbreuk gegenereerde winst”, die door haar wordt geschat op € 50,- per verkochte jas. Gelet op het gestelde in de nrs. 14.3 en 14.4 van de dagvaarding begrijpt de rechtbank dit aldus dat zij aanspraak maakt op winstafdracht op de voet van artikel 27a Aw. Anders dan Esprit c.s. lijken te betogen, is voor toewijzing van een dergelijke vordering voldoende dat de auteursrechtinbreuk aan de inbreukmaker kan worden toegerekend. Nu de Esprit-jas overduidelijk aan de Scotch-jas is ontleend (als gezegd gaat het om een (nagenoeg) exacte kopie), is aan dit vereiste voldaan. Als onderdelen van een groot, internationaal opererend kledingconcern hadden Esprit Europe en Esprit Retail minst genomen moeten beseffen dat de Scotch-jas in Nederland wel eens auteursrechtelijk beschermd zou kunnen zijn.

4.35

Naar het oordeel van de rechtbank kan de winst per verkochte Esprit-jas vooralsnog echter niet worden vastgesteld op € 50,- per jas. Scotch & Soda heeft hierover niet meer gezegd dan dat dit, uitgaande van een adviesprijs van € 129,95, een realistische schatting is op basis van haar kennis van de productiekosten, verkoopprijzen en winstmarges. Bij gebreke van enige nadere toelichting en cijfermatige onderbouwing is dit tegenover de gemotiveerde betwisting door Esprit c.s. onvoldoende. Een bedrag zal daarom eerst kunnen worden vastgesteld nadat Esprit Europe en Esprit Duitsland inzicht hebben verschaft in de voor de berekening van de winst noodzakelijke cijfers, zoals ook in artikel 27a Aw is voorzien. De hierna te bespreken vordering IV strekt er ook mede toe deze gegevens te verkrijgen. Het gevorderde onder III zal daarom slechts in de hierna te melden zin worden toegewezen. Voor alle duidelijkheid wordt daarbij aangetekend dat de af te dragen winst uiteraard beperkt is tot de winst die Esprit Europe en Esprit Duitsland met de verkoop van de Esprit-jas in Nederland hebben behaald.

4.36

Gegeven de vastgestelde inbreuk en het recht op winstafdracht zijn ook de onder IV en V gevorderde nevenvoorzieningen toewijsbaar, zij het met inachtneming van het volgende.

4.37

De rechtbank volgt Esprit c.s. in hun bezwaren tegen de onder IV gevorderde verklaring van een registeraccountant. Dit deel van het gevorderde houdt immers in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van
assurancein en het is inmiddels genoegzaam bekend dat een registeraccountant, zeker als dat de huisaccountant is van degene die opgave dient te doen, die zekerheid op grond van zijn beroepsregels niet kan geven. Toewijzing zou dan ook al snel tot executieproblemen kunnen leiden. Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ biedt geen extra zekerheid omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. Gelet op deze zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een accountant gemoeid zullen zijn.^[4]

4.38

De onder V gevorderde veroordeling tot afgifte van de nog in voorraad zijnde en retour ontvangen jassen zal worden beperkt tot Esprit Europe. Bovendien ziet de rechtbank geen aanleiding Esprit Europe daarbij te verplichten deze jassen op de in het petitum omschreven wijze te laten afgeven aan een goed doel buiten de E.E.R. Los van het feit dat deze omschrijving onvoldoende duidelijk maakt hoe en waar deze afgifte dient te geschieden (hetgeen gemakkelijk tot executiegeschillen kan leiden), gaat dit de in artikel 28 Aw aan de rechthebbende gegeven rechten in het geval van inbreuk te buiten. De rechtbank zal de veroordeling op dit punt daarom beperkter formuleren.

4.39

Ook hier ziet de rechtbank aanleiding de gevorderde dwangsommen te maximeren.

4.4

De onder VI gevorderde rectificatie zal worden afgewezen nu Scotch & Soda niet heeft onderbouwd welk doel daar thans nog mee is gediend en welk belang zij daar thans nog mee heeft.

4.41

Ten aanzien van de proceskosten stelt de rechtbank voorop dat deze procedure strekt tot handhaving van auteursrechten zodat de in het gelijk gestelde partij aanspraak kan maken op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zowel Scotch & Soda als Esprit c.s. hebben dit gevorderd.

4.42

Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen voor zover deze zijn ingesteld tegen Esprit de Corp volledig moeten worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Scotch & Soda daarom worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten aan de zijde van Esprit de Corp. Esprit c.s. hebben een gespecificeerde kostenopgave in het geding gebracht die sluit op een bedrag van € 26.310,50. Dit bedrag betreft de kosten van de drie gedaagden tezamen, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat 1/3 daarvan, € 8.770,17, voor rekening van Esprit Frankrijk is gekomen. Dat dit anders is, is niet gesteld of gebleken. Nu Scotch & Soda geen bedenkingen tegen de opgevoerde kosten heeft geuit, stelt de rechtbank de kosten ex artikel 1019h Rv daarom op dit bedrag vast. Daarnaast heeft Esprit de Corp aanspraak op vergoeding van het door haar betaalde griffierecht, welk bedrag wordt vastgesteld op 1/3 x € 619,- = € 206,33.

4.43

Voor wat betreft Esprit Europe en Esprit Retail ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat partijen ieder hun eigen kosten dienen te dragen. Scotch & Soda heeft weliswaar op het punt van het auteursrecht en de inbreuk daarop in Nederland gelijk gekregen, maar is voor alle overige landen in Europa in het ongelijk gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat artikel 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van artikel 237 Rv dat kostencompensatie mogelijk is wanneer partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld.

5.Beslissing

De rechtbank:

in het geding tussen Scotch & Soda enerzijds en Esprit Europe en Esprit Retail anderzijds:

5.1

Veroordeelt Esprit Europe en Esprit Retail met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op het auteursrecht op de Scotch-jas te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zulks op straffe van verbeurte een dwangsom van € 50.000,- (vijftigduizend euro) voor iedere dag waarop dit bevel wordt overtreden of, ter keuze van Scotch & Soda, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) voor elke Esprit-jas waarmee dit bevel wordt overtreden, in beide gevallen met een maximum van € 300.000,- (driehonderduizend euro);

5.2

Veroordeelt Esprit Europe en Esprit Retail binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Scotch & Soda een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare (afschriften van) documenten zoals inkooporders, rekeningen etc, te doen toekomen betreffende:

a) het aantal door hen vervaardigde, ingekochte en in Nederland ter verkoop aangeboden en/of verhandelde Esprit-jassen;

b) de productieprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van die jassen;

c) de totale hoeveelheid Esprit-jassen die Esprit Europe op de dag van het betekenen van de inleidende dagvaarding in voorraad had en de hoeveelheid Esprit-jassen die zij thans nog in voorraad heeft;

d) het totale bedrag van de winst die Esprit Europe en Esprit Retail hebben gemaakt met de vervaardiging, verhandeling en verkoop van de Esprit-jassen in Nederland;

e) de precieze wijze waarop deze winst is berekend, derhalve met een specificatie van de kostenposten die bij deze berekening in mindering zijn gebracht;

f) de volledige namen en adressen van de leveranciers en producenten van de Esprit-jassen,

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit gebod (waarbij de onderdelen a tot en met f ieder hebben te gelden als een apart gebod) en voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 300.000,- (driehonderdduizend euro);

5.3

Veroordeelt Esprit Europe en Esprit Retail de met de Esprit-jas in Nederland gegenereerde winst als hiervoor bedoeld af te dragen;

5.4

Veroordeelt Esprit Europe binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar nog in voorraad zijnde hoeveelheid Esprit-jassen aan Scotch & Soda af te laten geven op een door Scotch & Soda aan te wijzen locatie in Nederland, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- (vijftigduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 300.000,- (driehonderduizend euro). Deze afgifte dient te geschieden in het bijzijn van een deurwaarder die daarvan een proces-verbaal zal opstellen dat naar de advocaat van Scotch & Soda zal dienen te worden verstuurd. De met het (laten) aanbieden gemoeide kosten en de kosten van de deurwaarder zijn voor rekening van Esprit Europe;

5.5

Verklaart dit vonnis voor wat betreft al deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.6

Wijst al het meer of anders gevorderde af;

5.7

Compenseert de proceskosten, in die zin dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;

In het geding tussen Scotch & Soda enerzijds en Esprit de Corp anderzijds:

5.8

Wijst de vorderingen af;

5.9

Veroordeelt Scotch & Soda in de proceskosten aan de zijde van Esprit de Corp, welke kosten worden begroot op € 8.770,17, te vermeerderen met een bedrag van € 206,33 voor griffierecht;

5.1

Verklaart dit vonnis ook voor wat betreft deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 12 juli 2017.^[5]