ECLI:NL:RBDHA:2017:921

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/522678 / KG ZA 16-1461

Vonnis in kort geding van 2 februari 2017

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht

KANZ FINANCIAL HOLDING GMBH,

gevestigd te Pliezhausen (Duitsland),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LIEF! LIFESTYLE B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

eiseressen,

advocaat: mr. M.J.P.N. Steijven te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1.
DE IJSVOGEL GROEP B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

2.
IJSVOGEL RETAIL B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

3.
BUYING4PETS B.V.,

gevestigd te Ede,

gedaagden,

advocaat: mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als KFH en LIEF Lifestyle en gezamenlijk als KFH c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagden zullen hierna ook wel worden aangeduid als IJsvogel Groep, IJsvogel Retail en Buying4Pets en gezamenlijk als IJsvogel c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Namens KFH c.s. wordt de zaak mede behandeld door mr. W.A.T. Wieland, advocaat te Eindhoven.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 5 december 2016, met producties 1 tot en met 16;
de op 29 december 2016 ingekomen akte overlegging producties van IJsvogel c.s., met producties 1 en 2;
de op 3 januari 2017 ingekomen akte overlegging producties van KFH c.s., met producties 17 tot en met 21;
de op 10 januari 2017 ingekomen brief van IJsvogel c.s. met daarbij een (aanvullend) proceskostenoverzicht;
het op 11 januari 2017 per e-mail ingekomen aanvullende proceskostenoverzicht van KFH c.s.;
de mondelinge behandeling gehouden op 12 januari 2017;
de pleitnota van KFH c.s.;
de pleitnota van IJsvogel c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

KFH is houdster van (onder meer) de volgende merkinschrijvingen (hierna: de merken of het merk LIEF!):

- het op 7 april 2006 gedeponeerde en op 31 mei 2007 onder nummer 005005971 geregistreerde Uniewoordmerk LIEF! voor de klassen 11, 16, 18, 20, 24, 25 en 28, waaronder kleding, meubels, bedden en kussens;

- het op 30 januari 2013 gedeponeerde en op 12 juni 2013 onder nummer 011531522 ingeschreven Uniewoordmerk LIEF! voor de klassen 9, 20, 21, 24 en 28, waaronder eveneens meubels, bedden en kussens alsmede kussens voor huisdieren, hokken en speelgoed voor huisdieren.

2.2.

LIEF Lifestyle is een werkmaatschappij van KFH waarvan KFH alle aandelen houdt. KFH heeft LIEF Lifestyle toestemming verleend het merk LIEF! in Nederland te exploiteren.

2.3.

KFH heeft voormelde Uniewoordmerken op 29 mei 2015 overgenomen van de curator in het faillissement van LIEF! B.V. Sinds 15 juni 2015 staan deze merken ook geregistreerd op naam van KFH. Het op 17 november 2015 gedeponeerde en op 6 april 2006 onder nummer 0795763 ingeschreven internationale woordmerk LIEF! met gelding in de Benelux voor de klassen 11, 16, 18, 20, 24 en 28 staat thans nog geregistreerd op naam van LIEF! B.V. Het merk LIEF! is sinds mei 2005 gebruikt voor babykleding en vervolgens ook voor andere babyproducten en peuterkleding.

2.4.

Bij arrest in kort geding van 30 september 2008 heeft het Gerechtshof
’s-Gravenhage (hierna: het hof) met betrekking tot het merk LIEF! een inbreukverbod opgelegd.^[1]In onderdeel 6 en 7 van dit arrest, waarin Lief! B.V. c.s. eiseressen waren en Prénatal gedaagden, heeft het hof overwogen dat het merk LIEF! naar zijn voorlopig oordeel niet beschrijvend is en dat het overigens onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Hiertoe is onder meer het volgende overwogen:

6.
Het gaat hier om een bijvoeglijk naamwoord dat een bepaalde eigenschap of een hoedanigheid van een zelfstandigheid aanduidt, maar slechts beschrijvend is als die zelfstandigheid die eigenschap in het algemeen bezit (zoals lekker voor snoep) of dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is.

(…)

Prénatal heeft niet gesteld dat LIEF in het algemeen een kenmerk is of in de toekomst zal zijn van kinder- en babykleding/artikelen. Bo-Dean c.s. hebben gesteld dat dit niet het geval is. Wellicht zou gezegd kunnen worden dat lief verwijst naar de baby’s en peuters voor wie de artikelen bestemd zijn, maar (dat geldt ook voor luiers, melk en hapjes voor baby’s en) daarmee duidt het nog niet een kenmerk van de waren zelf aan. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de aanduiding LIEF! niet kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van kinder- en babykleding/artikelen en dat het merk LIEF! (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.

7. Overigens is het hof voorshands van oordeel dat, zo het merk van huis uit geen onderscheidend vermogen zou hebben, het dit heeft verkregen door het intensieve gebruik sinds begin 2005. Weliswaar is de periode waarin het merk is gebruikt niet langdurig, maar gelet op de kostbare en intensieve reclamecampagnes, de vele publiciteit en het succes bij het in aanmerking komende publiek, acht het hof het voorshands aannemelijk dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

- Niet gemotiveerd betwist is immers

(…)

2.5.

Sinds eind 2014/begin 2015 heeft Lief! B.V. ook dierenaccessoires, waaronder kussens voor honden en katten op de markt gebracht.

2.6.

Producten onder het merk LIEF! worden in Nederland verhandeld via ruim 2000 verkooppunten. Zij worden tevens verhandeld in het buitenland. Het merk LIEF! wordt onder meer geëxploiteerd door licenties die LIEF Lifestyle verleend aan verschillende licentienemers, onder meer met betrekking tot dierenaccessoires. Dierenaccessoires, waaronder kussens en manden voor honden en katten, worden op ruim 350 verkooppunten in Nederland aangeboden, waaronder bij Intratuin. Afbeeldingen van een hondenkussen en het daarop (zie tag rechtsonder) aangebrachte logo worden hierna weergegeven:

2.7.

IJsvogel c.s. exploiteert een aantal retailformules in Nederland, waaronder een formule met de naam Pets Place. Deze formule richt zich op producten voor huisdieren en kent 198 verkooppunten. Sinds juli 2010 brengt IJsvogel c.s. een magazine uit voorzien van het logo LIEF DIER, zoals hierna weergegeven. Dit magazine wordt gratis verstrekt aan de klanten van (onder meer) Pets Place.

2.8.

Op 7 november 2016 heeft IJsvogel c.s. op Facebook een aankondiging gedaan voor de “Lief Dier collectie”. Deze collectie omvat kussens voor huisdieren (hierna: honden- of kattenkussens of dierenaccessoires). Blijkens een facebookbericht van 15 november 2016 van IJsvogel c.s. ligt deze collectie sinds die datum in de winkels van Pets Place. Deze dierenaccessoires zijn voorzien van een label met daarop het teken LIEF DIER dat steeds aan de kleur van de gebruikte stof is aangepast, vergelijkbaar met het in 2.7 afgebeelde logo. Afbeeldingen van de door IJsvogel c.s. aangeboden honden- en kattenkussens alsmede uitvergrotingen van bruine/oranje en zwarte labels worden hierna weergegeven:

2.9.

Bij brieven van 17 november en 30 november 2016 heeft mr. Wieland namens KFH c.s. IJsvogel c.s. gesommeerd het gebruik van het teken LIEF voor dierenaccessoires te staken.

2.10.

Bij e-mail van 23 november 2016 en 25 november 2016 heeft merkengemachtigde mr. M. Granneman namens IJsvogel Groep aan KFH c.s. meegedeeld dat het handelen van haar cliënten – kort gezegd – geen inbreuk maakt op de merkrechten van KFH c.s. IJsvogel Retail en Buying4Pets hebben niet op de brieven van mr. Wieland gereageerd.

3.Het geschil

3.1.

KFH c.s. vordert om IJsvogel c.s., bij vonnis, voor zover mogelijk hoofdelijk en uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen:

I. binnen één dag iedere inbreuk, waar dan ook in de Europese Unie althans in de Benelux, op:

a. het Uniewoordmerk “LIEF!” met inschrijvingsnummer 011531522;

b. het Benelux woordmerk “LIEF!” met inschrijvingsnummer 0795763;

c. het Uniewoordmerk “LIEF!” met inschrijvingsnummer 005005971;

te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere wijze van exploitatie, waaronder mede begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen) promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van inbreukmakende dierenaccessoires;

II. binnen twee weken een schriftelijke, volledige en juiste opgave te verstrekken aan de advocaat van KFH c.s., mr. M.J.P.N. Steijven te Eindhoven, van:

a. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en e-mailadressen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs waarvan IJsvogel c.s. de inbreukmakende dierenaccessoires heeft verkregen;

b. het aantal inbreukmakende dierenaccessoires dat door IJsvogel c.s. is geproduceerd, dan wel is laten produceren, dan wel het totaal aantal van de inbreukmakende dierenaccessoires dat aan IJsvogel c.s. is aangeboden en dat IJsvogel c.s. vervolgens heeft ingekocht, onder vermelding van de namen en adresgegevens van de betrokken producten en distributeur(s);

c. het aantal inbreukmakende dierenaccessoires dat door IJsvogel c.s. is verkocht, onder vermelding van namen en adresgegevens van alle distributeurs en afnemers, niet zijnde eindconsumenten;

d. het aantal inbreukmakende dierenaccessoires dat door IJsvogel c.s. in voorraad wordt gehouden, onder vermelding van de locatie waar de producten zich bevinden;

e. de met de inbreukmakende dierenaccessoires van IJsvogel c.s. behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijk gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken,

dit alles onder vermelding van de inkoop- en verkoopprijs, leverdata en onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en/of andere documenten,

een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag dat IJsvogel c.s. niet aan deze bevelen voldoen, waarbij een gedeelte van de dag tot een gehele dag wordt gerekend, tot een maximum van € 100.000,00 en met hoofdelijke veroordeling van IJsvogel c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv^[2]en met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden.

3.2.

KFH c.s. heeft aan deze vorderingen het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1.

KFH is houdster van de Uniemerken LIEF! Daarnaast is zij in conclaaf met de curator in het faillissement van Lief! B.V. de registratie van KFH als merkhouder van het Beneluxmerk in het Benelux-merkenregister te formaliseren. LIEF! is een bekend merk voor baby- en kinderkleding en is uitgegroeid tot een breed lifestylemerk, waaronder onder meer dierenaccessoires worden aangeboden. Deze worden verkocht verspreid over honderden verkooppunten. LIEF! heeft als bekend merk een ruime beschermingsomvang.

3.2.2.

De verhandeling van dierenaccessoires onder het teken LIEF DIER door IJsvogel c.s. vormt een inbreuk op de merkrechten van KFH in de zin van de artikelen 9 lid 2 sub b UMVo^[3]en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE^[4].

Het teken LIEF DIER en het merk LIEF! stemmen zodanig overeen dat daardoor sprake is van verwarringsgevaar. Het wordt immers gebruikt voor soortgelijke waren als de merken en het heeft grote auditieve, visuele en conceptuele overeenstemming met de merken. Daar komt bij dat het teken LIEF DIER net als LIEF! wordt gebruikt is vermeld in een vierkant kader met slechts twee woorden (zie 2.5 en 2.7/2.8) en de vormgeving van de dierenaccessoires vergelijkbaar is.

3.2.3.

Gelet op voornoemde overeenstemming kan de gemiddelde consument menen dat de onder het teken LIEF DIER aangeboden waren afkomstig zijn van KFC of een met haar economisch verbonden onderneming. Hierdoor lijden KFH en LIEF Lifestyle grote schade. KFH heeft LIEF Lifestyle toestemming verleend om in deze procedure een verbod met nevenvorderingen te vorderen. KFH c.s. heeft een spoedeisend belang bij oplegging van het gevorderde inbreukverbod en de opgave.

3.2.4.

KFH en LIEF Lifestyle zijn voornemens hun schade in een bodemprocedure te verhalen op IJsvogel c.s. Gelet daarop heeft KFH c.s. ook spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde opgave met betrekking tot de door IJsvogel c.s. gegenereerde omzet en winst.

3.3.

IJsvogel c.s. voert gemotiveerd verweer, dat hierna voor zover nodig zal worden besproken.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is tot kennisname van dit geschil. IJsvogel c.s. heeft haar woonplaats in Nederland en overigens heeft zij de bevoegdheid van de voorzieningenrechter niet bestreden. Voor zover de vorderingen gegrond zijn op Uniemerken volgt deze bevoegdheid uit artikel 95 lid 1 in verbinding met artikel 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen gegrond zijn op het Beneluxmerk volgt de internationale en relatieve bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 van het BVIE, aangezien de gestelde inbreuk onder meer in dit arrondissement plaatsvindt.

Spoedeisend belang

4.2.

Het spoedeisend belang volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van KFH en is overigens ook niet bestreden.

LIEF! niet onderscheidend voor de betrokken waar?

4.3.

Gelet op artikel 99 lid 1 UMVo geldt dat, nu IJsvogel c.s. met betrekking tot de Uniemerken van KFH geen procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring in een bodemprocedure of het EUIPO aanhangig heeft gemaakt, de (vooronderzochte) merken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd. Niettemin zal in dit kort geding die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen de aangehaalde bepaling niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in die procedure niet mogelijk is. Het hierna weer te geven verweer van IJsvogel c.s. zal daarom worden meegewogen bij de beoordeling of een inbreukverbod op zijn plaats is.

4.4.

IJsvogel c.s. heeft aangevoerd dat zij geen inbreuk maakt op de merkrechten van KFH omdat het merk LIEF! ieder onderscheidend vermogen mist en uitsluitend beschrijvend is in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo, artikel 2.11 lid 1 sub b BVIE en artikel 4 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn^[5]althans het teken LIEF! in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, hoedanigheid en bestemming van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo, artikel 2.11 lid 1 sub c BVIE, 2.28 lid 1 sub c BVIE en artikel 4 lid 1 sub c Merkenrichtlijn. Bovendien meent IJsvogel c.s. dat het teken LIEF! in het normale taalgebruik en het bonafide handelsverkeer sinds jaar en dag gebruikelijk is geworden in de zin van artikel 7 lid 1 sub d UMVo, artikel 2.11 lid 1 sub d BVIE, artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE en artikel 4 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn. Het merk LIEF! is volgens IJsvogel c.s. – in ieder geval voor dierenaccessoires – ook niet ingeburgerd, dan wel is het ‘uitgeburgerd’ en heeft het haar onderscheidend vermogen heeft verloren. Om al deze redenen zijn de merken van KFH geen geldige merken, aldus nog steeds IJsvogel c.s. Bij de bespreking van dit verweer – dat wat betreft de b-grond en de c-grond samengevat kan worden aangemerkt als een beroep op het gebrek aan onderscheidend vermogen – zullen eerst de Uniemerken van KFH aan de orde komen.

4.5.

Een Uniemerk wordt nietig verklaard als het niet voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de in 4.4. genoemde bepalingen. Het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang is dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen (b-grond) respectievelijk dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven (c-grond). Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek^[6], dat hier kan worden omschreven als consumenten van (huis)dierenaccessoires). Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek het betrokken woord normaliter opvat en kan dit worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van lemmata in een woordenboek.

4.6.

De stelling van IJsvogel c.s. dat LIEF! niet onderscheidend want beschrijvend is voor de bestemming van de waar, slaagt niet. Uit het feit dat (het bijvoeglijk naamwoord) LIEF! de gangbare betekenis van lief heeft, volgt immers niet dat het merk beschrijvend is voor de waar zelf (in dit geval onder meer honden- en kattenkussens) waarvoor het merk is ingeschreven.^[7]Dat, zoals IJsvogel c.s. ter zitting heeft betoogd, een hondenmand als ‘lief’ kan worden omschreven indien deze zacht en pluizig is, levert geen voldoende rechtstreeks en concreet verband op. Het kenmerk ‘lief’ in de door IJsvogel c.s. daaraan toegekende betekenis is immers geen kenmerk van alle honden- en kattenkussens in het algemeen, maar mogelijk alleen voor die varianten die zacht en pluizig zijn. ‘Zacht en pluizig’ is bovendien ook geen directe betekenis van lief en het staat ook niet met die betekenis in het woordenboek. Uit de door IJsvogel c.s. aangehaalde uitspraak CAFFE NERO (Gerecht van Eerste Aanleg 27 oktober 2016, IEPT20161027) kan niet worden afgeleid dat de inschrijving van LIEF! onder het huidige regime zou worden geweigerd. In die uitspraak is “caffè nero” beschrijvend geacht voor koffiegerelateerde producten en daarmee verbonden diensten en promotie. Het verband in die zaak is veel rechtstreekser en concreter dan het verband tussen dierenaccessoires en ‘lief’.

4.7.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk LIEF!, net als voor baby- en kinderkleding^[8], ook voor dierenaccessoires (van huis uit) onderscheidend vermogen heeft (b-grond) en niet beschrijvend is (c-grond). Voor zover IJsvogel c.s. heeft bedoeld te stellen dat het merk LIEF! is verworden tot soortnaam voor dierenaccessoires (d-grond), wordt die stelling, nu die in het geheel niet is onderbouwd, verworpen.

4.8.

Het ‘subsidiaire’ beroep op gebrek aan inburgering behoeft derhalve geen bespreking meer. Datzelfde geldt voor in het in ditzelfde kader gedane beroep op ‘uitburgering’.

4.9.

Tot slot heeft IJsvogel c.s. niet aannemelijk gemaakt dat aan haar een voorgebruiksrecht toekomt op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat de inschrijving van het merk LIEF! voor dierenaccessoires te kwader trouw is verricht. KFH c.s. heeft immers onweersproken gesteld dat IJsvogel c.s. in november 2016 is begonnen met het aanbieden en verhandelen van dierenaccessoires onder het teken LIEF DIER. Beide Uniemerken van KFH (waarvan de jongste nadrukkelijk is ingeschreven voor dierenkussens) zijn daarmee ouder dan het gebruik van het teken LIEF DIER door IJsvogel c.s. voor dierenaccessoires. Of het gebruik van het teken LIEF DIER voor het in 2.7 vermelde magazine (ten aanzien van het jongere Uniemerk) een voorgebruiksrecht oplevert, kan hier onbesproken blijven, aangezien niet valt in te zien dat dat voorgebruiksrecht zich dan mede zou uitstrekken tot het (latere) gebruik voor dierenaccessoires. Daar komt bij dat de enkele stelling dat (de rechtsvoorganger van) KFH c.s. bekend moet zijn geweest met het magazine onvoldoende is voor het oordeel dat de inschrijving van het merk LIEF! voor dierenaccessoires te kwader trouw is geweest. Ook het verweer dat het recht van KFH c.s. om tegen het magazine op te komen op grond van artikel 111 lid 2 UMVo is komen te vervallen, kan daarom onbesproken blijven.

4.10.

Gelet op het voorgaande wordt in deze procedure de geldigheid van het merk LIEF! tot uitgangspunt genomen.

Inbreuk op de Uniemerken

4.11.

Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. De voorzieningenrechter stelt vast dat het in deze procedure door KFH c.s. aangevallen gebruik betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren – namelijk dierenaccessoires – als waarvoor de Uniemerken LIEF! mede zijn ingeschreven en worden gebruikt. KFH c.s. kan derhalve het gebruik van het teken LIEF DIER voor dierenaccessoires verbieden, in ieder geval op basis van het in 2.1. onder het tweede gedachtestreepje genoemde Uniewoordmerk – indien geoordeeld moet worden dat door dat gebruik bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

4.12.

Bij de vaststelling van het in artikel 9 lid 2 sub b UMVo bedoelde verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient globaal beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

Verwarringsgevaar kan eerder worden aangenomen naar mate de waren of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren of diensten minder overeenstemmen.^[9]

4.13.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan er bij het relevante publiek verwarring ontstaan tussen het merk LIEF! en het teken LIEF DIER. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

4.14.

Hoewel IJsvogel c.s. in deze procedure het door haar gebruikte teken in één woord aanduidt als LIEFDIER of LIEF
DIER, zal de gemiddelde consument het teken opvatten als LIEF DIER (in twee woorden). Dit valt af te leiden uit het door IJsvogel c.s. gebruikte logo waarin beide woorden onder elkaar zijn geplaatst en uit haar aankondiging op Facebook waarin zij schrijft over de “LIEF DIER collectie”. De meteen in het oog springende overeenkomst tussen het merk en het teken is het deel LIEF, dat identiek is. Aangezien LIEF in LIEF DIER vooraan is geplaatst en DIER beschrijvend voor dierenaccessoires moet worden geacht, is LIEF naar voorlopig oordeel aan te merken als een dominant bestanddeel in LIEF DIER, althans een bestanddeel dat daarin een zelfstandige plaats inneemt. Daarmee is sprake van een behoorlijke mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen merk en teken. LIEF in LIEF DIER heeft, zoals IJsvogel c.s. ook heeft aangevoerd, een specifieke betekenis, omdat het (doorgaans) verwijst naar (een eigenschap van) het dier waarvoor het dierenaccessoire is bestemd. Het merk LIEF! kan evenwel op dezelfde wijze worden opgevat en getuige de stellingname van IJsvogel c.s. met betrekking tot geldigheid van het merk LIEF! gebeurt dit ook.^[10]Op dit punt bestaat derhalve ook conceptuele overeenstemming. Een punt van verschil is het ontbreken van het uitroepteken in LIEF DIER. Ten opzichte van de hiervoor vermelde punten van overeenstemming, legt dit verschil evenwel onvoldoende gewicht in de schaal. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat de waren (kussens en manden voor huisdieren) identiek zijn aan die waarvoor LIEF! mede is ingeschreven en waarvoor het ook wordt gebruikt en dat zowel het merk als het teken consequent in hoofdletters worden geschreven. De gestelde verschillen in de
look & feelvan de waren van IJsvogel c.s. en die van LIEF! zijn hierbij niet doorslaggevend, aangezien de consument kan menen dat het om twee verschillende productlijnen gaat met dezelfde herkomst of van verwante ondernemingen.

4.15.

IJsvogel c.s. heeft haar stelling dat er honderden merken zijn met het bestanddeel LIEF niet nader onderbouwd. Dat bij het relevante publiek met betrekking tot de relevante waren de mogelijke verwarring niet zozeer ten aanzien van LIEF! maar ten aanzien van die andere merken zou optreden, is dan ook niet aannemelijk geworden.

4.16.

Nu op de door IJsvogel c.s. verhandelde dierenaccessoires het teken LIEF DIER is aangebracht op de in 2.8. afgebeelde wijze als een label en zij deze producten in haar facebookberichten aanduidt als de ‘LIEF DIER collectie’, is het gebruik van dit teken te beschouwen als merkgebruik in de zin van artikel 9 lid 3 sub a en b UMVo. Dat IJsvogel c.s. kennelijk zelf meent dat zij het teken LIEF DIER beschrijvend gebruikt, maakt dat niet anders.

4.17.

Het onderscheidend vermogen van het merk indachtig en gelet op de behoorlijke mate van overeenstemming tussen merk en teken en het feit dat merk en teken gebruikt worden voor identieke waren, maakt dat naar voorlopig oordeel bij het relevante publiek gevaar voor verwarring te duchten is, direct of indirect. De conclusie is dan ook dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

Vorderingen

4.18.

Gelet op het voorgaande zal het inbreukverbod op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. Die toewijzing geldt gelet op artikel 21 lid 3 UMVo ook jegens LIEF Lifestyle nu KFH c.s. onweersproken heeft gesteld dat LIEF Lifestyle als licentienemer gerechtigd is een vordering ter zake in te stellen. Dit verbod ziet op de door IJsvogel c.s. aangeboden inbreukmakende dierenaccessoires. Hoewel KFH c.s. haar verbodsvordering ruim heeft geformuleerd, heeft zij ter zitting verklaard dat zij in deze procedure enkel beoogt de producten onder de naam LIEF DIER te verbieden en niet het magazine. Het verbod strekt zich dan ook niet uit tot het in 2.7. vermelde magazine LIEF DIER. Nu KFH c.s. desgevraagd heeft verklaard dat IJsvogel c.s. alleen in Nederland inbreukmakende producten aanbiedt en verhandelt, zal het op te leggen verbod worden beperkt tot Nederland.

4.19.

De medegevorderde opgave is toewijsbaar voor zover deze ertoe strekt (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Niet valt in te zien welk spoedeisend belang KFH c.s. heeft bij opgave van (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens met betrekking tot de door IJsvogel c.s. met de inbreukmakende dierenaccessoires genereerde omzet en winst. De voorbereiding van een bodemprocedure levert niet het vereiste spoedeisend belang op. IJsvogel c.s. is daarom ook bevoegd om op de door haar te overleggen documenten de prijsgegevens onleesbaar te maken.

4.20.

Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarbinnen IJsvogel c.s. de inbreuk dient te staken worden bepaald op twee dagen na betekening van dit vonnis en de termijn waarbinnen IJsvogel c.s. de opgave dient te doen op twee maanden na betekening van dit vonnis.

4.21.

Het inbreukverbod en de opgave zullen elk worden versterkt met een dwangsom, die op de hierna te vermelden bedragen zullen worden gemaximeerd. De dwangsom met betrekking tot de opgave zal voorts worden gematigd.

4.22.

Nu niet is gesteld of gebleken op welke grond IJsvogel c.s. met betrekking tot de op te leggen voorzieningen hoofdelijk verbonden zijn, zal zij hierin ook niet hoofdelijk worden veroordeeld. De hierna te bespreken proceskostenveroordeling heeft wel een hoofdelijk karakter.

Beneluxmerk

4.23.

Nog daargelaten dat aan de hand van de overgelegde bescheiden niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het Beneluxmerk rechtsgeldig aan KFH is overgedragen, geldt dat KFH c.s. na beoordeling van haar vorderingen op grond van de Uniemerken geen zelfstandig belang meer heeft bij een beoordeling van haar vorderingen op grond van het Beneluxmerk.

Proceskosten

4.24.

IJsvogel c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. KFH c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief verschotten) ten bedrage van in totaal (€ 9.130,65 + € 5.883,50 + € 93,31 + € 1.495,35 (exclusief BTW) = € 16.602,81 overgelegd. IJsvogel c.s. heeft hiertegen bezwaar gemaakt en aangevoerd dat de kosten van KFH c.s. – na correctie van haar eigen kosten – 30% hoger liggen dan haar eigen kosten en dat dit mogelijk komt omdat er twee advocaten zijn ingezet. Hiertegenover heeft KFH c.s. zich op het standpunt gesteld dat haar kosten hoger zijn, omdat zij, ten opzichte van IJsvogel c.s., een extra processtuk (de dagvaarding) heeft opgesteld.

4.25.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft de onderhavige procedure een eenvoudig kort geding, waarvoor in de vigerende Indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van € 6.000,- (exclusief BTW) aan advocaatkosten is opgenomen. Aangezien uit niets blijkt dat overschrijding van dit (maximum)tarief gerechtvaardigd is, zal de voorzieningenrechter daarom dat bedrag toewijzen, te vermeerderen met het griffierecht van € 618,- en de kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding van € 93,31, derhalve op € 6,711,31 in het totaal.

4.26.

De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt IJsvogel c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op de Uniemerkrechten van KFH (als genoemd in 2.1. van dit vonnis) te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het invoeren, het aanbieden of daartoe in voorraad hebben van dierenaccessoires onder het teken LIEF DIER;

5.2.

bepaalt dat bij overtreding van het in 5.1. opgenomen gebod, de betrokken gedaagde een dwangsom verbeurt van € 2.500,- per dag, waarbij een deel van een dag tot een hele wordt gerekend, met een maximum van € 75.000,-;

5.3.

gebiedt IJsvogel c.s. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis een schriftelijke, volledige, juiste en met relevante stukken onderbouwde opgave, te verstrekken aan de advocaat van KFH c.s., mr. M.P.J.N. Steijven te Eindhoven, van:

a. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en e-mailadressen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs waarvan IJsvogel c.s. de inbreukmakende dierenaccessoires heeft verkregen;

c. het aantal inbreukmakende dierenaccessoires dat door IJsvogel c.s. is verkocht, onder vermelding van namen en adresgegeven van alle distributeurs en afnemers, niet zijnde eindconsumenten;

d. het aantal inbreukmakende dierenaccessoires dat door IJsvogel c.s. in voorraad wordt gehouden, onder vermelding van de locatie waar de producten zich bevinden;

5.4.

bepaalt dat bij overtreding van het in 5.3. opgenomen gebod, de betrokken gedaagde een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag, waarbij een deel van een dag tot een hele wordt gerekend, met een maximum van € 25.000,-;

5.5.

veroordeelt IJsvogel c.s., hoofdelijk, in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van KFH c.s. begroot op € 6.711,31;

5.6.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van

artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2017