Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/506062 / HA ZA 16-232
Vonnis van 3 januari 2018
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.,
gevestigd te Neuchâtel (Zwitserland),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WORLD FREIGHT LOGISTICS B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. E. Wilke te Schiedam
en in tussenkomst
de rechtspersoon naar buitenlands recht
TTL GROUP (OFFSHORE) S.A.L.,
gevestigd te Beirut (Libanon),
interveniënte,
advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Breda.
Partijen zullen hierna Philip Morris, World Freight en TTL genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het vonnis in het incident tot tussenkomst van 20 juli 2016 en de daarin genoemde stukken, waarbij wordt aangetekend dat de bij conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie genoemde productie 6 door World Freight niet in het geding is gebracht;
- de conclusie van eis in tussenkomst van 31 augustus 2016 met producties 14 t/m 19;
- de conclusie van antwoord in tussenkomst, tevens conclusie van antwoord in reconventie in de hoofdzaak en verzoek tot in het geding brengen stukken ex artikel 22 Rv van Philip Morris van 12 oktober 2016 met producties 12 t/m 26
- het op 12 oktober 2016 door de griffier ontvangen (mondelinge) bericht van World Freight waarin zij meedeelt af te zien van het nemen van een conclusie van antwoord in tussenkomst;
- het tussenvonnis van 7 december 2016 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van de rechtbank van 19 december 2016 waarbij een nieuwe datum voor de comparitie van partijen is bepaald;
- de akte overlegging aanvullende producties van Philip Morris ontvangen op 22 maart 2017, met producties 27 t/m 33;
- de brief van World Freight van 21 maart 2017 met een kostenoverzicht en onderliggende facturen;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van TTL ingekomen op 23 maart 2017 met productie 20;
- de akte van World Freight toegezonden bij brief van 29 maart 2017 met producties 17 t/m 20;
- het e-mail bericht van Philip Morris van 5 april 2017 met producties 34 t/m 36;
- het proces-verbaal van de op 6 april 2017 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken, waaronder de pleitaantekeningen namens Philip Morris en TTL.
1.2.
Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Philip Morris is een grote internationaal opererende tabaksproducent. Zij produceert onder andere sigaretten voorzien van het merk Marlboro.
2.2.
World Freight is een logistiek dienstverlener. Zij biedt haar diensten wereldwijd aan, in het Midden Oosten onder de handelsnaam Bosfor Maritime & Logistics Services (hierna: Bosfor).
2.3.
TTL is een vennootschap naar het recht van de republiek Libanon die actief is op het gebied van inkoop, distributie en verkoop van sigaretten.
2.4.
Philip Morris is houdster van – onder meer – de volgende Uniebeeldmerken, geregistreerd in klasse 34 (voor o.a. sigaretten):
-
, geregistreerd op 11 augustus 1999 onder nummer 778191;
, geregistreerd op 11 augustus 1999 onder nummer 778191;
-
, geregistreerd op 17 maart 2000 onder nummer 943993;
, geregistreerd op 2 juli 2001 onder nummer 1701499;
, geregistreerd op 17 maart 2000 onder nummer 943993;
, geregistreerd op 2 juli 2001 onder nummer 1701499;
-
, geregistreerd op 10 november 2005 onder nummer 4020616;
, geregistreerd op 10 november 2005 onder nummer 4020616;
-
, geregistreerd op 10 november 2005 onder nummer 4020641;
, geregistreerd op 10 november 2005 onder nummer 4020641;
-
, geregistreerd op 8 maart 2006 onder nummer 4179801;
, geregistreerd op 8 maart 2006 onder nummer 4179801;
-
, geregistreerd op 19 mei 2015 onder nummer 13075858;
, geregistreerd op 19 mei 2015 onder nummer 13075858;
-
, geregistreerd op 21 januari 2009 onder nummer 6855167.
, geregistreerd op 21 januari 2009 onder nummer 6855167.
Zij is ook houdster van de hieronder weergeven, krachtens internationale inschrijving met aanduiding Europese Gemeenschap in klasse 34 (voor o.a. sigaretten) geregistreerde, uniebeeldmerken:
-
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1037734;
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1037734;
-
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1037739;
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1037739;
-
, geregistreerd op 14 oktober 2010 onder nummer 1064851;
, geregistreerd op 14 oktober 2010 onder nummer 1064851;
-
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1035386
, geregistreerd op 25 november 2009 onder nummer 1035386
De Uniebeeldmerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als de Uniemerken.
2.5.
Philip Morris is ook houdster van verschillende Beneluxbeeldmerken (hierna de Benelux-merken), ingeschreven in klasse 34 voor sigaretten, die zien op de verpakking van (Marlboro) sigaretten, waaronder een Benelux-merk met inschrijvingsnummer 0718964, gedeponeerd op 8 maart 2002. De Benelux-merken stemmen, voor zover hier van belang, grotendeels overeen met de Uniemerken.
2.6.
Op een factuur (‘invoice TT1306/E’) gedateerd 18 september 2015 van Grand Tabacco te Jerevan, Armenië, is het volgende vermeld:
2.7.
In een document getiteld ‘Certificate of Origin’ gedateerd 22 september 2015 is onder meer het volgende opgenomen:
2.8.
Een e-mailbericht van 11 november 2015 van de heer [A] , managing director van Bosfor/World Freight aan [B] van de rederij CMA CGM, met als onderwerp “FW: SOC BOOKING TO ROTTERDAM/ DXB0295423B”, luidt, voor zover van belang, als volgt:
“
This is the box which I originally wanted to store in Jebel Ali due to outstanding amount and dispute with the customer…
This is the box which I originally wanted to store in Jebel Ali due to outstanding amount and dispute with the customer…
Now I want to bring it to a safe warehouse in Rotterdam as I can’t bear any risk in this –
Please assist ant tell your team to accept the same!!! PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE support!! I need it on board of the 15th vessel !!!”
2.9.
Op een vrachtbrief (‘
Bill of Lading’) met nummer BND/LTK/0024, uitgegeven op
Bill of Lading’) met nummer BND/LTK/0024, uitgegeven op
‘00.11.2015’ in Teheran, Iran met betrekking tot een container met nummer LGEU42471531 (dit nummer heeft aan het slot één cijfer meer dan het container nummer dat in andere stukken is genoemd), is onder meer vermeld dat de container ‘
1025 cartons cigarettes’ bevat, dat de container in Bandar Abbas, Iran, aan boord van de Lotus Maritimus 039 is geladen, dat de vracht bestemd is voor [C] in Damascus, Syrië (hierna: [C] ) , als ‘
consignee’ en dat de ‘
port of discharge’ Latakia, Syrië is:
1025 cartons cigarettes’ bevat, dat de container in Bandar Abbas, Iran, aan boord van de Lotus Maritimus 039 is geladen, dat de vracht bestemd is voor [C] in Damascus, Syrië (hierna: [C] ) , als ‘
consignee’ en dat de ‘
port of discharge’ Latakia, Syrië is:
2.10.
Op een vrachtbrief (‘
Waybill’) met nummer DXB0295423B, met betrekking tot een container met nummer LGEU4247153 (hierna: de container), is onder meer vermeld dat de container ‘
1025 cartons cigarettes’ bevat, dat de container in Jebel Ali (gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten, hierna: VAE), aan boord van de CMA CGM Thames is geladen, dat de vervoerder (‘
carrier’) CMA CGM is en dat de vracht bestemd is voor World Freight (als ‘
consignee’) te Rotterdam (tevens de ‘
port of discharge’):
Waybill’) met nummer DXB0295423B, met betrekking tot een container met nummer LGEU4247153 (hierna: de container), is onder meer vermeld dat de container ‘
1025 cartons cigarettes’ bevat, dat de container in Jebel Ali (gelegen in de Verenigde Arabische Emiraten, hierna: VAE), aan boord van de CMA CGM Thames is geladen, dat de vervoerder (‘
carrier’) CMA CGM is en dat de vracht bestemd is voor World Freight (als ‘
consignee’) te Rotterdam (tevens de ‘
port of discharge’):
2.11.
In een e-mail bericht van 23 november 2015 van [A] aan CMA CGM, met als onderwerp “container with cigarettes”, is het volgende opgenomen:
2.12.
Op of omstreeks 14 december 2015 is in Rotterdam het schip CMA CGM Thames aangekomen met aan boord, voor zover hier van belang, de container, bevattende 1025 kartonnen dozen met in totaal 512.500 pakjes sigaretten (à 20 sigaretten) met het opschrift “Master” (de lading van de container wordt hierna ook aangeduid als: de partij sigaretten of de partij). Aan de douane was van tevoren de in 2.10 genoemde vrachtbrief toegezonden. De douane heeft World Freight op 11 december 2015 verzocht om de House Bill of Lading van de container aan te leveren, maar deze bleek nog niet beschikbaar. De douane besloot daarop om de lading fysiek te controleren. Op 14 december 2015 zond World Freight het volgende bericht aan de douane:
“Onderwerp: Customs selected Bill of Lading DXB0295423B (container(s) LGEU4247153) for inspection. FYSIEKE CONTROLE CC THAMES
(…)
Pls note that we have the a.m. container selected for a FYCO.
The reason that container was shipped to Rotterdam is because we have a dispute with shipper, which is expected to be solved latest wednesday.
After that we will ship container back to Beirut.
Was going to ask if FYCO can be canceled since we don't issue to import container to Europe.
It was just done to protect our company best interest.
Attached you will find a copy of the Master B/l.”
2.13.
Na inspectie heeft de douane, bij brief van 18 december 2015, aan Philip Morris onder meer de volgende kennisgeving gedaan op de voet van de Anti Piraterij Verordening [2] (hierna: APV):
“
Met deze brief stel ik u in kennis van de schorsing van de vrijgave/vasthouding van goederen omdat een vermoeden bestaat dat deze goederen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Voor het optreden door de Douane is door u een besluit tot douaneoptreden gevraagd en toegewezen.
Met deze brief stel ik u in kennis van de schorsing van de vrijgave/vasthouding van goederen omdat een vermoeden bestaat dat deze goederen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Voor het optreden door de Douane is door u een besluit tot douaneoptreden gevraagd en toegewezen.
Het betreft de volgende goederen:
”
Als bijlage bij de brief waren onder meer de volgende afbeeldingen gevoegd van de partij sigaretten:
2.14.
Bij brief van 21 december 2015 heeft de douane Philip Morris als volgt bericht:
“Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 18 december 2015 om informatie, conform artikel 17 lid 4 of artikel 18 lid 5 van[de APV],
verstrek ik u hierbij de gevraagde gegevens.
verstrek ik u hierbij de gevraagde gegevens.
Geadresseerde
Naam: World Freight Logistics B.V
Adres: Nieuwe Langeweg 151
Plaats: Rotterdam
Land: NEDERLAND
Aangever
Naam: CMA CMG (holland) B.V.[bedoeld zal zijn CGM, rechtbank]
Adres: Achterdijk 51-55
Plaats: Rhoon
Land: NEDERLAND
Afzender / Exporteur
Naam: RSL Freight Co LLC
Adres: Zabeel Business Centre
Plaats: Dubai
Land: VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Locatie van de goederen: DCL Maasvlakte, Bosporusstraat 5 3199LJ Rotterdam, containernummer: LGEU424715-3.
Douaneregeling: Goederen onder douanetoezicht overeenkomstig art. 37 CDW
Oorsprong: VAE
Herkomst: VAE”
2.15.
Bij e-mail van 14 januari 2016 berichtte de douane Philip Morris in aanvulling op de hierboven geciteerde brief, als volgt:
“Onderstaande gegevens stemmen overeen met waybill die met PV nr I20154243 door Douane DRH VGEM Rotterdam bij team IER te Groningen is ingediend.
Bij team IER is in dossier 15RB0350 geen invoice of paklijst aanwezig.”
2.16.
Philip Morris heeft World Freight en CMA CGM verzocht akkoord te gaan met vernietiging van de partij sigaretten. World Freight heeft zich daartegen verzet.
2.17.
Na daartoe op 18 en 20 januari 2016 (aanvullend) verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, heeft Philip Morris op 22 januari 2016 ten laste van World Freight conservatoir derdenbeslag tot afgifte laten leggen op de partij sigaretten.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
Philip Morris vordert – samengevat weergegeven – om World Freight, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen te gedogen dat de partij sigaretten op haar kosten wordt vernietigd, zulks op straffe van een dwangsom, alsmede World Freight te veroordelen de kosten van vernietiging aan Philip Morris te voldoen, een en ander met veroordeling van World Freight in de proceskosten in de zin van art. 1019h Rv [3] .
3.2.
Aan deze vordering legt Philip Morris, na aanvulling van gronden in de conclusie van antwoord in reconventie, het volgende ten grondslag.
( i) Philip Morris is rechthebbende op de Uniemerken en op een aantal Benelux-merken en heeft het auteursrecht op de ontwerpen van de verpakkingen van sigaretten, in de markt bekend onder de naam “Marlboro”. De partij sigaretten is voorzien van tekens die identiek zijn aan, althans overeenstemmen met, de Uniemerken (in de zin van art. 9 lid 1 sub a en b GMVo [4] (thans art. 9 lid 2 sub a en b UMVo [5] ) en de Benelux-merken en waarvan de tekens op de omdozen, slofverpakkingen en pakjes een lay-out hebben die geen andere totaalindruk wekt dan de verpakkingen van (de Marlboro producten van) Philip Morris, zodat Philip Morris zich op grond van haar merk- en auteursrechten kan verzetten tegen de invoer, de doorvoer, en/of de verhandeling daarvan. Het beslag dat Philip Morris op 22 januari 2016 heeft doen leggen op de partij sigaretten is dan ook rechtmatig. Op grond van art. 101 lid 2 GMVo (thans art. 129 lid 2 UMVo) jo. art. 2.22 lid 1 BVIE [6] kan Philip Morris vernietiging van de partij sigaretten vorderen.
( ii) Primair is dit het geval omdat art. 9 lid 4 UMVo [7] van toepassing is op de partij sigaretten, althans moet worden geanticipeerd op de implementatie van art. 10 lid 4 van de Merkenrichtlijn 2015 [8] ten aanzien van de Benelux-merken. Dit brengt mee dat ook als ervan moet worden uitgegaan dat de partij in transit is en niet in de Unie in de handel wordt gebracht (doorvoer), World Freight inbreuk maakt op de merkrechten van Philip Morris.
( iii) Subsidiair, omdat ook als art. 9 lid 4 UMVo nog niet van toepassing wordt geacht, (de in Nederland gevestigde onderneming) World Freight de geadresseerde van de partij sigaretten is, hetgeen meebrengt dat de partij bestemd is om in de Unie te worden verhandeld, zodat ook onder het oude (Unie)merkenrecht sprake is van merkinbreuk. Bovendien maakt World Freight in dat geval inbreuk op het auteursrecht van Philip Morris zodat de gevorderde vernietiging ook op art. 28 lid 1 en 4 Auteurswet (hierna: Aw) wordt gebaseerd. Het is niet geloofwaardig dat de eindbestemming van de partij Syrië is.
( iv) Voor zover de voorgaande gronden niet opgaan, geldt dat de Uniemerken algemeen bekende merken zijn in de zin van art. 6bis VvP [9] , waarvoor, naar de rechtbank de stelling van Philip Morris begrijpt, een andere, ruimere, inbreukmaatstaf geldt.
( v) Uiterst subsidiair omdat gesteld handelen in strijd met voorschriften van consumentenbescherming, van art. 337 Wetboek van Strafrecht en van (art. 11 en 15 van) de
WHO Framework Convention on Tobacco Control [10] (hierna: het WHO-verdrag), een onrechtmatige daad jegens Philip Morris oplevert.
WHO Framework Convention on Tobacco Control [10] (hierna: het WHO-verdrag), een onrechtmatige daad jegens Philip Morris oplevert.
( vi) Nu World Freight zich verzet tegen de vernietiging, heeft Philip Morris er recht op en belang bij dat World Freight wordt veroordeeld te gedogen dat de partij sigaretten op haar kosten wordt vernietigd.
3.3.
World Freight voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Philip Morris in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
in reconventie
3.4.
In reconventie vordert World Freight – zakelijk weergegeven – Philip Morris op straffe van een dwangsom te veroordelen tot opheffing van het beslag en te verbieden alsnog beslag te leggen op de partij sigaretten, om mededeling te doen aan de douane dat de partij kan worden vrijgegeven voor vervoer naar eindbestemming Syrië, alsmede een verklaring voor recht dat het door Philip Morris gelegde beslag onrechtmatig is en dat zij aansprakelijk is voor de door World Freight ten gevolge van dit beslag geleden schade in de vorm van opslagkosten en containerhuur, op te maken bij staat, een en ander met veroordeling van Philip Morris in de proceskosten in de zin van art.1019h Rv.
3.5.
Aan haar vorderingen legt World Freight het volgende ten grondslag. De partij sigaretten betreft goederen die niet in de Unie in het verkeer zijn gebracht. De partij is in transit in douanegebied en is bestemd voor Syrië en niet voor de Unie. World Freight heeft als expediteur een retentierecht (in de zin van art. 8:69 Burgerlijk Wetboek) uitgeoefend op de container met de partij sigaretten die onderweg was van Armenië naar Syrië (via Iran en Dubai ) vanwege een vordering die zij heeft op Mag Container Lines (hierna: MCL), een logistiek bedrijf gevestigd te Dubai. Of sprake is van merkinbreuk moet worden beoordeeld op basis van het Uniemerkenrecht zoals dat gold op het moment van aankomst in Rotterdam dan wel het moment van inbeslagname. Onder de toepasselijke regelgeving heeft Philip Morris geen recht op vernietiging van deze partij omdat deze niet in de Unie is ingevoerd. Er is ook geen aanleiding te veronderstellen dat de partij uiteindelijk bestemd is voor de Unie. Bovendien dragen de sigaretten geen teken dat gelijk is aan de voor soortgelijke waren ingeschreven Uniemerken, of dat in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. World Freight, die alleen logistiek dienstverlener is en geen rechthebbende, heeft er daarom recht op en belang bij dat Philip Morris de partij sigaretten doet vrijgeven en dat voor recht wordt verklaard dat Philip Morris aansprakelijk is voor de door World Freight ten gevolge van het onrechtmatig gelegde conservatoire beslag geleden schade, waaronder kosten van opslag en terminalhuur, op te maken bij staat.
3.6.
Philip Morris voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van World Freight in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
in tussenkomst
3.7.
TTL vordert in tussenkomst – samengevat weergegeven – om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, opheffing te bevelen van het door Philip Morris gelegde beslag, Philip Morris te veroordelen de partij sigaretten ongehinderd hun weg te laten vervolgen naar de eindbestemming in Latakia, Syrië, voor recht te verklaren dat de Master-sigaretten niet “
een merk dragen dat gelijk of in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden” ex art. 9 lid 4 UMVo en voor recht te verklaren dat Philip Morris aansprakelijk is voor door TTL geleden schade (ex art. 28 APV), een en ander voor zover mogelijk op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Philip Morris in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
een merk dragen dat gelijk of in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden” ex art. 9 lid 4 UMVo en voor recht te verklaren dat Philip Morris aansprakelijk is voor door TTL geleden schade (ex art. 28 APV), een en ander voor zover mogelijk op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Philip Morris in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.8.
TTL heeft aan haar vordering het volgende ten grondslag gelegd. TTL is eigenaar van dan wel rechthebbende op de partij sigaretten. Master-sigaretten worden exclusief en in opdracht van TTL geproduceerd door de Armeense onderneming International Massis Tabak, die tevens handelt onder de naam Grand Tabacco. Ook de partij sigaretten heeft TTL laten produceren door en ingekocht bij International Massis Tabak/Grand Tabacco, en deze met gebruikmaking van haar zustervennootschap, het Iraakse House of Cigarettes, verkocht aan [C] . Nadat International Transportation Faraferest Arya Co. de partij sigaretten over de weg had vervoerd naar Bandar Abbas (Iran), heeft MCL, als
shipper, de partij vervolgens doen transporteren door Bosfor van Bandar Abbas naar Jebel Ali. CMA CGM zou het deel van het transport van Jebel Ali naar Beiroet (Libanon) voor haar rekening nemen, waarna de partij sigaretten over land naar Lattakia (Syrië) vervoerd zou worden. Als onbedoeld gevolg van een door World Freight ten opzichte van MCL uitgeoefend retentierecht is de partij sigaretten, zonder toestemming van TTL, in Rotterdam terecht gekomen en daar uiteindelijk beslagen door Philip Morris.
shipper, de partij vervolgens doen transporteren door Bosfor van Bandar Abbas naar Jebel Ali. CMA CGM zou het deel van het transport van Jebel Ali naar Beiroet (Libanon) voor haar rekening nemen, waarna de partij sigaretten over land naar Lattakia (Syrië) vervoerd zou worden. Als onbedoeld gevolg van een door World Freight ten opzichte van MCL uitgeoefend retentierecht is de partij sigaretten, zonder toestemming van TTL, in Rotterdam terecht gekomen en daar uiteindelijk beslagen door Philip Morris.
Door het beslag kan TTL haar verplichtingen jegens [C] niet nakomen. TTL heeft er daarom recht op en belang bij om vrijgave van de partij sigaretten te bewerkstelligen en aanspraak op schadevergoeding te maken.
3.9.
Philip Morris voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van TTL in de kosten in de zin van art. 1019h Rv. World Freight heeft in tussenkomst geen verweer gevoerd wegens gebrek aan belang.
4.Het juridisch kader
4.1.
Goederen die in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, worden aan douanetoezicht onderworpen en kunnen door de douaneautoriteiten worden gecontroleerd. Goederen die in de Unie zijn binnengebracht en onder douane toezicht staan, maar niet zijn ingevoerd in de Unie, worden aangemerkt als niet-communautaire goederen die een zogenoemde T1 status hebben. De T1 status duurt zolang het nodig is om de douanestatus van de goederen te bepalen. De douanestatus is afhankelijk van de bestemming van de goederen, zoals invoer in de Unie, al dan niet met plaatsing onder een accijnsschorsingsregeling, wederuitvoer (bij goederen in transit van een land buiten de Unie naar een ander land buiten de Unie) dan wel vernietiging van de goederen (vgl. art. 37 communautair douanewetboek [11] ).
4.2.
Wanneer bij de douane tijdens (een controle gedurende) het douanetoezicht een vermoeden ontstaat dat sprake is van waar die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, is de douane bevoegd om de vrijgave van de goederen tijdelijk op te schorten dan wel de goederen vast te houden (hierna: douanebeslag). Die bevoegdheid volgt uit de APV.
4.3.
Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) oordeelde in het Class-arrest van 18 oktober 2005 [12] , kort gezegd, dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Unie van niet-uitgeputte merkgoederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot (dat wil zeggen goederen met T1 status) omdat dit niet-communautaire goederen zijn die niet in de Unie zijn ingevoerd. Het HvJ oordeelde eveneens dat de merkhouder niet kan verlangen dat op het moment waarop de goederen de (douane)Unie binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd. Uit het Class-arrest volgt voorts dat het onder omstandigheden mogelijk is dat T1 goederen toch inbreuk maken op een in de Unie geldend intellectueel eigendomsrecht. Dat is het geval wanneer die goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Unie in de handel worden gebracht. Daarbij rust de bewijslast op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel worden gebracht.
4.4.
In zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken Philips/Lucheng en Nokia [13] (hierna: Philips/Lucheng) heeft het HvJ in het kader van de uitleg van de (voorganger van de huidige) APV, een aantal omstandigheden genoemd die van belang kunnen zijn voor het bewijs dat T1 goederen noodzakelijkerwijs bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht en derhalve inbreuk kunnen maken op een IE-recht. Na in lijn met het Class-arrest te hebben geoordeeld dat goederen niet louter op grond van het feit dat zij T1 status hebben als ‘namaakgoederen’ of ‘door piraterij verkregen goederen’ in de zin van de APV kunnen worden aangemerkt, oordeelde het HvJ, voor zover hier van belang, dat:
“deze goederen daarentegen inbreuk op dat[IE-]
recht kunnen maken en dus als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden.”
recht kunnen maken en dus als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden.”
4.5.
In Philips/Lucheng oordeelde het HvJ verder dat, om te kunnen onderzoeken of sprake is van bewijs van inbreuk, de douaneautoriteit de vrijgave van, kort gezegd, imitatie-goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over “aanwijzingen van een vermoeden” dat inbreuk is gemaakt. Dergelijke aanwijzingen kunnen onder meer zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in de Unie zullen worden omgeleid.
4.6.
Sinds 23 maart 2016 is een aan art. 9 UMVo toegevoegd vierde lid van kracht waarbij, kort gezegd, T1 goederen binnen de werkingssfeer van het Uniemerkrecht zijn gebracht voor waren die een merk dragen dat gelijk is aan of ‘in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden’, ook wanneer de goederen slechts in transit zijn van en naar een land buiten de Unie, zonder dat de goederen in de Unie worden ingevoerd. Dit is slechts anders wanneer de merkhouder geen rechten kan doen gelden in het land van bestemming. Of dat laatste het geval is moet de aangever of houder van de waren bewijzen. Art. 9 lid 4 UMVo luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
4.(…), heeft de houder van dat Uniemerk eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Het recht van de houder van een Uniemerk op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het Uniemerk is gemaakt, die is ingeleid overeenkomstig[de APV]
door de douane, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemerk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van waren in het land van eindbestemming te verbieden.
door de douane, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemerk niet gerechtigd is om het op de markt brengen van waren in het land van eindbestemming te verbieden.
4.7.
In art. 10 lid 4 van de Merkenrichtlijn 2015, die op 16 december 2015 in werking is getreden, is een vrijwel gelijkluidende bepaling opgenomen. Die richtlijn moet uiterlijk op 14 januari 2019 door de lidstaten zijn omgezet in nationaal recht (art. 54 Merkenrichtlijn 2015).
5.De beoordeling
in conventie en in reconventie
bevoegdheid
5.1.
Voor zover de vorderingen in conventie zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op (per datum dagvaarding nog) Gemeenschapsmerken, is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu World Freight gevestigd is in Nederland (artt. 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo [14] in combinatie met art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie (art. 98 lid 1 GMVo [15] ).
Voor zover de vorderingen zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op Benelux-merken, is deze rechtbank internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De relatieve bevoegdheid dienaangaande, die niet is bestreden, volgt uit de verknochtheid met de Uniemerkenrechtelijke grondslag.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden.
in conventie
5.2.
Niet (langer) in geschil is dat de partij sigaretten een zogenoemde T1 status heeft, en weliswaar in de Unie is binnengebracht en onder douane toezicht staat, maar niet is ingevoerd en derhalve als niet-communautair moet worden aangemerkt. Partijen verschillen echter van mening over de vraag welke regelgeving op de partij sigaretten moet worden toegepast en of de toepassing van die regels meebrengt dat de partij moet worden vernietigd, zoals Philip Morris vordert. De verschillende gronden voor vernietiging waarop Philip Morris haar vorderingen baseert, worden hierna achtereenvolgens beoordeeld.
toepasselijkheid art. 9 lid 4 UMVo en richtlijnconforme interpretatie BVIE
5.3.
Ter beoordeling staat in de eerste plaats of art. 9 lid 4 UMVo op de partij sigaretten van toepassing is, dan wel of het BVIE richtlijnconform moet worden uitgelegd met inachtneming van art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015. Het resultaat bij bevestigende beantwoording, zoals door Philip Morris bepleit, is in beide gevallen dat Philip Morris zich als merkhouder kan verzetten tegen, kort gezegd, waar die een teken draagt dat gelijk is aan of in zijn belangrijkste onderdelen niet van haar merk kan worden onderscheiden, ook wanneer deze vóór de inwerkingtreding van art. 9 lid 4 UMVo de T1 status heeft verkregen. Dit standpunt – dat door World Freight gemotiveerd is bestreden – wordt verworpen. Vaststaat dat de partij sigaretten op of omstreeks 14 december 2015 in de haven van Rotterdam is aangekomen en onder douanetoezicht is gekomen, waarna de douane niet later dan 18 december 2015 douanebeslag op de partij sigaretten heeft gelegd wegens een vermoeden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, op welke partij Philip Morris een maand later conservatoir beslag tot afgifte heeft doen leggen. Dit alles heeft zich afgespeeld vóórdat art. 9 lid 4 UMVo op 23 maart 2016 van kracht is geworden. Anders dan de meeste andere wijzigingen in het uniemerkenrecht die op dat moment van kracht werden, vormt art. 9 lid 4 een wezenlijke uitbreiding van de werkingssfeer van een Uniemerk ten gunste van de merkhouder, in die zin dat deze zich kan verzetten tegen de enkele doorvoer van goederen door de (douane)Unie. Het met terugwerkende kracht toepassen van deze bepaling op goederen die voor de datum van inwerkingtreding reeds zijn beslagen, zou naar het oordeel van de rechtbank in strijd zijn met de algemene rechtsbeginselen die (ook) deel uit maken van het Unierecht, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht.
5.4.
Philip Morris heeft er op gewezen dat bij de invoering van de bedoelde wijziging in het uniemerkenrecht geen bepalingen van overgangsrecht zijn voorzien en dat in andere zaken de inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op uniemerken
ex nuncplaatsvindt op basis van de gewijzigde verordening. Het gaat hier echter niet om de inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk, maar om de vraag of een wettelijke uitbreiding van de werkingssfeer van het uniemerkrecht moet worden toegepast op goederen die op het moment van inwerkintreding reeds de T1 status hadden. Dat is naar het oordeel van de rechtbank een wezenlijk andere situatie, waarbij de rechten van derden doorslaggevend moeten zijn. Het met terugwerkende kracht van toepassing verklaren van die uitbreiding op handelingen die vóór de inwerkingtreding hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen op goederen die zich op het moment van inwerkingtreding in transit bevonden, althans de T1 status hadden, is in strijd met de rechtszekerheid. Een ander oordeel zou tot de ongewenste situatie leiden dat alle goederen die op het moment van inwerkingtreding onder douanetoezicht stonden met de bedoeling naar een land buiten de Unie te worden doorgevoerd, op 23 maart 2016 van kleur zouden verschieten en wel onder de reikwijdte van het uniemerkenrecht komen. Dit zou slechts mogelijk zijn, wanneer de (unie)wetgever dit uitdrukkelijk zou hebben bepaald, hetgeen, naar Philip Morris terecht heeft opgemerkt, niet het geval is.
ex nuncplaatsvindt op basis van de gewijzigde verordening. Het gaat hier echter niet om de inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk, maar om de vraag of een wettelijke uitbreiding van de werkingssfeer van het uniemerkrecht moet worden toegepast op goederen die op het moment van inwerkintreding reeds de T1 status hadden. Dat is naar het oordeel van de rechtbank een wezenlijk andere situatie, waarbij de rechten van derden doorslaggevend moeten zijn. Het met terugwerkende kracht van toepassing verklaren van die uitbreiding op handelingen die vóór de inwerkingtreding hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen op goederen die zich op het moment van inwerkingtreding in transit bevonden, althans de T1 status hadden, is in strijd met de rechtszekerheid. Een ander oordeel zou tot de ongewenste situatie leiden dat alle goederen die op het moment van inwerkingtreding onder douanetoezicht stonden met de bedoeling naar een land buiten de Unie te worden doorgevoerd, op 23 maart 2016 van kleur zouden verschieten en wel onder de reikwijdte van het uniemerkenrecht komen. Dit zou slechts mogelijk zijn, wanneer de (unie)wetgever dit uitdrukkelijk zou hebben bepaald, hetgeen, naar Philip Morris terecht heeft opgemerkt, niet het geval is.
5.5.
Het beroep op richtlijnconforme interpretatie van het BVIE ten aanzien van met de Uniemerken overeenstemmende Beneluxmerken van Philip Morris, in die zin dat reeds op art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015 moet worden geanticipeerd, slaagt evenmin. Philip Morris kan zich tegenover World Freight niet rechtstreeks op (art.10 lid 4 van) de Merkenrichtlijn 2015 beroepen en ook richtlijnconforme interpretatie is nog niet aan de orde. Voor een nationale rechter geldt pas vanaf het verstrijken van de omzettingstermijn de algemene verplichting om het nationale recht richtlijnconform uit te leggen, hetgeen zich met name zal voordoen wanneer een richtlijn niet tijdig en/of correct is omgezet. De omzettingstermijn van de Merkenrichtlijn 2015 is nog niet verstreken zodat het betoog van Philip Morris reeds daarop strandt. Naar Philip Morris terecht aanvoert, moet de nationale rechter zich weliswaar reeds vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van de richtlijn zoveel mogelijk onthouden van een uitleg die na het verstrijken van de omzettingstermijn de verwezenlijking van de doelstelling van de richtlijn ernstig in gevaar zou kunnen brengen, maar Philip Morris heeft niet toegelicht waarom het niet nu reeds toepassen van art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015 tot een dergelijk te vermijden resultaat zou leiden. [17]
partij sigaretten noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel gebracht?
5.6.
Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank toekomt aan de beoordeling van de vraag of Philip Morris zich kan verzetten tegen de partij sigaretten op basis van de regelgeving zoals die gold in december 2015. Ter beantwoording staat dan – gelet op de door het HvJ in het Class-arrest en in Philips/Lucheng ontwikkelde jurisprudentie – of kan worden vastgesteld dat de partij noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel worden gebracht. De rechtbank wijst het standpunt van Philip Morris dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, van de hand. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Philip Morris – op wie ter zake de stelplicht en zo nodig de bewijslast rust – onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat de partij sigaretten noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel zal worden gebracht, althans dat dit de bedoeling van World Freight was. Gesteld noch gebleken is dat de partij aan een klant in de Unie is verkocht, de partij voor verkoop is aangeboden aan een afnemer in de Unie of reclame is gemaakt bij mogelijke klanten in de Unie. Philip Morris heeft ook geen documenten overgelegd betreffende de partij sigaretten waaruit zou kunnen blijken dat het voornemen bestaat om de partij sigaretten naar consumenten in de Unie om te leiden. Het feit dat logistiek dienstverlener World Freight in de hiervoor in 2.10 genoemde vrachtbrief is genoemd als ‘
consignee’ is daartoe onvoldoende. De aard van de werkzaamheden van World Freight als expediteur brengt immers mee dat zij de mogelijkheid heeft om goederen onder een douaneschorsingsregeling (T1 status) op te slaan en vandaaruit naar een land buiten de Unie door te voeren, zodat dit niet meebrengt dat de goederen noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel worden gebracht. De door World Freight gestelde uitoefening van een retentierecht op de container maakt dit niet anders. Dit brengt, anders dan Philip Morris betoogt, niet zonder meer mee dat World Freight het voornemen moet hebben gehad om de goederen in de Unie te gelde te maken. World Freight brengt namelijk naar voren dat het niet haar bedoeling was om de container in de Unie in te voeren, maar slechts om de container tijdelijk in een safe warehouse, dat wil zeggen onder T1-status, op te slaan en daarna weer door te voeren naar Syrië. Ter onderbouwing heeft zij gewezen op haar e-mail van 11 november 2015 aan de vervoerder CMA CGM (zie 2.8), waarin is te lezen dat zij een geschil heeft met “
the customer” en de container naar een “
safe warehouse” in Rotterdam wil overbrengen, omdat zij haar aanvankelijke plan om het retentierecht uit te oefenen in Dubai – de thuisbasis van MCL - niet waterdicht achtte. Philip Morris heeft na die betwisting, haar stelling dat World Freight kennelijk de intentie had om de partij sigaretten in de Unie te verkopen om daarmee haar openstaande vordering te voldoen, niet nader toegelicht, zodat aan dat standpunt voorbij wordt gegaan. Of het conflict tussen MCL en World Freight, op grond waarvan World Freight stelt als expediteur een retentierecht op de container te hebben uitgeoefend al dan niet is opgelost, kan in het midden blijven. Ook wanneer het conflict nog bestaat, zoals Philip Morris aanvoert, brengt dit immers niet mee dat ondubbelzinnig vaststaat dat World Freight voornemens is om de partij in de Unie te koop aan te bieden.
consignee’ is daartoe onvoldoende. De aard van de werkzaamheden van World Freight als expediteur brengt immers mee dat zij de mogelijkheid heeft om goederen onder een douaneschorsingsregeling (T1 status) op te slaan en vandaaruit naar een land buiten de Unie door te voeren, zodat dit niet meebrengt dat de goederen noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel worden gebracht. De door World Freight gestelde uitoefening van een retentierecht op de container maakt dit niet anders. Dit brengt, anders dan Philip Morris betoogt, niet zonder meer mee dat World Freight het voornemen moet hebben gehad om de goederen in de Unie te gelde te maken. World Freight brengt namelijk naar voren dat het niet haar bedoeling was om de container in de Unie in te voeren, maar slechts om de container tijdelijk in een safe warehouse, dat wil zeggen onder T1-status, op te slaan en daarna weer door te voeren naar Syrië. Ter onderbouwing heeft zij gewezen op haar e-mail van 11 november 2015 aan de vervoerder CMA CGM (zie 2.8), waarin is te lezen dat zij een geschil heeft met “
the customer” en de container naar een “
safe warehouse” in Rotterdam wil overbrengen, omdat zij haar aanvankelijke plan om het retentierecht uit te oefenen in Dubai – de thuisbasis van MCL - niet waterdicht achtte. Philip Morris heeft na die betwisting, haar stelling dat World Freight kennelijk de intentie had om de partij sigaretten in de Unie te verkopen om daarmee haar openstaande vordering te voldoen, niet nader toegelicht, zodat aan dat standpunt voorbij wordt gegaan. Of het conflict tussen MCL en World Freight, op grond waarvan World Freight stelt als expediteur een retentierecht op de container te hebben uitgeoefend al dan niet is opgelost, kan in het midden blijven. Ook wanneer het conflict nog bestaat, zoals Philip Morris aanvoert, brengt dit immers niet mee dat ondubbelzinnig vaststaat dat World Freight voornemens is om de partij in de Unie te koop aan te bieden.
5.7.
Voor de beantwoording van de vraag of de goederen noodzakelijkerwijs in de Unie ingevoerd zullen worden, is, anders dan Philip Morris betoogt, niet van belang dat het land van de uiteindelijke bestemming van de goederen niet, althans niet direct, was aangegeven. Dit volgt uit het Class-arrest (zie 4.3). Het niet vermelden van de eindbestemming vormt, blijkens Philip/Lucheng, slechts een aanwijzing voor een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, welk vermoeden vereist is om het douanebeslag (tijdelijke) opschorting van de vrijgave dan wel het vasthouden van de goederen door de douaneautoriteit op grond van de APV te rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat onduidelijkheid bestaat over de documentatie met betrekking tot de container, omdat er meerdere van elkaar afwijkende vrachtbrieven zijn overgelegd, en daarmee nauwkeurige en betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent van de goederen ontbreekt. De gerechtvaardigdheid van een dergelijk vermoeden om over te gaan tot douanebeslag op grond van de APV, dat een tijdelijk karakter heeft, staat echter los van de beantwoording van de vraag of kan worden vastgesteld dat de goederen noodzakelijkwijs in de Unie worden ingevoerd, met als mogelijk gevolg dat de goederen worden vernietigd (vgl. o.m. Philips/Lucheng, r.o. 68). Daartoe is meer vereist. In dit geval bestaan er weliswaar verschillende vrachtbrieven naast elkaar, echter in geen enkele vrachtbrief is als eindbestemming een afnemer of consument in de Unie genoemd. De vermelding van World Freight als ‘
consignee’ kan, zoals in 5.6 besproken, niet als zodanig worden aangemerkt.
consignee’ kan, zoals in 5.6 besproken, niet als zodanig worden aangemerkt.
5.8.
Philip Morris heeft nog aangevoerd dat tegelijk met de container op hetzelfde schip, de CMA CGM Thames, op 16 november 2015 vanaf Jebel Ali een tweede container (met nummer LDU0398723) is vervoerd met een vrijwel gelijkluidende vrachtbrief, eveneens met als ‘
consignee’ World Freight te Rotterdam. Van deze tweede container, die volgens de vrachtbrief ‘
waste and scrap of stainless steel’ bevatte, maar waarin volgens Philip Morris ook sigaretten vervoerd werden, heeft CMA CGM laten weten dat deze naar haar informatie in Nederland is gebleven. Ter onderbouwing heeft zij een notitie van mr. Van Leeuwen (advocaat van Philip Morris) aan mevrouw [D] van CMA CGM van 14 maart 2017 overgelegd. Daarin is opgenomen dat voor beide containers wordt verwezen naar ‘
CSC Certificates’, hetgeen zou duiden op het vervoer van sigaretten. Na betwisting door World Freight, die erop heeft gewezen dat een CSC-certificaat slechts betrekking heeft op de zeewaardigheid van de container, heeft CMA CGM (dit deel van) de verklaring ingetrokken. De stelling dat ook de container bestemd was voor Nederland wegens ‘verknochtheid’ met de tweede container, wordt dan ook wegens het ontbreken van onderbouwing gepasseerd.
consignee’ World Freight te Rotterdam. Van deze tweede container, die volgens de vrachtbrief ‘
waste and scrap of stainless steel’ bevatte, maar waarin volgens Philip Morris ook sigaretten vervoerd werden, heeft CMA CGM laten weten dat deze naar haar informatie in Nederland is gebleven. Ter onderbouwing heeft zij een notitie van mr. Van Leeuwen (advocaat van Philip Morris) aan mevrouw [D] van CMA CGM van 14 maart 2017 overgelegd. Daarin is opgenomen dat voor beide containers wordt verwezen naar ‘
CSC Certificates’, hetgeen zou duiden op het vervoer van sigaretten. Na betwisting door World Freight, die erop heeft gewezen dat een CSC-certificaat slechts betrekking heeft op de zeewaardigheid van de container, heeft CMA CGM (dit deel van) de verklaring ingetrokken. De stelling dat ook de container bestemd was voor Nederland wegens ‘verknochtheid’ met de tweede container, wordt dan ook wegens het ontbreken van onderbouwing gepasseerd.
5.9.
De slotsom van het voorgaande is dat Philip Morris haar stelling dat de partij sigaretten noodzakelijkerwijs bestemd is om in de Unie in de handel te worden gebracht, onvoldoende heeft toegelicht, zodat deze wordt verworpen. Aan (toelating tot) bewijslevering wordt niet toegekomen. Aan de beantwoording van de vraag of het teken Master een teken is dat ‘in zijn belangrijkste onderdelen niet van het merk kan worden onderscheiden’ en of het teken al dan niet inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van Philip Morris, wordt ook niet toegekomen.
5.10.
Philip Morris heeft nog een beroep gedaan op art. 6bis VvP. Dit wordt eveneens verworpen. Als al moet worden aangenomen dat aan die bepaling rechtstreekse werking toekomt, is naar geldend recht geen aanwijzing te vinden voor de door Philip Morris bepleite stelling dat voor algemeen bekende merken een andere maatstaf zou gelden bij de hiervoor beantwoorde vraag, dan voor andere merken.
andere grondslagen voor vernietiging van de goederen
5.11.
Bij de bespreking van de andere grondslagen van Philip Morris stelt de rechtbank voorop dat TTL uitgebreid verweer heeft gevoerd en dat World Freight ter zitting de door TTL in aanvulling op haar eigen weren aangevoerde argumenten tot de hare heeft gemaakt, zodat het verweer van TTL mede wordt aangemerkt als door World Freight gevoerd.
5.12.
Het beroep van Philip Morris op onrechtmatig handelen jegens haar wegens overtreding van (Unierechtelijke) regels van consumentenbescherming en van art. 337 Wetboek van Strafrecht, falen. Die stellingen bouwen (grotendeels) voort op het door Philip Morris verdedigde maar hiervoor onjuist bevonden standpunt dat de partij sigaretten noodzakelijkerwijs in de Unie wordt ingevoerd. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet worden beoordeeld naar het recht van het land waar de partij sigaretten daadwerkelijk op de markt (dreigt te) kom(t)(en) [18] . De door Philip Morris gestelde (mogelijke) schade door onrechtmatig handelen kan immers pas geleden worden indien de partij op de markt komt. Nu niet vaststaat of en waar de partij sigaretten uiteindelijk op de markt zal worden gebracht, kan deze grondslag reeds daarom niet slagen
5.13.
Het gestelde onrechtmatig handelen door World Freight wegens, kort gezegd, overtreding van art. 11 en 15 van het WHO-verdrag, waarbij vrijwel alle landen, waaronder Syrië, zijn aangesloten, heeft Philip Morris, gelet op de betwisting, eveneens onvoldoende toegelicht. In het bijzonder heeft zij, na het verweer dat het mogelijk aan de douane maar niet aan Philip Morris is om handhavend op te treden, niet toegelicht waarom de betreffende artikelen rechtstreekse werking zouden hebben. De vraag in hoeverre een verdragsbepaling rechtstreekse werking toekomt in de zin van de artikelen 93 en 94 Grondwet, dient te worden beantwoord door uitleg van die verdragsbepaling. Die uitleg moet plaatsvinden aan de hand van de maatstaven van de artikelen 31-33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 [19] . Indien noch uit de tekst, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis volgt dat
geenrechtstreekse werking van de verdragsbepaling is beoogd, is de inhoud van de ingeroepen bepaling beslissend. Het gaat er dan om of de bepaling onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te worden toegepast. Indien het op grond van een verdragsbepaling in de nationale rechtsorde te bewerkstelligen resultaat onvoorwaardelijk is en voldoende nauwkeurig is omschreven, belet de enkele omstandigheid dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van dat resultaat, niet dat de bepaling rechtstreekse werking heeft. Of van die werking sprake is, hangt af van het antwoord op de vraag of de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht kan functioneren. Uit de (summiere) stellingen van Philip Morris over het WHO-verdrag valt niet op te maken dat aan deze voorwaarden is voldaan.
geenrechtstreekse werking van de verdragsbepaling is beoogd, is de inhoud van de ingeroepen bepaling beslissend. Het gaat er dan om of de bepaling onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te worden toegepast. Indien het op grond van een verdragsbepaling in de nationale rechtsorde te bewerkstelligen resultaat onvoorwaardelijk is en voldoende nauwkeurig is omschreven, belet de enkele omstandigheid dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van dat resultaat, niet dat de bepaling rechtstreekse werking heeft. Of van die werking sprake is, hangt af van het antwoord op de vraag of de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht kan functioneren. Uit de (summiere) stellingen van Philip Morris over het WHO-verdrag valt niet op te maken dat aan deze voorwaarden is voldaan.
slotsom en proceskosten
5.14.
Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Philip Morris zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
5.15.
De kosten aan de zijde van World Freight worden als volgt begroot. World Freight vordert proceskosten op de voet van art. 1019h Rv en heeft een bedrag van € 11.406,75 aan kosten opgevoerd en gespecificeerd. Uit de specificatie blijkt dat het bedrag inclusief griffierecht ter hoogte van € 619,- is. De gevorderde advocaatkosten bedragen derhalve € 10.787,75. Philip Morris heeft tegen de hoogte geen bezwaar gemaakt en die kosten komen de rechtbank ook ambtshalve, mede gelet op de door de andere partijen gevorderde kosten en de Indicatietarieven in IE-zaken 2017 (hierna: de indicatietarieven) voor deze qua complexiteit ‘normale’ zaak, redelijk en evenredig voor. Vervolgens moet worden beantwoord welk deel van de gespecificeerde kosten van World Freight moet worden toegerekend aan de procedure in conventie. World Freight heeft in de interventie geen kosten gemaakt, zodat de proceskosten verdeeld moeten worden tussen de conventie en de reconventie. De rechtbank acht een toerekening van 80% van de proceskosten van World Freight aan de procedure in conventie en 20% aan de reconventie, zoals voorgesteld door Philip Morris, redelijk. Dit brengt mee dat 80% van € 10.787,75, dat wil zeggen € 8.630,20, wordt toegerekend aan de conventie. Tot slot moet worden vastgesteld welk deel van die kosten ziet op de handhaving van IE-rechten en welk deel niet IE-gerelateerd is. Philip Morris acht 80% van de kosten IE-gerelateerd. De rechtbank volgt Philip Morris ook daarin, nu World Freight daartegen geen bezwaar heeft gemaakt en deze verdeling, gelet op de relatief bescheiden omvang van de niet-IE grondslag in conventie, niet onredelijk voorkomt. De proceskosten van World Freight in conventie komen daarmee op (80% van € 8.630,20 =) € 6.904,16 vermeerderd met (20% van (2,5 punten x € 452,-) =) € 226,- dus in totaal € 7.130,16 aan advocaatkosten. Vermeerderd met € 619,- aan griffierecht komen de toe te wijzen kosten aan zijde van World Freight daarmee op € 7.749,16.
in reconventie
5.16.
Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, is de grondslag aan het door Philip Morris gelegde beslag ontvallen, zodat de vordering om de opheffing daarvan te bevelen, zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, reeds omdat tegen de hoogte daarvan geen bezwaar is gemaakt. De rechtbank acht geen grond aanwezig om aan de opheffing van het beslag de voorwaarde te verbinden dat die alleen gedocumenteerd gebeurt, waarbij de advocaat van Philip Morris te allen tijde op de hoogte wordt gehouden van de locatie van de sigaretten, zoals door Philip Morris in het kader van haar verweer opgemerkt. Philip Morris heeft niet toegelicht wat de grondslag daarvoor is, gelet op de uitkomst van de conventie.
5.17.
World Freight heeft niet toegelicht welk zelfstandig belang zij – naast de opheffing van het beslag – heeft bij het gevorderde bevel om de douane te informeren dat de partij sigaretten kan worden vrijgeven voor vervoer naar eindbestemming Syrië, zodat deze vordering zal worden afgewezen. Ter zitting heeft zij te kennen gegeven te hebben besloten om het retentierecht niet langer uit te oefenen, zodat de container na opheffing van het beslag naar Syrië kan. Ook de vordering om Philip Morris te verbieden om in de toekomst op de partij beslag te leggen, zal worden afgewezen. World Freight heeft deze ruime – en in tijd, plaats noch grondslag beperkte – vordering niet toegelicht; voor toewijzing daarvan is geen grond, nog daargelaten dat toewijzing door de onbepaaldheid tot executiegeschillen zou kunnen leiden.
5.18.
De rechtbank begrijpt het petitum met betrekking tot de schade – mede gelet op het partijdebat – aldus dat World Freight geen verklaring voor recht nader op te maken bij staat vordert, maar een veroordeling tot schadevergoeding nader op de maken bij staat. Bij een andere lezing heeft de kennelijk gevraagde verwijzing naar de schadestaatprocedure geen betekenis. De uitkomst van de procedure in conventie brengt mee dat het beslag onrechtmatig is gelegd. Philip Morris is dan ook gehouden om de daardoor bij World Freight veroorzaakte schade in de vorm van opslagkosten bestaande uit terminal en containerhuur, zoals gevorderd, te vergoeden vanaf het moment van beslaglegging op 22 januari 2016 tot aan het moment van de opheffing van het beslag. Dat World Freight naast een veroordeling van Philip Morris tot schadevergoeding, een afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat de beslaglegging onrechtmatig was, is gesteld noch gebleken, zodat die vordering wordt afgewezen.
5.19.
Philip Morris wordt als overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Ook in reconventie vordert World Freight proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Hiervoor is reeds overwogen dat de kosten aan de zijde van World Freight voor 20% moeten worden toegerekend aan de procedure in reconventie, die, naar het oordeel van de rechtbank, volledig betrekking op (de gevolgen van) de handhaving van IE-rechten. De proceskosten aan de zijde van World Freight worden derhalve begroot op 20% van € 10.787,75, dat wil zeggen op een bedrag van € 2.157,55 aan advocaatkosten.
in tussenkomst
5.20.
De vorderingen van TTL in tussenkomst zijn uitsluitend gericht tegen Philip Morris.
ontvankelijkheid TTL
5.21.
Philip Morris betwist dat TTL rechten kan doen gelden op de partij sigaretten, zodat zij geen belang heeft bij haar vorderingen en niet ontvankelijk moet worden verklaard. Het niet-ontvankelijkheidsverweer van Philip Morris treft doel. Aan de hand van de enige stukken die TTL ter onderbouwing van haar gepretendeerde eigendomsrecht heeft overgelegd – de in 2.6 en 2.7 weergegeven documenten – kan niet worden vastgesteld dat zij een titel heeft ten aanzien van of enig recht kan doen gelden op de partij sigaretten die het onderwerp is van dit geschil. Van de bedoelde factuur en het ‘
Certificate of Origin’, is overigens niet zonder meer duidelijk dat deze betrekking hebben op dezelfde partij, nu naar verschillende contracten lijkt te worden verwezen. Op de factuur d.d. 18 september 2015 is TT1306/E vermeld, terwijl het ‘
Certificate of Origin’betrekking lijkt te hebben op ‘
Contract No TT 1455-9 dated 21.09.2015’. Het eerste vervoersdocument dat in het geding is gebracht en dat betrekking zou hebben op de partij dateert dan weer uit november 2015, terwijl niet duidelijk is wat in de tussentijd met de partij is gebeurd. Zoals ook TTL zelf onderkent (in de conclusie van eis na tussenkomst onder 15), is de
paper-trailmet betrekking tot de partij sigaretten niet toegankelijk. Dit zou mede een gevolg zijn van het feit dat de praktijk van vervoer in de betreffende contreien is dat vele partijen bij een logistieke operatie worden betrokken en dat het veelvuldig voorkomt dat vervoerders documentatie opstellen die impliceert dat zij degene zijn die de partij verkoopt. Daar komt bij dat TTL en World Freight op verschillende momenten na de beslaglegging door Philip Morris hun standpunt over de positie van TTL hebben gewijzigd. Zo verklaarde World Freight tijdens het kort geding tot opheffing van het beslag, dat begin 2016 plaatsvond, nog dat TTL agent was en legde zij een factuur over ten bewijze van de in die procedure ingenomen stelling dat een partij genaamd Hiba de sigaretten aan [C] zou hebben verkocht. TTL maakte zich voor het eerst kenbaar bij Philip Morris door een sommatiebrief van 31 maart 2016, meer dan drie maanden na het douanebeslag en ruim twee maanden nadat Philip Morris beslag had gelegd op de partij. In die brief maakte zij geen melding van haar (eigendoms)positie ten aanzien van de partij sigaretten; dit deed zij pas voor het eerst in de conclusie tot tussenkomst waarin zij stelde eigenaar c.q. belanghebbende te zijn.
Certificate of Origin’, is overigens niet zonder meer duidelijk dat deze betrekking hebben op dezelfde partij, nu naar verschillende contracten lijkt te worden verwezen. Op de factuur d.d. 18 september 2015 is TT1306/E vermeld, terwijl het ‘
Certificate of Origin’betrekking lijkt te hebben op ‘
Contract No TT 1455-9 dated 21.09.2015’. Het eerste vervoersdocument dat in het geding is gebracht en dat betrekking zou hebben op de partij dateert dan weer uit november 2015, terwijl niet duidelijk is wat in de tussentijd met de partij is gebeurd. Zoals ook TTL zelf onderkent (in de conclusie van eis na tussenkomst onder 15), is de
paper-trailmet betrekking tot de partij sigaretten niet toegankelijk. Dit zou mede een gevolg zijn van het feit dat de praktijk van vervoer in de betreffende contreien is dat vele partijen bij een logistieke operatie worden betrokken en dat het veelvuldig voorkomt dat vervoerders documentatie opstellen die impliceert dat zij degene zijn die de partij verkoopt. Daar komt bij dat TTL en World Freight op verschillende momenten na de beslaglegging door Philip Morris hun standpunt over de positie van TTL hebben gewijzigd. Zo verklaarde World Freight tijdens het kort geding tot opheffing van het beslag, dat begin 2016 plaatsvond, nog dat TTL agent was en legde zij een factuur over ten bewijze van de in die procedure ingenomen stelling dat een partij genaamd Hiba de sigaretten aan [C] zou hebben verkocht. TTL maakte zich voor het eerst kenbaar bij Philip Morris door een sommatiebrief van 31 maart 2016, meer dan drie maanden na het douanebeslag en ruim twee maanden nadat Philip Morris beslag had gelegd op de partij. In die brief maakte zij geen melding van haar (eigendoms)positie ten aanzien van de partij sigaretten; dit deed zij pas voor het eerst in de conclusie tot tussenkomst waarin zij stelde eigenaar c.q. belanghebbende te zijn.
5.22.
Een en ander leidt tot de slotsom dat niet kan worden vastgesteld dat TTL voldoende belang heeft bij haar vorderingen in de zin van art. 3:303 Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk heeft TTL nog aangevoerd dat zij daarbij belang heeft als opdrachtgever van de productie van Master sigaretten voor het hypothetische geval dat het onverhoopt nog een keer gebeurt dat een partij Master sigaretten buiten haar macht ergens in Europa eindigt. Het feit dat een (negatieve) verklaring voor recht een toekomstige situatie betreft, betekent op zich niet dat een eiser daarbij geen belang heeft. Vereist is echter wel dat een concreet belang bestaat, in die zin dat er een reële dreiging is dat de situatie waarop de verklaring voor recht betrekking heeft, en het vervolgens daartegen handhavend optreden van Philip Morris, zich zal voordoen. Dat is naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op de stellingen van TTL zelf dat het niet haar bedoeling is om Master sigaretten in de Unie in de handel te brengen, niet het geval.
5.23.
De vorderingen van TTL worden dan ook afgewezen.
proceskosten
5.24.
TTL wordt als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Philip Morris vordert op de voet van art. 1019h Rv in tussenkomst proceskosten ter hoogte van in totaal € 27.178,73, waarvan 80% naar zij betoogt IE-gerelateerd is en € 3.758,- moet worden toegerekend aan het incident. TTL heeft aangevoerd dat de door Philip Morris opgevoerde kosten niet redelijk en evenredig zijn. Bij de toets of de opgevoerde kosten redelijk en evenredig zijn – hetgeen de rechtbank ook ambtshalve moet doen [20] – geldt dat de indicatietarieven in beginsel, bijzondere omstandigheden daargelaten, als maximum gelden. Naar het oordeel van de rechtbank moet de procedure in tussenkomst voor de toepassing van de indicatietarieven als een afzonderlijke procedure worden beschouwd en wel met een ‘normale’ complexiteit zodat het maximale tarief € 17.500,- bedraagt. Philip Morris wordt gevolgd in haar onderverdeling in IE/niet-IE van 80% /20%, zodat de kosten in tussenkomst aan de zijde van Philip Morris worden begroot op € 14.000,- (80% van € 17.500,-) en € 180,80 (20 % van (2 punten x € 452), dus in totaal op € 14.180,80 aan advocaatkosten.
5.25.
De kosten in het incident komen apart voor vergoeding in aanmerking. Gelet op de uitkomst in tussenkomst zal TTL ook in deze kosten worden veroordeeld. Nu het debat in het incident zich niet richt op IE-aspecten zullen die kosten op basis van het liquidatietarief worden begroot op € 452,- aan advocaatkosten, waarmee de kosten van Philip Morris in tussenkomst en in het incident tezamen op € 14.632,80 komen. Aan de betaling van die kosten zal een termijn worden verbonden, zoals gevorderd.
6.De beslissing
De rechtbank
in conventie
6.1.
wijst de vorderingen af;
6.2.
veroordeelt Philip Morris in de proceskosten, aan de zijde van World Freight tot op heden begroot op € 7.749,16;
6.3.
verklaart de procesveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
in reconventie
6.4.
beveelt Philip Morris om het beslag op container LGEU 424715-3 binnen 48 uur na betekening van dit vonnis op te heffen, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag met een maximum van € 200.000,-;
6.5.
veroordeelt Philip Morris om de door World Freight ten gevolge van het beslag geleden schade in de vorm van opslagkosten bestaande uit de terminal en containerhuur aan haar te vergoeden, een en ander nader op te maken bij staat;
6.6.
veroordeelt Philip Morris in de proceskosten, aan de zijde van World Freight tot op heden begroot op € 2.157,55;
6.7.
verklaart de veroordelingen en bevelen uitvoerbaar bij voorraad;
6.8.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in tussenkomst
6.9.
wijst de vorderingen af;
6.10.
veroordeelt TTL in de proceskosten, de kosten van het incident daaronder begrepen, aan de zijde van Philip Morris tot op heden begroot op € 14.632,80, te betalen binnen veertien dagen na heden;
6.11.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2018.