Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/563247 / KG ZA 18-1188
Vonnis in kort geding van 1 maart 2019
in de zaak van
1.DE BONDT HOLDING B.V.,
2.
DE BONDT B.V.,
DE BONDT B.V.,
beide gevestigd te Tynaarlo,
eiseressen,
advocaat mr. M. Aaftink te Groningen,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
GARNIO APS, tevens handelend onder de naam
HOBBII,
HOBBII,
te Rødovre, Denemarken,
gedaagde,
advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.
Partijen zullen hierna De Bondt c.s. en Hobbii genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk De Bondt Holding en De Bondt. De zaak is voor De Bondt c.s. inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en voor Hobbii door de advocaat voornoemd en mr. S.A.P. Poot, advocaat te Amsterdam.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 21 november 2018, met productie 1 tot en met 9;
- de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 27 december 2018, met productie 1 tot en met 11;
- de akte houdende overlegging producties van De Bondt c.s., ingekomen ter griffie op 3 januari 2019, met productie 10 tot en met 14;
- de akte nadere producties van Hobbii, ingekomen ter griffie op 3 januari 2019, met productie 3D tot en met 3J (in aanvulling op de eerder ingediende productie 3) en productie 12 en 13;
- de akte reactieve producties van Hobbii, ingekomen ter griffie op 4 januari 2019, met productie 14;
- de mondelinge behandeling van 4 januari 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van De Bondt c.s. en Hobbii.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2. De feiten
2.1.
De Bondt Holding is houdster van de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de merken en afzonderlijk als het Benelux-merk respectievelijk het Uniemerk):
- het Benelux-woordmerk WHIRL met registratienummer 1017041, op 2 juni 2017 gedeponeerd en op 24 augustus 2017 ingeschreven voor waren en diensten in klasse 23, te weten “Garens en draden”;
- het Uniewoordmerk WHIRL met registratienummer 1373103, op 5 september 2017 gedeponeerd en op 2 november 2017 ingeschreven voor waren en diensten in klasse 23, te weten “Yarns and threads (for textile use)”.
2.2.
De Bondt is de werkmaatschappij en dochter van De Bondt Holding. Zij is de grootste groothandel in fournituren, haak- en breigarens in Europa en levert wereldwijd aan de vakhandel, grossiers en confectie-industrie. De Bondt Holding heeft aan De Bondt een mondelinge licentie verstrekt voor de merken WHIRL. WHIRL wordt gebruikt voor de verkoop van de garens. Op het eigen verkoopkanaal van De Bondt c.s. scheepjes.com, wordt onder meer op de navolgende wijze reclame gemaakt voor WHIRL:
2.3.
Hobbii is een online winkel die brei- en haakbenodigdheden verkoopt aan ‘creatievelingen’. Het bedrijf is in mei 2015 opgericht in Denemarken. Hobbii richt haar website op ongeveer 35 landen binnen en buiten de Europese Unie en ze heeft ook een Nederlandse website, www.hobbii.nl. Via de Nederlandse website verkoopt ze garens, die onder andere op de navolgende wijze op de website worden aangeprezen en waarbij onder meer het teken Twirls wordt gebruikt:
2.4.
Bij brief van 23 juli 2018 heeft De Bondt c.s. (bij monde van haar Deense advocaat) Hobbii gesommeerd het gebruik van het teken Twirls te staken, wegens inbreuk op de merkrechten van De Bondt c.s. Hobbii heeft op 24 augustus 2018 gereageerd, waarna (de Nederlandse advocaat van) De Bondt c.s. Hobbii bij brief van 18 september 2018 nogmaals heeft gesommeerd de merkinbreuken te staken.
3.Het geschil
3.1.
De Bondt c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad
I. Hobbii verbiedt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis binnen het gehele grondgebied van de Europese Unie inbreuk te maken op de in de dagvaarding genoemde merken van De Bondt c.s., in het bijzonder door het (niet) doen gebruiken van de door Hobbii gebruikte inbreukmakende tekens op haar websites, social media en advertenties, met bepaling dat Hobbii aan De Bondt c.s. een dwangsom verbeurt ter hoogte van € 2.500,- per dag, dan wel - zulks ter keuze van De Bondt c.s. - per inbreuk (waarbij elk individueel gebruik van het inbreukmakende teken geldt als een aparte inbreuk), een en ander tot een maximum van € 500.000,-;
II. Hobbii te bevelen om op haar kosten binnen drie weken na betekening van het vonnis aan de advocaat van De Bondt c.s. een juiste en volledige opgave te verstrekken van het aantal verkopen binnen het gehele grondgebied van de Europese Unie van Twirls-garen, met bepaling dat Hobbii aan De Bondt c.s. een dwangsom verbeurt ter hoogte van € 2.500,- per dag(deel) dat Hobbii hiermee in gebreke blijft tot de dag dat Hobbii alle hiervoor bedoelde gegevens heeft verstrekt, een en ander tot een maximum van € 500.000,-;
III. De termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv [1] een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt te bepalen op zes maanden vanaf de dag van het vonnis;
IV. Hobbii te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.2.
Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt De Bondt c.s. - verkort weergegeven - dat Hobbii met het gebruik van het teken Twirls inbreuk maakt op haar Benelux-merk (op basis van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b, althans onder d BVIE [2] ) en op haar Uniemerk, althans, de voorzieningenrechter begrijpt dat De Bondt c.s. daar impliciet een beroep op doet, nu zij een verbod vordert voor de gehele Europese Unie. Hobbii gebruikt het teken Twirls in het economisch verkeer voor nagenoeg dezelfde waren, namelijk garens, waarbij de garens van De Bondt c.s. en Hobbii zich ook nog eens beide kenmerken door het kleurverloop in één bol garen. Merk en teken vertonen visueel, auditief en begripsmatig een zodanige gelijkenis dat daardoor bij de gemiddelde consument (directe) verwarring wordt gewekt. Bovendien biedt Hobbii (brei- en haak)patronen aan die lijken op de patronen van De Bondt c.s., waarmee zij mee lijkt te willen liften op het succes van De Bondt c.s.
3.3.
Hobbii voert verweer.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Van de vorderingen van De Bondt c.s. die zijn gegrond op het Benelux-merk, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen nu De Bondt c.s. stelt dat de inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Die bevoegdheid is ook niet bestreden.
4.2.
Hobbii betwist voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank met betrekking tot de vorderingen van De Bondt c.s. die zijn gegrond op het Uniemerk. Volgens Hobbii dient de bevoegdheid te worden gebaseerd op de UMVo [3] . De onderhavige procedure ziet op een inbreukvordering als bedoeld in artikel 124 aanhef en onder a UMVo. De bevoegdheid ter zake wordt geregeld in artikel 125 UMVo. De hoofdregel van artikel 125 lid 1 UMVo is niet van toepassing nu Hobbii niet in Nederland is gevestigd. De alternatieve bevoegheidsregeling van artikel 125 lid 5 UMVo kan evenmin tot het aannemen van internationale bevoegdheid leiden, omdat volgens het HvJ EU de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden in de zin van dit artikellid, autonoom moet worden uitgelegd als (enkel) de lidstaat van het ‘Handlungsort’, aldus nog steeds Hobbii. Ingeval van een (vermeende) inbreuk via internet, is het Handlungsort de plaats waar de beslissing om het technisch proces te starten is genomen. Nu Hobbii in Denemarken is gevestigd, is dat het Handlungsort.
4.3.
De voorzieningenrechter constateert - met De Bondt c.s. - dat de onderhavige internationale bevoegdheid om voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, in ieder geval kan worden gebaseerd op artikel 131 UMVo, met dien verstande dat deze bevoegdheid territoriaal beperkt is tot (in dit geval) Nederland. De door partijen gevoerde discussie met betrekking tot de vraag of de voorzieningenrechter bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 125 lid 5 UMVo, kan, wat daarvan ook zij, onbesproken blijven. De bevoegdheid gebaseerd op dit artikellid biedt immers geen ruimere grondslag, nu deze bevoegdheid (op basis van artikel 126 lid 2 UMVo) eveneens beperkt is tot het Nederlands territorium.
Spoedeisend belang
4.4.
Hobbii betwist dat De Bondt c.s. spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Daartoe voert Hobbii aan dat De Bondt c.s. te lang heeft stilgezeten, nu de website van Hobbii, voor zover die op Nederland is gericht, al een jaar operationeel is en De Bondt c.s. pas op 23 juli 2018 voor het eerst heeft gesommeerd. Pas vier maanden later, op 21 november 2018, is De Bondt c.s. de onderhavige procedure gestart terwijl Hobbii vanaf het eerste contact haar positie duidelijk heeft gemaakt.
4.5.
De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval.
4.6.
De voorzieningenrechter acht spoedeisend belang aanwezig, nu De Bondt c.s. voldoende voortvarend heeft opgetreden tegen het door haar gestelde inbreukmakende handelen van Hobbii. Daartoe acht de voorzieningenrechter relevant dat niet is betwist dat De Bondt c.s. pas op de hoogte was van de Nederlandse website van Hobbii nadat een verkoopleider vragen van klanten kreeg over het verschil tussen de goedkope en dure bollen garen van WHIRL (waarbij de goedkopere bollen het garen van Hobbii bleek te zijn). Dat De Bondt c.s. daarna lang heeft gewacht met het aanschrijven van Hobbii is gesteld noch gebleken. Evenmin is betwist dat Hobbii, ondanks haar standpunt dat van merkinbreuk geen sprake is, wel genegen was te praten en dat partijen hebben gecommuniceerd tot twee weken voor het uitbrengen van de onderhavige dagvaarding.
Merkinbreuk?
4.7.
Voor toewijzing van de vorderingen van De Bondt c.s. dient de voorzieningenrechter te beoordelen of het in zodanig hoge mate waarschijnlijk te achten is dat deze vorderingen in een eventueel aan te spannen bodemprocedure toewijsbaar zijn, dat daarop bij wijze van voorziening bij voorraad vooruit kan worden gelopen. Dit betekent dat in deze procedure voldoende aannemelijk moet worden dat de ingeroepen merkrechten van De Bondt c.s. geldig zijn en dat Hobbii daarop inbreuk maakt.
4.8.
Indien al zou worden aangenomen dat het gebruik van het teken Twirls voor garens en draden een inbreuk vormt op de merkrechten van De Bondt c.s., dient beoordeeld te worden of aan Hobbii - zoals zij primair heeft bepleit - een beroep toekomt op de beperking als bedoeld in de artikelen 14 lid 1 sub b UMVo en 2.23 lid 1 sub b BVIE. Op grond van deze bepalingen kan een merkhouder een derde niet verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake onder meer soort en hoedanigheid van de waren of diensten, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het aan deze bepalingen ten grondslag liggende algemeen belang is dat dergelijke tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven.
4.9.
Partijen zijn het erover eens dat twirl(s) (en whirl) “ronddraaien” betekent ofwel in het Engels “to (cause something to) turn around in circles”. Maar daarnaast heeft Hobbii naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat “twirl(s)” voor de geïnformeerde gebruiker (te weten de consument die op zoek is naar garen / wol om te haken of breien) niet slechts ronddraaien betekent, maar specifiek het draaien van garen. Twirl verwijst daarbij naar het soort garen en het productieproces om dit garen te creëren door de draden om elkaar heen te draaien. Dat volgt uit de door Hobbii overgelegde producties GP3B tot en met GP3J en GP12, waarin door verschillende bedrijven en consumenten bollen in elkaar gedraaid garen met kleurverloop worden getoond, vergelijkbaar met wat De Bondt c.s. (vergelijk onder 2.2) en Hobbii (zie onder 2.3) verkopen, dan wel al gebreide producten met dit specifieke garen. Daarbij worden de volgende aanduidingen gebruikt: “Twirl”, “Twirl yarns”, “Patons Beehive Chuncky Twirl Yarn”, “Loops & Threads Twirl”, “Twirl Tastic”, “Super Soft Twirl” en “Cotton Twirl Yarn”. Hobbii heeft onweersproken betoogd dat de gemiddelde en oplettende Europese, dan wel Benelux consument de Engelse taal voldoende machtig is om de(ze) betekenis van Twirl(s) te onderkennen. Aan de enkele opmerking van De Bondt c.s. dat de voornoemde aanduidingen productnamen betreffen en geen verwijzing inhouden naar het soort garen, gaat de voorzieningenrechter voorbij als niet dan wel onvoldoende onderbouwd. In alle gevallen gaat het om een in elkaar gedraaid garen met kleurverloop waarvoor vrij consequent Twirl als soortaanduiding wordt gebruikt. In ieder geval is door Hobbii op zodanige wijze gemotiveerd betoogd en onderbouwd dat Twirl(s) gebruikt wordt om de soort dan wel de hoedanigheid van de waar aan te geven, dat er in dit kort geding niet vanuit kan worden gegaan dat het in hoge mate waarschijnlijk is dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat sprake is van merkinbreuk. Voorts geldt dat De Bondt c.s. heeft gesteld dat WHIRL en Twirls qua betekenis elkaars synoniemen zijn. Gezien de wijze waarop Twirl(s) wordt gebruikt ter aanduiding van een bepaald soort garen, roept dat de vraag op of WHIRL in dat geval ook niet beschrijvend is (zoals Hobbii heeft aangevoerd), waarmee, zoals Hobbii ook heeft betoogd, eveneens de geldigheid van het merk ter discussie staat. Gelet op de hiervoor bedoelde maatstaf en gezien de slechts summiere onderbouwing door De Bondt c.s. van haar stellingen terwijl zij tegelijkertijd niet althans onvoldoende adequaat heeft gereageerd op het verweer van Hobbii, kan van een ordemaatregel op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE in dit kort geding geen sprake zijn.
4.10.
De Bondt c.s. heeft in haar dagvaarding artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (enkel) genoemd als subsidiaire grondslag. Nu een nadere toelichting geheel ontbreekt en zij bij pleidooi eerst in tweede termijn slechts heeft betoogd dat zij het beroep op die grondslag handhaaft, gaat de voorzieningenrechter - los van de vraag of het merk geldig is, of sprake is van eerlijk gebruik als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE - aan deze grondslag voorbij als niet onderbouwd.
Proceskosten
4.11.
De Bondt c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Hobbii heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar kosten € 38.110,- bedragen, welke kosten zij in haar pleitnota heeft beperkt tot de hoogte van de kosten gemaakt door De Bondt c.s., te weten € 17.290,24. Deze zaak ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een eenvoudig kort geding, waarvoor een indicatietarief van maximaal € 6.000,- geldt. De proceskosten worden daarom ambtshalve op laatstgenoemd bedrag begroot, te vermeerderen met het griffierecht.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
wijst de vorderingen af,
5.2.
veroordeelt De Bondt c.s. in de proceskosten aan de zijde van Hobbii, begroot op € 6.000,-, vermeerderd met het griffierecht ad € 639,-,
5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2019.