ECLI:NL:RBDHA:2019:4822

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/566603 / KG ZA 19-48

Vonnis in kort geding van 10 mei 2019

in de zaak van

1.[eiser A] ,

te [plaats 1] , België,

2. de vennootschap naar Belgisch recht

[eiseres B],

te [plaats 2] , België,

eiser/eiseres,

advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Amsterdam,

tegen

[gedaagde ],

te [plaats 3] , gemeente [gemeente] ,

gedaagde,

advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser A c.s.] (mannelijk enkelvoud) en [gedaagde ] genoemd worden en eiser/eiseres ook afzonderlijk [eiser A] en [eiseres B] .

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 29 januari 2019, met producties 1 tot en met 8;
de producties 9 tot en met 14

de producties 9 en 10 van [eiser A c.s.] , ingekomen ter griffie op 22 maart 2019;
de conclusie van antwoord tevens akte overlegging producties van [gedaagde ] , ingekomen ter griffie op 9 april 2019, met producties 15 tot en met 18;
het faxbericht van [eiser A c.s.] waarin wordt verzocht de conclusie van antwoord als niet ingediend te beschouwen en anders een antwoordakte vier weken na de kort geding-zitting te mogen nemen, ingekomen ter griffie op 12 april 2019;
de (afwijzende) reactie van [gedaagde ] op het faxbericht van [eiser A c.s.] , ingekomen ter griffie op 15 april 2019;
de beslissing per e-mail van de voorzieningenrechter op het bezwaar van [eiser A c.s.] , verzonden aan partijen op 15 april 2019, waarin is aangegeven dat de conclusie van antwoord wordt geaccepteerd en het verzoek tot het nemen van een akte (na de zitting) wordt afgewezen;
het aanvullende kostenoverzicht van [eiser A c.s.] , ingekomen ter griffie op 17 april 2019;
het aanvullende kostenoverzicht van [gedaagde ] , ingekomen ter griffie op 18 april 2019;
de mondelinge behandeling van 19 april 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota van [eiser A c.s.] , waarvan de punten 50, 51, 58 tot en met 61, 70, 77, 78, 80, 3e zin en 94 tot en met 96 niet zijn gepleit en de pleitaantekeningen van [gedaagde ] , waarvan punt 47 niet is gepleit.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Door [eiseres B] wordt sinds 1994 een mobiele afvalzuiger geproduceerd, die onder het merk GLUTTON wordt aangeboden en verkocht (hierna: de GLUTTON-afvalzuiger). De hieronder afgebeelde GLUTTON-afvalzuiger is een zelf bewegend apparaat en geschikt om gedurende langere tijd afval op te zuigen, dat in een afvalcontainer terecht komt. De afvalzuiger is bestemd voor het schoonmaken van bijvoorbeeld stadscentra, vliegvelden, stations, winkelcentra en parkeergarages.

2.2.

[eiser A] is houder van - onder meer - de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de merken en afzonderlijk als het Uniewoordmerk en het Unievormmerk):

 het Uniewoordmerk GLUTTON met registratienummer 010481851, op 9 december 2011 gedeponeerd en op 4 mei 2012 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 7, 35 en 37;

 het hieronder afgebeelde Unievormmerk met registratienummer 011092863, op 2 augustus 2012 gedeponeerd en op 12 december 2012 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 7, 35 en 37:

2.2.1.

Het Uniewoordmerk en Unievormmerk zijn in de voornoemde klassen - onder meer - ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

“7 Machines en werktuigmachines; stofzuigers; reinigingsmachines; veegmachines met eigen voortbeweging.

35 Kleinhandels- en groothandelsdiensten, ook via internet, van machines en werktuigmachines, stofzuigers, reinigingsmachines, veegmachines met eigen voortbeweging.

37 Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; (…).”

2.3.

Op 2 augustus 2018 heeft het Engelse bedrijf Addex met betrekking tot het Unievormmerk een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt bij het EUIPO.

2.4.

[gedaagde ] is een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met de exploitatie van industriële oplossingen en apparatuur gericht op de Nederlandse markt. Zij heeft onder andere in 2018 een mobiele afvalzuiger, onder de naam Vanguard (hierna: de Vanguard-afvalzuiger), op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De Vanguard-afvalzuiger wordt door Addex geproduceerd. [gedaagde ] biedt op haar website onder meer op de navolgende wijze de Vanguard-afvalzuiger aan:

2.5.

[eiseres B] heeft (bij monde van haar Belgische advocaten) op 5 oktober 2018 een sommatie gestuurd aan [gedaagde ] , waarin zij heeft gemeld - verkort weergegeven - dat [gedaagde ] met de Vanguard-afvalzuiger inbreuk maakt op merk- en auteursrechten met betrekking tot de GLUTTON-afvalzuiger.

3.Het geschil

3.1.

[eiser A c.s.] vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

( i) [gedaagde ] zal bevelen het (doen) vervaardigen, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Vanguard-afvalzuiger te staken, op straffe van een dwangsom;

( ii) [gedaagde ] zal bevelen het gebruik van het woordmerk GLUTTON voor de Vanguard-afvalzuiger te staken, op straffe van een dwangsom;

( iii) [gedaagde ] zal bevelen het gebruik van het GLUTTON-Unievormmerk voor een afvalzuiger te staken, op straffe van een dwangsom;

( iv) [gedaagde ] zal bevelen om, op straffe van een dwangsom, door een onafhankelijke registeraccountant opgave te verstrekken van de hoeveelheid door [gedaagde ] geproduceerde en/of ingekochte en in voorraad zijnde Vanguard-afvalzuigers; de verkochte hoeveelheid Vanguard-afvalzuigers; de in- en verkoopprijzen van de Vanguard-afvalzuigers en het bedrag van de genoten bruto- en nettowinst;

( v) [gedaagde ] zal veroordelen aan [eiser A c.s.] af te dragen de met de verkoop van Vanguard-afvalzuigers genoten nettowinst;

( vi) [gedaagde ] zal bevelen om opgave te doen van de namen/adressen van de leveranciers en afnemers van de Vanguard-afvalzuigers, op straffe van een dwangsom;

( vii) [gedaagde ] zal bevelen aan alle professionele afnemers een brief te sturen met de inhoud zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding onder (vii), op straffe van een dwangsom;

( viii) [gedaagde ] zal bevelen afstand te doen van de (nog in voorraad zijnde en geretourneerde) Vanguard-afvalzuigers en deze afvalzuigers te doen vernietigen, op straffe van een dwangsom;

( ix) de termijn ex artikel 1019i Rv^[2]op zes maanden zal stellen;

( x) [gedaagde ] zal veroordelen in de (na)kosten ex artikel 1019h Rv.

3.2.

[eiser A c.s.] stelt ter onderbouwing van zijn (neven)vorderingen - verkort weergegeven - het volgende.

Auteursrecht: vordering (i) en nevenvorderingen

3.2.1.

[eiser A] heeft in 1994 de GLUTTON-afvalzuiger ontworpen. De GLUTTON-afvalzuiger kwalificeert als een werk in de zin van artikel 1 jo 10 Aw^[3], waarbij [eiser A] de maker is en [eiseres B] het auteursrecht toekomt als licentienemer/exploitant.

3.2.2.

De (vormen, formaat en plaats van de) drie wielen, de hoge witte opvangbak, de uitneembare zwarte mini-container, de gestileerde witte kap met zuigslangen en geprofileerde neus alsmede de (plaats en vorm van de) verbindingsslang van de GLUTTON-afvalzuiger kunnen gekwalificeerd worden als beschermde trekken. Veel van die trekken zijn terug te vinden in de Vanguard-afvalzuiger, zodanig dat de totaalindruk overeenstemt. Daarmee is de Vanguard-afvalzuiger aan de GLUTTON-afvalzuiger ontleend en vormt het een niet toegestane verveelvoudiging.^[4]

Merkrechten: vorderingen (ii) en (iii) en nevenvorderingen

3.2.3.

[gedaagde ] gebruikt het Unievormmerk van [eiser A] , althans een met het Unievormmerk overeenstemmende vorm/overeenstemmend teken, voor dezelfde waren als waarvoor [eiser A] het vormmerk heeft geregistreerd. Er is sprake van verwarringsgevaar, welk gevaar gevoed wordt doordat [gedaagde ] het Uniewoordmerk als adword gebruikt. Daarnaast wordt met gebruik van GLUTTON als adword ook op zich inbreuk gemaakt op het Uniewoordmerk. Op basis van artikel 9 lid 2 sub a, sub b en sub c UMVo^[5]kan [eiser A c.s.] zich verzetten tegen het gebruik door [gedaagde ] van identieke dan wel overeenstemmende tekens voor een soortgelijk product als waarvoor het Uniewoordmerk en het Unievormmerk zijn ingeschreven.

Slaafse nabootsing: vordering (i) en nevenvorderingen

3.2.4.

De GLUTTON-afvalzuiger heeft een eigen plaats op de markt voor afvalzuigers. Door de verhandeling van de Vanguard-afvalzuiger is verwarringsgevaar te duchten en [gedaagde ] schiet tekort in haar verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Daardoor handelt [gedaagde ] jegens [eiser A c.s.] onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW^[6]wegens slaafse nabootsing.

3.3.

[gedaagde ] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor wat betreft de vorderingen gegrond op merkinbreuk is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen op basis van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu [gedaagde ] in Nederland gevestigd is. Met betrekking tot de vorderingen gegrond op auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter al bevoegd omdat [gedaagde ] de bevoegdheid niet heeft bestreden.

Algemeen

4.2.

Voorop wordt gesteld dat het debat in de onderhavige zaak gemankeerd is, omdat [eiser A c.s.] in de dagvaarding slechts zeer summier en in nogal algemene bewoordingen uiteen heeft gezet op welke feiten en omstandigheden hij zijn vorderingen baseert. Na een omvangrijke conclusie van antwoord van [gedaagde ] heeft [eiser A c.s.] pas tijdens het pleidooi specifiek op de relevante punten toegelicht waarop zijn vorderingen zijn gegrond. Dat betekent dat de discussie pas ter zitting echt op gang is gekomen. De voorzieningenrechter constateert dat [eiser A c.s.] bij dagvaarding had kunnen (en moeten) anticiperen op de verschillende onderdelen van het debat zoals zich dat met de conclusie van antwoord en tijdens de zitting heeft ontsponnen. Bij een industrieel product als het onderhavige waaraan allerlei technische en functionele eisen zijn te stellen, die van directe invloed zijn op bestaan en reikwijdte van de ingeroepen rechten, verzet het karakter van een kort geding, waarin na een relatief kortstondig debat de door eiser ingestelde verstrekkende vorderingen moeten worden beoordeeld, zich ertegen dat een eisende partij afwacht of bepaalde verweren zullen komen. Nu [eiser A c.s.] dergelijke anticipatie op te verwachten verweren achterwege heeft gelaten, zijn cruciale geschilpunten onvoldoende uit de verf gekomen. De onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan, dient in een kort geding als onderhavige, waarin [eiser A c.s.] verstrekkende vorderingen toegewezen wil krijgen, voor rekening van de eisende partij te blijven. Tegen deze achtergrond zullen de vorderingen hieronder worden besproken.

Auteursrecht

4.3.

Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw, moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Deze maatstaf geldt ook wanneer het om een gebruiksvoorwerp gaat. Het werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Daarbij strekt deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten omdat daarmee de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst zou worden. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren.

Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht.^[7]

4.4.

Bij dagvaarding heeft [eiser A c.s.] enkel gesteld dat de GLUTTON-afvalzuiger de volgende zes kenmerkende vormgevingselementen heeft: “de (vormen, formaat en plaats van de) drie wielen, de hoge witte opvangbak, de uitneembare zwarte mini-container, de gestileerde witte kap met zuigslangen en geprofileerde neus alsmede de (plaats en vorm van de) verbindingsslang”.^[8]Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - blijft daarmee nogal onduidelijk wat volgens [eiser A c.s.] de werkelijk auteursrechtelijk relevante elementen zijn die tezamen het auteursrechtelijke werk zouden moeten vormen. Immers, de GLUTTON-afvalzuiger betreft een industrieel gebruiksvoorwerp waarvan vele onderdelen (in hoge mate) technisch en functioneel zullen zijn bepaald, zoals bovendien al volgt uit het enkele feit dat [eiseres B] de houdster is van in ieder geval de vier octrooien met betrekking tot de afvalzuiger die door [gedaagde ] in haar conclusie van antwoord zijn genoemd (vergelijk ook productie GP18a tot en met d).

De zes elementen zoals concreet genoemd bij dagvaarding zijn in ieder geval geheel of ten dele technisch dan wel functioneel bepaald. Als voorbeeld neemt de voorzieningenrechter “de uitneembare zwarte mini-container”. Tussen partijen is niet in geschil dat dit een standaard container van 240 liter (een zogenaamde “kliko”) betreft, waarmee dit onderdeel van de GLUTTON-afvalzuiger naar voorshands oordeel volledig functioneel is bepaald. Hetzelfde lijkt te gelden voor in elk geval de plaats maar mogelijk ook de vorm van de “hoge witte opvangbak”. Volgens [gedaagde ] is deze opvangbak bedoeld als filterhouder (zoals volgt uit het Amerikaanse octrooi van [eiseres B] ). De plaatsing van dit filter boven de kliko lijkt functioneel bepaald te zijn omdat dan het uitgefilterde afval in de kliko kan vallen. Ook de vormgeving van de bak om het filter heen zal (deels) zijn ingegeven door de vorm van het filter. [gedaagde ] heeft zitting beargumenteerd dat ook de ronde vorm van het filter een technische achtergrond heeft, maar de discussie daarover is onvoldoende uitgekristalliseerd. Ook met betrekking tot de overige vier door [eiser A c.s.] genoemde elementen heeft [gedaagde ] uitgebreid gemotiveerd waarom deze elementen technisch dan wel functioneel zijn bepaald. Zo zouden ronde vormen van de (kap van de) afvalzuiger nodig zijn bijvoorbeeld omdat deze door mensenmassa’s moet kunnen bewegen en daarom geen scherpe hoeken kan hebben.

Bij pleidooi heeft [eiser A c.s.] 15 concrete elementen genoemd die zijns inziens van de GLUTTON-afvalzuiger een auteursrechtelijk beschermd werk maken, waarbij tevens de bij dagvaarding genoemde zes elementen nader zijn uitgewerkt. Voorts heeft hij bij pleidooi aangegeven dat en waarom zijns inziens deze 15 elementen niet technisch dan wel functioneel zijn bepaald. Doordat [eiser A c.s.] eerst ter zitting (nader) heeft gepreciseerd welke elementen de GLUTTON-afvalzuiger volgens hem kenmerken, heeft [gedaagde ] daarop onvoorbereid moeten reageren. Het debat over de kern van de zaak is dan ook onvolkomen geweest. Dat is met name problematisch omdat ook ten aanzien van de 15 elementen wel aannemelijk is dat deze in elk geval deels technisch bepaald zijn. Dat betekent dat in dit kort geding onduidelijk is gebleven welke elementen van de GLUTTON-afvalzuiger mogelijk auteursrechtelijk relevante elementen betreffen en welke onderdelen van de afvalzuiger technisch en/of functioneel zijn bepaald en derhalve niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Deze onduidelijkheid blijft (met verwijzing naar r.o. 4.2) voor rekening van [eiser A c.s.] Doordat de auteursrechtelijk beschermde elementen niet goed uit de verf zijn gekomen, kan er evenmin een goede vergelijking van het werk met de beweerdelijk inbreukmakende afvalzuiger worden gemaakt. Uit onderstaande zijaanzichten van de kappen is af te leiden dat ze op elkaar lijken maar er toch ook de nodige uiterlijke verschillen zijn te constateren:

4.5.

Hierbij komt dat [gedaagde ] betwist dat [eiser A] de maker/auteursrechthebbende is. Daartoe heeft zij bij conclusie van antwoord verwezen naar een artikel uit 1998 uit het Franse tijdschrift “Namur” (productie GP15) dat is opgesteld naar aanleiding van een interview met [eiser A] . In (de onbetwiste beëdigde Nederlandse vertaling van) het artikel is onder andere opgenomen
“Wegens alle problemen die men met de op de markt beschikbare stadsafvalzuigers ondervond, is [eiser A] op het idee gekomen om een zuiger te maken die tegelijk ergonomisch, gemakkelijk hanteerbaar, betrouwbaar en robuust is. Als specialist in marketing, maar ook dol op techniek, heeft hij pen en papier genomen en zijn kleine gulzige machine gecreëerd. Hij heeft een beroep gedaan op de diensten van een ontwerper om een vorm te vinden “die onopvallend en speels is en die perfect in de omgeving past”.”

De passage in dit tijdschriftartikel doet inderdaad de vraag rijzen of [eiser A] auteursrechthebbende is. Bij dagvaarding heeft [eiser A c.s.] - zonder nadere toelichting - gesteld dat [eiser A] de maker is. Tijdens het pleidooi heeft [eiser A c.s.] ten aanzien van het ontwerpproces gesteld dat [eiser A] eerst het uiterlijk van de afvalzuiger heeft ontworpen, waarbij hij is begonnen met het maken van een tekening op een blok A4-papier met een potlood. Deze tekening heeft hij aan een kunstenaar gegeven die een 3D-model heeft gemaakt in kunststof. Echter, bewijzen ter onderbouwing van een dergelijk verloop van het ontwerpproces zijn door [eiser A c.s.] niet overgelegd. Op vragen van de voorzieningenrechter ter zitting heeft (de advocaat van) [eiser A c.s.] nader toegelicht dat [eiser A] aan de basis staat van het design van de GLUTTON-afvalzuiger, maar dat hij daarbij wel hulp heeft gehad van anderen binnen zijn bedrijf omdat je een dergelijk ontwerpproces nooit alleen doet. De GLUTTON-afvalzuiger is volgens [eiser A c.s.] wel op naam van [eiser A] openbaar gemaakt. Voor wat betreft het makerschap heeft [eiser A c.s.] ter zitting een beroep gedaan op artikel 8 Aw.

4.6.

Voorop wordt gesteld dat het aan [eiser A c.s.] is om het bewijs te leveren van zijn betwiste stelling dat [eiser A] auteursrechthebbende is, nu hij zich op het rechtsgevolg van deze stelling beroept. [eiser A] heeft in dit kader enkel mondeling ter zitting verklaard dat hij (samen met niet nader genoemde andere personen van zijn bedrijf) de maker is. Daartegenover staat de opmerking van [eiser A] zelf in het artikel in het tijdschrift Namur die in strijd lijkt te zijn met de verklaring ter zitting, nu daaruit lijkt te volgen dat hij een ontwerper van buiten zijn bedrijf heeft aangetrokken “
om een vorm te vinden” van de afvalzuiger, terwijl het nu juist de vorm is waar het in deze zaak om draait. Voor wat betreft het beroep ter zitting op artikel 8 Aw overweegt de voorzieningenrechter dat dit beroep [eiser A] als natuurlijk persoon niet toekomt. Voor zover dat beroep wordt gedaan uit naam van de vennootschap [eiseres B] , geldt dat dit beroep strijdt met de stelling van [eiser A c.s.] bij dagvaarding (4.1) dat het auteursrecht aan [eiser A] toekomt. Daarbij is over de wijze van eerste openbaarmaking van de afvalzuiger en de vraag of het publiek daaruit kon begrijpen dat [eiseres B] het werk als van haar afkomstig presenteerde, geen nadere informatie voorhanden. Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in kort geding geen ruimte is, is niet duidelijk wat de bodemrechter zou beslissen. Daarmee is voorshands onvoldoende aannemelijk dat [eiser A] auteursrechthebbende is (en dat [eiseres B] auteursrechthebbende is op basis van een door [eiser A] verstrekte licentie).

4.7.

Gezien het voorgaande liggen de vordering genoemd in 3.1 onder (i) en de nevenvorderingen, voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk, voor afwijzing gereed.

Merkrecht

Gebruik adword GLUTTON

4.8.

Ter zitting heeft [eiser A c.s.] bepleit dat [gedaagde ] door het gebruik van het Uniewoordmerk als adword inbreuk maakt op het merkrecht van [eiser A] , omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de reclamefunctie van het merk GLUTTON. Daarbij heeft hij gewezen op productie EP05 waaruit volgt dat bij het ingeven van het zoekwoord “glutton” op de internetzoekmachine Google de website van [gedaagde ] als één van de zoekresultaten wordt gevonden.

4.9.

Volgens vaste rechtspraak van het HvJ kan de merkhouder een derde die gebruik maakt van een adword dat gelijk is aan een merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, dit gebruik slechts verbieden wanneer het een van de functies van het merk kan aantasten.^[9]Concreet heeft het HvJ ten aanzien van gebruik als adword bepaald dat een dergelijk gebruik:

– de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aantast wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;

– de reclamefunctie van het merk niet aantast, en

– de investeringsfunctie van het merk aantast indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort.

4.10.

[eiser A c.s.] heeft niet gesteld dat en waarom de herkomstaanduidingsfunctie of investeringsfunctie in voormelde zin worden aangetast maar zich beperkt tot de enkele opmerking dat [gedaagde ] GLUTTON als adword heeft gebruikt. [eiser A c.s.] heeft daarom onvoldoende gesteld om inbreuk aan te nemen en aantasting van die functies valt ook anderszins niet in te zien.

Unievormmerk

4.11.

Als meest verstrekkend verweer tegen de stellingen van [eiser A c.s.] over inbreuk op het Unievormmerk heeft [gedaagde ] betoogd dat het Unievormmerk onderscheidend vermogen mist, waarmee zij zich feitelijk beroept op de nietigheid van het Unievormmerk. Zij heeft betoogd dat vormmerken als het onderhavige, inherent geen onderscheidend vermogen in zich hebben, nu vormen niet zijn bedoeld om als onderscheidingstekens te dienen. Daarnaast volgt uit de inschrijving van het Unievormmerk voor
‘Machines en werktuigmachines; stofzuigers; reinigingsmachines; veegmachines met eigen voortbeweging’, dat dit vormmerk geen onderscheidend vermogen heeft, omdat het bestaat uit de vorm of de aard van de waar. Dat sprake is inburgering is gesteld noch gebleken.

4.12.

[eiser A c.s.] heeft hiertegen allereerst aangevoerd dat uitgegaan moet worden van de geldigheid van het Unievormmerk op grond van het in artikel 127 lid 1 UMVo neergelegde vermoeden van geldigheid. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij. De bepaling van artikel 127 lid 1 UMVo ziet op een bodemprocedure en kan in dit geding, dat gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure zelf niet mogelijk is. In casu is bovendien door de toeleverancier van [gedaagde ] , Addex, een procedure strekkende tot nietigverklaring aanhangig gemaakt bij het EUIPO. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter voldoende reden niet van het vermoeden van geldigheid uit te gaan maar de aangevoerde nietigheidsgrond inhoudelijk te beoordelen.^[10]

4.13.

Volgens vaste rechtspraak van het HvJ heeft een merk onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.^[11]Deze criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen zijn van toepassing op alle categorieën merken, derhalve niet alleen op (traditionele) woord- en beeldmerken die bestaan uit een van het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken, maar ook op vormmerken die juist wel geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar. Tegelijkertijd geldt voor deze laatste categorie dat de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van waren zonder enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit (een deel van) de waar.^[12]Merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar zullen derhalve minder snel als herkomstaanduiding worden herkend. Volgens het HvJ moet daarom voor een dergelijk merk de lat hoger worden gelegd, in die zin dat het alleen dan het vereiste onderscheidend vermogen heeft als het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.^[13]

4.14.

Zoals [gedaagde ] terecht heeft opgemerkt, heeft [eiser A c.s.] niets gesteld waaruit kan volgen dat het Unievormmerk onderscheidend vermogen toekomt in de zin van voornoemde jurisprudentie. Evenmin is onderbouwd, laat staan aannemelijk, dat sprake zou zijn van inburgering. Naar voorlopig oordeel is daarmee voldoende aannemelijk dat het Unievormmerk nietig is op basis van artikel 59 lid 1 onder a) jo artikel 7 lid 1 onder e) aanhef en onder i) UMVo omdat het samenvalt met de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.

Conclusie

4.15.

Gezien het voorgaande liggen de vorderingen genoemd in 3.1 onder ii) en iii) en de nevenvorderingen voor zover gegrond op de merken voor afwijzing gereed.

Slaafse nabootsing

4.16.

Voorop wordt gesteld dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom of op welk intellectueel eigendomsrecht geen beroep wordt gedaan, in beginsel vrijstaat. Daarop geldt als uitzondering als door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.^[14]Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een eigen plaats (onderscheidend vermogen) op de markt hebben, zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen hoeft te zijn.^[15]

4.17.

Met verwijzing naar r.o. 4.4 is onvoldoende duidelijk gebleven welke uiterlijke kenmerken van de GLUTTON-afvalzuiger technisch bepaald zijn en in hoeverre [gedaagde ] tekort zou zijn geschoten in haar verplichting af te wijken op de niet technisch bepaalde kenmerken. Daargelaten of de GLUTTON-afvalzuiger gelet op de niet technisch bepaalde kenmerken het benodigde onderscheidend vermogen bezit voor een eigen plaats op de markt, kan ook in het kader van slaafse nabootsing niet worden nagegaan of sprake is van verwarringsgevaar. Dat betekent dat ook de (neven)vorderingen gegrond op slaafse nabootsing zullen worden afgewezen.

Proceskosten

4.18.

[eiser A c.s.] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. [gedaagde ] heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Bij pleidooi heeft [eiser A c.s.] - onweersproken - het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) op 90% geschat en het gedeelte dat ziet op onrechtmatig handelen (het niet IE-deel) op 10%. De voorzieningenrechter komt deze verdeling niet onredelijk voor, zodat deze verdeling wordt aangehouden. [gedaagde ] heeft specificaties van haar kosten van in totaal € 20.125,88 overgelegd. Deze zaak ziet (grotendeels) op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak, gelet op het uitgebreide verweer, aan als een complex kort geding, waarvoor een indicatietarief van maximaal € 25.000,- geldt, zodat het door [gedaagde ] gespecificeerde bedrag tot uitgangspunt genomen kan worden als redelijk en evenredig. Dat betekent dat voor het IE-deel de advocaatkosten worden begroot op (90% x € 20.125,88 =) € 18.113,29 en voor het niet IE-deel op (10% x € 1.470,- =) € 147,-. Vermeerderd met het griffierecht van € 639,-, sluit de begroting van de proceskosten op (€ 18.113,29 + € 147,- + € 639,- =) € 18.899,29. Dit bedrag zal worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt [eiser A c.s.] in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van [gedaagde ] begroot op € 18.899,29, één en ander te voldoen binnen 13 dagen na de datum van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2019.