ECLI:NL:RBDHA:2020:2248

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 11 maart 2020

in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/547564 / HA ZA 18-150 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION,

gevestigd te Zürich,

eiseres,

advocaat mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

GALLUP GMBH,

gevestigd te Berlijn, Duitsland,

gedaagde,

advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

alsmede

in de
rolgevoegde zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/550923 / HA ZA 18-383 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION,

gevestigd te Zürich,

eiseres,

advocaat mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

GALLUP INC.,

gevestigd te Omaha, Verenigde Staten,

gedaagde,

advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,

Partijen zullen hierna GIA, Gallup GmbH en Gallup Inc. genoemd worden. Gallup GmbH en Gallup Inc. worden samen aangeduid met ‘gedaagden’.

1.De procedure

in de zaak tegen Gallup GmbH

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 4 januari 2018, met producties 1-9;
de conclusie van antwoord van 18 juli 2018 met producties 1-24;
het tussenvonnis van 1 augustus 2018;
de akte van GIA van 5 december 2018 met producties 10-34;
de akte van Gallup GmbH van 5 december 2018 met productie 25;
het proces-verbaal van comparitie van 20 december 2018 dat voor beide

1.2.

Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren. Beide partijen hebben van die gelegenheid gebruikt gemaakt bij brieven van 10 januari 2019. De brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en worden voor zover relevant voor de beoordeling in het navolgende besproken.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

in de zaak tegen Gallup Inc

1.4.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 4 januari 2018, met producties 1-8 (productie 9 is niet in deze zaak overgelegd);
de conclusie van antwoord van 11 juli 2018, met producties 1-24 (productie 21A-F is niet in deze zaak overgelegd);
het tussenvonnis van 1 augustus 2018;
de akte van GIA van 5 december 2018 met producties 10-34;
de akte van Gallup Inc. van 5 december 2018 met productie 25;
het proces-verbaal van comparitie van 20 december 2018 dat voor beide

1.5.

1.6.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

in beide zaken

2.1.

GIA is een vereniging opgericht door [A], een Amerikaans statisticus en uitvinder van de Gallup-poll, een statistische methode om opinies te peilen. GIA heeft leden in landen wereldwijd. De leden zijn bedrijven die zich bezig houden met markt- en opinie-onderzoek.

2.2.

Gallup GmbH en Gallup Inc. behoren tot de Gallup-groep. De rechtsvoorganger van Gallup Inc. is actief sinds 1935. De Gallup-groep is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich toelegt op (markt-)onderzoek en advisering.

2.3.

Gallup GmbH is houder van

- het Beneluxmerk GALLUP, gedeponeerd op 28 mei 1971 onder nummer 529971 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 035278 voor waren in klasse 16 (drukwerken en geschriften, alsmede periodieken en rapporten op het gebied van onderzoek naar de publieke opinie, alsmede inzake sociale, economische, politieke, statistische, religieuze, technische en hygiënische vraagstukken, voorts met betrekking tot onderwerpen van kunst, land- en tuinbouw, bosbouw, veeteelt en visserij en in verband met marktonderzoek en reclame), hierna aangeduid als het Merk 1971, alsmede

- het Beneluxmerk GALLUP, gedeponeerd op 20 maart 1990 onder nummer 743404 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 0476112 voor diensten in klasse 35 (markt- en opinieonderzoek), hierna aangeduid als het Merk 1990.

2.4.

Gallup GmbH houdt een website onder het domein
www.gallup.de.

2.5.

Gallup Inc. is houder van

- het Beneluxmerk GALLUP, gedeponeerd op 11 oktober 1993 onder nummer 804593 en ingeschreven op dezelfde datum onder nummer 0540744, voor diensten in klasse 35 (
sondages d’opinion), hierna aangeduid als het Merk 1993.

Dit merk is in licentie gegeven aan The Gallup Organisation Europe NV te Brussel.

2.6.

Gallup Inc. houdt een website onder het domein
www.gallup.com.

2.7.

De drie hiervoor genoemde Beneluxmerken worden hierna samen aangeduid met ‘de merken’.

3.Het geschil

in de zaak tegen Gallup GmbH

3.1.

GIA vordert – na vermindering van eis ten aanzien van de proceskosten – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis voor recht verklaart dat het Merk 1971 en het Merk 1990 zijn komen te vervallen wegens niet normaal gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaar, met veroordeling van Gallup GmbH in de kosten van het geding.

3.2.

GIA voert in dit verband aan dat voormelde merken gedurende tenminste 5 jaar niet normaal zijn gebruikt in de Benelux.

3.3.

Gallup GmbH voert verweer dat in het navolgende wordt besproken.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak tegen Gallup Inc

3.5.

GIA vordert – na vermindering van eis ten aanzien van de proceskosten – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis voor recht verklaart dat het Merk

1993 is komen te vervallen wegens niet normaal gebruik zonder geldige reden gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaar, met veroordeling van Gallup Inc. in de kosten van het geding.

3.6.

GIA voert in dit verband aan dat voormeld merk gedurende tenminste 5 jaar niet normaal is gebruikt in de Benelux.

3.7.

Gallup Inc. voert verweer dat in het navolgende wordt besproken.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

in beide zaken

4.1.

GIA grondt haar vorderingen op artikel 2.27 lid 2 BVIE^[1]jo 2.23bis lid 1 BVIE. Daarin is – voor zover van belang – bepaald dat een merkrecht vervallen kan worden verklaard indien de houder van dat merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt van dat merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Beoordeeld dient derhalve te worden of gedurende de periode vanaf 4 januari 2013 tot aan de datum van de dagvaarding, 4 januari 2018, sprake is geweest van ‘normaal gebruik’ van de merken in de Benelux.

4.2.

Volgens vaste jurisprudentie^[2]moet ervan worden uitgegaan dat van een merk normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn voornaamste functie – dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.^[3]

4.3.

GIA voert met betrekking tot de vraag of sprake is van normaal gebruik het volgende aan:

- Gallup GmbH houdt een website onder het domein
www.gallup.dewaarop geen melding wordt gemaakt van enige locatie in de Benelux waar Gallup GmbH kantoor zou houden;

- De website
www.gallup.deis uitsluitend toegankelijk in de Engelse en de Duitse taal;

- Gallup Inc. houdt een website onder het domein
www.gallup.comwaaruit blijkt dat Gallup Inc. geen kantoor houdt in de Benelux;

- De website
www.gallup.comis uitsluitend toegankelijk in de Engelse taal;

- Op de website
www.gallup.comwordt melding gemaakt van
courses; geen van die
courseswordt gegeven in de Benelux;

- De vennootschap naar Belgisch recht The Gallup Organisation Europe NV is op 26 oktober 2015 geliquideerd en opgehouden te bestaan;

- Per brief van 5 oktober 2017 heeft GIA aan gedaagden laten weten dat zij op meerdere gronden, waaronder niet-normaal gebruik, geen aanspraak kan maken op de merken en daarop hebben gedaagden niet gereageerd.

4.4.

Gedaagden stellen zich op het standpunt dat sprake is van normaal gebruik van de merken. Zij hebben de hiervoor genoemde stellingen van GIA gemotiveerd betwist en zij hebben feiten en omstandigheden aangevoerd en onderbouwd die volgens haar tot het oordeel moeten leiden dat in de vijf jaar voor dagvaarding wel degelijk sprake is geweest van normaal gebruik.

4.5.

De rechtbank bespreekt in het navolgende eerst de hiervoor weergegeven door GIA bij dagvaarding betrokken stellingen en vervolgens de sub 4.4 bedoelde, door gedaagden aangevoerde feiten en omstandigheden.

4.6.

De sub 4.3 genoemde stellingen van GIA kunnen als zodanig niet leiden tot het rechtsgevolg dat de merken vervallen moeten worden verklaard. Wat verder ook zij van de van gestelde liquidatie van de Belgische vennootschap, die staat als zodanig niet in de weg aan normaal gebruik tijdens de relevante periode. Immers, deze liquidatie heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2015 en de relevante periode loopt vanaf 4 januari 2013. Dat betekent dat die liquidatie heeft plaatsgevonden tijdens de relevante periode zodat het nog steeds mogelijk is dat het merkgebruik vóór die liquidatie, doch tijdens de relevante periode, heeft plaatsgevonden. De enkele omstandigheid dat gedaagden niet hebben gereageerd op de brief van 5 oktober 2017 kan niet tot het rechtsgevolg leiden dat geen sprake is van normaal gebruik. Gedaagden hebben er voorts onweersproken op gewezen dat de relevante activiteiten rondom de waren en diensten waarvoor de merken in de Benelux zijn ingeschreven, kunnen worden verricht zonder dat daar een fysieke vestiging of vertegenwoordiger aanwezig is. Evenzeer is onweersproken gebleven dat de aard van de waren en diensten en de eigenschappen van het publiek waarvoor die diensten worden verricht, meebrengen dat Engels de taal is die het meest gehanteerd wordt en dat daaruit dus niet kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van merkgebruik in de Benelux. Voorts hebben gedaagden weersproken dat er in de Benelux geen
coursesworden gegeven en daartoe onder meer facturen overgelegd die betrekking hebben op in de Benelux gegeven cursussen.

4.7.

Ter onderbouwing van hun standpunt dat sprake is van normaal gebruik van de merken in de relevante periode, hebben gedaagden stukken overgelegd. In dat verband is door gedaagden onweersproken aangevoerd dat de leden van de Gallup-groep over en weer toestemming hebben om elkaars merken te gebruiken. Dat is relevant omdat artikel 2.23bis lid 6 BVIE bepaalt dat gebruik van het merk (door een ander) met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder wordt beschouwd. De rechtbank zal deze stukken voor zover relevant in het navolgende bespreken.

4.8.

onderzoek voor AKZO Nobel en Fresenius Medical Care

4.8.1.

Gedaagden hebben onder overlegging van diverse stukken, waaronder de presentatie van onderzoeksresultaten en een factuur, gewezen op onderzoeken die zij verrichten onder werknemers van derden in het kader van
employee engagement survey’s. Voor AKZO Nobel worden jaarlijks meer dan 4.000 Nederlandse werknemers van dat bedrijf ondervraagd. In de periode 2015-2017 zijn in opdracht van Fresenius Medical Care werknemers van dat bedrijf in de Benelux ondervraagd. Dat deze onderzoeken onder gebruikmaking van de merken hebben plaatsgevonden is niet weersproken. Volgens GIA blijkt hier echter niet uit dat de merken zijn gebruikt voor de diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd, maar voor personeelsanalyse, organisatie-advies, management, teamontwikkeling en
human resource-ontwikkeling.

4.8.2.

Dat betoog van GIA kan niet slagen. Het ondervragen van de werknemers waarbij wordt gevraagd naar hun opvattingen over de betreffende onderneming en hun werk (aangeduid met
employee engagement) is als zodanig geen analyse of advies, maar moet worden beschouwd als een opinieonderzoek. Dat de resultaten van deze onderzoeken uiteindelijk worden gebruikt voor een analyse of advies, al dan niet ten behoeve van management of
human resource-ontwikkeling, doet daar niet aan af. Dat betekent immers hooguit dat gedaagden de merken voor meer diensten gebruiken dan waarvoor deze zijn geregistreerd.

4.9.

onderzoek voor Gallup World Poll

4.9.1.

Gedaagden hebben aangevoerd dat zij in Nederland, België en Luxemburg in de relevante periode opiniepeilingen hebben gehouden ten behoeve van de zogenoemde
Gallup World Poll. Deze
Gallup World Poll– zo stelt de rechtbank als zijnde niet weersproken vast – is in het leven geroepen teneinde er achter te komen wat wereldburgers denken, voelen en wensen en combineert daartoe al bestaande onderzoeken en data met, via mondelinge of schriftelijke enquêtes verkregen, eigen data. De
Gallup World Pollomvat de volgende indexen: wet & handhaving, voedsel & onderdak, infrastructuur & nutszaken en werkgelegenheid & welvaart.

4.9.2.

Gedaagden hebben een document overgelegd met als titel
“Country Data Set Details – Gallup Worldwide Research Data Collected 2005/2006 – 2018”.Op basis daarvan en onder verwijzing naar het overgelegde ongedateerde rapport
“Country Report Netherlands”(dat volgens gedaagden uit 2017 dateert) betogen zij dat in Nederland en België tussen 2005 en 2017 per land enquêtes van omstreeks 1.000 respondenten (Nederland) en tussen de 1.000 en 1.037 (België) per keer zijn afgenomen en in Luxemburg vanaf 2008 10 enquêtes van 500 (2008 en 2013) en 1.000 (andere jaren) respondenten per keer. Ter zitting is gebleken dat voor het feitelijk uitvoeren van de enquêtes wordt samengewerkt met andere bedrijven. Gedaagden voeren echter aan dat voordat de betreffende enquêteur begint met het inhoudelijke deel van de vragenlijst, Gallup altijd expliciet wordt genoemd als de partij die het onderzoek verricht. In dat verband wijzen zij naar de Engelstalige vragenlijst
“Netherlands 2014 Telephone Survey 1”. Daarin zijn onder meer opgenomen de volgende door de enquêteur te noemen teksten, mogelijke antwoorden en instructies:

bij S3A:

en bij Q8C:

4.9.3.

GIA wijst er op dat de genoemde documenten interne documenten van gedaagden zijn. Dat is een juiste constatering, maar zonder nadere toelichting geen reden om de stukken bij de beoordeling buiten beschouwing te laten. Zowel uit de
“Country Data Set Details – Gallup Worldwide Research Data Collected 2005/2006 – 2018”als uit het rapport
“Country Report Netherlands”volgt dat gedaagden in de relevante periode in Nederland data hebben verzameld en GIA heeft geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit het tegendeel zou kunnen blijken.

4.9.4.

Ten aanzien van de op Nederland gerichte vragenlijst heeft GIA de authenticiteit betwist en daartoe aangevoerd dat het een document betreft dat eenvoudig bewerkt kan worden. Bovendien zijn de vragen in de Engelse taal gesteld terwijl de interviews in Nederland, waar Engels niet de voertaal is, zouden worden afgenomen en komen gedaagden met derden standaard overeen dat deze derden nu juist niet de merknaam GALLUP mogen gebruiken, aldus GIA

4.9.5.

Gedaagden hebben ter zitting uitgelegd dat zij met door hen ingeschakelde derden afspreken dat zij niet de merken mogen gebruiken om zichzelf aan te duiden, maar dat dat er niet aan in de weg staat dat deze derden de merken gebruiken als zij namens gedaagden in contact treden met anderen om aan te geven dat het onderzoek voor gedaagden wordt verricht. Die uitleg is niet door GIA weersproken. De enkele omstandigheid dat de vragenlijst eenvoudig bewerkt kan worden, is onvoldoende voor de conclusie dat deze niet authentiek is. Uit de door gedaagden aangehaalde vragen, zoals de vraag naar premier Rutte, blijkt dat deze zijn afgestemd op Nederland. De enkele omstandigheid dat de overgelegde vragenlijst in het Engels is opgesteld betekent nog niet dat de vragenlijsten niet authentiek zijn en niet in Nederland, al dan niet in vertaalde vorm, zijn gebruikt.

4.9.6.

GIA heeft in dit kader voorts nog betoogd dat de merken niet normaal zijn gebruikt omdat niet kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economisch verkeer reëel is, nu niet is gebleken dat de diensten zijn aangeboden tegen betaling van een financiële vergoeding.

4.9.7.

Gedaagden hebben aangegeven dat zij de data die zij verzamelen in het kader van de
Gallup World Pollgebruiken voor vele verschillende rapportages, al dan niet in samenwerking met en/of in opdracht van derden. De aard van deze diensten brengt dan ook mee dat sprake is van commerciële exploitatie. Dat sprake is van uitsluitend symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de merkrechten te behouden, is bovendien gesteld noch gebleken.

4.10.

publicaties van uitgeverij Gallup Press

4.10.1.

Gedaagden hebben onder meer een ongedateerde schermafbeelding overgelegd van de zoekresultaten op de op Nederland gerichte website www.bol.com, waarbij is gezocht op artikelen van uitgeverij
Gallup Pressdat deel uitmaakt van de Gallup-groep. Tussen de zoekresultaten worden onder meer de volgende aangeboden boeken aangetroffen:

4.10.2.

GIA voert aan dat de aanduiding
“From Gallup”op de boeken handelsnaamgebruik is. Dat betoog wordt gepasseerd. De aangeboden drukwerken, de waren, zijn immers voorzien van de merken die worden gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de boeken en die daarmee worden onderscheiden van andere waren. GIA heeft er voorts op gewezen dat de overgelegde schermafbeelding niet de mogelijkheid biedt om vast te stellen of sprake is van gebruik in de relevante periode. Dat is juist, maar de schermafbeelding is overgelegd bij conclusie van antwoord, derhalve op 18 juli 2018, dus slechts enkele maanden na afloop van de relevante periode. Dat al deze boeken pas na afloop van de relevante periode in Nederland op de markt zijn gekomen is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet aannemelijk. De rechtbank gaat daarom aan de blote constatering dat de schermafbeelding geen data toont, voorbij.

4.11.

Het door gedaagden naar voren gebrachte gebruik heeft betrekking op zowel het Merk 1971 dat is geregistreerd voor drukwerken, geschriften, periodieken en rapporten, als het Merk 1993 dat is geregistreerd voor
sondages d’opinion, als het Merk 1990 dat is geregistreerd voor markt- en opinieonderzoek. GIA heeft in dit kader nog aangevoerd dat als uit hetgeen door gedaagden is aangevoerd al normaal gebruik blijkt voor drukwerken en opinieonderzoek, daaruit in ieder geval geen normaal gebruik blijkt voor marktonderzoek. Marktonderzoek en opinieonderzoek zijn, aldus GIA, twee verschillende diensten zodat normaal gebruik voor opinieonderzoek niet zonder meer normaal gebruik voor marktonderzoek meebrengt. Volgens GIA moet marktonderzoek worden begrepen als (wetenschappelijk) onderzoek naar de factoren die vraag en aanbod op een bepaalde markt bepalen of daarop van invloed zijn. Opinieonderzoek ziet volgens GIA op onderzoek naar de publieke opinie naar aanleiding van een bepaalde kwestie van actuele aard. Deze betekenissen ontleent GIA aan de omschrijvingen in de online versie van het Van Dale woordenboek.

4.12.

In reactie daarop hebben gedaagden onder meer aansluiting gezocht bij de alfabetische lijst van in de Nice-klassen opgenomen waren en diensten. Daarin komt de term “uitvoeren van marktonderzoeken door middel van opiniepeilingen”^[4]voor, zoals blijkt uit onderstaande afbeelding van de classificatiedatabase van de dienst TMClass^[5]:

4.13.

Hieruit blijkt dat opinieonderzoek niet gezien wordt als een afgebakende sub-categorie van marktonderzoek die zelfstandig kan worden bekeken, maar dat opinieonderzoek en marktonderzoek elkaar (deels) overlappende diensten zijn. Dat betekent dat het gebruik voor opiniepeilingen ook van belang is voor de vraag of sprake is van normaal gebruik voor marktonderzoek. Immers, het mag niet zo zijn dat de houder van een merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren of diensten die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld.^[6]

4.14.

Gelet op het voorgaande hebben gedaagden voldoende aangevoerd ter onderbouwing van hun betoog dat sprake is van commerciële exploitatie van de merken in de Benelux voor de geregistreerde waren en diensten. GIA heeft dat onvoldoende gemotiveerd weersproken. Daarom wordt aan (nadere) bewijslevering niet toegekomen en komt de rechtbank tot het oordeel dat sprake is van normaal gebruik van de merken in de Benelux voor de betreffende waren en diensten in de relevante periode, zodat de vorderingen van GIA worden afgewezen.

Proceskosten

4.15.

Het voorgaande betekent dat GIA in beide procedures als de in het ongelijk gestelde partij wordt beschouwd en in de kosten van Gallup GmbH en Gallup Inc wordt veroordeeld. Die kosten worden in beide procedures begroot op grond van het liquidatietarief (2,5 punt tarief II), derhalve € 1.086 te vermeerderen met griffierecht ad € 626.

5.De beslissing

in de zaak tegen Gallup GmbH

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt GIA in de kosten van deze procedure aan de zijde van Gallup GmbH, begroot op € 1.712;

in de zaak tegen Gallup Inc

5.3.

wijst de vorderingen af;

5.4.

veroordeelt GIA in de kosten van deze procedure aan de zijde van Gallup Inc, begroot op € 1.712;

in beide zaken

5.5.

bepaalt de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2020.

ECLI:NL:RBDHA:2020:2248

Vervallenverklaring van Beneluxmerken wegens niet-normaal gebruik in de context van intellectueel eigendomsrecht

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

1.De procedure

in de zaak tegen Gallup GmbH

2.De feiten

in beide zaken

3.Het geschil

in de zaak tegen Gallup GmbH

4.De beoordeling

in beide zaken

5.De beslissing

in de zaak tegen Gallup GmbH

Voetnoten