ECLI:NL:RBDHA:2020:3286

• Datum uitspraak: 8 april 2020
• Publicatiedatum: 9 april 2020
• Zaaknummer: C/09/586433 / HA ZA 20-40
• Instantie: Rechtbank Den Haag
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht
• Uitkomst: Afwijzend
• Procedures: Eerste aanleg - meervoudig
• Rechters: C.T. Aalbers; D. Nobel
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Afwijzing vorderingen merkinbreuk wegens ontbreken toestemming merkhouder

Eiseres, een distributeur met exclusieve sublicenties voor het gebruik van bepaalde Uniemerken in Nederland en België, vorderde een verbod op merkinbreuk en schadevergoeding tegen gedaagde. De rechtbank oordeelde dat eiseres niet had gesteld of gebleken was dat zij de vereiste toestemming van de merkhouder had verkregen om deze procedure te starten, zoals voorgeschreven in artikel 25 lid 3 UMVo.

De rechtbank stelde vast dat de sublicentieovereenkomsten geen machtiging van de merkhouder bevatten en dat eiseres ook niet had aangetoond dat de merkhouder na aansporing niet binnen een redelijke termijn zelf een vordering had ingesteld. Hierdoor ontbrak de bevoegdheid van eiseres om de verbodsvorderingen en nevenvorderingen in te stellen.

Ook de vordering op grond van onrechtmatige daad werd afgewezen, omdat deze dezelfde grondslag en hetzelfde doel had als de merkinbreukvordering en eveneens toestemming van de merkhouder vereiste. De rechtbank veroordeelde eiseres tot betaling van de proceskosten, welke aan de zijde van gedaagde nihil werden begroot.

Uitkomst: Vorderingen wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad worden afgewezen wegens ontbreken van toestemming van de merkhouder.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/586433 / HA ZA 20-40

Vonnis van 8 april 2020

in de zaak van

SILK COSMETICS V.O.F. ,

te Middelburg,

eiseres,

advocaat mr. M.W. Huijzer te Papendrecht,

tegen

WHITE SEA INTERNATIONAL SHIPPING B.V. ,

te Rotterdam,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

• de dagvaarding van 13 december 2019 met producties EP 01 t/m EP 17;
• het tegen gedaagde verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1.

Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

Bevoegdheid

2.2.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op gestelde inbreuk op de in de dagvaarding onder randnummers 2 tot en met 4 bedoelde Uniemerken (hierna: de Merken), is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen omdat gedaagde gevestigd is in Nederland (artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo ^[1] in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het gemeenschapsmerk). Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatig handelen, is de rechtbank vanwege de vestigingsplaats van gedaagde in Nederland bevoegd op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I
bis -Vo ^[2] .

De vorderingen

2.3.

Eiseres vordert een bevel om iedere handeling waardoor gedaagde inbreuk maakt op de Merken of welke anderszins onrechtmatig jegens eiseres zijn in de zin van artikel 6:162 BW ^[3] te staken en gestaakt te houden (hierna: de verbodsvordering(en)) en veroordeling van gedaagde tot vergoeding van de door eiseres geleden schade, met nevenvorderingen.

2.4.

Uit de stellingen in de dagvaarding volgt dat eiseres als distributeur van exclusieve licentienemers van de merkhouder, exclusieve sub-licenties heeft verkregen voor het gebruik van de Merken in Nederland en België. Eiseres heeft echter niet gesteld dat zij de volgens artikel 25 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de merkhouder heeft verkregen om in een procedure als deze een verbodsvordering ten aanzien van de Merken in te stellen. Zij heeft ook niet gesteld dat zij daartoe bevoegd is omdat de merkhouder, na daartoe te zijn aangespoord, niet binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk heeft ingesteld. De toestemming dan wel het stilzitten van de merkhouder blijkt ook niet uit de producties. In de als producties overgelegde overeenkomsten tussen de licentienemers en eiseres is in artikel 9.6 wel vermeld dat de licentienemer (
Supplier ) “
shall agree to provide the Distributor with the power of Attorney to use and protect the trademark (…)”, maar dit behelst geen
power of Attorney van de merkhouder. Eiseres heeft op dit artikel in de overeenkomst overigens ook geen beroep gedaan. Het voorgaande brengt mee dat eiseres tot het instellen van de verbodsvordering en daarmee samenhangende (neven)vorderingen niet gerechtigd wordt geacht. Deze zullen worden afgewezen.

2.5.

Ook de verbodsvordering op grond van onrechtmatig handelen als bedoeld in artikel 6:162 BW wordt afgewezen. Deze vordering is immers gebaseerd op de stelling dat gedaagde onrechtmatig jegens (de licentienemers en) eiseres handelt door doelbewust inbreuk op de Merken te maken ^[4] . Deze vordering heeft daarmee dezelfde achtergrond (inbreuk op de Merken) en dient hetzelfde doel als de verbodsvordering op grond van de UMVo, waarvoor eiseres toestemming (dan wel een uitblijvende reactie) van de merkhouder nodig heeft. Nu – zoals in 2.5 is overwogen – niet is gebleken van toestemming (of stilzitten) door de merkhouder met betrekking tot het handhavend optreden tegen de gestelde inbreuk op de Merken, heeft te gelden dat het ontbreken daarvan ook in de weg staat aan toewijzing van dezelfde vordering op grond van onrechtmatige daad. Hetzelfde geldt voor de andere (neven)vorderingen.

2.6.

Het voorgaande brengt mee dat zowel de verbodsvorderingen als de overige vorderingen (inclusief de vordering tot schadevergoeding) zullen worden afgewezen.

2.7.

Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, welke kosten tot op heden aan de zijde van gedaagde worden begroot op nihil.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1.

wijst het gevorderde af;

3.2.

veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van gedaagde begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken door
mr. D. Nobel op 8 april 2020.

Voetnoten

1. Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

2. Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

3. Burgerlijk Wetboek

4. Zie randnummer 10 van de dagvaarding