ECLI:NL:RBDHA:2020:443

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/580888 / KG ZA 19-942

Vonnis in kort geding van 7 januari 2020

in de zaak van

1.WALTER BENEDICT B.V.,

2.
CAFÉ FRANKLIN B.V.,

3.
PINE INVESTMENTS B.V.,

te Den Haag,

eiseressen,

advocaat mr. L. van Gijn te Amsterdam,

tegen

1.THE FRANKLIN CAPITAL GROUP B.V.,

2.
FRANKLIN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ IV B.V.,

te Middelburg,

gedaagden,

advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Café Franklin c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en The Franklin Group c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen zullen afzonderlijk Walter Benedict, Café Franklin en Pine Investments genoemd worden en gedaagden afzonderlijk The Franklin Capital Group en Franklin Exploitatiemaatschappij. De zaak is voor Café Franklin c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Van Gijn voornoemd en mr. S. Hiemstra, advocaat te Amsterdam. De zaak is voor The Franklin Group c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Meijnen voornoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 8 oktober 2019, met producties 1 tot en met 11;
de producties 1 tot en met 41 van The Franklin Group c.s., ingekomen ter griffie op 26 november 2019;
de akte eiswijziging (ex artikel 130 Rv

productie 19 van Cafë Franklin c.s., ingekomen ter griffie op 2 december 2019;
de producties 42 tot en met 53 van The Franklin Group c.s., ingekomen ter griffie op 6 december 2019;
het als productie 20 overgelegde aanvullende kostenoverzicht van Café Franklin c.s., ingekomen ter griffie op 6 december 2019;
het als productie 54 overgelegde aanvullende kostenoverzicht van The Franklin Group c.s., ingekomen ter griffie op 9 december 2019;
de mondelinge behandeling van 10 december 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Café Franklin c.s. en The Franklin Group c.s.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Café Franklin exploiteert onder diezelfde naam een café-restaurant in Den Haag, dat bestaat sinds 22 april 2016. Pine Investments is de holdingmaatschappij van Café Franklin en van Walter Benedict. Walter Benedict exploiteert een andere horecaonderneming in Den Haag.

2.2.

Eerst was (de voormalige vennootschap onder firma) Walter Benedict en na overdracht is Café Franklin houdster van het Beneluxwoordmerk FRANKLIN, ingeschreven op 23 november 2015 onder nummer 0979807 voor de klasse 43 (bars; bereiding van voedsel en dranken; café-restaurants; serveren van alcoholische dranken; verstrekken van voedsel en dranken in restaurants; serveren van voedsel en dranken in restaurants en bars) (hierna: het Beneluxmerk).

2.3.

The Franklin Group c.s. exploiteert sinds 1 juni 2019 in Middelburg een onderneming met een hotel, brasserie en cocktailbar, in eerste instantie onder het teken “FRANKLIN”, ook met toevoeging van de woorden “Brasserie”, “Cocktailbar” of “Boutiquehotel”, en met gebruikmaking van de website www.franklin.nl (hierna: de website). Zij maakt daarnaast gebruik van social media accounts, in elk geval Facebook en Instagram (hierna: de social media accounts), en heeft haar brasserie, cocktailbar en hotel geplaatst op de review-website van TripAdvisor (hierna: TripAdvisor). Hieronder zijn een aantal afbeeldingen van het gebruik weergegeven.

2.4.

Café Franklin heeft The Franklin Group c.s. bij brief van 1 augustus 2019 gesommeerd het gebruik van het teken FRANKLIN te staken.

2.5.

The Franklin Capital Group heeft op 15 augustus 2019, 20 augustus 2019 en 2 september 2019 Benelux merkdepots verricht voor de woordmerken SIR FRANKLIN, FRNKLN respectievelijk FRANKLIN, voor waren en diensten in de klasse 43 (voor wat betreft SIR FRANKLIN: hoteldiensten; restauratie verschaft door hotels; diensten van hotels en restaurants; serveren van voedsel en dranken). Bij brief van 23 november 2019 heeft The Franklin Capital Group het BBIE^[2]verzocht de merkdepots FRNKLN en FRANKLIN door te halen.

2.6.

Inmiddels heeft The Franklin Group c.s. het door haar gehanteerde teken “FRANKLIN” (grotendeels) gewijzigd in “SIR FRANKLIN”, zodat zij voor haar hotel-/horecaonderneming nu gebruik maakt van dat teken, ook met toevoeging van de woorden “Brasserie”, “Cocktailbar” of “Boutiquehotel”. De naam van de website is gewijzigd in www.sirfranklin.nl. Hieronder zijn een aantal afbeeldingen van het nieuwe gebruik weergegeven.

3.Het geschil

3.1.

Café Franklin c.s. vordert na vermindering van eis - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

I. The Franklin Group c.s. zal bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkenrecht van Café Franklin c.s. in de Benelux te staken en gestaakt te houden, althans binnen het door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen territoir, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat The Franklin Group c.s. met deze veroordeling in gebreke blijft, zulks met een maximum van € 500.000,-, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom;

II. The Franklin Group c.s. zal bevelen binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het verrichte merkdepot ‘SIR FRANKLIN’ in te trekken, zulks eveneens op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag of gedeelte van een dag dat The Franklin Group c.s. met deze veroordeling in gebreke blijft, zulks met een maximum van € 500.000,-, dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom;

III. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld zal bepalen op 3 maanden na betekening van het op grond van deze vordering te wijzen vonnis, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

IV. The Franklin Group c.s. zal veroordelen in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over deze (na)kosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering genoemd in 3.1 onder I stelt Café Franklin c.s. dat The Franklin Group c.s. met het gebruik van het teken FRANKLIN inbreuk maakt op haar Beneluxmerk op basis van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE^[3]en met het gebruik van het teken SIR FRANKLIN inbreuk maakt op datzelfde merk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE. The Franklin Group c.s. gebruikt de voornoemde tekens in het economisch verkeer ter onderscheiding van waren en/of diensten (waarmee sprake is van merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a en b BVIE), voor dezelfde of soortgelijke diensten waarvoor Café Franklin haar Beneluxmerk heeft ingeschreven. Het teken SIR FRANKLIN vertoont ten opzichte van het Beneluxmerk, globaal beoordeeld en naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en begripsmatig een zodanige gelijkenis dat daardoor bij de gemiddelde consument verwarring wordt gewekt, dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de ondernemingen van Café Franklin en The Franklin Group c.s. Daarnaast maakt The Franklin Group c.s. inbreuk op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. De voornoemde tekens (SIR) FRANKLIN worden door The Franklin Group c.s. ook anders dan voor waren of diensten gebruikt en zonder geldige reden, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk.

3.3.

Aan haar vordering genoemd in 3.1 onder II legt Café Franklin c.s. de stelling ten grondslag dat The Franklin Capital Group het Beneluxwoordmerk SIR FRANKLIN op 15 augustus 2019 te kwader trouw heeft gedeponeerd in de zin van artikel 2.2bis lid 2 BVIE. The Franklin Capital Group heeft dat gedaan nadat The Franklin Group c.s. de sommatie van Café Franklin op 1 augustus 2019 had ontvangen.

3.4.

The Franklin Group c.s. voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De voorzieningenrechter komt op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegdheid toe, nu Café Franklin c.s. heeft gesteld dat de inbreuk onder andere plaatsvindt door het gebruik van de voornoemde tekens op de website, op de sociale media accounts en op Trip-Advisor. Daarmee vindt de inbreuk plaats in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag.

Spoedeisend belang

4.2.

The Franklin Group c.s. betoogt dat het spoedeisend belang ontbreekt, omdat nergens uit blijkt dat sprake is van inbreuk op het Beneluxmerk. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij, nu het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de
gesteldeinbreuk voortduurt. Of naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter daadwerkelijk van inbreuk sprake is, is een vraag die in het navolgende dient te worden beantwoord.

Merkinbreuk?

Gebruik tekens FRANKLIN en SIR FRANKLIN

4.3.

Ter zitting heeft Café Franklin c.s. aangevoerd dat The Franklin Group c.s. op sommige plekken nog steeds gebruik maakt van het teken FRANKLIN, zonder toevoeging van het element ‘SIR’, waarop The Franklin Group c.s. heeft aangegeven dat het haar bedoeling is om het eerder gebruikte teken FRANKLIN overal en blijvend te veranderen in SIR FRANKLIN, maar dat het mogelijk is dat op een enkele plek het teken FRANKLIN nog zonder die toevoeging is te vinden. Zo heeft Café Franklin c.s. onbestreden gesteld dat het teken FRANKLIN (zonder SIR) op de website nog op de drankkaart van de cocktailbar wordt gebruikt om de gin in het drankje ‘Frank’s aviation’ aan te duiden en op de website nog op de menukaart van de brasserie staat als naam van de boter van het ‘brood met Franklin boter’. Dat maakt dat Café Franklin niet enkel nog belang heeft bij het door Café Franklin c.s. gevorderde verbod ten aanzien van het gebruik van het teken SIR FRANKLIN, zoals The Franklin Group c.s. kennelijk voorstaat, maar ook bij het gevorderde verbod voor zover dat ziet op het gebruik van het teken FRANKLIN. Beide wijzen van gebruik zullen daarom in de beoordeling worden betrokken.

Gebruik van het teken als merk?

4.4.

The Franklin Group c.s. betwist dat zij het teken (SIR) FRANKLIN als merk gebruikt in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a en/of b BVIE. Volgens haar is slechts sprake van plaatsgebonden gebruik van het teken SIR FRANKLIN, steeds voorafgegaan door de toevoeging ‘Boutiquehotel’, ‘Brasserie’ of ‘Cocktailbar’, als onderdeel van de handelsnamen van haar onderneming. De door The Franklin Group c.s. gebruikte tekens zouden direct naar de onderneming in Middelburg verwijzen en niet naar een daarvan losgezongen dienst. Daarom is de herkomstfunctie van het Beneluxmerk in haar ogen niet in het geding.

4.5.

Zoals Café Franklin c.s. terecht opmerkt, is sprake van merkgebruik in de zin van voornoemd artikellid wanneer (in dit geval) The Franklin Group c.s. het teken op zodanige wijze gebruikt dat er een verband ontstaat tussen het teken waarmee ze haar onderneming aanduidt en de waren die zij in de handel brengt of de diensten die zij verricht.^[4]Voor wat betreft het gebruik van het teken is van belang dat, anders dan The Franklin Group c.s. betoogt, zij het teken (SIR) FRANKLIN niet alleen gebruikt in combinatie met de (voorafgaande) toevoegingen ‘Boutiquehotel’, ‘Brasserie’ of ‘Cocktailbar’, maar ook los daarvan, als overkoepelend teken voor haar onderneming. Zo beheert The Franklin Group c.s. de website onder de domeinnaam sirfranklin.nl en staat het teken (SIR) FRANKLIN ook zonder toevoeging op de voorgevel van het pand en op de kaart van de cocktailbar (zie, ook voor andere voorbeelden, r.o. 2.3. en 2.6.).

4.6.

Bij het gebruik van dat teken, met of zonder toevoeging, verwijst The Franklin Group c.s. niet steeds alleen naar haar onderneming, maar ook zodanig naar door haar aangeboden diensten dat het in aanmerking komende publiek een verband zal kunnen leggen tussen het teken waarmee de onderneming wordt aangeduid en de door die onderneming geleverde diensten. The Franklin Group c.s. laat het teken (SIR) FRANKLIN, in al haar hoedanigheden, veelvuldig terugkomen; onder meer op de website, via de social media accounts (en daarbij behorende afbeeldingen, berichten en hashtags) en de menukaarten. Café Franklin c.s. wijst verder met recht op een aantal teksten op de website (zie hieronder, onderdeel van de door Café Franklin c.s. overgelegde productie 5), waaruit volgt dat het teken door de Franklin Group c.s. wordt gekoppeld aan de door haar aangeboden diensten:

4.7.

The Franklin Group c.s. gebruikt het teken (SIR) FRANKLIN bovendien ter onderscheiding van door haar aangeboden waren. Op de drankkaart van de cocktailbar staat Franklin Gin en Franklin Drop en via de menukaart van de brasserie (beide kaarten ook op de website te raadplegen) wordt Franklin boter aangeboden (zie hieronder, onderdeel van de door Café Franklin c.s. overgelegde productie 13).

4.8.

Dat het gebruik van het teken (SIR) FRANKLIN niet beperkt is tot plaatsgebonden gebruik, volgt ook uit de door The Franklin Group c.s. zelf overgelegde artikelen over haar onderneming in de Voque en de Telegraaf en haar eigen toelichting daarop ter zitting, namelijk dat zij veel geld heeft geïnvesteerd en PR bureaus heeft ingeschakeld om ook buiten Middelburg naamsbekendheid te verkrijgen.

4.9.

Ten slotte neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat The Franklin Capital Group SIR FRANKLIN als woordmerk heeft gedeponeerd, ten aanzien van welk depot zij niet om doorhaling heeft verzocht. Dat wijst ten minste op de intentie om dat teken als merk te gebruiken.

4.10.

Het voorgaande leidt tot het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat The Franklin Group c.s. het teken (SIR) FRANKLIN wel degelijk (ook) gebruikt ter onderscheiding van haar waren en diensten, zodat het gebruik daarvan afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie van het Beneluxmerk.

Artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE

4.11.

Op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.12.

Vast staat dat The Franklin Group c.s. (op enkele plekken) nog steeds gebruik maakt van het aan het Beneluxmerk identieke teken FRANKLIN (zie r.o. 4.3). The Franklin Group c.s. heeft echter (in het kader van de hieronder te bespreken sub b-inbreuk) bestreden dat voldaan is aan het vereiste van gelijke of overeenstemmende diensten. Daartoe voert The Franklin Group c.s. aan dat de (waren en) diensten van The Franklin Group c.s. niet dezelfde zijn als de diensten die Café Franklin aanbiedt, omdat haar viersterren boutiquehotel, brasserie en cocktailbar niet vergelijkbaar zijn met en haar brasserie en cocktailbar een geheel andere beleving bieden dan het (goedkopere) eetcafé/buurtcafé van Café Franklin. Daarbij wijst The Franklin Group c.s. op artikel 2.5bis lid 7 BVIE en stelt zij dat voor het antwoord op de vraag of de (waren en) diensten overeenstemmen, de indeling van het Beneluxmerk in de administratieve, voor de inschrijving van merken toegepaste rangschikking in klasse, niet bepalend is.

4.13.

De voorzieningenrechter verwerpt het verweer dat geen sprake is van dezelfde diensten. Op zich is juist dat bij de beoordeling of sprake is van overeenstemmende waren of diensten tussen betrokken merken de rechter geen rekening behoeft te houden met de administratieve indeling in klassen, in die zin dat het gegeven dat de waren en/of diensten van de betrokken merken tot dezelfde klasse behoren niet zonder meer meebrengt dat sprake is van overeenstemming. Bepalend zijn alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Wel zal de omstandigheid dat de waren en/of diensten tot dezelfde waren- of dienstenklasse behoren vaak een belangrijke aanwijzing zijn dat de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn. Bij het beoordelen of het gebruik van een teken inbreuk maakt op een Beneluxmerk in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a (en b) BVIE, dienen de diensten waarvoor het gestelde inbreukmakende teken wordt gebruikt te worden vergeleken met die waarvoor het Beneluxmerk is ingeschreven.

4.14.

Vast staat dat het Beneluxmerk is ingeschreven voor onder andere café-restaurants, het serveren van alcoholische dranken, het verstrekken van voedsel en dranken in restaurants en het serveren van voedsel en dranken in restaurants en bars. The Franklin Group c.s. biedt ook exact die diensten aan, zodat de diensten in zoverre naar hun aard, bestemming en gebruik identiek zijn. Het verschil in belevenis of prijs van die diensten maakt dat niet anders.

4.15.

Het voorgaande betekent naar voorlopig oordeel dat The Franklin Group c.s. met het gebruik van het teken FRANKLIN inbreuk maakt op het Beneluxmerk en dat Café Franklin zich op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE kan verzetten tegen het gebruik van dat teken. Een met een dwangsom versterkt inbreukverbod is daarmee op zijn plaats.

Artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE

4.16.

Een merkhouder kan op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

4.17.

Van een dergelijke merkinbreuk is sprake als het teken (in dit geval het door The Franklin Group c.s. gebruikte SIR FRANKLIN) en het Beneluxmerk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarring kan eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn.

4.18.

Met betrekking tot de vraag of verwarringsgevaar te duchten is bij het relevante publiek, neemt de voorzieningenrechter het volgende in aanmerking. Daarbij moet als het relevante publiek in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE het gemiddelde publiek voor de betrokken
soort(onderstreping voorzieningenrechter) waren en/of diensten worden aangemerkt.^[5]Dat betekent dat moet worden uitgegaan van het publiek voor de (geregistreerde) diensten, in dit geval horecapubliek dat iets wenst te gebruiken in een
(café-)restaurant of bar. Daarmee is het publiek van Café Franklin vergelijkbaar met het relevante publiek van The Franklin Group c.s. en dit publiek is niet meer dan gemiddeld oplettend. Dat een bezoek aan het boutiquehotel, de brasserie of de cocktailbar SIR FRANKLIN een duurdere uitgave zou betreffen in vergelijking met een bezoek aan Café Franklin, zoals The Franklin Group c.s. betoogt, is - wat daar ook van zij - in dit kader niet van belang, al is het maar omdat verwarringsgevaar zich ook voordat de eet-/ drinkgelegenheid is bezocht en zonder dat het relevante publiek bekend is met de prijs kan voordoen.

4.19.

Het onderhavige merk en teken stemmen auditief en visueel sterk overeen. Merk en teken zijn exact gelijk, met dien verstande dat bij het teken het woord FRANKLIN wordt voorafgegaan door het woord SIR. Dat het begin van een teken doorgaans als eerste de aandacht van het publiek trekt en het publiek zich dat veel duidelijker zal herinneren dan de rest van het teken, zoals The Franklin Group c.s. betoogt, mag voor bepaalde tekens het geval zijn, maar dat geldt niet voor de onderhavige combinatie. In de onderhavige combinatie is FRANKLIN voorlopig oordelend het dominante onderscheidende element.

4.20.

Het woord FRANKLIN zal door het publiek als (voor)naam worden opgevat, waarbij het voorvoegsel SIR (in het Nederlands mijnheer of heer) beschrijvend van aard is en in de totaalindruk geen bijzonder relevante toevoeging betreft. Dat door de toevoeging van SIR de naam FRANKLIN voor de meeste mensen een geheel andere betekenis krijgt, namelijk verandert van een gewone (voor)naam in een verwijzing naar president Franklin Roosevelt, zoals The Franklin Group c.s. aanvoert, blijkt uit niets. Denkbaar is juist ook dat al bij de naam FRANKLIN wordt gedacht aan voornoemde president, of dat mensen de voornaam FRANKLIN niet zullen kennen als voornaam van president Roosevelt. De titel SIR zal dan weinig betekenis toevoegen. Het had dan ook op de weg van The Franklin Group c.s. gelegen haar stelling dienaangaande te onderbouwen. Nu zij dat niet heeft gedaan, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij.

4.21.

Daarbij neemt de voorzieningenrechter nog als omstandigheid in aanmerking dat The Franklin Group c.s. in elk geval de eerste twee maanden het teken FRANKLIN zonder SIR heeft gebruikt en met een aanzienlijke investering in de markt heeft gezet, waarna zij wel is begonnen met de voorafgaande toevoeging SIR, maar niet in één keer en tot op heden (nog) niet volledig, zodat op grond van de leer van nawerking^[6]voorshands moet worden aangenomen dat bij het publiek in het onderhavige geval in de totaalindruk de toevoeging SIR nog minder zal blijven hangen als onderscheidend element.

4.22.

Het onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk is naar voorlopig oordeel gemiddeld, waarbij van belang is dat het onderscheidende element van het Beneluxmerk FRANKLIN niet beschrijvend is voor de (waren en) diensten. Aan het betoog van The Franklin Group c.s. dat het element FRANKLIN op grote schaal is gebruikt door horecaondernemingen, waardoor het een gering onderscheidend vermogen heeft, wordt voorbijgegaan. The Franklin Group c.s. verwijst naar een handvol (café-)restaurants in de Benelux, waarvan er één inmiddels gesloten is. Die leiden er niet toe dat er sprake is van een merk met een zeer beperkt onderscheidend vermogen voor de betreffende diensten. Voor zover The Franklin Group c.s. verwijst naar horecagelegenheden in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaat de voorzieningenrechter hieraan voorbij als niet relevant, nu het in het onderhavige geval gaat om een Beneluxmerk.

4.23.

Verder is van belang dat voor horecaondernemingen online reviews belangrijk zijn, omdat het horecapubliek vaak op basis van dergelijke reviews een eetgelegenheid kiest. Als onweersproken staat vast dat The Franklin Group c.s. op TripAdvisor het teken (SIR) FRANKLIN al dan niet in combinatie met de toevoeging brasserie (heeft) gebruikt, waardoor verwarringsgevaar met het Beneluxmerk op de loer ligt. Dat geldt temeer nu het niet ongebruikelijk is dat horecagelegenheden een onderdeel zijn van een keten en op diverse locaties tegelijk worden geëxploiteerd.

4.24.

Alle bovenstaande omstandigheden samengenomen, waaronder ook de onder de beoordeling van de sub a-inbreuk vastgestelde overeenstemming van diensten, leiden tot het voorlopige oordeel dat The Franklin Group c.s. met gebruik van het teken SIR FRANKLIN inbreuk maakt op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.

4.25.

The Franklin Group c.s. heeft nog betoogd dat zij met het gebruik van het teken SIR FRANKLIN, voorafgegaan door ‘Boutiquehotel’, ‘Brasserie’ en ‘Cocktailbar’, oftewel door het gebruik van de tekens
boutiquehotel SIR FRANKLIN, brasserie SIR FRANKLINen
cocktailbar SIR FRANKLINeen zodanige afstand van het Beneluxmerk kan houden dat van merkinbreuk geen sprake meer is. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet. Boutiquehotel, brasserie en cocktailbar zijn immers alle drie beschrijvende elementen voor de diensten waar het in de onderhavige procedure om gaat. Daarmee blijft FRANKLIN het onderscheidende element in de combinatie en zal de aandacht van het relevante publiek daar naartoe getrokken worden. Het is zelfs de vraag of het publiek de aanduidingen boutiquehotel, brasserie en cocktailbar zal herkennen als onderdeel uitmakend van het teken. Met de toevoeging van deze drie respectievelijke woorden wordt naar voorlopig oordeel dan ook nog steeds inbreuk gemaakt op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.

4.26.

Het voorgaande betekent dat Café Franklin zich eveneens kan verzetten tegen het gebruik door The Franklin Group c.s. van het teken SIR FRANKLIN, al dan niet in combinatie met de voorvoegsels boutiquehotel, brasserie of cocktailbar. Ook op deze grond is derhalve een met een dwangsom versterkt inbreukverbod aangewezen.

Artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE

4.27.

Nu voornoemde grondslagen leiden tot toewijzing van het gevorderde verbod, bestaat geen belang meer bij een beoordeling van de gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE.

Depot te kwader trouw?

4.28.

De vordering genoemd in 3.1 onder II zal worden afgewezen, nu dit een onomkeerbare maatregel betreft en Café Franklin c.s. niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het met een dwangsom versterkte verbod, noodzakelijk en spoedeisend maken. Het ter zitting door Café Franklin c.s. genoemde belang van procesefficiëntie is daartoe onvoldoende.

Vorderingen

4.29.

Met verwijzing naar r.o. 4.15 en 4.26 komt de vordering genoemd in 3.1 onder I voor toewijzing in aanmerking. De voorzieningenrechter zal dit verbod enkel toewijzen ten gunste van Café Franklin, nu tijdens de procedure vast is komen te staan dat Café Franklin merkhoudster is. Daarmee hebben Walter Benedict en Pine Investments geen belang (meer) bij toewijzing van het gevorderde verbod, zodat die vordering ten aanzien van die partijen zal worden afgewezen. De gevorderde dwangsom die zal worden verbonden aan het aan Café Franklin toe te wijzen verbod zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.30.

Om executieproblemen te voorkomen zal de termijn voor het ingaan van het aan Café Franklin toe te wijzen verbod worden gesteld op veertien dagen na betekening van dit vonnis.

4.31.

De vordering genoemd in 3.1 onder II zal worden afgewezen (vergelijk r.o. 4.28).

4.32.

De termijn van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op de in 3.1 onder III gevorderde drie maanden na de datum van betekening van dit vonnis.

Proceskosten

In de procedure tussen Café Franklin enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds

4.33.

The Franklin Group c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Café Franklin worden veroordeeld.

4.34.

Café Franklin maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Café Franklin c.s. heeft specificaties in het geding gebracht die tezamen optellen tot een bedrag van € 21.284,01, waarbij zij ter zitting haar vordering heeft beperkt tot € 15.000,-, zijnde het indicatietarief in IE-zaken behorend bij een normaal kort geding. The Franklin Group c.s. heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten en betoogt dat het onderhavige kort geding een eenvoudig IE kort geding betreft, waarvoor het forfaitaire bedrag van € 6.000,- is aangewezen.

4.35.

De voorzieningenrechter merkt deze zaak met The Franklin Group c.s. aan als een eenvoudig kort geding. Dat The Franklin Group c.s. in haar correspondentie voordat de zaak aanhangig werd gemaakt, heeft betwist dat Café Franklin merkhouder was en zelf drie merkrechten heeft gedeponeerd, maakt dat niet anders, nu Café Franklin eenvoudig heeft kunnen aantonen dat zij merkhoudster van het Beneluxmerk is. De voorzieningenrechter gaat dan ook uit van het indicatietarief in IE-zaken behorend bij een eenvoudig kort geding van € 6.000,-.

4.36.

De proceskosten van Café Franklin zullen op dat bedrag worden begroot en niet op 1/3e deel (Café Franklin als één van de drie eisende partijen) van dat bedrag, nu Walter Benedict en Pine Investments slechts als eisende partijen zijn opgetreden omdat The Franklin Group c.s. voorafgaand aan de dagvaarding het verweer heeft gevoerd dat de overdracht van het Beneluxmerk op onjuiste wijze zou hebben plaatsgevonden, welk verweer zij pas ter zitting heeft losgelaten. Het gehele bedrag van € 6.000,- kan daarom worden toegewezen aan de procedure tussen Café Franklin enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds.

4.37.

Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de dagvaardingskosten van € 81,83 en het griffierecht van € 639,- bij het salaris advocaat van € 6.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 6.720,83. De vordering genoemd in 3.1 onder IV zal voor dit bedrag ten gunste van Café Franklin worden toegewezen, inclusief de gevorderde wettelijke rente over de (na)kosten bij niet-tijdige betaling.

4.38.

Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De voorzieningenrechter zal deze nakosten begroten op € 157,- zonder betekening, dan wel € 246,- ingeval van betekening.

In de procedure tussen Walter Benedict en Pine Investments enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds

4.39.

Nu de vorderingen van Walter Benedict en Pine Investments zullen worden afgewezen, zullen zij als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van The Franklin Group c.s. Nu het gehele debat in dit kort geding kan worden toegeschreven aan de procedure tussen Café Franklin enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds, zullen de kosten voor The Franklin Group c.s. van het verweer tegen de vorderingen van Walter Benedict en Pine Investments worden begroot op nihil.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

in de procedure tussen Café Franklin enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds

5.1.

beveelt The Franklin Group c.s. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Beneluxmerk van Café Franklin in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per dag of gedeelte van een dag dat The Franklin Group c.s. in strijd handelt met dit bevel, met een maximum van
€ 100.000,-;

5.2.

veroordeelt The Franklin Group c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Café Franklin tot op heden begroot op € 6.720,83, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening, en begroot de nog te maken nakosten op € 157,- zonder betekening dan wel € 246,- in geval van betekening;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af;

5.5.

bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op drie maanden na betekening van dit vonnis;

in de procedure tussen Walter Benedict en Pine Investments enerzijds en The Franklin Group c.s. anderzijds

5.6.

wijst de vorderingen af;

5.7.

veroordeelt Walter Benedict en Pine Investments in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van The Franklin Group c.s. begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2020.