ECLI:NL:RBDHA:2021:7065

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/610139 / KG ZA 21-336

Vonnis in kort geding van 8 juli 2021

in de zaak van

RODENMORS B.V.,

te Denekamp ,

eiseres,

advocaat mr. L. Bezoen te Enschede,

tegen

[gedaagde] tevens handelend onder de naam Byecar,

wonende en zaakdoende te [plaats] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna Rodenmors en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 14 april 2021, met producties EP01 t/m EP09;
het e-mailbericht van Rodenmors van 22 juni 2021 met productie EP10, zijnde een geactualiseerde proceskostenopgave- en specificatie.

1.2.

Op 24 juni 2021 heeft de mondelinge behandeling (in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus: op digitale wijze) plaatsgevonden. Partijen hebben hun standpunten toegelicht. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Rodenmors heeft blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel tot doel het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden. Enig aandeelhouder en bestuurder van Rodenmors is Vigintitres B.V. Laatstgenoemde is tevens bestuurder van Dealerdirect Global B.V., die houdster is van het merk “Ik wil van mijn auto af”.

2.2.

Rodenmors is houdster van het Uniewoordmerk BYEBYE.CAR (hierna: het Uniemerk), op 27 februari 2019 aangevraagd en op 12 juli 2019 ingeschreven (registratienummer 018027539 ) voor waren en diensten in onder meer klasse 35 (o.a. voor reclame en marketing; bemiddeling in commerciële zaken bij het leggen van contacten tussen klanten en verkopers via zogeheten
‘recommerce’; bemiddeling in commerciële zaken bij het afsluiten van handelstransacties en contracten over het aanschaffen en verkopen van vervoermiddelen).

2.3.

Rodenmors heeft in 2019 BYEBYE.CAR als Uniemerk ingeschreven om uitvoering te geven aan de wens om het online platform
www.ikwilvanmijnautoaf.nlte vervangen door iets nieuws. Rodenmors werkt hard aan de lancering van een nieuw online
recommerceplatform onder het Uniemerk BYEBYE.CAR.

2.4.

[gedaagde] runt sinds 1 april 2020 een eenmanszaak onder de handelsnamen ‘ [gedaagde] Trading’ en ‘Byecar’ en houdt zich blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel onder meer bezig met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. De handelsnaam Byecar wordt ook vermeld in genoemd uittreksel.

2.5.

[gedaagde] houdt met zijn domeinnaam byecar.nl, geregistreerd op 13 juni 2020, een website online, waarop het teken byecar.nl staat vermeld. Een afbeelding van de website is hieronder weergegeven.

3.Het geschil

3.1.

Rodenmors vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. [gedaagde] veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Uniemerk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dan wel € 50.000,- voor iedere inbreuk waarmee – ter keuze van Rodenmors – door [gedaagde] na betekening van dit vonnis geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven aan deze veroordeling;

[gedaagde] veroordeelt in de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv^[1], te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW^[2]indien betaling van de proceskostenveroordeling niet uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zal geschieden;

de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis.

3.2.

Rodenmors legt aan deze vordering – samengevat – primair ten grondslag dat [gedaagde] met gebruik van het teken ‘Byecar’ inbreuk maakt op het Uniemerk. Het teken stemt immers overeen met het Uniemerk en [gedaagde] gebruikt dat teken in het economische verkeer voor dezelfde diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Door dit gebruik kan bij het relevante publiek verwarring ontstaan waaronder de associatie met het Uniemerk. Subsidiair legt Rodenmors aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] onrechtmatig handelt omdat het bewust aanhaken bij het Uniemerk in strijd is met de wet en met hetgeen in het maatschappelijk verkeer zorgvuldig wordt geacht.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De vordering van Rodenmors is gegrond op het Uniemerk en gedaagde is woonachtig in Nederland, zodat deze voorzieningenrechter op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo^[3]in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie.

Merkinbreuk

4.2.

Op grond van artikel 9 lid 1 UMVo geeft de inschrijving van een Uniemerk de houder een uitsluitend recht. Dat betekent dat de houder gerechtigd is iedere derde die zonder zijn toestemming in het economisch verkeer een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, die derde dat gebruik kan verbieden indien door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan (artikel 9 lid 2 sub b UMVo).

4.3.

Van dergelijk verwarringsgevaar is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden^[4].

4.4.

Vooropgesteld wordt dat aan de voorwaarde dat het teken moet worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het Uniemerk is ingeschreven voorshands oordelend is voldaan. [gedaagde] gebruikt het teken immers om online een platform aan te bieden voor de koop en verkoop van auto’s, welke dienstverlening gelijk is aan de diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. Dat beide partijen er mogelijk een andere handelswijze op nahouden zoals door [gedaagde] is gesteld, is in het kader van deze procedure niet relevant. Evenmin is van belang dat Rodenmors het Uniemerk nog niet in het economisch verkeer (bijvoorbeeld op haar website) gebruikt, omdat aan de houder van een Uniemerk een termijn van vijf jaren na de datum van inschrijving wordt gegund om het Uniemerk te gaan gebruiken (artikel 18 lid 1 UMVo).

4.5.

Voor toewijzing van een inbreukverbod is vereist dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk. Dat brengt in dit geval mee dat er een vergelijking dient plaats te vinden tussen enerzijds het Uniemerk BYEBYE.CAR zoals dat is ingeschreven en het teken ‘byecar’ anderzijds. Een vergelijking van het Uniemerk BYEBYE.CAR met het teken ‘byecar’ levert grote overeenstemming, terwijl er slechts kleine verschillen zijn, te weten dat het Uniemerk bestaat uit tweemaal het woord ‘BYE’ ten opzichte van het éénmalige gebruik van ‘bye’ in het teken, het gebruik van hoofdletters in het Uniemerk tegenover het gebruik van kleine letters bij het teken en de punt die zich bij het Uniemerk bevindt tussen BYEBYE en CAR. Die verschillen vallen bovendien eigenlijk alleen op bij een visuele vergelijking. Bij een fonetische vergelijking (dat wil zeggen een vergelijking van de manier waarop je het Uniemerk en het teken uitspreekt) is het enige onderscheid nog slechts gelegen in de herhaalde klank van het woord ‘BYE’ bij het Uniemerk. De verschillen voor zover die zien op het hoofdlettergebruik en het gebruik van de punt tussen de bestanddelen ‘BYEBYE’ en ‘CAR’ bij het Uniemerk komen niet terug bij de fonetische vergelijking. Begripsmatig gezien zijn het Uniemerk en het teken gelijk omdat beide vrij vertaald ‘vaarwel auto’ betekenen. Gelet op het voorgaande, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het Uniemerk en het teken teveel op elkaar lijken en er aldus sprake is van overeenstemming tussen het Uniemerk zoals dat is ingeschreven en het teken.

4.6.

Tot slot dient de vraag te worden beantwoord of door de overeenstemming tussen het Uniemerk en het teken verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is. Nu het relevante publiek bestaat uit consumenten die hun auto via een online verkoopplatform te koop willen aanbieden, is daar naar voorlopig oordeel sprake van.

4.7.

Eén en ander leidt tot de conclusie dat [gedaagde] door gebruik te maken van het teken ‘byecar’ in haar handelsnaam, in haar domeinnaam en op haar website inbreuk maakt op het Uniemerk van Rodenmors . Dat wordt niet anders omdat – zoals [gedaagde] nog heeft aangevoerd – de website www.byecar.nl nog niet af is. Immers, het teken wordt door [gedaagde] in ieder geval reeds gebruikt als handelsnaam, de domeinnaam byecar.nl is al wel actief en toont een website waarop het teken wordt gebruikt.

4.8.

Bij die stand van zaken kan de subsidiaire grondslag onbesproken blijven.

De vorderingen

4.9.

Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Uniemerk wordt toegewezen. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan het verbod gevolg moet worden gegeven worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. Om te bevorderen dat dit vonnis door [gedaagde] zal worden nagekomen, is oplegging van een dwangsom aangewezen. De gevorderde dwangsom zal evenwel worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna onder de beslissing is vermeld.

4.10.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Dit brengt mee dat Rodenmors de redelijke en evenredige proceskosten mag vorderen zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, hetgeen Rodenmors ook heeft gedaan. Rodenmors heeft haar kosten gespecificeerd door middel van producties EP09 en EP10. Deze specificaties tellen op tot een kostentotaal van € 7.288,76, welke kosten niet zijn bestreden.

4.11.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven zien uitsluitend op de werkzaamheden van de advocaat en worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde aan advocaatkosten wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 6.000,- wordt verhoogd met een bedrag van € 667,- aan griffierecht en € 87,61 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 6.754,61.

4.12.

Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De nakosten zullen overeenkomstig het per 1 februari 2021 geldende liquidatietarief^[5]worden begroot op € 163,- zonder betekening en op € 248,- in geval van betekening.

4.13.

De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zal zoals gevorderd worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Uniemerk van Rodenmors te staken en gestaakt te houden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dan wel € 1.000,- voor iedere inbreuk waarmee – ter keuze van Rodenmors – door [gedaagde] na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Rodenmors vastgesteld op € 6.754,61 aan tot op heden gemaakte proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening, met begroting van de nakosten op € 163,- (zonder betekening) dan wel € 248,- (met betekening), eveneens te vermeerderen met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening;

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.5.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 8 juli 2021.