ECLI:NL:RBDHA:2023:12987

• Datum uitspraak: 30 augustus 2023
• Publicatiedatum: 31 augustus 2023
• Zaaknummer: C/09/648841/HA ZA 23-522
• Instantie: Rechtbank Den Haag
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht
• Procedures: Eerste aanleg - enkelvoudig
• Rechters: M.J.J. Visser
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Vernietiging van een Nederlands octrooi wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit

In deze zaak heeft de Rechtbank Den Haag op 30 augustus 2023 uitspraak gedaan in een bodemprocedure over de vernietiging van een Nederlands octrooi, NL 2016394, dat was verleend aan [gedaagde]. De eiser, [eiser], heeft de rechtbank verzocht om het octrooi te vernietigen op grond van het feit dat het niet-inventief en niet nieuw zou zijn. De procedure begon met een dagvaarding op 1 juni 2023, gevolgd door een conclusie van antwoord van [gedaagde] op 28 juni 2023. Beide partijen hebben verzocht om de mondelinge behandeling achterwege te laten, waarna de rechtbank heeft besloten om op dezelfde dag vonnis te wijzen.

De feiten van de zaak zijn als volgt: [gedaagde] diende op 8 maart 2016 een octrooiaanvraag in bij het Octrooicentrum Nederland, wat leidde tot de verlening van het octrooi op 27 september 2017. [eiser] was aanvankelijk ook aanvrager, maar heeft zijn rechten op het octrooi aan [gedaagde] overgedragen. In een adviesrapport van het Octrooicentrum Nederland van 17 mei 2023 werd geconcludeerd dat de conclusies van het octrooi niet nieuw en niet inventief zijn, wat de basis vormde voor de vordering van [eiser].

De rechtbank heeft geoordeeld dat [gedaagde] niet heeft betwist dat de conclusies van het octrooi niet nieuw of niet inventief zijn. Daarom heeft de rechtbank het octrooi vernietigd en [gedaagde] bevolen om binnen veertien dagen na de eindbeslissing een verzoek tot aantekening van de vernietiging in het octrooiregister te doen. Tevens is [gedaagde] veroordeeld in de proceskosten van [eiser], die zijn vastgesteld op € 1.041,86, te vermeerderen met nakosten. De proceskostenveroordeling is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/648841 / HA ZA 23-522

Vonnis van 30 augustus 2023

in de zaak van

[eiser] ,

te [plaats 1] ,

eisende partij,

hierna te noemen: [eiser] ,

advocaat: mr. M. Straus te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

te [plaats 2] , Filipijnen ,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 juni 2023 met producties EP01 tot en met EP27;
- de conclusie van antwoord van 28 juni 2023;

- het eenstemmige verzoek van partijen van 28 juni 2023 om de mondelinge behandeling achterwege te laten en uitspraak te doen.

1.2.

De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

2. De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft op 8 maart 2016 een octrooiaanvrage ingediend bij Octrooicentrum Nederland (hierna: OCNL) voor een “
Method for the preparation of a biodegradable article ” (hierna: de Nederlandse octrooiaanvrage). OCNL heeft op deze aanvrage op

27 september 2017 het Nederlandse octrooi NL 2016394 (hierna: het Octrooi) verleend.

2.2.

In de aanvrage is naast [gedaagde] ook [eiser] als aanvrager vermeld. Bij aktes van 20 en 27 maart 2017 heeft [eiser] – kort gezegd - zijn rechten op grond van de aanvrage overgedragen aan [gedaagde] . In het octrooischrift, uitgegeven op 5 oktober 2017, zijn [gedaagde] en [eiser] als houders vermeld. In het octrooiregister is met ingang van

31 mei 2022 alleen nog [gedaagde] als aanvrager/octrooihouder vermeld. In de aanvrage, het octrooischrift en het octrooiregister is [eiser] als uitvinder vermeld.

2.3.

Het Octrooi bevat in totaal 39 conclusies (zowel product- als werkwijzeconclusies). Conclusies 2 tot en met 39 zijn afhankelijk van conclusie 1.

2.4.

In het aan het Octrooi gehechte internationale geldigheidsonderzoek, uitgevoerd op 22 november 2016 door het Europees Octrooibureau, is opgenomen dat de conclusies van het Octrooi deels niet nieuw (conclusies 35 en 39), en in ieder geval niet inventief (conclusies 1-39) zijn.

2.5.

Onder inroeping van de prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage heeft [gedaagde] op 7 maart 2017 een internationale aanvrage ingediend, die is gepubliceerd onder nummer WO 2017/155389 en voor Europa onder nummer EP 3 426 462. Ten behoeve van de Europese aanvrage is het aantal conclusies inmiddels teruggebracht naar 15. Naar aanleiding van die Europese aanvrage zijn op 18 oktober 2022 en 30 november 2022 zogenoemde ‘
third party observations ’ ingediend, waarin onder meer is gewezen op voor de geldigheid van de conclusies van de Europese aanvrage schadelijke stand van de techniek. De Europese verleningsprocedure is nog niet afgerond.

2.6.

[eiser] heeft Octrooicentrum Nederland op grond van artikel 84 ROW 1995 ^[1] verzocht om een advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op het Octrooi. In het naar aanleiding van dat verzoek afgegeven adviesrapport van 17 mei 2023 heeft OCNL geconcludeerd dat conclusies 1 tot en met 34 vernietigbaar zijn vanwege gebrek aan inventiviteit en dat conclusies 35 tot en met 39 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid. Ten aanzien van conclusies 35 tot en met 39 is ook geconcludeerd dat deze niet inventief zijn.

3. Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a) vernietiging van het Octrooi;

b) een bevel voor [gedaagde] de vernietiging van het Octrooi in het octrooiregister te laten inschrijven;

c) veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure volgens het liquidatietarief, alsmede nakosten.

3.2.

Aan zijn vorderingen legt [eiser] – verkort weergegeven – ten grondslag dat het Octrooi niet-inventief dan wel niet nieuw is en daarom op grond van artikel 75 lid 1 sub a ROW 1995 vernietigbaar is.

3.3.

Onder verwijzing naar het advies van OCNL van 17 mei 2023, refereert [gedaagde] zich aan het oordeel van de rechtbank. Hij voert dus geen verweer. Wel verzoekt [gedaagde] de kosten van de procedure te compenseren.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vernietiging van het Octrooi op grond van artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo ^[2] . De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a ROW 1995. De internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank zijn overigens niet bestreden.

De vorderingen

4.2.

Nu [gedaagde] niet heeft bestreden dat de conclusies van het Octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn, zal het Octrooi, zoals onder a) gevorderd, worden vernietigd.

4.3.

Ten aanzien van de vordering onder b) wordt als volgt overwogen. Artikel 75 lid 4 ROW ziet op inschrijving van de dagvaarding. Artikel 75 lid 9 ROW houdt in dat zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen, daarvan op verzoek van de meest gerede partij aantekening wordt gedaan in het octrooiregister. Het gevorderde zal, als niet bestreden, in overstemming met artikel 75 lid 9 ROW worden toegewezen. [gedaagde] moet derhalve - binnen veertien dagen - nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan of, als een rechtsmiddel wordt ingesteld, na een daarop volgende eindbeslissing of verval van instantie, een verzoek tot aantekening in het octrooiregister doen.

4.4.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [eiser] . De vorderingen van [eiser] worden immers toegewezen. Voor het desondanks compenseren van de kosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, zoals [gedaagde] heeft verzocht, ziet de rechtbank geen aanleiding. Weliswaar heeft [gedaagde] zich aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd (waardoor de proceskosten, ook aan de zijde van [eiser] , beperkt zijn gebleven), maar daarmee is nog niet gegeven dat [eiser] deze kosten ten onrechte heeft gemaakt en dat deze daarom voor zijn rekening dienen te blijven.

4.5.

De op dit moment gemaakte proceskosten worden aan de zijde van [eiser] conform het geldende liquidatietarief begroot op een bedrag € 1.041,86, waarvan € 598,- aan salaris advocaat (Tarief II, één punt), € 129,86 dagvaardingskosten en € 314,- griffierecht.

4.6.

Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023: € 173,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2023: € 90,-) en de explootkosten van betekening toegekend.

4.7.

De proceskostenveroordeling zal als gevorderd en niet bestreden uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

vernietigt Nederlands octrooi NL 2016394;

5.2.

beveelt [gedaagde] om binnen veertien dagen nadat een eindbeslissing inzake de onderhavige vordering tot vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen, aantekening daarvan in het octrooiregister te verzoeken;

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot dit vonnis vastgesteld op € 1.041,86, te vermeerderen met de nakosten zoals begroot in 4.6;

5.4.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op

30 augustus 2023.

Voetnoten

1. Rijksoctrooiwet 1995

2. Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken