Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/636323 / HA ZA 22-849
Vonnis in incident van 15 februari 2023
in de zaak van
de rechtspersoon naar vreemd recht
HIZLIPARA ODEME HIZMETLERI VE ELEKTRONIK PARA ANONIM SIRKETItevens handelend onder de naam
PayPorter
PayPorter
te Istanbul, Turkije,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. S. Kara te Rotterdam,
tegen
1.MORPARA B.V. voorheen handelend onder de naam PayPorter B.V.,
te Albrandswaard,
2. MORPARA RETAIL SERVICES B.V.voorheen handelend onder de naam
PayPorter Retail Services B.V.
PayPorter Retail Services B.V.
te Rotterdam
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. M.C. Coops te Amsterdam.
Eiseres in de hoofdzaak zal hierna HizliPara genoemd worden. Gedaagden in de hoofdzaak zullen gezamenlijk worden aangeduid als Morpara (vrouwelijk enkelvoud).
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de incidentele conclusie houdende preliminair verzoek tot schorsing ex artikel 132 lid 1 UMVo Pro [2] van 23 november 2022 met producties GP01 t/m GP06;
- de antwoordakte op incidentele conclusie houdende preliminair verzoek tot schorsing ex artikel 132 lid 1 UMVo Pro van 21 december 2022 met producties EP21 en EP22.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.
2.Het geschil in het incident
2.1.
HizliPara is opgericht op 26 januari 2016 te Istanbul, Turkije. Onder de handelsnaam ‘PayPorter’ is zij actief op het gebied van internationale geldovermakingen. De UBO [3] /grootaandeelhouder van HizliPara is de heer [naam01] (hierna: [naam01] ).
2.2.
Voor de verwerking van de grensoverschrijdende betalingen/geldovermakingen maakt HizliPara gebruik van een eigen geautomatiseerd systeem dat zij het PayPorterSystem noemt.
2.3.
Op 14 december 2017 zijn op naam van Hizlipara de volgende merken gedeponeerd bij het “Türk Patent” (de Turkse overheidsorganisatie op het gebied van Intellectuele Eigendom) (hierna: de Turkse merken):
- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114332, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 14, 35 en 36:
- het woord-/beeldmerk met nummer 2017/114325, zoals hieronder afgebeeld, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 14, 35 en 36:
2.4.
Op 27 december 2019 is - met tussenkomst van de Duitse firma Lichtnecker & Lichtnecker - op naam van Hizlipara een Uniewoord-/beeldmerk aangevraagd en op 29 mei 2020 geregistreerd onder nummer 018172653 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 36, 38 en 42 (hierna: het Uniemerk). Het Uniemerk is hieronder afgebeeld:
2.5.
Op 30 december 2019 is op naam van Hizlipara bij Türk Patent gedeponeerd een woord-/beeldmerk met nummer 2019/135289, bestaande uit het woord “PayPorterSystem” gecombineerd met beeldelement van het PayPorter logo, ingeschreven voor waren en diensten in klassen 9, 14, 35 en 36.
2.6.
Morpara B.V. is opgericht op 12 april 2017. Eén van de bestuurders is de heer [naam02] (hierna: [naam02] ), een zakelijke relatie van [naam01] . Enig middellijk aandeelhoudster van Morpara B.V. is mevrouw [naam03] (hierna: [naam03] ), echtgenote van [naam02] . Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister bestaan de activiteiten van Morpara B.V. onder meer uit het verlenen van betaaldiensten, waaronder geldtransfers en moneytransfers in binnen- en buitenland.
2.7.
Op 26 maart 2019 is Morpara Retail Services B.V. opgericht. [naam02] en [naam03] zijn de bestuurders van Morpara Retail Services B.V. Enig middellijk aandeelhoudster is [naam03] . Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister bevinden de activiteiten van Morpara Retail Services B.V. zich op het gebied van het verlenen van IT-diensten, het outsourcen en vermarkten van software, advisering, marketing en callcenteractiviteiten.
2.8.
In november 2019, nadat De Nederlandsche Bank op 19 februari 2019 de benodigde vergunning aan Morpara B.V. had verleend, is zij als betaaldienstverlener actief geworden. Vanaf dat moment was zij ook aangesloten op het PayPorterSystem.
2.9.
Tussen partijen, dan wel [naam01] enerzijds en [naam02] en [naam03] anderzijds, zijn vanaf omstreeks mei 2020 diverse conflicten ontstaan. Onderwerp van deze conflicten zijn onder meer - heel kort gezegd - een eventuele voorgenomen fusie/overname tussen partijen dan wel deelname in (één van) partijen en kosten/investeringen samenhangend met de activiteiten van Morpara. Deze conflicten hebben aanleiding gegeven tot meerdere juridische procedures in Nederland en Turkije.
2.10.
Bij brief van 5 juni 2020 heeft HizliPara Morpara een sommatie gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen dat HizliPara houdster is van het Uniemerk en dat Morpara “PayPorter” enkel mag gebruiken wanneer een licentieovereenkomst wordt gesloten.
2.11.
Morpara heeft op 2 september 2020 bij het EUIPO [4] een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk aanhangig gemaakt. Zij heeft daarbij een beroep gedaan op artikel 60 lid 1 onder Pro c in verbinding met artikel 8 lid 4 UMVo Pro (ouder recht) en artikel 59 lid 1 onder Pro b UMVo (aanvraag te kwader trouw). Bij beslissing van 14 september 2021 is de vordering door de
Cancellation Divisionvan het EUIPO afgewezen. Morpara heeft tegen deze beslissing op 21 oktober 2021 beroep aangetekend.
Cancellation Divisionvan het EUIPO afgewezen. Morpara heeft tegen deze beslissing op 21 oktober 2021 beroep aangetekend.
2.12.
HizliPara heeft Morpara bij dagvaarding van 17 december 2021 betrokken in een kort gedingprocedure om – kort gezegd – de inbreukmakende gedragingen van Morpara op het Uniemerk van HizliPara een halt toe te roepen. Bij vonnis van 10 februari 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:988) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van HizliPara grotendeels toegewezen, voorshands oordelend dat geen serieuze, niet te verwaarlozen, kans aanwezig is dat het Uniemerk in een bodemprocedure dan wel een procedure bij het EUIPO, vernietigd zal worden. Tegen genoemd kortgedingvonnis heeft Morpara hoger beroep ingesteld. Dit beroep is nog aanhangig.
2.13.
Teneinde haar rechten te kunnen blijven effectueren heeft HizliPara binnen de aan haar door de voorzieningenrechter daartoe geboden termijn van zes maanden, met onderhavige procedure een eis in de hoofdzaak ingesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv [5] . Haar vorderingen strekken – kort gezegd – ertoe aan Morpara een inbreukverbod op te leggen.
2.14.
Morpara verzoekt in dit incident om schorsing van de hoofdzaak ingevolge artikel 132 lid 1 UMVo Pro totdat er een definitieve, in kracht van gewijsde gegane beslissing is met betrekking tot de bij het EUIPO ingestelde nietigheidsvordering tegen het Uniemerk, onder veroordeling van HizliPara in de reële kosten van dit incident ex artikel 1019h Rv.
2.15.
HizliPara heeft verweer gevoerd. Zij concludeert dat de rechtbank Morpara nietontvankelijk dient te verklaren, althans het preliminaire verzoek van Morpara dient af te wijzen met veroordeling van laatstgenoemde in de kosten van dit incident ex artikel 1019h Rv.
2.16.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
3.De beoordeling in het incident
3.1.
Voorop staat dat deze rechtbank in beginsel – gelet op de vestigingsplaatsen van gedaagden in Nederland - internationaal en relatief bevoegd is kennis te nemen van de op inbreuk op het Uniemerk van HizliPara gestoelde vorderingen in de hoofdzaak op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie (artikel 126 lid 1 UMVo Pro).
3.2.
Voorts volgt uit artikel 132 lid 1 UMVo Pro dat de rechtbank waar een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo Pro, waaronder een inbreukvordering als hier aan de orde, is ingesteld, de procedure ambtshalve, de partijen gehoord, schorst indien bij het EUIPO al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring betreffende hetzelfde Uniemerk is ingesteld, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.
3.3.
Met HizliPara is de rechtbank van oordeel dat er in dit geval bijzondere redenen zijn om van de in artikel 132 lid 1 UMVo Pro gegeven hoofdregel af te wijken en de behandeling van de hoofdzaak voort te zetten. Daartoe is het volgende redengevend.
3.4.
In haar incidentele conclusie heeft Morpara er weliswaar terecht op gewezen dat op het moment dat onderhavige procedure werd ingeleid (bij dagvaarding van 8 augustus 2022), Morpara reeds – in september 2020 - een vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk had ingesteld. Die procedure bevindt zich thans in de beroepsfase. Morpara heeft echter nagelaten te berichten – zoals HizliPara bij haar antwoordakte in het incident wel heeft gedaan – dat de
Second Board of Appealvan het EUIPO bij
Interim Decisionvan 20 oktober 2022 – derhalve een maand voordat het schorsingsincident werd ingeleid - die procedure heeft geschorst. Bedoelde tussenuitspraak die in het Engels is opgesteld, vermeldt in dat verband het volgende:
Second Board of Appealvan het EUIPO bij
Interim Decisionvan 20 oktober 2022 – derhalve een maand voordat het schorsingsincident werd ingeleid - die procedure heeft geschorst. Bedoelde tussenuitspraak die in het Engels is opgesteld, vermeldt in dat verband het volgende:
“
Reasons
Reasons
14 Article 71(1)(a) EUTMDR provides that the Board of Appeal may suspend proceedings of its own motion where a suspension is appropriate under the circumstances of the case. Article 71(1)(b) EUTMDR provides that the Board of Appeal may suspend proceedings, at the reasoned request of one of the parties in
inter partesproceedings where a suspension is appropriate under the circumstances of the case, taking into account the interests of the parties and the stage of the proceedings.
inter partesproceedings where a suspension is appropriate under the circumstances of the case, taking into account the interests of the parties and the stage of the proceedings.
15 Suspension of proceedings is at the discretion of the Board, which will only suspend if it considers it appropriate (16t/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media S.L, EU:T:2004:268, par. 46). It does not follow that because a party requests a suspension that proceedings before the Board will automatically be suspended (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, par. 69).
16 In exercising its discretion, the Board must observe the general principles of equity and the rule of law. It follows that, when exercising that discretion, the Board of Appeal must take into account the interests of both parties. The decision to suspend proceedings must be based on a weighing up of the opposing interests (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, par. 76).
17 In the current case, the invalidity action is based on two legal grounds: (1) Article 60(1)(c) EUTMR in conjunction with Article 8(4) EUTMR; end (2) Article 59(1)(b) EUTMR (bad faith). The earlier right relied on by the invalidity applicant is a non-registered Dutch right.
18 Under Article 8(4) EUTMR, the acquisition and the scope of protection of the relevant national right is governed by the national, here Dutch, law.
19 In the statement of grounds, the invalidity applicant explains that the national provisions establishing the earlier Dutch rights are Article 5 of the Dutch Trade Names Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code.
20 In the reply to the statement of grounds, the EUTM proprietor submitted a judgment rendered on 10 February 2022 by the Court of Justice, the Hague. The judgment concerned the same parties and the same conflicting marks. It dealt with the question of whether Article 5 of the Dutch Trade Names Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code are fulfilled and whether there was bad faith pursuant to Article 59(1)(b) EUTMR.
21 The judgment concluded that the requirements of Article 5 of the Dutch Trade Names Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code were not fulfilled.
22 The judgment also concluded that there was no bad faith pursuant to Article 59(1)(b) EUTMR.
23 On 6 July 2022, the invalidity applicant informed the Board that the abovementioned judgment is currently under appeal.
24 In addition, the EUTM proprietor informed the Board on 4 July 2022 that the abovementioned judgment was a precautionary decision and that the EUTM proprietor was about to file a lawsuit against the invalidity applicant in the Netherlands to get, as the EUTM proprietor put it, ‘a main decision in this case’.
25 The Board finds it appropriate under the circumstances of the case to suspend the current appeal proceedings.
26 It is true that the pending national proceedings are not a sufficient reason in themselves to suspend the proceedings. As follows from Article 71(1)(b) EUTMDR and case-law, the Board of Appeal in exercising its discretion, must take into account not only the interests of the party whose EU trade mark is contested, but also those of the other parties. The decision whether or not to suspend proceedings must follow upon a weighing of the competing interests (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:1847, par. 111 and the case-law cited therein).
27 However, in the current case, the question whether the invalidity applicant can successfully rely on the non-registered Dutch right is crucial to both the application of Article 60(1)(c) EUTMR in conjunction with Article 8(4) EUTMR, and Article 59(1)(b) EUTMR.
28 In particular, if it were to be confirmed that the requirements of Article 5 of the Dutch Trade Names Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code are not fulfilled and therefore the invalidity applicant does not have any earlier Dutch right to rely on, the current invalidity action could not be successful under Article 60(1)(c) EUTMR in conjunction with Article 8(4) EUTMR. Such a conclusion would also be of a significant importance for the assessment of Article 59(1)(b) EUTMR.
29 Taking into account that there is uncertainty as to the outcome of the parallel national proceedings calling into question the existence of the earlier right, rendering a decision in the present cancellation proceedings before the Office without awaiting the outcome of the parallel proceedings, could potentially be seriously disadvantageous to the interest of both parties.
30 The Board recalls that is has already been established by the EU judicature that uncertainty in parallel proceedings is of relevance in, inter alia, opposition proceedings before the Office (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19- T-98/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, par. 52).
31 In view of the foregoing considerations, the Board decides, pursuant to Article 71(1)(a) EUTMDR, to suspend the appeal proceedings (see, by analogy, 31/01/2022, R 646/201-1, 5 HOT DICE (fig.) / HOT DICE (fig.) et al.).
Conclusion
32
Under the above circumstances and after balancing the interests of both parties, for reasons of legal certainty, procedural economy, and sound administration, the Board deems it appropriate to suspend the present appeal proceedings, pursuant to Article 71(1)(a) EUTMDR, until the national proceedings are terminated and a final judgment is rendered.” (onderstreping rechtbank)
Under the above circumstances and after balancing the interests of both parties, for reasons of legal certainty, procedural economy, and sound administration, the Board deems it appropriate to suspend the present appeal proceedings, pursuant to Article 71(1)(a) EUTMDR, until the national proceedings are terminated and a final judgment is rendered.” (onderstreping rechtbank)
3.5.
Uit de hiervoor deels weergegeven beslissing van het EUIPO volgt dat de kamer van beroep van het EUIPO het in de omstandigheden van de zaak passend heeft geacht om de door Morpara bij haar aanhangige beroepsprocedure (in de door Morpara tegen het Uniemerk van HizliPara ingestelde nietigheidsvordering) te schorsen totdat er een in kracht van gewijsde gegaan vonnis is van de Nederlandse rechter waarin definitief wordt beslist over de vraag of Morpara zich met succes kan beroepen (jegens HizliPara) op een ouder (handelsnaam)recht in Nederland dan wel of sprake is van een depot te kwader trouw. Die vraag ligt niet enkel voor in de hiervoor onder 2.12 genoemde kortgedingprocedure, waarvan het hoger beroep nog aanhangig is, maar kan ook in de onderhavige procedure aan de orde worden gesteld (door het instellen van een vordering in reconventie). Blijkens punt 24 van de hiervoor deels weergegeven beslissing, heeft de kamer van beroep daar ook rekening mee gehouden.
3.6.
Het ligt, gelet op de hiervoor besproken beslissing van het EUIPO, geenszins in de rede dat de rechtbank onderhavige procedure schorst. In dat geval zouden zowel de beroepsprocedure bij het EUIPO als de nationale procedure stilliggen. Bovendien is de rechtbank, met het EUIPO, van oordeel dat de Nederlandse rechter beter in staat is om te beslissen op de vraag of sprake is van een ouder recht van plaatselijke betekenis in de zin van artikel 60 lid 1 onder Pro c in verbinding met artikel 8 lid 4 UMVo Pro dan wel aanvullende werking van artikel 6:162 BW Pro [6] , op basis waarvan een oudere handelsnaam bescherming biedt tegen een jonger overeenstemmend merk dat tot verwarring leidt, in dit geval een grondslag biedt voor Morpara om zich tegen de geldigheid van het Uniemerk te verzetten. (De beantwoording van) die vraag is in de woorden van het EUIPO “
crucial” voor de beoordeling van de bij hem voorliggende nietigheidsvorderingen. De rechtbank zal genoemde beslissing van het EUIPO tot schorsing van de beroepsprocedure in afwachting van een definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter, daarom aanmerken als een bijzondere reden als bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo Pro die noopt tot voortzetting van onderhavige procedure.
crucial” voor de beoordeling van de bij hem voorliggende nietigheidsvorderingen. De rechtbank zal genoemde beslissing van het EUIPO tot schorsing van de beroepsprocedure in afwachting van een definitieve uitspraak van de Nederlandse rechter, daarom aanmerken als een bijzondere reden als bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo Pro die noopt tot voortzetting van onderhavige procedure.
3.7.
Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank het incidentele verzoek tot schorsing zal afwijzen.
3.8.
Morpara zal als de in dit incident in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. HizliPara vordert vergoeding van kosten in het incident op de voet van artikel 1019h Rv waartoe zijn een specificatie van haar kosten heeft overlegd tot een bedrag van € 1.925,-. De kosten zullen op dit bedrag worden begroot omdat dit bedrag lager is dan het bedrag dat in de Indicatietarieven maximaal is voorzien als redelijk en evenredig voor een ‘normaal’ incident in een bodemzaak (€ 2.500). Nu dit niet is gevorderd in het incident, zal de kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
Voortgang van de procedure
3.9.
De hoofdzaak zal worden verwezen naar de rol over zes weken voor het nemen van een conclusie van antwoord door Morpara.
4.De beslissing
De rechtbank
in het incident
4.1.
wijst het verzoek tot schorsing af;
4.2.
veroordeelt Morpara in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van HizliPara begroot op € 1.925;
in de hoofdzaak
4.3.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van
29 maart 2023voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Morpara;
29 maart 2023voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Morpara;
4.4.
houdt iedere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2023.