Uitspraak
RECHTBANKDEN HAAG
Civiel recht
Kantonrechter
Zittingsplaats 's-Gravenhage
NvE/c
Zaaknummer: 10906249 \ RL EXPL 24-2345
Vonnis in kort geding van 5 april 2024
in de zaak van
[eisende partij] V.O.F.,
kantoorhoudende te [plaats] ,
[naam 1] , vennoot van [eisende partij] V.O.F.,
[naam 2] , vennoot van [eisende partij] V.O.F.,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
hierna te noemen: de VOF (gezamenlijk), [naam 1] en [naam 2] ,
gemachtigde: mr. A.C. Alberto,
tegen
[gedaagde partij] , H.O.D.N. [handelsnaam 1],
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
hierna te noemen: [gedaagde partij] ,
gemachtigde: mrs. M. Karel en I.J. Bos.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 7 februari 2024 met producties,
- de conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie met producties,
- de mondelinge behandeling van 22 maart 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt,
- de pleitnota van de VOF.
- de conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van eis in reconventie met producties,
- de mondelinge behandeling van 22 maart 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt,
- de pleitnota van de VOF.
1.2.
De kantonrechter volgt het bezwaar van [gedaagde partij] tegen de bij de pleitnota overgelegde producties, omdat die niet tijdig zijn ingediend en [gedaagde partij] daardoor niet voldoende inhoudelijk kan reageren. De kantonrechter laat deze producties dan ook buitenbeschouwing.
2.De feiten
2.1.
[naam 1] heeft op 1 juli 2018 de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ geregistreerd onder zijn eenmanszaak [bedrijfsnaam] .
2.2.
Op 20 december 2018 is de domeinnaam ‘ [website 1] ’ geregistreerd.
2.3.
[gedaagde partij] heeft in april 2020 een onderneming overgenomen aan de [adres 1] te [plaats] . Sinds november 2021 drijft [gedaagde partij] deze onderneming onder de naam ‘ [handelsnaam 1] ’. Hij maakt gebruik van de domeinnaam ‘ [website 2] ’.
2.4.
De eenmanszaak van [naam 1] is per 17 juni 2022 uitgeschreven en op dezelfde datum is de VOF geregistreerd met dezelfde handelsnamen.
2.5.
Zowel de VOF als [gedaagde partij] drijven een onderneming die zich bezighoudt met het verkopen van voedsel.
2.6.
De VOF heeft op 28 april 2023 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een aanvraag ingediend voor het beeldmerk met woordelementen in klasse 39 en 43, zijnde diensten met betrekking tot voedingswaren.
Het merk:
is op 15 juli 2023 als geregistreerd gepubliceerd onder nummer [nummer] .
2.7.
[gedaagde partij] gebruikt de volgende afbeelding van ‘ [handelsnaam 1] ’:
3.Het geschil
in conventie
3.1.
De VOF vordert – samengevat – om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde partij] te gebieden per direct, na de betekening van dit vonnis, ieder gebruik van de handelsnaam en of de naam, identiek of gelijkend aan: [handelsnaam 2] , [handelsnaam 1] of welke schrijfwijze dan ook, te staken en gestaakt te houden, het verbod om intellectuele eigendomsrechten in diens brede zin, als ook sociale media namen en e-mailadressen te trachten te verkrijgen voor betreffende naam en variant, op straffe van verbeurte van een dwangsom.
Voorts [gedaagde partij] te veroordelen in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Rv.
3.2.
De VOF legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde partij] inbreuk maakt op de handelsnaam van de VOF. Zij geniet bescherming op grond van artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw), omdat zij als eerste de handelsnaam voert. [gedaagde partij] gebruikt zonder toestemming dezelfde handelsnaam voor dezelfde waren en diensten in het hetzelfde gebied. Hierdoor ontstaat verwarring.
Daarnaast is de VOF houder van het beeldmerk en heeft de VOF op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Benelux Verdrag voor Intellectuele Eigendomsrechten (BVIE) het alleen recht op dit merk. Het handelen van [gedaagde partij] levert daarop een inbreuk op (artikel 2.20 lid 2 sub a en b BVIE).
Het spoedeisende belang is gelegen in het feit dat [gedaagde partij] onrechtmatig gebruik maakt van de handelsnaam en inbreuk maakt op het merkrecht en hij te kennen heeft gegeven niet te zullen stoppen met de inbreuk makende handelingen.
3.3.
[gedaagde partij] voert verweer. Hij concludeert tot niet-ontvankelijkheid van de VOF, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van de VOF, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van de VOF in de kosten van deze procedure. [naam 1] heeft medio 2021 zijn werkzaamheden gestaakt, omdat hij geen interesse meer had in het exploiteren van die onderneming. Sindsdien worden er dus geen activiteiten meer verricht en is het gebruik van de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ feitelijk ook gestaakt. Zij neemt dan ook niet meer deel aan het economisch verkeer onder die naam. Daarnaast heeft [gedaagde partij] de inventaris en de handelsnaam van [naam 1] overgenomen tegen betaling van € 1.000,-. Vanaf dat moment is [gedaagde partij] de handelsnaam gaan voeren.
Het beeldmerk is te kwader trouw ingeschreven waardoor het merk nietig kan worden verklaard.
in reconventie
3.4.
[gedaagde partij] vordert – samengevat – om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de VOF te veroordelen tot:
I. het onmiddellijk staken en gestaakt houden van elke inbreuk op het aan [gedaagde partij] toekomende handelsnaamrecht, domeinnaam of onderdeel daarvan ter zake ‘ [handelsnaam 1] ’;
II. het onmiddellijk ondertekenen en inschrijven in het merkenregister van het BOIP van de akte van overdracht ter zake het Benelux beeldmerk ‘ [handelsnaam 1] ’;
III. het onmiddellijk staken en gestaakt houden van elke inbreuk op het Benelux Beeldmerk ‘ [handelsnaam 1] ’;
IV. het betalen aan [gedaagde partij] van een opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere keer dat, of € 500,- voor iedere dag waarop de VOF het gevorderde onder I, II en III niet nakomt;
V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na vonnisdatum;
VI. het betalen van de werkelijke proceskosten.
3.5.
[gedaagde partij] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat hij sinds november 2021 rechtmatig de handelsnaam [handelsnaam 1] ’ gebruikt. Hij heeft de handelsnaam overgenomen van [naam 1] tegen betaling. Daarnaast heeft de VOF nooit een onderneming gedreven onder de naam ‘ [handelsnaam 2] ’ en dus ook niet deelgenomen aan het economisch verkeer met die naam. [gedaagde partij] heeft dan ook het oudste gebruiksrecht.
Het inschrijven van het beeldmerk is te kwalificeren als te kwader trouw. De VOF heeft het merk snel ingeschreven terwijl zij wist dat [gedaagde partij] al jarenlang gebruik maakt van het logo. Dit is duidelijk met het oogmerk om [gedaagde partij] te dwarsbomen en niet om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging.
3.6.
De VOF voert verweer. Zij concludeert tot niet-ontvankelijkheid van [gedaagde partij] , dan wel tot afwijzing van de vorderingen van [gedaagde partij] , met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van [gedaagde partij] in de kosten van deze procedure. De VOF betwist de handelsnaam overgedragen te hebben en haar activiteiten te hebben gestaakt.
4.De beoordeling
in conventie
Spoedeisend belang
4.1.
Het gaat hier om een in kort geding gevorderde voorlopige voorziening. De rechter moet daarom eerst beoordelen of de VOF ten tijde van dit vonnis bij die voorziening een spoedeisend belang heeft. Daarnaast geldt dat de rechter in dit kort geding moet beoordelen of de vorderingen in de bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de voorlopige voorziening gerechtvaardigd is. Als uitgangspunt geldt bovendien dat in deze procedure geen plaats is voor bewijslevering.
4.2.
Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde partij] is dat de VOF geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. [gedaagde partij] heeft gesteld dat hij al sinds eind 2021 zijn onderneming drijft onder de handelsnaam ‘ [handelsnaam 1] ’ en dat deze naam hem toekomt, zodat de VOF daarom geen materieel of spoedeisend belang heeft.
4.3.
Dit verweer faalt, omdat de stelling van de VOF, dat [gedaagde partij] inbreuk maakt op de handelsnaam en het intellectueel eigendomsrecht van de VOF, naar het oordeel van de kantonrechter reeds voldoende spoedeisend belang oplevert om te kunnen worden ontvangen in haar vorderingen.
Handelsnaam en beeldmerk
4.4.
De VOF heeft haar vorderingen primair gegrond op de artikelen 5 in verbinding met 5a Hnw en 2.20 lid 1 in verbinding met lid 2 sub a en b BVIE en gesteld dat [gedaagde partij] met de handelsnaam ‘ [handelsnaam 1] ’ en de afbeelding inbreuk maakt op de door haar gevoerde handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ en het geregistreerde beeldmerk van de VOF.
4.5.
Artikel 5 Hnw Pro bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Verder is van belang dat de keuze voor een bepaalde handelsnaam geen exclusief recht geeft op het gebruik daarvan, maar dat de wet, in het belang van het publiek en in het belang van de oudste gebruiker, wel bescherming biedt tegen misleiding (artikelen 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (artikelen 5 en 5a Hnw).
4.6.
De VOF heeft onderbouwd gesteld dat zij de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ sinds 1 juli 2018 voert. Eerst in de eenmanszaak van [naam 1] en nadien in de VOF. [gedaagde partij] heeft gesteld dat hij de handelsnaam heeft overgenomen, maar gelet op de betwisting daarvan door de VOF is het aan [gedaagde partij] om dat aan te tonen. In deze procedure heeft hij daarvoor geen bewijs aangeleverd. Het feit dat hij (een deel van) de inventaris (frituur, bakplaat en koeling) van de [naam 1] heeft verkregen brengt nog niet mee dat daarmee de (hele) onderneming is overgenomen inclusief de handelsnaam. Ook de arbeidsovereenkomst, nulurencontract, van [naam 3] , de gevolmachtigde van [naam 1] , bij [gedaagde partij] levert geen bewijs op van een overname van de onderneming en handelsnaam. De VOF heeft daarover gesteld dat deze arbeidsovereenkomst op voorstel van [gedaagde partij] is opgesteld en overeengekomen is om de vergoeding voor de uitleg van de franchiseformule te kunnen verantwoorden. Die uitleg acht de kantonrechter niet onaannemelijk, omdat als het salaris uitbetaald werd het bedrag steeds exact € 250,- netto bedroeg en dat bij een nul-urencontract waarbij er ad hoc werd opgeroepen. Dat [gedaagde partij] de domeinnaam heeft overgenomen gezien de maandelijks betalingen die hij heeft gedaan en gebruik heeft gemaakt van de website gelet op de registraties van de ‘wayback machine’ volgt de kantonrechter evenmin. De domeinnaam waar [gedaagde partij] op heeft gewezen was ‘ [website 3] ’. De VOF heeft daartegenover gesteld dat zij de .com domeinnaam heeft aangekocht van een Amerikaanse partij, dat deze domeinnaam niet actief is en dat [gedaagde partij] een aantal bedragen heeft betaald omdat hij nog geld schuldig was aan de VOF. In het kader van deze procedure kan daar geen nader onderzoek naar worden verricht. Verder blijkt de weergave van de ‘wayback machine’ de registratie van de domeinnaam [website 1] te zijn en niet van de .com versie. Dat de .nl-website actief is geworden eind 2021 staat ook niet ter discussie, omdat [gedaagde partij] op dat moment daar ook gebruik van heeft gemaakt net als van de handelsnaam. Partijen verschillen alleen van mening van elkaar op basis waarvan dit gebruik heeft plaatsgevonden: door overname van de handelsnaam en domeinnaam door [gedaagde partij] van [naam 1] of doordat toestemming was verleend door [naam 1] voor het gebruik vanwege het uitproberen en uitrollen van een franchiseconcept. In dat licht ziet de kantonrechter ook de melding van [naam 1] aan Thuisbezorgd dat [gedaagde partij] de website [website 1] mag gebruiken. Dat [naam 1] en/of de VOF de onderneming heeft gestaakt en daardoor niet meer heeft deelgenomen aan het economisch verkeer is onvoldoende gebleken. Vast staat dat [naam 1] eerst vanuit de [adres 2] te [plaats] zijn onderneming heeft gedreven door zelf het concept van ‘ [handelsnaam 2] ’ uit te rollen. Dat de exploitatie van de onderneming is verschoven van zelf feitelijk leveren aan de klant naar het aansturen van franchisenemers die aan klanten leveren, is ook een deelname aan het economisch verkeer. Daarbij heeft de VOF onweersproken gesteld dat de vestiging van de franchisenemer in [vestigingsplaats 1] per 1 juli 2020 is geregistreerd, maar pas in november 2023 is gestart in verband met gemeentelijke aangelegenheden. De vestiging van de franchisenemer in [vestigingsplaats 2] is per november 2021 geregistreerd. Daaruit blijkt vooralsnog voldoende deelname aan het economische verkeer van de VOF.
4.7.
Het is daarom voldoende aannemelijk dat de VOF over de oudste rechten op de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ beschikt en nog steeds gebruikt. [gedaagde partij] heeft niet bestreden dat er sprake is van verwarringwekkende gelijkenis met ‘ [handelsnaam 1] ’, sterker nog, hij stelt dit zelf ook ter onderbouwing van zijn vorderingen in reconventie. Het gevorderde gebod om per direct het gebruik van de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’, ‘ [handelsnaam 1] ’ of welke schrijfwijze dan ook te staken en gestaakt te houden is daarom toewijsbaar.
4.8.
Wat betreft het beeldmerk heeft de VOF het verweer van [gedaagde partij] bestreden dat haar inschrijving te kwader trouw is. Integendeel zij stelt dat zij, het beeldmerk, de naam en afbeelding van het gekruiste bestek met vlammen aan de bovenzijde van het bestek zelf heeft bedacht. Naar vaste jurisprudentie is het aan [gedaagde partij] om te stellen en bij betwisting, te bewijzen dat de merkaanvraag te kwader trouw is ingediend.
4.9.
[gedaagde partij] heeft in het kader van dat verweer gesteld dat hij sinds eind 2021 gebruik maakt van een [handelsnaam 1] logo ter onderscheiding van de door hem aangeboden producten. Dit gebruik zou gebaseerd zijn op de overname van de onderneming van [naam 1] met de handelsnaam ‘ [handelsnaam 2] ’ en het feit dat [naam 1] al jaren de onderneming niet meer drijft en het beeldmerk nooit eerder heeft gebruikt. Hiervoor onder 4.6 is al overwogen dat die stellingen niet, althans onvoldoende zijn gebleken. Verder heeft de VOF gesteld dat het beeldmerk al in 2020 is ontworpen. De door [gedaagde partij] genoemde stellingen maken zodoende niet dat er een niet te verwaarlozen kans kan worden aangenomen dat de merkinschrijving als te kwader trouw in een daartoe strekkende bodemprocedure zal worden vernietigd.
4.10.
Voor zover [gedaagde partij] gebruik maakte van het beeldmerk, is (anders het beroep op te kwader trouw) niet bestreden dat dit merkinbreuk oplevert volgens artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Voor de merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE dient beoordeeld te of sprake is van verwarring wekkende overeenstemming tussen een merk en een teken. Dit wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.
4.11.
Naar voorlopig oordeel stemmen het beeldmerk en het door [gedaagde partij] gebruikte logo voldoende overeen om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Auditief, visueel en begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming, waarbij in visueel opzicht meetelt dat het gebruikte bestek (mes en vork) gekruist geplaatst is en aan de bovenzijde van beide een vlam zichtbaar is en er naast van links naar rechts de letters M en C geplaatst zijn.
4.12.
Het beeldmerkinbreukverbod wordt toegewezen als na te melden. Er zal ter voorkoming van executiegeschillen ambtshalve een termijn van één week worden bepaald waarbinnen aan het verbod kan worden voldaan. Een en ander zal versterkt worden met een gemaximeerde dwangsom.
4.13.
Gelet op het voorgaande moet [gedaagde partij] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De VOF maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een factuur van haar kosten ten bedrage van € 2.550,- (inclusief BTW en griffierechten) overgelegd.
4.14.
De termijn als bedoeld in 1019i Rv zal op zes maanden na heden worden bepaald.
in reconventie
4.15.
Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. [gedaagde partij] zal in de proceskosten worden veroordeeld, die evenwel op nihil worden vastgesteld gelet op de samenhang met de conventie.
5.De beslissing
De kantonrechter
in conventie
5.1.
gebiedt [gedaagde partij] binnen één week na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam en of de naam, identiek of gelijkend aan, [handelsnaam 2] , [handelsnaam 1] of welke schrijfwijze dan ook te staken en gestaakt te houden;
5.2.
verbiedt [gedaagde partij] om intellectuele eigendomsrechten in diens brede zin, als ook social media namen en e-mailadressen te trachten te verkrijgen voor de onder 5.1. genoemde namen en varianten;
5.3.
bepaalt dat [gedaagde partij] een dwangsom van € 1.000,- verbeurt voor elke dag of dagdeel dat de overtreding van het onder 5.1. gegeven gebod voortduurt tot aan het moment dat [gedaagde partij] het gebruik heeft gestaakt tot een maximum van € 100.000,-;
5.4.
veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten, aan de zijde van de VOF tot op heden vastgesteld op € 2.665,84 (inclusief betekeningskosten);
5.5.
bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;
5.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7.
wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
5.8.
wijst de vorderingen af,
5.9.
veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten, aan de zijde van de VOF tot op heden vastgesteld op nihil.
Dit vonnis is gewezen door mr. N.F.H. van Eijk en in het openbaar uitgesproken op 5 april 2024.