Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Civiel recht
Zaaknummer: C/09/663368 / KG ZA 24-256
Vonnis in kort geding van 28 mei 2024
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
LEGO JURIS A/S,
te Billund (Denemarken),
hierna te noemen: Lego Juris,
advocaat: mr. J.M. Boelens te Amsterdam,
tegen
[naam] handelend onder de naam [handelsnaam],
te [plaats] , gemeente [gemeente] ,
gedaagde partij in de hoofdzaak en in het incident ex artikel 223 Rv,
hierna te noemen: [naam] ,
gemachtigde: mr. D.J. Mensink.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de op 3 april 2024 betekende dagvaarding met vorderingen in de hoofdzaak en een voorwaardelijke vordering tot het treffen van een provisionele voorziening als bedoeld in artikel 223 Rv met daarbij producties EP01 tot en met EP16;
- de brief van mr. Mensink voornoemd aan de voorzieningenrechter van 10 april 2024 met een schriftelijke volmacht van [naam] en het verzoek namens [naam] – kort gezegd – als ‘rechtshelper’ te mogen optreden waarbij het hem wordt toegestaan op voorhand een conclusie van antwoord te nemen, namens [naam] op de mondelinge behandeling het woord te voeren en een pleitnota in te dienen;
- de e-mail namens de voorzieningenrechter van 11 april 2024 aan mr. Mensink en de advocaten van Lego Juris waarbij het verzoek op de voet van artikel 255 Rv jo. artikel 10.2 van het in kort geding zaken toepasselijke procesreglement vooralsnog is toegestaan, daarbij erop wijzend dat het in kort gedingzaken op het gebied van intellectuele eigendomsrecht gebruikelijk is dat een gedaagde partij zich laat bijstaan door een (gespecialiseerd) advocaat, ook in verband met de in artikel 1019h Rv bestaande mogelijkheid tot veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten van de wederpartij;
- de conclusie van antwoord met daarbij producties GP01 tot en met GP07;
- de conclusie van antwoord met daarbij producties GP01 tot en met GP07;
- de op 8 mei 2024 ingediende akte houdende overlegging nadere producties waarmee Lego Juris de producties EP17 en EP18 in het geding heeft gebracht;
- de mondelinge behandeling van 14 mei 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt, waaraan de door partijen voorgedragen pleitnota’s zijn gehecht, waarvan in de pleitnota van [naam] de randnummers 12 t/m 23 en 28 zijn doorgehaald omdat die niet zijn gepleit.
- de mondelinge behandeling van 14 mei 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt, waaraan de door partijen voorgedragen pleitnota’s zijn gehecht, waarvan in de pleitnota van [naam] de randnummers 12 t/m 23 en 28 zijn doorgehaald omdat die niet zijn gepleit.
1.2.
Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig, namens Lego Juris, haar advocaat mr. Boelens voornoemd, alsmede mrs. L.R. Bekke en L.M. Delleman (beiden advocaat te Amsterdam). [naam] is verschenen bijgestaan door zijn gemachtigde mr. Mensink voornoemd. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Lego Juris een aantal LEGO-bouwstenen voorzien van een kogellager (zie hierna onder 2.12) aan de voorzieningenrechter overhandigd. Door beide partijen zijn voorts instructieboekjes overgelegd, door Lego Juris van de
Ice Cream Vendor 1930en door [naam] van de
C4I PR15 passenger car(zie hierna onder 2.10.2 en 2.15 e.v.).
Ice Cream Vendor 1930en door [naam] van de
C4I PR15 passenger car(zie hierna onder 2.10.2 en 2.15 e.v.).
1.3.
Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen, nadat hij tevergeefs had geprobeerd partijen te bewegen tot het beproeven van een minnelijke regeling.
2.De feiten
2.1.
Lego Juris is onderdeel van de LEGO-groep. De LEGO-groep ontwikkelt, produceert en verkoopt sinds 1932 speelgoed, in het bijzonder de bekende LEGO-bouwstenen en LEGO-poppetjes die worden aangeduid als ‘minifiguren’ (hierna tezamen ook: LEGO-speelgoed).
2.2.
Lego Juris houdt (namens de LEGO-groep) verschillende merkregistraties, waaronder de volgende registraties voor waren en diensten in onder andere klasse 28 (‘
games and playthings’):
games and playthings’):
- het Unie(woord)merk ‘LEGO’ met registratienummer 000039800, van 1 april 1996 (hierna: het LEGO-woordmerk);
- het hieronder weergegeven Unie(vorm)merk voor de minifiguur met registratienummer 000050450, van 18 april 2000;
- het hieronder weergegeven Unie(vorm)merk voor de minifiguur met registratienummer 000050518, van 23 juni 2000;
2.3.
Het LEGO-woordmerk en de hiervoor weergegeven (Unie)vormmerken voor de minifiguren worden gezamenlijk aangeduid als de ‘LEGO-merken’.
2.4.
Op door de LEGO-groep of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel gebrachte LEGO-bouwstenen is het LEGO-woordmerk aangebracht.
2.5.
LEGO-speelgoed heeft fans van alle leeftijden. Ook een grote groep volwassenen speelt en bouwt met LEGO-speelgoed. Die volwassen fans noemen zich ‘AFOL’, een acroniem van
AdultFanofLEGO. Zij vormen een wereldwijde gemeenschap van LEGO-enthousiastelingen die zich bezighouden met het delen van LEGO-ervaringen, het bouwen van complexe constructies waarvan de resultaten via sociale media worden gedeeld, en het ontwerpen van nieuwe constructies die te koop worden aangeboden.
AdultFanofLEGO. Zij vormen een wereldwijde gemeenschap van LEGO-enthousiastelingen die zich bezighouden met het delen van LEGO-ervaringen, het bouwen van complexe constructies waarvan de resultaten via sociale media worden gedeeld, en het ontwerpen van nieuwe constructies die te koop worden aangeboden.
2.6.
LEGO-speelgoed wordt wereldwijd door particulieren en (kleine) bedrijven (onderling) verkocht. Er is ook een door de LEGO-groep overgenomen online marktplaats voor de aan- en verkoop van LEGO-speelgoed: www.bricklink.com (hierna: BrickLink). Partijen kunnen via BrickLink losse originele LEGO-bouwstenen kopen en verkopen, maar ook bouwsets en eigen ontwerpen. De ‘Seller Terms of Service’ van BrickLink luiden voor zover relevant als volgt:
“1.2.
Items for Sale:If you are a registered Seller on the Site, you agree to comply with the following rules for selling. We reserve the right to delete without notice any items listed in your store on the Site that in our judgment do not comply with these rules. Repeated violations of these rules may result in the suspension of your selling privileges.
Items for Sale:If you are a registered Seller on the Site, you agree to comply with the following rules for selling. We reserve the right to delete without notice any items listed in your store on the Site that in our judgment do not comply with these rules. Repeated violations of these rules may result in the suspension of your selling privileges.
1.2.1.
LEGO® Brand Only:All items listed for sale must be LEGO® brand products unless they fall into either of the two categories listed below – 1.2.5 (Custom Sets) or 1.2.6 (Non LEGO Items). Other brands of building toys are not permitted.
(…)
1.2.3.
Replicas and Counterfeit Items:All LEGO items must be original and genuine. Replica boxes, photocopies of instructions, or any other counterfeit listings are not permitted.
1.2.4.
Modified Parts:All parts listed in your store must be genuine LEGO parts in their original, unmodified condition. Custom printed, engraved, chromed, or painted parts are not permitted.
1.2.5.
Custom Sets:Custom sets or instructions may be listed, provided they do not infringe on any intellectual property rights, including those of the LEGO Group. Custom sets may not contain modified parts or non LEGO parts such as lightning kits or electric motors.
1.2.6.
Non LEGO Items:Certain non LEGO items that are deemed by BrickLink to be part of LEGO fan culture may be listed. These include literature about LEGO products, LEGO memorabilia, and items used to make custom sets (e.g., stickers, instructions, and boxes). BrickLink reserves the right, in its sole discretion, to determine whether a certain Non LEGO Item is appropriate for listing.
(…)”
2.7.
Via BrickLink is ook een computerprogramma beschikbaar genaamd
‘Bricklink Studio’. Het gaat om een zogenoemd ‘CAD [2] -programma’ voor het ontwerpen van eigen (LEGO-)modellen. Naast het ontwerpen van modellen, is het mogelijk om bouwinstructies en
renders(naar de voorzieningenrechter begrijpt: een digitaal beeld van een bouwwerk) te genereren.
renders(naar de voorzieningenrechter begrijpt: een digitaal beeld van een bouwwerk) te genereren.
2.8.
Daarnaast heeft sinds halverwege 2022 een deel van de officiële LEGO-
storeseen ‘LEGO
Minifigure Factory’. Daarmee kunnen klanten in de winkel een eigen ontwerp
‘customisen’en direct laten printen op een blanco torso van een minifiguur.
storeseen ‘LEGO
Minifigure Factory’. Daarmee kunnen klanten in de winkel een eigen ontwerp
‘customisen’en direct laten printen op een blanco torso van een minifiguur.
2.9.
Op 11 november 2022 is onderstaand statement afkomstig van de LEGO-groep op de website , die overigens niet aan de LEGO-groep is gelieerd, geplaatst.
“Customized LEGO Minifigures with printed 3rd party logos, names of organizations, and trademarks are not allowed. It’s not acceptable to use of the registered Minifigure trademark in combination with 3rd party symbols. The reason for the rule is that a trademark cannot simultaneously serve as an exclusive, representative symbol of two different entities. The ability of the Minifigure to serve as a distinctive LEGO brand symbol is reduced when a Minifigure is also printed with the name, logo, symbol, or other representative indicia of another entity. Left unchallenged, such use by third-party entities could put our rights in the Minifigure at risk and could eventually result in the loss of our company’s exclusive rights. This is something that we cannot risk.
Therefore, we must request that the community refrain from printing any 3rd party logos, names of organizations, and trademarks onto LEGO Minifigures, and refrain from using, ordering, distributing or selling Minifigures in such customized versions.
We understand that the AFOL Community would still like to celebrate their community events and activities via use of customized items and are pleased to confirm that according to current corporate policy fans are free to print graphics on LEGO brick elements and custom builds made of LEGO brick elements to celebrate your community activities and events.”
2.10.
[naam] is lid van de AFOL-gemeenschap. Hij maakt eigen ontwerpen van met name treinen die met voornamelijk LEGO-bouwstenen kunnen worden gerealiseerd. Het succes van zijn ontwerpen bij derden heeft [naam] ertoe gebracht om – naast zijn fulltimebaan in de publieke sector – een eenmanszaak onder de naam ‘ [handelsnaam] ’ te drijven. Via zijn eenmanszaak biedt [naam] op de website < [website] > (hierna: de website) verschillende bouwsets voor treinen en treinwagons aan, inclusief instructies en stickers (aangeduid als ‘
Exclusive Building Kits’), evenals losse onderdelen voor die producten (aangeduid als ‘
Custom Parts’). De prijzen variëren van € 5,75 voor losse onderdelen tot € 974,05 voor een complete bouwset. Ter illustratie wordt hieronder een aantal afbeeldingen van de website weergegeven. Het gaat om aanbiedingen van:
Exclusive Building Kits’), evenals losse onderdelen voor die producten (aangeduid als ‘
Custom Parts’). De prijzen variëren van € 5,75 voor losse onderdelen tot € 974,05 voor een complete bouwset. Ter illustratie wordt hieronder een aantal afbeeldingen van de website weergegeven. Het gaat om aanbiedingen van:
2.10.1.
verschillende bouwsets:
2.10.2.
de ‘
Ice Cream Vendor 1930’:
Ice Cream Vendor 1930’:
2.10.3.
losse onderdelen, in dit geval ‘
Bearings wheelsets’:
Bearings wheelsets’:
2.11.
Zoals uit de hiervoor getoonde omschrijving blijkt, bestaan de hiervoor ook getoonde
Bearings wheelsetsuit een LEGO-bouwsteen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde ‘
Bricks with bearings’, die ook los worden aangeboden op de website (zie hieronder), waaraan een as, een sluitring en wielen van het merk ‘BrickTrack’ (dat niet aan de LEGO-groep is gelieerd) zijn gemonteerd.
Bearings wheelsetsuit een LEGO-bouwsteen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde ‘
Bricks with bearings’, die ook los worden aangeboden op de website (zie hieronder), waaraan een as, een sluitring en wielen van het merk ‘BrickTrack’ (dat niet aan de LEGO-groep is gelieerd) zijn gemonteerd.
2.12.
De hiervoor weergegeven bouwsteen ‘
Bricks with bearings’ bestaat uit een LEGO-bouwsteen die wordt aangeduid als ‘
Technic Brick 1x2 with Hole’ (met één gat waarin een kogellager is aangebracht). [naam] biedt via zijn website (als losse onderdelen of als onderdeel van een bouwpakket) nog twee andere varianten – in verschillende kleuren – van LEGO-bouwstenen aan waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, namelijk de ‘
Technic Brick 1x2 with Holes’ (met twee gaten, waarbij in één gat een kogellager is aangebracht) en de ‘
Plate Modified 1x2 with Pin Hole on Bottom’ (met één gat waarin een kogellager is aangebracht).
Bricks with bearings’ bestaat uit een LEGO-bouwsteen die wordt aangeduid als ‘
Technic Brick 1x2 with Hole’ (met één gat waarin een kogellager is aangebracht). [naam] biedt via zijn website (als losse onderdelen of als onderdeel van een bouwpakket) nog twee andere varianten – in verschillende kleuren – van LEGO-bouwstenen aan waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, namelijk de ‘
Technic Brick 1x2 with Holes’ (met twee gaten, waarbij in één gat een kogellager is aangebracht) en de ‘
Plate Modified 1x2 with Pin Hole on Bottom’ (met één gat waarin een kogellager is aangebracht).
2.13.
[naam] voorziet de LEGO-bouwstenen die onderdeel zijn van een bouwset, zelf van de benodigde bedrukking. Verschillende door [naam] aangeboden bouwsets van treinen en treinwagons bevatten namen, logo’s of merken van derde partijen die niet aan de LEGO-groep zijn gelieerd. Een voorbeeld daarvan is de hieronder weergegeven set bestaande uit een locomotief en een wagon met daarop het logo van de Nederlandse Spoorwegen:
2.14.
Onderaan iedere pagina van de website staat de volgende
footer:
footer:
2.15.
Bij de verschillende bouwsets die via de webshop worden aangeboden, is een beschrijving van het product opgenomen, zoals de hieronder weergegeven omschrijving van de bouwset met de naam ‘
C4I PR15 passenger car’.
C4I PR15 passenger car’.
2.16.
Lego Juris heeft via de website een testaankoop verricht, bestaande uit de hiervoor onder 2.15 genoemde
C4I PR15 passenger car, de hiervoor onder 2.10.2 weergegeven
Ice Cream Vendor 1930en de hiervoor onder 2.11 weergeven
Bricks with bearings(hierna: de testaankopen).
C4I PR15 passenger car, de hiervoor onder 2.10.2 weergegeven
Ice Cream Vendor 1930en de hiervoor onder 2.11 weergeven
Bricks with bearings(hierna: de testaankopen).
2.17.
De testaankopen zijn als volgt in één verzenddoos geleverd. Het (grote) bouwpakket met de naam
C4I PR15 passenger carzat in een verpakking die bestaat uit een zwarte doos met magneetsluiting, waarop enkel het logo van [handelsnaam] staat. Om die doos bevond zich een afschuifbare hoes, waarvan hieronder de voor-, achter- respectievelijk onderkant is weergegeven:
C4I PR15 passenger carzat in een verpakking die bestaat uit een zwarte doos met magneetsluiting, waarop enkel het logo van [handelsnaam] staat. Om die doos bevond zich een afschuifbare hoes, waarvan hieronder de voor-, achter- respectievelijk onderkant is weergegeven:
2.18.
In de zwarte doos bevonden zich de verschillende elementen van het bouwpakket, onderverdeeld in verschillende plastic zakjes – sommige met etiket, andere zonder – en een instructieboekje.
2.19.
Op de achterkant van het instructieboekje van de
C4I PR 15 passenger carstaat de volgende tekst:
C4I PR 15 passenger carstaat de volgende tekst:
“ [handelsnaam] in combination with some great LEGO® train builders offers unique and detailed designs built with LEGO® bricks. Every design will be provided as a premium building kit. A joyful experience and a great new showpiece in your collection!
More information can be found on [website] .
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this product.”
2.20.
De
Ice Cream Vendor 1930(inclusief instructieboekje) en de
Bricks with bearingszaten in losse plastic zakjes in dezelfde verzenddoos.
Ice Cream Vendor 1930(inclusief instructieboekje) en de
Bricks with bearingszaten in losse plastic zakjes in dezelfde verzenddoos.
2.21.
In de verzenddoos zat verder een bedankkaartje en de hierna afgebeelde LEGO-bouwsteen waarop het logo van [handelsnaam] is geprint:
2.22.
[naam] biedt zijn producten niet aan op BrickLink.
2.23.
De advocaat van Lego Juris heeft bij brief van 8 januari 2024 [naam] gesommeerd uiterlijk 15 januari 2024 elke inbreuk op de LEGO-merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door niet langer
“various (customized) products (e.g. building sets), which infringe the LEGO Group’s rights” te produceren, te koop aan te bieden en te verkopen.
“various (customized) products (e.g. building sets), which infringe the LEGO Group’s rights” te produceren, te koop aan te bieden en te verkopen.
2.24.
Per brief van 22 januari 2024 heeft de gemachtigde van [naam] op de sommatiebrief gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat van merkinbreuk geen sprake is, omdat met betrekking tot de door [naam] verhandelde LEGO-bouwstenen en minifiguren sprake is van uitputting.
2.25.
Nadat [naam] in reactie op een tweede aanschrijving door de advocaat van Lego Juris er geen blijk van had gegeven alsnog aan de sommatie te zullen voldoen, heeft Lego Juris deze kortgedingprocedure ingeleid.
2.26.
Als productie EP01 bij de dagvaarding heeft Lego Juris een overzicht overgelegd met schermafbeeldingen van verschillende, door [naam] op zijn website aangeboden “
Custom” treinsets en -wagons, alsmede onderdelen voor dergelijke bouwsets. Productie EP01 is als bijlage aan dit vonnis gehecht en maakt daarvan integraal onderdeel uit. De in die productie afgebeelde producten (bouwsets en losse onderdelen) worden hierna gezamenlijk aangeduid met de term ‘Relevante Producten’.
Custom” treinsets en -wagons, alsmede onderdelen voor dergelijke bouwsets. Productie EP01 is als bijlage aan dit vonnis gehecht en maakt daarvan integraal onderdeel uit. De in die productie afgebeelde producten (bouwsets en losse onderdelen) worden hierna gezamenlijk aangeduid met de term ‘Relevante Producten’.
3. Het geschil in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een voorwaardelijke provisionele voorziening
3.1.
Lego Juris vordert dat de voorzieningenrechter, volledig uitvoerbaar bij voorraad,
A. [naam] veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de LEGO-merken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de Relevante Producten;
B. het onder sub A. gevorderde toewijst op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door [naam] aan Lego Juris verschuldigde, dwangsom van
(i) € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
of, naar keuze van Lego Juris en al dan niet in combinatie,
(ii) € 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor ieder individueel product waarmee [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
bij (eind-)vonnis, onvoorwaardelijk:
C. [naam] veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de LEGO-merken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de Relevante Producten;
D. [naam] veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Lego Juris schriftelijk opgave te doen van alle informatie die [naam] bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Relevante Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee in de Europese Unie gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij [naam] in voorraad zijnde Relevante Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijkt;
E. [naam] veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al zijn professionele afnemers van de Relevante Producten in de Europese Unie een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin hij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:
“De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.
Recentelijk hebben wij speelgoed aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de merkrechten van de LEGO Groep.
Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om al het door ons aan u geleverd speelgoed met bovengenoemde productnamen onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.
Een kopie van het vonnis is bijgesloten.
Hoogachtend,
[naam] ( [handelsnaam] )”
althans een tekst die de Voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, welke brief ook dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis,
onder gelijktijdige toezending per koerier aan de advocaten van Lego Juris van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;
F. het onder sub C. tot en met E. gevorderde toewijst op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door [naam] aan Lego Juris verschuldigde, dwangsom van
(i) € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
of, naar keuze van Lego Juris en al dan niet in combinatie,
(ii) € 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor ieder individueel product waarmee [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen hem uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
G. [naam] veroordeelt tot voldoening aan Lego Juris van de proceskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van artikel 1019h Rv;
H. [naam] veroordeelt in de nakosten ten bedrage van EUR 173,- te vermeerderen met EUR 90,- in geval van betekening en de kosten van bedoelde betekening;
I. [naam] veroordeelt tot betalingen van de wettelijke rente over de bedragen genoemd in sub G. tot en met sub H., indien en voor zover er niet binnen twee dagen na betekening of kennisgeving van dit vonnis is voldaan, en
J. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, stelt op zes maanden nadat dit vonnis is betekend.
3.2.
Lego Juris legt, verkort weergegeven, aan haar vorderingen – zowel in het incident tot het treffen van een voorwaardelijke provisionele voorziening ex artikel 223 Rv als in de hoofdzaak – ten grondslag dat [naam] met de aanbieding en verhandeling van de Relevante Producten inbreuk maakt op de LEGO-merken, primair als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo [4] , subsidiair als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook als ervan wordt uitgegaan dat de door [naam] als onderdeel van de Relevante Producten verhandelde bouwstenen waarop het LEGO-woordmerk is aangebracht, en minifiguren door of met toestemming van de LEGO-groep in de EER in de handel zijn gebracht – zodat de merkrechten van de LEGO-groep ten aanzien daarvan zijn uitgeput – heeft Lego Juris gegronde reden om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die LEGO-bouwstenen en minifiguren als onderdeel van de Relevante Producten. Naar de voorzieningenrechter begrijpt, is dat volgens Lego Juris primair het geval omdat de toestand van de betreffende LEGO-bouwstenen en minifiguren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo door bedrukking van de LEGO-bouwstenen en minifiguren en door toevoeging van een metalen kogellager aan bepaalde LEGO-bouwstenen. Subsidiair neemt Lego Juris het standpunt in dat in laatstgenoemd geval (toevoeging van een kogellager aan de LEGO-bouwstenen) sprake is van een verslechtering van de toestand van de LEGO-bouwstenen als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Meer subsidiair betoogt Lego Juris dat door de aanpassingen van de LEGO-bouwstenen sprake is van een aantasting van de herkomstfunctie, de kwaliteitsgarantiefunctie en/of de reclame- en investeringsfunctie (goodwillfunctie) van de LEGO-merken.
3.3.
[naam] voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Lego Juris, althans tot afwijzing van haar vorderingen, zowel provisioneel als in de hoofdzaak, met veroordeling van Lego Juris in de daadwerkelijke kosten van deze procedure.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling in de hoofdzaak
Bevoegdheid
4.1.
De vorderingen van Lego Juris zijn gegrond op vermeende inbreuk op verschillende Uniemerken. De internationale (en relatieve) bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van die vorderingen volgt uit artikel 123 lid 1 in samenhang bezien met artikel 124 onder a en artikel 125 lid 1 jo. artikel 131 lid 2 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [naam] woonplaats heeft in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.
Voorlopige voorziening
4.2.
Het gaat hier om een in kort geding gevorderde voorlopige voorziening. De rechter moet daarom eerst beoordelen of Lego Juris ten tijde van dit vonnis bij die voorziening een spoedeisend belang heeft. Daarnaast geldt dat de rechter in dit kort geding moet beoordelen of de vorderingen in de bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de voorlopige voorziening gerechtvaardigd is. Als uitgangspunt geldt bovendien dat in deze procedure geen plaats is voor (nadere) bewijslevering.
Spoedeisend belang
4.3.
Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vorderingen (een verbod ter beëindiging van een beweerdelijke inbreuk op de LEGO-merken die nog altijd voortduurt). Het (bestaan van) spoedeisend belang is door [naam] overigens ook niet bestreden.
Uitputting of inbreuk?
4.4.
Tussen partijen is niet in geschil dat de door [naam] via zijn website aangeboden Relevante Producten bouwstenen bevatten waarop het LEGO-woordmerk is aangebracht, alsmede minifiguren. Dat [naam] daarmee tekens, namelijk het woord ‘LEGO’ en de minifiguren, gelijk aan de LEGO-merken in het economisch verkeer gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan die waarvoor de LEGO-merken zijn ingeschreven (speelgoed), staat evenmin ter discussie. In zoverre staat vast dat zich de situatie als beschreven in artikel 9 lid 2 onder a UMVo voordoet. Dat betekent dat Lego Juris in beginsel gerechtigd is [naam] het gebruik van de LEGO-merken, waartoe Lego Juris hem geen toestemming heeft gegeven, te verbieden.
4.5.
Het punt dat partijen verdeeld houdt, betreft de vraag of [naam] een succesvol beroep toekomt op artikel 15 lid 1 UMVo. Uit dat artikel volgt dat een Uniemerk de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dat merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht; de rechten van de merkhouder zijn ten aanzien van die waren ‘uitgeput’. Indien en voor zover [naam] zich succesvol op de in artikel 15 lid 1 UMVo neergelegde, zogenoemde ‘uitputtingsregel’ kan beroepen, kan Lego Juris zich dus niet verzetten tegen de (verdere) verhandeling door [naam] van de LEGO-bouwstenen en minifiguren die – zo is in deze procedure het ook door Lego Juris erkende uitgangspunt [5] – met toestemming van de LEGO-groep in de EER in de handel zijn gebracht. Lego Juris kan zich in dat geval ook niet verzetten tegen de verhandeling van die LEGO-bouwstenen en minifiguren als onderdeel van de Relevante Producten. [6]
4.6.
Lego Juris betoogt echter dat [naam] zich niet succesvol op artikel 15 lid 1 UMVo kan beroepen, omdat dat artikel(lid) op grond van artikel 15 lid 2 UMVo niet van toepassing is. Uit laatstgenoemde bepaling volgt dat een beroep op de uitputtingsregel niet mogelijk is als er voor de houder van een Uniemerk gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Volgens Lego Juris doen zich in dit geval dergelijke gegronde redenen voor verzet voor, omdat de toestand van (een deel van) de LEGO-bouwstenen en minifiguren die onderdeel zijn van de Relevante Producten, zonder toestemming van Lego Juris is gewijzigd. Die wijziging bestaat ten eerste uit bedrukking van bepaalde LEGO-bouwstenen en minifiguren. Ten tweede bevat een aantal Relevante Producten een LEGO-bouwsteen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd (de hiervoor onder 2.11 weergegeven
Bricks with bearings), hetgeen niet enkel een wijziging maar, zo stelt Lego Juris, ook een verslechtering van de toestand van de waar oplevert.
Bricks with bearings), hetgeen niet enkel een wijziging maar, zo stelt Lego Juris, ook een verslechtering van de toestand van de waar oplevert.
4.7.
[naam] betwist – in de kern – dat sprake is van een (voldoende) wijziging of van een verslechtering van de toestand van (een deel van) de LEGO-bouwstenen en minifiguren die onderdeel vormen van de Relevante Producten. Daarmee bestrijdt hij dat er voor Lego Juris gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling van die LEGO-bouwstenen en minifiguren (als onderdeel van de Relevante Producten) te verzetten. Dat geldt volgens [naam] te meer nu er geen merkfunctie wordt aangetast.
4.8.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Voorop staat dat [naam] erkent dat ieder van de Relevante Producten (een ongespecificeerd aantal) LEGO-bouwstenen en/of minifiguren bevat die, nadat die bouwstenen en minifiguren door of met toestemming van de LEGO-groep in de EER in de handel zijn gebracht, zijn aangepast in die zin dat zij zijn voorzien van een (metalen) kogellager (LEGO-bouwstenen aangeduid als ‘
Bricks with bearings’, verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen (met verschillende kleuren); zie hiervoor onder 2.12) of zijn bedrukt (zowel LEGO-bouwstenen als minifiguren). Zowel de (metalen) kogellager als de bedrukking zijn, door de wijze waarop beide zijn aangebracht, duurzaam met de betreffende LEGO-bouwstenen en/of minifiguren verbonden, waardoor (het uiterlijk van) die LEGO-elementen permanent (wordt) worden gewijzigd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarmee sprake van een wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Lego Juris heeft – als merkhouder – geen toestemming gegeven om de LEGO-bouwstenen en minifiguren onder de LEGO-merken in die (uiterlijke) verschijningsvorm in de handel te brengen.
Bricks with bearings’, verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen (met verschillende kleuren); zie hiervoor onder 2.12) of zijn bedrukt (zowel LEGO-bouwstenen als minifiguren). Zowel de (metalen) kogellager als de bedrukking zijn, door de wijze waarop beide zijn aangebracht, duurzaam met de betreffende LEGO-bouwstenen en/of minifiguren verbonden, waardoor (het uiterlijk van) die LEGO-elementen permanent (wordt) worden gewijzigd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarmee sprake van een wijziging van de toestand van de waar als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. Lego Juris heeft – als merkhouder – geen toestemming gegeven om de LEGO-bouwstenen en minifiguren onder de LEGO-merken in die (uiterlijke) verschijningsvorm in de handel te brengen.
4.9.
[naam] heeft betoogd dat hij de door de LEGO-groep in de handel gebrachte LEGO-bouwstenen en minifiguren rechtmatig (dat wil zeggen met de impliciete toestemming van de LEGO-groep) bedrukt, omdat dat bedrukken zou worden ‘aangemoedigd’ door de LEGO-groep. In dat verband heeft hij erop gewezen dat de LEGO-groep zowel de in- en verkoop van LEGO-bouwstenen en eigen ontwerpen faciliteert, bijvoorbeeld via BrickLink (op welke website [naam] zijn producten zelf overigens niet verhandelt), als het
‘customisen’van LEGO minifiguren in LEGO-
storesmogelijk maakt. [naam] heeft die stellingen, die Lego Juris, onder meer door verwijzing naar de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van BrickLink (vgl. 2.6), gemotiveerd heeft betwist, onvoldoende onderbouwd en daarmee niet aannemelijk gemaakt. [naam] heeft geen document overgelegd waaruit blijkt dat de LEGO-groep toestaat dat (weder)verkopers naar eigen inzicht en op eigen wijze bedrukte LEGO-bouwstenen en minifiguren te koop aanbieden/verhandelen, integendeel. De voorzieningenrechter volgt niet de ‘
a contrario’ redenering waarmee [naam] die toestemming afleidt uit het hiervoor onder 2.9 weergegeven statement van de LEGO-groep. Uit dat statement blijkt voor de voorzieningenrechter geenszins dat het (weder)verkopers vrijstaat naar eigen inzicht en op eigen wijze LEGO-bouwstenen of minifiguren te bedrukken en vervolgens te verhandelen. Dat overigens LEGO-bouwstenen en minifiguren wel in LEGO-
storeskunnen worden bedrukt (
‘gecustomised’)kan [naam] niet baten, nu zulks plaatsvindt (i) door de LEGO-groep zelf en dus met haar toestemming en onder haar eigen controle en regels, en (ii) nog voordat de waren door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht, zoals Lego Juris onweersproken heeft gesteld.
‘customisen’van LEGO minifiguren in LEGO-
storesmogelijk maakt. [naam] heeft die stellingen, die Lego Juris, onder meer door verwijzing naar de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van BrickLink (vgl. 2.6), gemotiveerd heeft betwist, onvoldoende onderbouwd en daarmee niet aannemelijk gemaakt. [naam] heeft geen document overgelegd waaruit blijkt dat de LEGO-groep toestaat dat (weder)verkopers naar eigen inzicht en op eigen wijze bedrukte LEGO-bouwstenen en minifiguren te koop aanbieden/verhandelen, integendeel. De voorzieningenrechter volgt niet de ‘
a contrario’ redenering waarmee [naam] die toestemming afleidt uit het hiervoor onder 2.9 weergegeven statement van de LEGO-groep. Uit dat statement blijkt voor de voorzieningenrechter geenszins dat het (weder)verkopers vrijstaat naar eigen inzicht en op eigen wijze LEGO-bouwstenen of minifiguren te bedrukken en vervolgens te verhandelen. Dat overigens LEGO-bouwstenen en minifiguren wel in LEGO-
storeskunnen worden bedrukt (
‘gecustomised’)kan [naam] niet baten, nu zulks plaatsvindt (i) door de LEGO-groep zelf en dus met haar toestemming en onder haar eigen controle en regels, en (ii) nog voordat de waren door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht, zoals Lego Juris onweersproken heeft gesteld.
4.10.
Het betoog van [naam] dat geen sprake is van een aantasting van (één van) de merkfunctie(s) en Lego Juris zich om die reden niet kan verzetten tegen verdere verhandeling van de gewijzigde LEGO-bouwstenen en minifiguren (als onderdeel van de Relevante Producten), volgt de voorzieningenrechter niet. Voor zover een wijziging als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo niet reeds een aantasting van een merkfunctie impliceert en er in dit geval dus al ruimte bestaat voor het stellen van een dergelijke (aanvullende) eis
– het antwoord op die vraag laat de voorzieningenrechter uitdrukkelijk in het midden – wordt daaraan in dit geval naar voorlopig oordeel voldaan. De aangebrachte wijzigingen, die overigens gelet op de (duurzame) aard en omvang daarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als wijziging van slechts ondergeschikte betekenis kunnen worden aangemerkt, doen afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LEGO-merken. De LEGO-groep heeft immers geen controle over de wijze waarop die wijzigingen door derde partijen die niet aan de LEGO-groep verbonden zijn, worden aangebracht. De LEGO-groep kan dan ook niet instaan voor de kwaliteit van die wijzigingen (en van de LEGO-bouwstenen of minifiguren na aanbrenging van de wijzigingen), terwijl de betreffende LEGO-elementen van de LEGO-merken voorzien blijven en de consument – ook
post sale– die gewijzigde elementen daarom in verband zal kunnen brengen met de LEGO-groep.
– het antwoord op die vraag laat de voorzieningenrechter uitdrukkelijk in het midden – wordt daaraan in dit geval naar voorlopig oordeel voldaan. De aangebrachte wijzigingen, die overigens gelet op de (duurzame) aard en omvang daarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als wijziging van slechts ondergeschikte betekenis kunnen worden aangemerkt, doen afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LEGO-merken. De LEGO-groep heeft immers geen controle over de wijze waarop die wijzigingen door derde partijen die niet aan de LEGO-groep verbonden zijn, worden aangebracht. De LEGO-groep kan dan ook niet instaan voor de kwaliteit van die wijzigingen (en van de LEGO-bouwstenen of minifiguren na aanbrenging van de wijzigingen), terwijl de betreffende LEGO-elementen van de LEGO-merken voorzien blijven en de consument – ook
post sale– die gewijzigde elementen daarom in verband zal kunnen brengen met de LEGO-groep.
4.11.
In dat verband acht de voorzieningenrechter ook van belang dat Lego Juris onderbouwd heeft gesteld dat de kwaliteit van het plastic van de door [naam] aangeboden LEGO-bouwstenen waaraan een (metalen) kogellager is toegevoegd (
Bricks with bearings), is aangetast en daardoor niet (meer) voldoet aan de (hoge) kwaliteitseisen die de LEGO-groep daaraan, ook vanuit de voor (kinder)speelgoed geldende eisen voor productveiligheid, stelt. [naam] heeft kritiek geleverd op een in dat kader door Lego Juris overgelegd rapport van de onderzoeksafdeling van de LEGO-groep [7] en erop gewezen dat de betreffende (aangepaste) LEGO-bouwstenen (meer dan) naar behoren functioneren; de stenen passen nog altijd goed op andere bouwstenen en door gebruik te maken van een metalen lager kan de as bijna zonder frictie draaien, wat het rijgedrag en de prestaties van de treinwagon ten goede komt. Wat daar verder ook van zij, de voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling zelf kunnen waarnemen dat de LEGO-bouwstenen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde
stress whiteningvertonen (plekken waar het (gekleurde) plastic van de bouwstenen wit is gekleurd). [naam] heeft niet bestreden dat zulks het gevolg is van (de krachten die vrijkomen bij) het aanbrengen van de metalen kogellager. Zelfs als wordt aangenomen dat die LEGO-bouwstenen (met
stress whitening) bij normaal gebruik qua functionaliteit en levensduur niet onder doen voor ongewijzigde LEGO-bouwstenen, zoals [naam] in wezen betoogt, zal de consument (kunnen) opmerken dat de LEGO-bouwstenen met metalen kogellager ogenschijnlijk zijn beschadigd en daarom van mindere kwaliteit zijn dan soortgelijke LEGO-bouwstenen zonder metalen kogellager (en dus zonder
stress whitening). [naam] heeft evenmin bestreden dat, zoals in het rapport ook naar voren komt, er onder meer lood is gedetecteerd in de door hem aangebrachte metalen kogellager, hetgeen Lego Juris problematisch acht, nu de producten die onder de LEGO-merken in het verkeer worden gebracht niet alleen bestemd zijn om decennia mee te gaan maar – als (kinder)speelgoed – ook een onberispelijk veiligheidsprofiel (dienen te) hebben.
Bricks with bearings), is aangetast en daardoor niet (meer) voldoet aan de (hoge) kwaliteitseisen die de LEGO-groep daaraan, ook vanuit de voor (kinder)speelgoed geldende eisen voor productveiligheid, stelt. [naam] heeft kritiek geleverd op een in dat kader door Lego Juris overgelegd rapport van de onderzoeksafdeling van de LEGO-groep [7] en erop gewezen dat de betreffende (aangepaste) LEGO-bouwstenen (meer dan) naar behoren functioneren; de stenen passen nog altijd goed op andere bouwstenen en door gebruik te maken van een metalen lager kan de as bijna zonder frictie draaien, wat het rijgedrag en de prestaties van de treinwagon ten goede komt. Wat daar verder ook van zij, de voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling zelf kunnen waarnemen dat de LEGO-bouwstenen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde
stress whiteningvertonen (plekken waar het (gekleurde) plastic van de bouwstenen wit is gekleurd). [naam] heeft niet bestreden dat zulks het gevolg is van (de krachten die vrijkomen bij) het aanbrengen van de metalen kogellager. Zelfs als wordt aangenomen dat die LEGO-bouwstenen (met
stress whitening) bij normaal gebruik qua functionaliteit en levensduur niet onder doen voor ongewijzigde LEGO-bouwstenen, zoals [naam] in wezen betoogt, zal de consument (kunnen) opmerken dat de LEGO-bouwstenen met metalen kogellager ogenschijnlijk zijn beschadigd en daarom van mindere kwaliteit zijn dan soortgelijke LEGO-bouwstenen zonder metalen kogellager (en dus zonder
stress whitening). [naam] heeft evenmin bestreden dat, zoals in het rapport ook naar voren komt, er onder meer lood is gedetecteerd in de door hem aangebrachte metalen kogellager, hetgeen Lego Juris problematisch acht, nu de producten die onder de LEGO-merken in het verkeer worden gebracht niet alleen bestemd zijn om decennia mee te gaan maar – als (kinder)speelgoed – ook een onberispelijk veiligheidsprofiel (dienen te) hebben.
4.12.
Ten aanzien van de bedrukking van de LEGO-bouwstenen en minifiguren heeft Lego Juris erop gewezen dat zij geen wetenschap heeft van de techniek waarmee [naam] die bedrukking uitvoert en evenmin van de materialen die hij daarbij gebruikt. [naam] heeft tijdens de mondelinge behandeling toegelicht dat hij gebruikmaakt van een printer die ook in de LEGO-
storeswordt gebruikt voor de bedrukking van minifiguren. Die stelling – die Lego Juris tijdens de mondelinge behandeling bij gebrek aan wetenschap heeft betwist – heeft [naam] echter niet van een onderbouwing voorzien. Bovendien kan, uitgaande van de juistheid van de stelling van [naam] , daaraan – zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt eveneens – niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat de door [naam] op de LEGO-bouwstenen en minifiguren aangebrachte bedrukking vanuit kwalitatief oogpunt gelijkwaardig is aan de bedrukking die de LEGO-groep op door haar in de handel gebrachte LEGO-bouwstenen en minifiguren aanbrengt en dus, bijvoorbeeld, voldoet aan de (hoge) productveiligheidseisen die worden gesteld aan (kinder)speelgoed.
storeswordt gebruikt voor de bedrukking van minifiguren. Die stelling – die Lego Juris tijdens de mondelinge behandeling bij gebrek aan wetenschap heeft betwist – heeft [naam] echter niet van een onderbouwing voorzien. Bovendien kan, uitgaande van de juistheid van de stelling van [naam] , daaraan – zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt eveneens – niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat de door [naam] op de LEGO-bouwstenen en minifiguren aangebrachte bedrukking vanuit kwalitatief oogpunt gelijkwaardig is aan de bedrukking die de LEGO-groep op door haar in de handel gebrachte LEGO-bouwstenen en minifiguren aanbrengt en dus, bijvoorbeeld, voldoet aan de (hoge) productveiligheidseisen die worden gesteld aan (kinder)speelgoed.
4.13.
Daarbij komt dat het bedrukken van LEGO-bouwstenen ook kan leiden tot aantasting van de herkomstfunctie van de LEGO-merken, met name wanneer de bedrukking bestaat uit een naam, logo of merk die/dat wordt gebruikt door een derde partij die niet aan de LEGO-groep is gelieerd, zoals het geval is bij de hiervoor onder 2.21 getoonde LEGO-steen voorzien van het [handelsnaam] -logo, maar bijvoorbeeld ook bij de hiervoor onder 2.13 weergegeven wagon en locomotief met daarop het logo van de Nederlandse Spoorwegen. In dat geval kan bij de consument – ook
post sale– ten onrechte de indruk ontstaan dat er een economische band bestaat tussen de LEGO-groep en die derde wiens naam, logo of merk op de LEGO-bouwsteen (of een geheel aan LEGO-bouwstenen) of minifiguur is aangebracht. Die band is echter afwezig. In het hiervoor onder 2.9 weergegeven statement, waaraan [naam] zelf heeft gerefereerd, heeft de LEGO-groep dan ook opgeroepen om LEGO-bouwstenen en minifiguren niet van een naam, logo of merk van een derde partij te voorzien. In dat opzicht handelt [naam] deloyaal jegens de gerechtvaardigde belangen van Lego Juris als merkhouder.
post sale– ten onrechte de indruk ontstaan dat er een economische band bestaat tussen de LEGO-groep en die derde wiens naam, logo of merk op de LEGO-bouwsteen (of een geheel aan LEGO-bouwstenen) of minifiguur is aangebracht. Die band is echter afwezig. In het hiervoor onder 2.9 weergegeven statement, waaraan [naam] zelf heeft gerefereerd, heeft de LEGO-groep dan ook opgeroepen om LEGO-bouwstenen en minifiguren niet van een naam, logo of merk van een derde partij te voorzien. In dat opzicht handelt [naam] deloyaal jegens de gerechtvaardigde belangen van Lego Juris als merkhouder.
4.14.
De door [naam] opgenomen disclaimers (in de
footerop zijn website, in de productomschrijving op de website, op de achterkant van het instructieboekje of op de doos van een bouwpakket) waaruit blijkt dat de door hem aangeboden producten bestaan uit opnieuw verpakte en/of gewijzigde LEGO-bouwstenen en dat de LEGO-groep “
does not sponsor, authorize or endorse […] these products”, zijn onvoldoende om de hiervoor omschreven aantasting van de functies van de LEGO-merken weg te nemen. Daartoe geldt ten eerste dat die disclaimers te weinig specifiek zijn om de consument in staat te stellen te weten welke elementen zijn gewijzigd en waaruit die wijziging bestaat. Ten tweede zijn die disclaimers ongeschikt om
post saleverwarring te voorkomen, bijvoorbeeld als een consument op een beurs of op internet wordt geconfronteerd met (een afbeelding van) de (in elkaar gezette) Relevante Producten.
footerop zijn website, in de productomschrijving op de website, op de achterkant van het instructieboekje of op de doos van een bouwpakket) waaruit blijkt dat de door hem aangeboden producten bestaan uit opnieuw verpakte en/of gewijzigde LEGO-bouwstenen en dat de LEGO-groep “
does not sponsor, authorize or endorse […] these products”, zijn onvoldoende om de hiervoor omschreven aantasting van de functies van de LEGO-merken weg te nemen. Daartoe geldt ten eerste dat die disclaimers te weinig specifiek zijn om de consument in staat te stellen te weten welke elementen zijn gewijzigd en waaruit die wijziging bestaat. Ten tweede zijn die disclaimers ongeschikt om
post saleverwarring te voorkomen, bijvoorbeeld als een consument op een beurs of op internet wordt geconfronteerd met (een afbeelding van) de (in elkaar gezette) Relevante Producten.
4.15.
Uit het voorgaande volgt dat Lego Juris gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van LEGO-bouwstenen en minifiguren die, nadat zij door de LEGO-groep in de EER in de handel zijn gebracht, zijn bedrukt en/of van een metalen kogellager zijn voorzien. [naam] kan zich – in het kader van zijn inbreukverweer – ten aanzien van dergelijke elementen daarom niet met succes beroepen op de uitputtingsregel. Nu [naam] geen ander inbreukverweer heeft gevoerd, luidt de slotsom dat hij met de aanbieding en verhandeling van de Relevante Producten, waarvan de in vorenbedoelde zin gewijzigde LEGO-bouwstenen en minifiguren onderdeel uitmaken, inbreuk maakt op de LEGO-merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo.
4.16.
Bij die stand van zaken behoeft hetgeen Lego Juris overigens naar voren heeft gebracht, waaronder het subsidiaire beroep op artikel 9 lid 2 sub b UMVo, geen bespreking.
De vorderingen
4.17.
[naam] heeft aangevoerd dat een verbod en een
recallonevenredig zouden zijn. Daaraan ligt echter de niet juist bevonden gedachte ten grondslag dat de inbreuk slechts zou bestaan uit het verhandelen van één type bouwsteen, terwijl die inbreuk als hiervoor uiteengezet meeromvattend is. Bij toetsing aan het evenredigheidsbeginsel gaat het erom of de schadelijke gevolgen van een verbod aanvaardbaar zijn. [8] Voorshands wordt die vraag in casu bevestigend beantwoord. Nu bedoelde gevolgen rechtstreeks voortvloeien uit de inbreukmakende handelingen, bestaat er voor afwijzing van een verbod geen ruimte terwijl reële alternatieven in de zin van een aanpassing daarvan niet goed denkbaar zijn en daartoe door [naam] overigens ook geen suggesties zijn gedaan. De
recallzal, zoals gevorderd, worden beperkt tot professionele afnemers, niet zijnde consumenten.
recallonevenredig zouden zijn. Daaraan ligt echter de niet juist bevonden gedachte ten grondslag dat de inbreuk slechts zou bestaan uit het verhandelen van één type bouwsteen, terwijl die inbreuk als hiervoor uiteengezet meeromvattend is. Bij toetsing aan het evenredigheidsbeginsel gaat het erom of de schadelijke gevolgen van een verbod aanvaardbaar zijn. [8] Voorshands wordt die vraag in casu bevestigend beantwoord. Nu bedoelde gevolgen rechtstreeks voortvloeien uit de inbreukmakende handelingen, bestaat er voor afwijzing van een verbod geen ruimte terwijl reële alternatieven in de zin van een aanpassing daarvan niet goed denkbaar zijn en daartoe door [naam] overigens ook geen suggesties zijn gedaan. De
recallzal, zoals gevorderd, worden beperkt tot professionele afnemers, niet zijnde consumenten.
4.18.
Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter het – in de hoofdzaak – gevorderde inbreukverbod (weergegeven onder 3.1 onder C.) zal toewijzen. Om executieproblemen te voorkomen zal de voorzieningenrechter daaraan echter een uitvoeringstermijn verbinden van 48 uur na betekening van dit vonnis.
4.19.
De onder 3.1 onder D. en E. weergegeven vorderingen die strekken tot oplegging van een opgave- respectievelijk
recall-verplichting, zal de voorzieningenrechter toewijzen als na te melden. Aan de opgave-verplichting zal de voorzieningenrechter een termijn van vier weken verbinden. De door Lego Juris gevorderde opgave van winst zal echter worden afgewezen, nu zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat daarbij spoedeisend belang bestaat.
recall-verplichting, zal de voorzieningenrechter toewijzen als na te melden. Aan de opgave-verplichting zal de voorzieningenrechter een termijn van vier weken verbinden. De door Lego Juris gevorderde opgave van winst zal echter worden afgewezen, nu zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat daarbij spoedeisend belang bestaat.
4.20.
De aan de uit te spreken veroordelingen te verbinden dwangsom, zoals gevorderd en hiervoor weergegeven onder 3.1 onder F., zal de voorzieningenrechter deels matigen en maximeren. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat Lego Juris per (schending door [naam] van een) veroordeling een keuze zal moeten maken tussen hetzij een dwangsom per dag of gedeelte van een dag (dat de schending voortduurt) hetzij een dwangsom per product (waarmee de veroordeling wordt geschonden).
4.21.
[naam] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Die proceskosten zijn te begroten conform artikel 1019h Rv. Lego Juris heeft een (onbestreden) specificatie van haar advocaatkosten tot een totaalbedrag van meer dan € 30.000,- overgelegd, maar ter zitting gesteld dat de kosten (van beide partijen overigens) in werkelijkheid een bedrag van € 50.000,- overstijgen en dat partijen hebben afgesproken dat de verliezende partij wordt veroordeeld in het door de voorzieningenrechter in deze zaak toepasselijk geachte indicatietarief als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017)
4.22.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een ‘normaal kort geding’ in de zin van die Indicatietarieven.
4.23.
De Indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een ‘normaal kort geding’ geldt een indicatietarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 15.000,-. De advocaatkosten aan de zijde van Lego Juris worden daarom op dat bedrag begroot. Het meer gevorderde wordt afgewezen.
4.24.
Het toe te wijzen bedrag aan advocaatkosten wordt vermeerderd met het door Lego Juris betaalde griffierecht ad € 688,-, de dagvaardingskosten ad € 135,97 en de nakosten die worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,-). Daarmee komt het totaalbedrag aan voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten aan de zijde van Lego Juris op dit moment op € 16.001,97. In geval van betekening van dit vonnis komen daar nog een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,-) en de explootkosten van betekening bij.
4.25.
De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen op de wijze zoals vermeld in de beslissing.
4.26.
De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden.
4.27.
Nu dit onbestreden is gevorderd, zal dit vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5. De beoordeling in het incident tot het treffen van een voorwaardelijke provisionele voorziening
5.1.
Nu de voorzieningenrechter (eind)vonnis zal wijzen in de hoofdzaak, is de voorwaarde die Lego Juris aan de vordering tot het treffen van een provisionele voorziening (zoals hiervoor onder 3.1 onder A. en B. weergegeven) heeft verbonden, niet vervuld. De provisionele vorderingen behoeven daarom geen beoordeling.
6. De beslissing in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een voorwaardelijke provisionele voorziening
De voorzieningenrechter
in de hoofdzaak
6.1.
veroordeelt [naam] binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de LEGO-merken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de Relevante Producten (zoals vermeld in bijlage 1 bij dit vonnis);
6.2.
veroordeelt [naam] binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Lego Juris schriftelijk opgave te doen van alle informatie die [naam] bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Relevante Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen) en van de totale hoeveelheid nog bij [naam] in voorraad zijnde Relevante Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijkt;
6.3.
veroordeelt [naam] binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al zijn professionele afnemers (niet zijnde consumenten) van de Relevante Producten in de Europese Unie een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:
“De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons bij vonnis van 28 mei 2024 veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.
Recentelijk hebben wij speelgoed aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de merkrechten van de LEGO Groep.
Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om al het door ons aan u geleverd speelgoed met bovengenoemde productnamen onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.
Een kopie van het vonnis is bijgesloten.
Hoogachtend,
[naam] ( [handelsnaam] )”
onder gelijktijdige toezending aan de advocaten van Lego Juris van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;
6.4.
veroordeelt [naam] tot betaling aan Lego Juris van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van
(i) € 1.000 (zegge: duizend euro) voor iedere dag, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend, dat [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de hiervoor onder 6.1 tot en met 6.3 tegen hem uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
of, naar keuze van Lego Juris,
(ii) € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor ieder individueel product waarmee [naam] niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan de hiervoor onder 6.1 tot en met 6.3 tegen hem uitgesproken veroordeling, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
tot een maximum van € 100.000,-;
6.5.
veroordeelt [naam] in de proceskosten, aan de zijde Lego Juris tot op heden begroot op € 16.001,97, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening indien het vonnis wordt betekend;
6.6.
veroordeelt [naam] in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW [9] over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan, tot de dag van volledige betaling;
6.7.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
6.8.
bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;
6.9.
wijst het meer of anders gevorderde af;
in het incident tot het treffen van een voorwaardelijke provisionele voorziening
6.10.
verstaat dat de voorwaarde verbonden aan de provisionele vorderingen zoals hiervoor onder 3.1 onder A. en B. weergegeven, niet is vervuld.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.J. de Jong, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 mei 2024.