Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team handel - voorzieningenrechter
Zaaknummer: C/09/678837 / KG ZA 25-51
Vonnis in kort geding van 1 april 2025
in de zaak van
1.BASIL B.V. te Ulft,2. INVENTED HERE B.V. te Ulft,
eiseressen,
hierna samen te noemen: Basil,
advocaten: mr. B.A. Peper en mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,
tegen
BRN SRLte Forlimpopoli (Italië),
gedaagde,
hierna te noemen: BRN,
advocaat: mr. C.E.M.C. Bakermans te Amsterdam.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 januari 2025, met producties en aanvullende producties (EP1 tot en met EP38);
- de conclusie van antwoord, met producties (GP1 tot en met GP16);
1.2.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 maart 2025. De mondelinge behandeling had een hybride karakter. Vertegenwoordigers van BRN en hun Italiaanse advocaten hebben de mondelinge behandeling door middel van een digitale verbinding via Teams bijgewoond. De advocaten van partijen hebben ter zitting het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. Deze pleitnotities maken deel uit van het dossier.
1.3.
Ter zitting heeft de advocaat van BRN bezwaar gemaakt tegen de aanvullende producties EP28 tot en met EP38 en specifiek tegen EP38, een beslissing van het EUIPO, die daags voor de zitting is ingediend. Zij heeft hiertoe gesteld dat die producties tardief zijn ingediend en dat zij geen kans heeft gehad deze met haar cliënten te bespreken. Hiertegenover heeft de advocaat van Basil zich op het standpunt gesteld dat de beslissing van het EUIPO dadelijk na de bekendmaking is geüpload en dat BRN in die procedure partij was, zodat het voor haar bekende materie betreft. De voorzieningenrechter heeft het bezwaar verworpen. Hij heeft hiertoe overwogen dat de indiening van de producties geen strijd oplevert met de goede procesorde in kort geding. Bij deze beslissing is in aanmerking genomen dat het reactieve producties betreft die meer dan 24 uur voor de zitting zijn ingediend en dat de beslissing van het EUIPO, gezien de datum waarop die is gegeven, niet eerder kon worden ingediend.
1.4.
Vonnis is bepaald op vandaag.
2.De feiten
Partijen
2.1.
Basil B.V. drijft een onderneming die onder meer fietstassen en -manden verkoopt in meerdere landen, waaronder Nederland en Italië. De intellectuele eigendomsrechten van de door Basil B.V. verkochte producten zijn ondergebracht in Invented Here B.V. Invented Here en Basil B.V. hebben een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan Basil B.V. licentienemer is van deze rechten. Basil B.V. en Invented Here B.V. worden hierna gezamenlijk Basil (enkelvoud) genoemd.
2.2.
Tot het assortiment van Basil behoren fietstassen met de namen Miles, Soho en CityShopper. Afbeeldingen van die tassen zijn hierna weergegeven:
Miles:
2.3.
Basil heeft met betrekking tot de Miles en de Soho modelrechten laten registeren.
Voor de Miles is dit het Gemeenschapsmodel met inschrijvingsnummer
004076065-009, gedeponeerd op 30 juni 2017 (hierna: model Miles).
De bij deze modelregistratie behorende afbeeldingen zijn hierna weergegeven:
Voor Soho is dit het Gemeenschapsmodel met inschrijvingsnummer 008546204-0004, gedeponeerd op 25 mei 2021 (hierna: model Soho).
De bij deze modelregistratie behorende afbeeldingen zijn hierna weergegeven:
2.4.
BRN is een Italiaanse onderneming die actief is in de fietsbranche en onder meer fietstassen aanbiedt. Zij biedt haar producten aan door middel van een website met de domeinnaam . Deze website opent standaard in de Italiaanse taal en kan gewijzigd worden naar het Engels. De website heeft geen webshop, maar verwijst naar de aangesloten distributeurs, waaronder één in Nederland gevestigde distributeur.
2.5.
Tot het assortiment van BRN behoren onder meer fietstassen met de namen BO 202, BO 204 (N en V) en BO 205 (N, M, O en V). Afbeeldingen van deze tassen zijn hierna weergeven:
Sommatie en correspondentie
2.6.
Bij brief van 27 oktober 2023 heeft Basil aan BRN meegedeeld dat een aantal van haar producten inbreuk maken op de model- en auteursrechten van Basil en haar gesommeerd die inbreuken te staken. De door Basil ingeroepen rechten betreffen onder meer de model- en auteursrechten met betrekking tot Miles en Soho en de auteursrechten met betrekking tot de City Shopper.
2.7.
Bij brief van 14 november 2023 heeft BRN zich op het standpunt gesteld dat de door Basil ingeroepen model- en auteursrechten nietig zijn, dan wel dat zij op die rechten geen inbreuk maakt.
2.8.
Vervolgens hebben partijen tot november 2024 met elkaar gecorrespondeerd.
2.9.
In november 2024 heeft BRN Basil per brief een opgave gedaan van de door haar distributeurs in Nederland verkochte fietstassen BO 202, BO 204 en BO 205.
Nietigheidsprocedure Miles
2.10.
Op 22 december 2023 is Basil bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een nietigheidsprocedure gestart waarin zij heeft verzocht om model Miles nietig te verklaren.
2.11.
Nietigheidsprocedure Soho
2.12.
Op 14 november 2024 is BRN bij het EUIPO een nietigheidsprocedure gestart met betrekking tot model SOHO. De huidige stand van deze procedure was ten tijde van de mondelinge behandeling van dit kort geding niet bekend.
3.Het geschil
3.1.
Basil vordert, samengevat:
I. BRN te bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op model Miles en model Soho in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins van een fietstas die eenzelfde indruk wekt als model Miles en model Soho;
II. BRN te bevelen om, met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van de Miles, Soho en City Shopper zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden, waaronder elke openbaarmaking en verveelvoudiging (daaronder mede begrepen het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins) van fietstas die een ongeoorloofde verveelvoudiging is van de Miles, Soho en City Shopper;
III. BRN te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan haar professionele afnemers een brief of e-mail te sturen, waarin BRN, onder opgaaf van reden, namelijk inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Basil, haar professionele afnemers verzoekt geen exemplaren van de inbreukmakende producten meer op de markt te brengen en haar professionele afnemers verzoekt haar huidige voorraad van exemplaren van de inbreukmakende producten binnen tien dagen te retourneren aan BRN, waarbij BRN alle kosten die daarmee verband houden zal voldoen, en BRN binnen vijf dagen na betekening een kopie van dit schrijven alsmede opgaaf van aantal brieven en/of e-mails die verzonden zijn, als bewijs aan Basil en/of aan een door Basil gemachtigde c.q. te machtigen persoon, zal verstrekken;
IV. BRN te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de volledige voorraad van exemplaren van de inbreukmakende producten alsmede de exemplaren die in retour heeft ontvangen van haar professionele afnemers in verband met het onder III. gevorderde, zal vernietigen, waarbij de kosten voor de vernietiging voor rekening van BRN komen en BRN binnen vijf dagen na vernietiging bewijs aan Basil en/of aan een door Basil gemachtigde c.q. te machtigen persoon, zal verstrekken;
V. BRN te bevelen om binnen veertien dagen na betekening dit vonnis aan Basil of aan een Basil gemachtigde c.q. te machtigen persoon, middels een door een registeraccount geverifieerde verklaring, kopieën/afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verstrekken in c.q. gegevens te verschaffen betreffende:
a. het exacte aantal van de door BRN geleverde exemplaren van de inbreukmakende producten binnen de Europese Unie, door overlegging van schriftelijk bewijs daarvan (verkoopfacturen);
b. de door BRN gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van inbreukmakende producten alsmede een specificatie van de kosten die gemaakt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken;
een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van BRN in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.
3.2.
Basil legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.
Met de verhandeling van haar fietstassen BO 202, BO 204 en BO 205 in Nederland en andere Europese landen maakt BRN inbreuk op de model- en auteursrechten van Basil met betrekking tot de Miles en de Soho en op haar auteursrechten met betrekking tot de City Shopper. Aangezien BRN geen gehoor heeft gegeven aan de sommaties van Basil, heeft Basil recht op en een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde paneuropese inbreukverbod en de nevenvoorzieningen.
3.3.
BRN voert verweer. BRN concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Basil c.s., dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Basil c.s., met veroordeling van Basil c.s. in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.
3.4.
BRN voert daartoe het volgende aan.
Basil heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien Basil sinds het eerste contact in oktober 2023 veel tijd ongebruikt heeft laten verstrijken. Sindsdien heeft Basil van een aantal van de haar ingeroepen rechten afstand gedaan. De modellen Miles en Soho zijn ook nietig. Deze modellen zijn niet nieuw en missen een eigen karakter. Verder komen de Miles, de Soho en de City Shopper niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. De ontwerpen vormen hooguit de uitdrukking van een stijl of trend en vormen niet het resultaat van een eigen creatieve schepping. De kenmerkende elementen in de tassen van Basil zijn enkel terug te voeren op technische en functionele vereisten, dan wel zijn deze banaal of triviaal. Indien ervan wordt uitgegaan dat de door Basil ingeroepen model- en auteursrechten wel geldig zijn, heeft te gelden dat de fietstassen van BRN daarop geen inbreuk maken. De beschermingsomvang van de fietstassen van Basil is beperkt en de afstand tussen de fietstassen van BRN en die van Basil is groter dan de afstand tussen de fietstassen van Basil en het relevante vormgevingserfgoed. Verder geldt dat op grond van de door Basil in het geding gebrachte producties allerminst vaststaat dat zij met betrekking tot de fietstassen auteursrechthebbende is.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
De bevoegdheid
4.1.
Voor zover de vorderingen van Basil zijn gebaseerd op gestelde inbreuken op een aan haar toebehorend Gemeenschapsmodel, is de voorzieningenrechter op grond van artikel 90 lid 1 GModVo Pro [2] internationaal bevoegd om daarvan kennis te nemen, omdat er een reële band is met Nederland. BRN heeft immers erkend dat de door haar geproduceerde fietstassen door haar distributeurs in Nederland zijn en worden verkocht. De bevoegdheid is op grond van artikel 90 lid 3 jo Pro artikel 83 lid 2 jo Pro 82 lid 5 GModVo beperkt tot Nederland.
4.2.
Voor zover de vorderingen van Basil zijn gebaseerd op gestelde inbreuken in Nederland op aan haar toekomende auteursrechten, is de voorzieningenrechter internationaal bevoegdheid op grond van artikel 7 lid 2 Brussel Pro I bis-Vo [3] . Ook deze bevoegdheid is beperkt tot Nederland.
Spoedeisend belang
4.3.
De voorzieningenrechter acht voorshands voldoende aannemelijk dat Basil spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen aangezien het gestelde inbreukmakende handelen voortduurt. Het feit dat partijen sinds oktober 2023 over de gestelde inbreuken met elkaar in gesprek zijn, doet aan dat spoedeisend belang niet af. BRN kan Basil niet tegenwerpen dat zij gedurende de onderhandelingen geen procedure aanhangig heeft gemaakt. Uit niets blijkt dat Basil bij BRN het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen kort geding (meer) aanhangig zou maken.
Gemeenschapsmodelrecht
4.4.
Een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen. De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.
4.5.
De mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model wordt onder meer bepaald door de beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. De invloed die de factor betreffende de mate van vrijheid van de ontwerper heeft op het eigen karakter, varieert volgens een omgekeerde evenredigheidsregel: hoe groter de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe geringer de kans dat kleine verschillen tussen de conflicterende modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Omgekeerd geldt: hoe beperkter de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een model, hoe groter de kans dat de kleine verschillen tussen de conflicterende modellen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Met andere woorden, een hoge mate van vrijheid van de ontwerper versterkt de conclusie dat modellen die geen belangrijke verschillen vertonen, bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekken, en dat het litigieuze model dus geen eigen karakter heeft. Omgekeerd bevordert een geringe mate van vrijheid van de ontwerper de conclusie dat voldoende duidelijke verschillen tussen de modellen een verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker zullen wekken, en dat het litigieuze model dus wel een eigen karakter heeft (HvJ EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417, EasyFix).
4.6.
BRN kan niet worden gevolgd in haar betoog dat het ontwerp van fietstassen in hoge mate technisch en/of functioneel bepaald is. Hoewel het gebruiksdoel van fietstassen uiteraard technische beperkingen meebrengt, bestaat er gelet op de grote verscheidenheid in het vormgevingserfgoed een grote mate van keuzevrijheid daar waar het bijvoorbeeld de vorm, de sluiting, de belijning en de zijvakken betreft.
4.7.
De vergelijking van de algemene indruk die de conflicterende modellen wekken moet synthetisch zijn. Dit wil zeggen dat de vergelijking betrekking moet hebben op de modellen in hun geheel en zich niet mag beperken tot de analytische vergelijking van een opsomming van gelijkenissen en verschillen. Deze vergelijking moet worden gemaakt op basis van de in het litigieuze model openbaar gemaakte kenmerken en dient uitsluitend betrekking te hebben op de beschermde kenmerken, zonder rekening te houden met de met name technische kenmerken die van bescherming zijn uitgesloten (HvJ EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417, EasyFix). Voorts geldt dat de vergelijking steeds moet worden gemaakt met individuele oudere modellen. Anders dan BRN in haar conclusie van antwoord lijkt te betogen, mag men niet “mozaïeken”, dat wil zeggen elementen van verschillende elementen van verschillende modellen bij elkaar rapen om tot een fictief ouder overeenstemmend model te komen (HvJ EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen)).
4.8.
Hetgeen geldt ten aanzien van de vraag of een model een eigen karakter heeft, is tevens bepalend, zij het in spiegelbeeldige zin, voor de vraag of een voortbrengsel inbreuk maakt op een model. Met andere woorden, een voortbrengsel dat geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het Gemeenschapsmodel, maakt daarop inbreuk (rekening houdend met de sector en de vrijheid van de ontwerper).
Auteursrecht
4.9.
Ten aanzien van het auteursrecht geldt het volgende. Een werk is auteursrechtelijk beschermd als het oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker, en de auteursrechtelijk te beschermen bestanddelen een uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping vormen (HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I). Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, moet worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreukmakende werk en het beweerdelijk nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermende trekken van het werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken moeten ook de onbeschermde elementen in aanmerking worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk verveelvoudigde werk aan de werktoets voldoet (zie HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, Hauck/Stokke en HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546, Decaux/Mediamax).
4.10.
Het verweer van BRN dat het onvoldoende duidelijk is voor welke kenmerken de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen, treft geen doel. Voor de Miles en Soho zijn dit de kenmerken die Basil ook in het kader van het modelrecht aan de orde heeft gesteld. Voor de City Shopper betreft dit de kenmerken vermeld in 4.27 van de dagvaarding.
4.11.
Met haar verweer dat de ingeroepen kenmerken niet getuigen van creatieve keuzes, miskent BRN dat, zoals hiervoor is overwogen, een combinatie van onbeschermde trekken ook aan de werktoets kunnen voldoen. Hetzelfde geldt voor het verweer dat de fietstassen van Basil passen in een trend, bijvoorbeeld waar het de “rolling-top” (rolsluiting) betreft. Het toepassen van bepaalde trendgevoelige keuzes neemt niet weg dat sprake kan zijn van (een combinatie van) originele keuzes. BRN kan dus niet worden gevolgd in haar betoog dat de fietstassen van Basil (hooguit) de uitdrukking zijn van een trend en dat zij daarom niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Dat fietstassen gebruiksvoorwerpen zijn, maakt ook niet dat ze van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.
4.12.
Op grond van de door Basil als EP35 in het geding gebrachte overeenkomst met haar vaste ontwerper en de documentatie met betrekking tot het ontwerp van de Miles en de Soho acht de voorzieningenrechter het voorshands voldoende aannemelijk dat Basil rechthebbende is op de ingeroepen auteursrechten. Tegenover deze bescheiden volstaat een ongemotiveerde betwisting van het bewijs niet. Hetzelfde geldt voor de City Shopper, waarvan Basil ter zitting heeft gesteld dat zij die zelf heeft ontworpen. BRN heeft niet aannemelijk gemaakt dat een ander dan Basil auteursrechthebbende is met betrekking tot de City Shopper.
Bespreking van de Miles, Soho en City Shopper
4.13.
Hierna worden model- en/of auteursrechten met betrekking tot de Miles, Soho en City Shopper achtereenvolgens besproken.
Miles
4.14.
Basil heeft gesteld dat de Miles zich kenmerkt door de volgende elementen:
de kliksluiting in het midden van de fietstas;
het lint dat is bevestigd aan de kliksluiting en doorloopt tot aan de onderkant van de fietstas;
de elegante, langwerpige impressie van de fietstas waarbij de designlijnen op de voorkant van de tas een vorm van een fietstas in een tas creëren. De binnenvoering heeft een vergelijkbare vorm als de buitenvoering waarbij het onderste deel meer verticaal en recht loopt terwijl de binnenvoering een meer afgerond ontwerp heeft:
e draagriem die aan de bovenkant van de tas is bevestigd;
de opvallende sierband rondom de klep van de tas;
het symmetrische ontwerp van de fietstas waarbij zowel de klep als het lint symmetrisch zijn geplaatst met het lint en de kliksluiting in het midden van de tas;
de zachte, afgeronde zijkanten van de klep met een horizontaal middengedeelte;
twee opbergvakken aan de rechterkant van de fietstas;
i. waarbij het eerste opbergvak ongeveer de helft van de rechterkant bedekt;
ii. het tweede, kleinere opbergvak over het eerste opbergvak is geplaatst; en
iii. beide opbergvakken een schuine vorm hebben.
4.15.
Bij beslissing van 7 maart 2025 [4] heeft het EUIPO het nietigheidsverzoek van BRN met betrekking tot de Miles afgewezen en al haar klachten over de nieuwheid van dat model ongegrond verklaard. In deze beslissing heeft het EUIPO onder meer overwogen dat het door BRN aangedragen vormgevingserfgoed, waaronder de Basil Sports (D3), niet schadelijk is voor de nieuwheid van de Miles.
4.16.
In dit kort geding heeft BRN opnieuw gesteld dat het model Miles gelet op het vormgevingserfgoed niet nieuw is. Desgevraagd heeft zij de Basil Sports (uit 2016) in dit kader als meest relevant aangemerkt. Volgens BRN toont de Basil Sports alle kenmerken van de Miles waarvoor Basil bescherming inroept.
Afbeeldingen van model Miles en de Basil Sports zijn hierna weergegeven:
model Miles
Basil Sports
4.17.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan BRN niet worden gevolgd in haar betoog dat de Basil Sports alle kenmerken van de Miles bevat waarvoor Basil bescherming inroept. Hoewel de tassen een aantal vergelijkbare elementen bevatten, zoals de klep en de kliksluiting, is de uitwerking verschillend. Zo heeft de Miles een gestroomlijndere, rondere vorm dan de Basil Sports en heeft de Basil Sport een groot opvallend vak aan de zijkant en een contrasterende rand aan de klep die bij de Miles ontbreekt. Verder heeft de Miles een opvallende witte designlijnen die bij de Basil Sports ontbreken. Al met al zijn de verschillen groter dan overeenkomsten en doet de Basil Sports niet af aan de nieuwheid en het eigen karakter van model Miles.
Miles versus BO 202
4.18.
Tussen partijen is in geschil of de BO 202 inbreuk maakt op model Miles. Afbeeldingen van model Miles en BO 202 zijn hierna weergegeven:
Miles
BO 202
4.19.
Bij de vergelijking beroept Basil zich op de volgende overeenkomsten:
a. a) de kliksluiting in het midden van de fietstas,
b) het lint dat is bevestigd aan de kliksluiting en doorloopt tot aan de
onderkant van de fietstas,
c) de elegante, langwerpige impressie van de fietstas waarbij de designlijnen
op de voorkant van de tas een vorm van een fietstas in een tas creëren,
d) de opvallende sierband random de klep van de tas,
e) het symmetrische ontwerp van de fietstas waarbij zowel de klep als het lint symmetrisch zijn geplaatst met het lint en de kliksluiting in het midden van de tas, en
f) de zachte, afgeronde zijkanten van de klep met een middengedeelte dat bijna horizontaal loopt.
BRN heeft deze overeenkomsten niet betwist.
4.20.
Daartegenover heeft BRN zich beroepen op de volgende verschillen:
- i) ontbrekende draagriem
- ii) slechts 1 opbergvak aan de zijkant
- iii) opbergvak met rechte vorm
- iv) ontbreken afwijkend sierelement boven de kliksluiting
- v) afwijkende naden in opvallend geel-fluorescerende kleurstelling
- vi) klep die schuiner naar kliksluiting toeloopt
- vii) reflecterende horizontale strepen aan de zijkant
- viii) stoere, sportieve uitstraling
- ix) omgekeerde kliksluiting (naar boven toewijzend)
- x) merknaam meerdere keren op de voorzijde in lijnen gemaakt van
reflectiemateriaal
4.21.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de door BRN ingeroepen verschillen niet zodanig dat de BO 202 daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan model Miles. Deze verschillen betreffen ondergeschikte punten, zoals het toevoegen van de eigen naam, de kleur van de (design)naad en de toevoeging van reflectiestrepen. Hetzelfde geldt voor de omkering van de kliksluiting, waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat dit verschil niet zichtbaar is wanneer de sluiting gesloten is. Tot slot is het de voorzieningenrechter niet duidelijk wat BRN bedoelt met verschil (viii): de stoere sportieve uitstaling. Al met al is de voorzieningenrechter van oordeel dat BRN met het ontwerp van de BO 202 onvoldoende afstand heeft genomen van model Miles.
Soho
4.22.
Basil heeft gesteld dat de Soho zich kenmerkt door de volgende elementen:
a. de klep, die bij een gesloten rits in het midden met een kliksluiting wordt gesloten, waarbij
(i) de klep over het bovenste gedeelte van de tas wordt gerold;
(ii) beide zijkanten van de klep met een drukknop wordt gesloten; en
(iii) met als resultaat dat er een rechthoekige, doosachtige tas ontstaat met afgeschuinde hoeken,
als de tas in open stand staat, ontstaat er een vorm waarvan het vooraanzicht een omgekeerd trapezium vormt,
de rits die over de gehele lengte van de tas is aangebracht,
de draagriem die aan de bovenkant van de tas is bevestigd,
de twee korte, verticale, reflectiestrepen die aan de linker -en rechterzijde van de fietstas zijn aangebracht.
4.23.
In randnummer 48 van haar conclusie van antwoord heeft BRN gesteld dat de Soho niet nieuw is, omdat dit model mogelijk al in het najaar van 2019, en dus ruim voor de depotdatum van 20 mei 2021, aan het publiek is getoond waardoor het model evident niet nieuw en dus nietig zou zijn. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Basil met verwijzing naar de productcatalogus van 2021 gesteld dat de Soho pas voor het eerst in het najaar van 2020 aan het publiek is getoond. BRN heeft dit onweersproken gelaten, zodat er geen reden bestaat om op dit punt aan de nieuwheid van de Soho te twijfelen.
4.24.
BRN heeft gesteld dat model Soho gelet op het vormgevingserfgoed niet nieuw is. Desgevraagd heeft zij verklaard dat zij de XD Design Bobby Urban het meest relevant acht. Een afbeelding van de XD Design Bobby Urban is hierna weergegeven.
4.25.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de XD Design Bobby Urban op belangrijke punten af van model Soho. Nog daargelaten dat de XD Design Bobby Urban een rugzak betreft en geen fietstas, is de XD Design Bobby Urban in gesloten toestand geen doosachtige tas met afgeschuinde hoeken. Verder is de XD Design Bobby Urban langwerpig, terwijl model Soho meer vierkant is. Al met al wekt model Soho een andere algemene indruk dan de XD Design Bobby Urban. Naar voorlopig oordeel bestaat er geen grond om te twijfelen aan de geldigheid van model Soho.
Soho versus BO 204
4.26.
Tussen partijen is in geschil of de BO 204 inbreuk maakt op model Soho. Afbeeldingen van model Soho en BO 204 zijn hierna weergegeven:
Model Soho
BO 204
4.27.
Bij de vergelijking beroept Basil zich op de overeenkomsten a tot en met d zoals vermeld in 4.22. Hiertegenover heeft BRN gewezen op de volgende verschillen:
- i) ontbrekende draagriem
- ii) 1 dunne, lange reflecterende verticale streep aan de zijkant
- iii) tas heeft rolling top model
- iv) rechthoekige tasvorm met stoere, sportieve uitstraling
- v) 1 dunne, lange reflecterende verticale streep aan de voorzijde
- vi) merknaam op de voorzijde in lijnen gemaakt van reflectiemateriaal
- vii) gaatje onderkant ontbreekt.
4.28.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de kenmerkende elementen van model Soho verwerkt in de BO 204. Hierbij gaat het er met name om dat de tas in gesloten toestand een doosachtige vorm met afgeronde hoeken heeft, terwijl hij in open toestand de vorm heeft van een (omgekeerd) trapezium. De overige door BRN naar voren gebrachte verschillen betreffen ondergeschikte punten, zoals het toevoegen van de eigen naam, al dan niet in reflectiemateriaal en de verticale reflectiestreep aan de voorzijde. Deze verschillen zijn niet zodanig dat daardoor een andere indruk ontstaat. Naar voorlopig oordeel maakt BRN met de verhandeling van de BO 204 dan ook inbreuk op de model Soho.
Auteursrechten Miles en Soho
4.29.
Nu aannemelijk is dat de verhandeling van de BO 202 en de BO 204 inbreuk maakt op de modelrechten met betrekking tot de Miles en Soho, heeft Basil in zoverre geen zelfstandig belang meer bij beoordeling in dit kort geding van de auteursrechtelijke grondslag van haar vorderingen met betrekking tot Miles en Soho.
City Shopper
4.30.
Basil heeft gesteld dat de City Shopper zich kenmerkt door de volgende elementen:
de langwerpige, rechthoekige vorm van de tas in open stand;
in dichte stand vouwt het bovenste gedeelte van de tas (de klep) zich over de tas heen als ware een envelop;
de PU-lederen strip die aan de bovenkant van de tas in het midden verticaal is aangebracht en fungeert als een sluiting;
het zwarte lint dat aan de PU-lederen strip is bevestigd en helemaal over de bovenkant van de tas doorloopt;
de stiksels random de bovenkant van de tas;
de verticale reflectiestreep die aan de voorkant van de tas is aangebracht; en
de verticale strepen die aan de zijkant van de tas zijn aangebracht.
4.31.
BRN heeft weliswaar aan de hand van GP14 betoogd dat de afzonderlijke elementen van de City Shopper reeds bestonden in het vormgevingserfgoed, maar zij heeft binnen dat vormgevingserfgoed niet een tas aangewezen waaraan de City Shopper (nagenoeg) geheel is ontleend. Gelet op de verscheidenheid aan elementen in het vormgevingserfgoed, is de specifieke combinatie van kenmerken naar voorlopig oordeel oorspronkelijk. Naar voorlopig oordeel wordt het ontwerp van de City Shopper daarom beschermd door het auteursrecht.
4.32.
De beschermingsomvang van het auteursrecht op de City Shopper is naar voorlopig oordeel beperkt. Als auteursrechtelijk beschermde trek moet vooral worden aangemerkt de combinatie van de hiervoor vermelde, op zichzelf mogelijk bekende of triviale, kenmerken. Waar deze combinatie niet in haar geheel is ontleend, leidt dit al snel tot een andere totaalindruk.
City Shopper versus BO 205
4.33.
Tussen partijen is in geschil of de BO 205 inbreuk maakt op de auteursrechten met betrekking tot de City Shopper. Afbeeldingen van de City Shopper en de BO 205 zijn hierna weergegeven:
City Shopper
BO 205
4.34.
Voor de vraag of de BO 205 inbreuk maakt op het auteursrecht met betrekking tot de City Shopper dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindruk van (de verschillende varianten van) de BO 205 overeenstemt met die van de City Shopper. Bij de vergelijking beroept Basil zich op de volgende overeenkomsten:
a) de langwerpige, rechthoekige vorm van de tas in open stand;
b) in dichte stand vouwt het bovenste gedeelte van de tas (de klep) zich over de tas heen als ware een envelop;
c) de PU-lederen strip die aan de bovenkant van de tas, in het midden, verticaal is aangebracht en fungeert als een sluiting;
d) het zwarte lint dat aan de PU-lederen strip is bevestigd, waarbij het lint, op het moment dat de tas dicht is, helemaal doorloopt over de bovenkant van de tas;
e) de stiksels rondom de bovenkant van de tas;
f) een verticale streep aan de zijkanten van de tas; en
g) de PU-lederen strippen die aan de onderkant van de tas in de linker -en rechterkant zijn aangebracht.
4.35.
BRN heeft gewezen op de volgende verschillen:
de BO 205 heeft 2 leren sierelementen onderaan de tas op de voorzijde;
de BO 205 sluit niet als een envelop waarbij de gehele klep als een envelop over de tas valt, maar wordt juist ‘gerold’;
de BO 205 heeft 2 stiknaden verticaal over de klep, welke niet aanwezig zijn bij de City Shopper;
bij de BO 205 ontbreekt de verticale stiknaad in het midden van de tas die bij de City Shopper van boven naar beneden loopt en waarbij een korte lijn in reflectiemateriaal is bevestigd aan de onderzijde op de voorkant van de tas;
de zijkant van de BO 205 bevat een ‘ingekleurd’ reflectievlak met de merknaam van BRN erin.
4.36.
Naar voorlopig oordeel stemt de totaalindruk van de BO 205 overeen met die van de City Shopper, omdat de overeenkomsten zwaarder wegen dan de verschillen. Meest opvallend hierbij zijn de zakvormige tas en het doorlopende zwart lint met de PU-lederen strip. Het feit dat de BO 205 volgens BRN afgesloten behoort te worden door de bovenzijde te rollen in plaats van te vouwen, neemt niet weg dat het ontwerp van de BO 205 zich goed leent om te worden gevouwen. De platte rol oogt uitwisselbaar met de gevouwen toestand. Er is ook niets in het ontwerp van de BO 205 dat de gebruiker dwingt om deze tas te rollen in plaats van te vouwen. Dit maakt dat aan dit verschil een beperkt gewicht toekomt.
De overige verschillen, onder meer bestaande uit het toevoegen van de naam van BRN, zijn onvoldoende bepalend voor de totaalindruk. Naar voorlopig oordeel maakt BRN met de verveelvoudiging en openbaarmaking van de BO 205 dan ook inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot de City Shopper.
Tussenconclusie
4.37.
Het voorgaande brengt mee dat BRN naar voorlopig oordeel met de verhandeling van de BO 202 en BO 204 inbreuk maakt op de modelrechten met betrekking tot de Miles en de Soho en dat zij met de openbaarmaking van de BO 205 inbreuk maakt op de auteursrechten met betrekking tot de City Shopper. Of met betrekking tot de Miles en Soho ook sprake is van een auteursrechtinbreuk wordt hier in het midden gelaten.
Vorderingen
4.38.
Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter het gevorderde inbreukverbod toewijsbaar, voor zover het betreft de Gemeenschapsmodelrechten met betrekking tot Miles en Soho en de auteursrechten met betrekking tot de City Shopper.
4.39.
De gevorderde nevenvoorzieningen zijn in kort geding (voldoende spoedeisend en) toewijsbaar voor zover zij ertoe strekken om verdere inbreuken in Nederland te beëindigen of te voorkomen. Gelet hierop is het bevel aan BRN om aan haar professionele afnemers (in Nederland) te verzoeken om geen inbreukmakende fietstassen meer op de markt te brengen en om eventuele voorraad aan haar te retourneren toewijsbaar. De overige nevenvorderingen (vernietiging van eventuele) voorraad en het doen van een (gecertificeerde) opgave zijn onvoldoende spoedeisend en deze worden daarom afgewezen. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat een eventuele opgave beperkt zou zijn tot transacties in Nederland en niet valt in te zien welk belang Basil daarbij heeft. BRN heeft in november 2024 een dergelijke opgave gedaan en niet is gesteld of aannemelijk geworden dat deze opgave onvolledig was.
4.40.
De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.
Dwangsom
4.41.
Als prikkel tot nakoming van het inbreukverbod en het bevel tot mededeling aan haar afnemers acht de voorzieningenrechter oplegging van een dwangsom aangewezen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd, een en ander zoals in het dictum vermeld.
Proceskosten
4.42.
BRN zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Basil vordert vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe een kostenopgave van in totaal € 36.158,00 aan gemaakte en geschatte advocaatkosten overgelegd.
4.43.
Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Dit kort geding valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie “normaal kort geding” waarvoor een maximumtarief van € 15.000,00 geldt. Dit bedrag zal worden toegewezen, vermeerderd met de kosten van de dagvaarding, het griffierecht en de nakosten; het meer gevorderde wordt afgewezen. De proceskosten (inclusief nakosten) worden daarmee begroot op:
- dagvaarding
€
119,40
- griffierecht
€
714,00
- salaris advocaat
€
15.000,00
- nakosten
€
178,00
(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal
€
16.011,40
5.De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
beveelt BRN om met onmiddellijke ingang in Nederland iedere inbreuk op model Miles en model Soho te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het (laten), aanbieden, invoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins van een fietstas die eenzelfde indruk wekt als model Miles en model Soho;
5.2.
beveelt BRN om met onmiddellijke ingang in Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding omschreven auteursrechten met betrekking tot de City Shopper te staken en gestaakt te houden, waaronder elke openbaarmaking en verveelvoudiging (daaronder mede begrepen het (laten), aanbieden, invoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins) van fietstas die een
ongeoorloofde verveelvoudiging is van de City Shopper;
5.3.
beveelt BRN om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan haar professionele afnemer(s) in Nederland een brief of e-mail te sturen, waarin zij, onder opgaaf van reden, namelijk inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Basil, haar professionele afnemer(s) verzoekt geen exemplaren van de inbreukmakende fietstassen meer op de markt te breng(t/en) en haar professionele afnemer(s) verzoekt haar huidige voorraad van exemplaren van de inbreukmakende fietstassen binnen tien dagen te retourneren aan BRN, waarbij BRN alle kosten die daarmee verband houden zal voldoen, en BRN binnen vijf dagen na betekening een kopie van dit schrijven alsmede opgaaf van aantal
brieven en/of e-mails die verzonden zijn, als bewijs aan Basil en/of aan een door
Basil gemachtigde c.q. te machtigen persoon, zal verstrekken;
5.4.
veroordeelt BRN om aan Basil c.s. een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met de veroordelingen onder 5.1, 5.2, en/of 5.3, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;
5.5.
veroordeelt BRN in de proceskosten van € 16.011,40, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als BRN niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;
5.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7.
bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
5.8.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. Heemstra, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. W. Jansen en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2025.