Uitspraak
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DORDRECHT
Vonnis van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Otto B.V.,
gevestigd te Tilburg,
eiseres,
procureur: mr. E.D. Rentema,
advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap onder firma
Administratiekantoor C.C. Otto v.o.f.,
gevestigd en kantoorhoudende te Sliedrecht,
en haar vennoten:
2. Catharina Cornelia Otto-Jongenelen,
wonende te Sliedrecht,
3. Florus Otto,
wonende te Sliedrecht,
gedaagden,
procureur: mr. M.I. Hoogenboom,
advocaat: mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage.
Partijen worden hieronder ook aangeduid als Otto en Administratiekantoor C.C. Otto.
Het procesverloop
1. De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:
* de met toepassing van artikel 145 Rv Pro. uitgebrachte dagvaarding van Otto;
* de conclusie van eis met producties;
* de conclusie van antwoord met een productie;
* de bij gelegenheid van de pleidooien door beide partijen overgelegde pleitnotities en in het geding gebrachte stukken.
De vaststaande feiten
2. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.
2.1 Otto exploiteert in Nederland sinds 1978 een postorderbedrijf voor onder meer kleding.
2.2 Ten name van Otto is op 17 december 1987 het woordmerk 'Otto' ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 0156251 voor diensten in de klassen 35 (reclame en zaken; diensten i.v.m. de verkoop van produkten), 36 (verzekeringen en financiën) en 39 (transport en opslag; postorderdiensten).
2.3 Otto heeft tevens, onder nummer 615245, een Benelux-depot verricht van het woordmerk 'Otto' voor waren in klasse 16 (drukwerken; brochures; briefpapier, enveloppen en andere schrijfbenodigdheden; reclame- en advertentiemateriaal (drukwerk); labels, niet van textiel; rekeningen (drukwerk); contracten; voornoemde waren betrekking hebbende op een postorderbedrijf en voor diensten in klassen 35 (reclame en commerciële zaken) en 39 (transport, verpakking en opslag van goederen; bezorging (levering) aan huis; voornoemde diensten in het kader van de diensten van een postorderbedrijf.
2.4 Op 15 januari 1971 heeft gedaagde sub 2 een eenmanszaak gevestigd onder de handelsnaam 'Administratiekantoor C.C. Otto', welke onderneming nadien in de vennootschap onder firma is ingebracht. Administratiekantoor C.C. Otto is vrijwel uitsluitend actief in de regio van vestiging.
2.5 Op 13 maart 1996 heeft Administratiekantoor C.C. Otto de domeinnaam www.otto.nl laten registreren, welke naam verwijst naar de website van Administratiekantoor C.C. Otto.
De vorderingen
3. Otto stelt merkinbreuk door Administratiekantoor C.C. Otto door gebruik te maken van de domeinnaam www.otto.nl. Zij doet in dit verband beroep op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder c en d van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (verder: BMW). Otto meent voorts dat het gebruik van de domeinnaam jegens haar in strijd is met artikel 5 Handelsnaamwet Pro en jegens haar onrechtmatig is. De onrechtmatigheid zou daarin schuilen dat het Otto onmogelijk is zelf de naam te gebruiken. Het handelen zou bovendien onrechtmatig zijn omdat de naam de suggestie wekt dat www.otto.nl betrekking heeft op een website van Otto. Otto lijdt naar zij stelt door het handelen van Administratiekantoor C.C. Otto aanzienlijke schade.
4. Otto vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, -kort samengevat- Administratiekantoor C.C. Otto zal gelasten het gebuik van de domeinnaam www.otto.nl te staken en medewerking te verlenen aan overschrijving van de domeinnaam op naam van Otto, een en ander met nevenvorderingen en op straffe van een dwangsom, en voorts dat de rechtbank gedaagden hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding van de door hun handelen door Otto geleden en/of nog te lijden schade, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente, en vergoeding van proceskosten.
Het verweer
5. Administratiekantoor C.C. Otto betwist de vorderingen en concludeert tot afwijzing. Kern van haar betoog is dat zij meent een ouder recht op de handelsnaam 'Otto' te hebben dan Otto. Zij bestrijdt -mede om die reden- inbreuk te maken op de merkenrechten van Otto of te handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet Pro. Van onrechtmatig handelen is naar zij meent evenmin sprake. Bij bespreking van dit laatste heeft zij aangevoerd dat de website op geen enkele wijze de suggestie wekt dat er enige band bestaat met Otto en dat bij raadpleging terstond blijkt dat de door haar aangeboden diensten geheel verschillen van de diensten van Otto. Administratiekantoor C.C. Otto acht niet aangetoond dat Otto enige schade zou hebben geleden. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft Administratiekantoor C.C. Otto nog de stelling betrokken dat Otto de aanduiding 'Otto' uitsluitend heeft gebruikt als handelsnaam, maar niet als merk, en dat Otto dus niet over een geldig merkenrecht beschikt.
De beoordeling van het geschil
6. Nu gedaagden binnen het arrondissement van deze rechtbank woonplaats hebben, is deze rechtbank gezien artikel 37 BMW Pro bevoegd van de op de BMW gebaseerde vorderingen van Otto kennis te nemen.
7. De rechtbank verwerpt de stelling van Administratiekantoor C.C. Otto dat zij zich zou kunnen beroepen op een oudere handelsnaam. Buiten discussie is dat Administratiekantoor C.C. Otto als eerste de handelsnaam 'Administratiekantoor C.C. Otto' heeft gevoerd, althans in de regio van vestiging. De rechtbank kan haar echter niet volgen in haar standpunt dat de naam 'Otto' als kenmerkend deel van deze handelsnaam moet worden aangemerkt, hetgeen kennelijk naar haar opvatting zou moeten leiden tot het oordeel dat zij geacht wordt ook als eerste deze handelsnaam gevoerd te hebben. Juist omdat de geslachtsnaam Otto veelvuldig voorkomt, acht de rechtbank integendeel kenmerkend deze naam in verbinding met de voorletters C.C. Tussen de handelsnamen 'Administratiekantoor C.C. Otto' en 'Otto' bestaat daarom een meer dan geringe mate van afwijking. Bovendien wijst Otto er terecht op dat Administratiekantoor C.C. Otto de handelsnaam uitsluitend in de eigen regio van vestiging als eerste heeft gevoerd zodat haar beroep op de oudste handelsnaam tot die regio beperkt is.
8. Het bovenstaande betekent echter niet dat Administratiekantoor C.C. Otto inbreuk maakt op de handelsnaam van Otto. De rechtbank is namelijk, mede gezien de bij conclusie van eis door Otto als productie 9 overgelegde afbeelding van de openingspagina van de website van Administratiekantoor C.C. Otto, met Administratiekantoor C.C. Otto van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam geen aanleiding kan geven tot enige verwarring over de identiteit van de onderneming. Gezien de grote bekendheid onder het publiek van de aard van het bedrijf van Otto zal bij opening van de website direct blijken dat men met een geheel andere onderneming te maken heeft, die op geen enkele wijze met Otto is gelieerd. Dit gegeven is niet alleen van belang voor de vraag of Administratiekantoor C.C. Otto jegens Otto onrechtmatig handelt, maar brengt ook met zich dat artikel 5 Handelsnaamwet Pro toepassing mist.
9. Evenmin kan worden geoordeeld dat het handelen van Administratiekantoor C.C. Otto, eventueel merkinbreuk daargelaten, op zichzelf reeds onrechtmatig is. Zoals overwogen is voor verwarring tussen beide ondernemingen niet te duchten. Het is voorts begrijpelijk dat Administratiekantoor C.C. Otto kiest voor een korte, makkelijk te onthouden, domeinnaam die bovendien goed aansluit bij haar handelsnaam. Dat Otto nu niet in staat is zelf voor deze domeinnaam te kiezen, kan Administratiekantoor C.C. Otto uiteraard niet kwalijk genomen worden. Terecht wijst zij erop dat Otto dit had kunnen verkomen door het belang van nieuwe media zoals Internet eerder te onderkennen.
10. Resteert de stelling van Otto dat Administratiekantoor C.C. Otto inbreuk maakt op haar merkenrechten. In dit verband is het meest verstrekkende verweer van Administratiekantoor C.C. Otto dat Otto in het geheel geen merkenrechten heeft omdat zij van de gedeponeerde merken geen gebruik maakt. Kennelijk beroept zij zich op verval van de merkenrechten door het ontbreken van 'normaal gebruik' als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder Pro a BMW. Otto heeft van dat gebruik uitdrukkelijk bewijs aangeboden. Zij zal tot dat bewijs worden toegelaten.
11. Het geschil tussen partijen kan pas na bewijslevering verder worden beoordeeld. Ongeacht de resultaten daarvan dient de vordering van Otto tot vergoeding van bij staat op te maken schade in ieder geval te worden afgewezen. Ondanks uitdrukkelijk verweer van Administratiekantoor C.C. Otto op dit punt heeft Otto niet nader aannemelijk gemaakt dat zij daadwerkelijk enige schade door de gestelde inbreuk op haar merken heeft geleden. Dit deel van de vordering is dan ook onvoldoende onderbouwd.
De beslissing
De rechtbank:
laat Otto toe door middel van getuigen te bewijzen dat zij binnen het Beneluxgebied normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 onder Pro a BMW heeft gemaakt gedurende de in dat artikel genoemde tijdvak van de door haar gedeponeerde merken voor de waren c.q. diensten, waarvoor de merken zijn ingeschreven;
bepaalt dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden op een in overleg met de procureurs van partijen te bepalen tijdstip in het gebouw van de rechtbank aan het Steegoversloot 36 te Dordrecht;
houdt elke nadere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 13 september 2000.
Rolnummer: 32344 HA ZA 00-2157
Datum : 13 september 2000