Uitspraak
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DORDRECHT
Vonnis van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Otto B.V,
gevestigd te Tilburg,
eiseres,
procureur: mr. E.D. Rentema,
advocaat: mr. W.A. Hoyng te Amsterdam,
tegen
1. de vennootschap onder firma
Administratiekantoor C.C. Otto v.o.f.,
gevestigd en kantoorhoudende te Sliedrecht,
en haar vennoten:
2. Catharina Cornelia Otto-Jongenelen en
3. Florus Otto,
beiden wonende te Sliedrecht,
gedaagden,
procureur: mr. V.J. Groot,
advocaat: mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage.
Partijen worden hieronder aangeduid als Otto en Administratiekantoor C.C. Otto.
Het verdere procesverloop
1. In haar tussenvonnis van 13 september 2000 heeft de rechtbank vastgesteld dat Administratiekantoor C.C. Otto zich niet kan beroepen op een oudere handelsnaam. De rechtbank verwierp de stellingen van Otto dat het gebruik door Administratiekantoor C.C. Otto van de domeinnaam www.otto.nl inbreuk maakt op de handelsnaam van Otto en de stelling dat dit gebruik, nog afgezien van de merkenrechten van Otto, op zichzelf reeds jegens Otto onrechtmatig is. De vordering van Otto tot vergoeding van bij staat op te maken schade werd niet toewijsbaar geoordeeld. Tot slot werd Otto toegelaten te bewijzen dat zij binnen het Beneluxgebied normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 onder Pro a van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (verder wederom: BMW) heeft gemaakt gedurende de in dat artikel genoemde tijdvak van de door haar gedeponeerde merken voor de waren c.q. diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dit bewijs werd relevant door het beroep van Administratiekantoor C.C. Otto op verval van de merkenrechten van Otto door het ontbreken van het in dat artikel genoemde 'normaal gebruik'.
2. Otto heeft ter voldoening aan de bewijsopdracht bij akte producties in het geding gebracht. Administratiekantoor C.C. Otto heeft daarop bij akte gereageerd. Otto heeft voorts op 9 november 2000 ter griffie van deze rechtbank een tweetal videobanden en een catalogus gedeponeerd. Daartegen is door Administratiekantoor C.C. Otto bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft bepaald dat zij geen kennis van het depot zal nemen. Partijen hebben hun standpunten nogmaals bepleit ter zitting van 28 februari 2001. De akte die Administratiekantoor C.C. Otto bij die gelegenheid had willen nemen is geweigerd omdat het te laat aan de wederpartij en de rechtbank ter kennisneming was toegezonden.
De verdere beoordeling van het geschil
3. Otto heeft als bewijs onder meer overgelegd voorpagina's van haar catalogus van 1986, 1990, 1997, 1998 en 2000 en gesteld (pleitnota onder 23) dat deze gidsen in grote getale zijn verspreid. Hoewel Otto dit niet met zoveel woorden aanvoert, neemt de rechtbank aan dat de gidsen binnen het Beneluxgebied zijn verspreid omdat de gidsen kennelijk Nederlandstalig zijn. Otto heeft verder overgelegd foto's van reclame voor 'Otto' op billboards en een tram.
4. Administratiekantoor C.C. Otto heeft de reclame-uitingen en verspreiding van de gidsen als zodanig niet bestreden. Zij meent echter met verwijzing naar de beslissing van het Benelux Gerechtshof van 20 december 1996 inzake Europabank (N.J. 1997/313) dat het voorgaande slechts aantoont dat Otto haar handelsnaam gebruikt, maar niet dat zij die naam tevens gebruikt ter onderscheiding van waren en/of diensten die zij in haar catalogus ter verkoop aanbiedt. 'Otto' merkproducten bestaan volgens Administratiekantoor C.C. Otto niet.
5. De rechtbank vindt dit standpunt onjuist. Door de vermelding van het merk op de catalogi en op billboards die naar catalogi verwijzen wordt een direct verband gelegd tussen het merk en de door Otto aangeboden postorderdienst, zodanig dat Otto haar dienst daarmee voor het publiek onderscheidt van die van de concurrentie. Daaraan doet niet af dat het merk samenvalt met de handelsnaam en dus tevens, maar niet uitsluitend, naar de onderneming verwijst. Evenmin is van belang dat in de catalogi van Otto geen producten met het merk te vinden zijn omdat Otto met het merk niet die producten, maar haar dienst wil onderscheiden.
6. De rechtbank stelt vast dat het merk in ieder geval door Otto wordt gebruikt voor haar postorderdiensten. Verval van dat merkenrecht is niet aan de orde. De door Administratiekantoor C.C. Otto gekozen domeinnaam is aan te merken als gebruik in het economisch verkeer van een merk anders dan ter onderscheiding van waren als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder d BMW.
7. Administratiekantoor C.C. Otto meent niettemin geen inbreuk op het merk van Otto te maken. Zij voert het navolgende aan.
A. Administratiekantoor C.C. Otto heeft de domeinnaam gezien haar oudere handelsnaam te goeder trouw laten registreren.
B. Er is een geldige reden voor gebruik van het merk. Administratiekantoor C.C. Otto heeft er belang bij zich onder de naam 'Otto' aan haar klanten te presenteren omdat zij onder deze naam bij haar klanten bekend staat. Een korte naam is ook makkelijker te gebruiken. Administratiekantoor C.C. Otto heeft bovendien een eigen recht van oudere datum, namelijk haar handelsnaam.
C. Het voeren van de geslachtsnaam van de vennoten van Administratiekantoor C.C. Otto als handelsnaam is toelaatbaar, ook al zou daardoor inbreuk op het merk van Otto worden gemaakt, omdat die handelsnaam ouder is.
D. Administratiekantoor C.C. Otto doet beroep op lid 7 (thans lid 8) van artikel 13A: gebruik op grond van een ouder recht van plaatselijke betekenis.
E. Het gebruik van de domeinnaam haakt niet aan bij de reputatie van Otto en leidt evenmin tot verwarringsgevaar.
8. Deze stellingen gaan niet op. Het betoog leunt sterk op het uitgangspunt dat Administratiekantoor C.C. Otto zich kan beroepen op een oudere handelsnaam, gelijk aan het door Otto gedeponeerde merk. In het tussenvonnis is dit uitgangspunt onjuist geoordeeld. Het al dan niet te goeder trouw zijn doet overigens, zoals Otto terecht opmerkt, niet ter zake.
9. Dat Administratiekantoor C.C. Otto juist deze domeinnaam zouden moeten laten registreren ziet de rechtbank niet in. De rechtbank heeft Administratiekantoor C.C. Otto ter zitting reeds voorgehouden dat een domeinnaam als bij voorbeeld www.ccotto.nl zeer bruikbaar lijkt en bovendien de aardigheid in zich heeft dat de naam cliënten uitnodigt tot toezending van administratie aan Administratiekantoor C.C. Otto (de afkorting 'CC' staat immers voor 'carbon copy').
10. Het gebruik van de domeinnaam door Administratiekantoor C.C. Otto kan tot slot afbreuk doen aan de reputatie van het merk van Otto. De rechtbank is het met Otto eens dat het geen professionele indruk op het publiek maakt indien de voor de hand liggende domeinnaam www.otto.nl niet blijkt te verwijzen naar het bedrijf van Otto.
11. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen van Otto dienen te worden toegewezen, de vordering tot betaling van schadevergoeding uitgezonderd. De rechtbank begrijpt de vorderingen aldus dat het onder II gestelde cumulatief gevorderd wordt. De rechtbank ziet voorts aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen tot na te melden bedragen.
De beslissing
De rechtbank:
1. gelast gedaagden met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam www.otto.nl direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan hen verbonden rechtspersoon te staken en gestaakt te houden;
2. gelast gedaagden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinregistratie www.otto.nl op naam wordt gezet van Otto B.V., postbus 90 200, 5000 LX te Tilburg, een en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van gedaagden) zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Otto ondertekend) verzoek daartoe en gelast gedaagden op eerste verzoek alle daartoe door voornoemde stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van de eventueel door voornoemde stichting te maken kosten;
3. gelast gedaagden om van alle in het kader van de hiervoor bedoelde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan een afschrift aan de raadsman van Otto te zenden;
veroordeelt gedaagden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1.000,- voor elke dag - een gedeelte van een dag voor een hele gerekend - dat gedaagden met volledige nakoming van deze bevelen in gebreke blijven;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
bepaalt dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het onder 2 vermelde bevel;
bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 april 2001.