Uitspraak
PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DORDRECHT
Vonnis in kort geding
in de zaak van
de vennootschap naar het recht van de plaats harer vestiging
Nuova Fima S.p.A.,
gevestigd te Invorio (Italië),
eiseres,
advocaat: mr. V.M. Weski,
procureur: mr. E.D. Rentema,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Badotherm Procesinstrumentatie B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
gedaagde,
advocaten: mrs. P.G. Gilhuis en N.D.R. Nefkens,
procureur: mr. P.G. Gilhuis.
Partijen worden hieronder aangeduid als Nuova Fima en Badotherm.
Het procesverloop
De president heeft ter terechtzitting van 19 april 2001 kennis genomen van de volgende processtukken:
dagvaarding van 3 april 2001,
pleitnotities van Nuova Fima,
pleitnotities van Badotherm,
de door partijen overgelegde producties.
De feiten
Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:
Nuova Fima ontwikkelt, fabriceert en exporteert drukmeters, thermometers en andere procesinstrumenten. Als productcode voor drukmeters heeft zij onder meer de aanduiding MGS gehanteerd. Nuova Fima heeft MGS niet als merk gedeponeerd.
Badotherm heeft, in ieder geval vanaf 1990, tot en met 1998 drukmeters van Nuova Fima verkocht alsmede drukmeters van andere fabrikanten en door haar zelf gefabriceerde drukmeters. Daarbij heeft Badotherm mede gebruik gemaakt van de productaanduiding MGS.
Badotherm is overgegaan tot het deponeren van MGS als merk bij het Benelux Merkenbureau.
De vordering
Nuova Fima vordert dat Badotherm bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld om:
met onmiddellijke ingang het gebruik van de benaming en het merk MGS en daarmee overeenstemmende namen en tekens te staken en gestaakt te houden, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,-- voor iedere overtreding van dit verbod;
tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Nuova Fima te voldoen een voorschot van
· f 100.000,-- ten titel van de door Nuova Fima te vergoeden schade of af te dragen winst;
binnen veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Nuova Fima een door een register-accountant gecertificeerde opgave te doen van:
a. het aantal door Badotherm ingekochte c.q. in opdracht van Badotherm gefabriceerde drukmeters die door Badotherm onder de benaming MGS zijn verkocht;
b. de nog bij Badotherm aanwezige voorraad drukmeters, die onder de benaming MGS zal worden verkocht;
c. het aantal en de omvang van de eventueel nog uitstaande orders ter zake van de drukmeters die onder de benaming MGS zullen worden verkocht;
d. de namen en adressen van al degenen aan wie Badotherm vanaf januari 1990 drukmeters onder de benaming MGS heeft verkocht;
e. de namen en adressen van leveranciers of fabrikanten van de drukmeters die door Badotherm onder de benaming MGS zijn verkocht, alsmede de namen en adressen van alle overige bij de verhandeling en/of productie betrokken personen;
zulks op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Badotherm in gebreke blijft aan dit gebod te voldoen;
met veroordeling van Badotherm in de kosten van het geding.
Zij stelt daartoe - kort samengevat - het volgende.
Het gebruik van de benaming MGS door Badotherm is in strijd met de vereiste zorgvuldigheid jegens Nuova Fima, aangezien daardoor verwarring is ontstaan en valt te duchten tussen de drukmeters van Nuova Fima en Badotherm. Door het bedoelde gebruik haakt Badotherm daarnaast aan bij de reputatie en bekendheid van Nuova Fima als gevolg waarvan zij profiteert van die reputatie en bekendheid. Voorts is het gebruik onrechtmatig omdat de benaming MGS aan onderscheidend vermogen zal inboeten en de wervende kracht van deze benaming zal verminderen. Daardoor zal de benaming MGS verwateren.
Door dit onrechtmatig gebruik door Badotherm van de naam MGS heeft Nuova Fima schade geleden die vooralsnog wordt begroot op f 1.655.097,84. Nuova Fima heeft recht op een voorschot op de door Badotherm verschuldigde schadevergoeding. Tevens heeft Nuova Fima, teneinde de schade definitief te kunnen vaststellen, er recht en belang bij dat Badotherm rekening en verantwoording zal afleggen van de omzet en winst die zij heeft gegenereerd ter zake van de door haar vanaf januari 1990 onder de naam MGS verkochte drukmeters.
Het verweer
Badotherm heeft de vorderingen gemotiveerd weersproken. De inhoud van haar verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven.
De beoordeling
Badotherm heeft zich op het standpunt gesteld dat de President van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht niet bevoegd zou zijn om van de vorderingen van Nuova Fima kennis te nemen aangezien in de overeenkomsten tussen partijen als forum de rechter te Verbania, Italië is gekozen. Dit verweer kan evenwel niet slagen. Deze forumkeuze is slechts van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen partijen. De onderhavige vorderingen zijn evenwel gebaseerd op een vermeende onrechtmatige daad aan de zijde van Badotherm door gebruik te maken van de aanduiding MGS. Dat staat los van de overeenkomsten tussen partijen zodat de gemaakte forumkeuze niets afdoet aan de bevoegdheid van de President te Dordrecht om op grond van artikel 5 EEX van de onderhavige vorderingen kennis te nemen.
Alle door Nuova Fima ingestelde vorderingen hebben te gelden als vorderingen waarbij, op basis van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW), in rechte bescherming wordt ingeroepen voor de aanduiding MGS. Op grond van artikel 12A van de Benelux Merkenwet (BMW) kan evenwel niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1 van die wet, tenzij hij het op een regelmatige wijze heeft gedeponeerd. Van een aanvullende bescherming ex artikel 6:162 BW kan voor tekens die als merk kunnen worden beschermd maar niet als zodanig zijn gedeponeerd, geen sprake zijn.
De aanduiding MGS kan, zulks is tussen partijen ook niet in geschil, als merk worden beschouwd in de zin van artikel 1 BMW. Het staat vast dat het merk niet door Nuova Fima is gedeponeerd. Dit betekent dat, op grond van artikel 12A BMW voor de aanduiding MGS in rechte geen bescherming kan worden ingeroepen, ook niet op basis van artikel 6:162 BW. De in artikel 12B BMW opgenomen uitzondering op deze regel is - anders dan Nuova Fima heeft gesteld - niet aan de orde, nu deze uitzondering nu juist betrekking heeft op niet-merken.
Nuova Fima is daarom niet-ontvankelijk in haar vorderingen en deze zullen dan ook worden afgewezen. Hetgeen overigens door partijen is aangevoerd behoeft gezien het vorenstaande geen bespreking meer.
Nuova Fima zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
De beslissing in kort geding
De president:
Wijst de vorderingen af;
Veroordeelt Nuova Fima in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Badotherm bepaald op ƒ 1.550,-- aan salaris van de procureur en ƒ 400,-- aan verschotten;
Dit vonnis is gewezen door mr. F.L.J.M. Heijnen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 mei 2001.