Uitspraak
rolnummer : 48511 HA ZA 03-2206
datum : 24 maart 2004
RECHTBANK DORDRECHT
Sector Civiel Recht
Vonnis van de meervoudige kamer
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
Intel Corporation,
gevestigd te Santa Clara, Californië (VS),
eiseres,
procureur: mr. J.A. Visser,
tegen
1. [gedaagde 1],
wonende te [woonplaats],
2. de besloten vennootschap
[gedaagde 2] B.V.
gevestigd te Sliedrecht,
gedaagden,
procureur: mr. J.H. Silfhout.
Eiseres wordt hieronder aangeduid als Intel, gedaagde sub 1 als [gedaagde 1], gedaagde sub 2 als [gedaagde 2] en gedaagden gezamenlijk als [gedaagden 1+2].
Het procesverloop
1. De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:
* dagvaarding van 24 maart 2003,
* conclusie van antwoord,
* conclusie van repliek,
* conclusie van dupliek,
* pleitnotities van beide partijen,
* de door beide partijen overgelegde producties.
De vaststaande feiten
2. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.
3. Intel is houdster van het merk INTEL. Dit merk is onder meer geregistreerd voor waren in de klassen 9 (computersoftware), 37 (onderhoudsdiensten en ondersteuningsdiensten voor computer- en netwerkhardware) en 42 (onder meer computeradviesdiensten en ontwerp en implementatie van netwerken), waarbij het computergerelateerde producten en diensten betreft.
4. Intel is tevens houdster van de Beneluxmerken INTEL INSIDE, INTEL TEAMSTATION, INTEL ANYPOINT, INTEL PLAY, INTEL SPEEDSTEP, INTEL XSCALE, welke merken voor computergerelateerde producten en diensten onder meer zijn geregistreerd in de klassen 9 en 42.
5. [gedaagde 1] heeft op 18 augustus 2000 een Beneluxdepot verricht voor het woord/beeldmerk IntellAct voor waren in de klassen 9, 37 en 42. Deze registratie heeft het nummer 687076. Dit depot heeft later plaatsgevonden dan de depots door Intel van de hiervoor (r.o. 3. en 4.) genoemde merken.
6. [gedaagde 1] is, via Rietlanden Holding B.V., directeur/enig aandeelhouder van [gedaagde 2].
7. [gedaagde 2] gebruikt het merk IntellAct sinds 1996 voor een softwareproduct dat zorgaanbieders ondersteunt bij de cliëntenadministratie, de zorgplanning en de zorguitvoering alsmede voor de implementatie en begeleiding van dit product.
8. In 2000 heeft [gedaagde 1] voorts de domeinnaam <intellact.nl> laten registreren. De bezoeker van dit internetadres wordt doorgelinkt naar de homepage van [gedaagde 2]. Op deze site wordt gebruik gemaakt van het merk IntellAct.
De vordering
9. Intel vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
a. de Benelux merkregistratie nummer 687076 op naam van [gedaagde 1] en zoals omschreven in de dagvaarding nietig zal worden verklaard alsmede dat de doorhaling zal worden bevolen van deze inschrijving in het register van het Benelux Merkenbureau;
b. [gedaagden 1+2] zal worden bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis ieder gebruik van het teken INTELLACT of enig ander met de in de dagvaarding onder 1 en 2 genoemde merken van Intel overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;
c. [gedaagde 1] zal worden bevolen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam <intellact.nl> om niet en zonder enige restricties op naam wordt gezet van - en voor zover nodig wordt overgedragen aan - Intel, althans een door Intel aan te wijzen vennootschap, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland door:
(i) indiening via de provider van [gedaagde 1], zowel per telefax als per aangetekende brief, van een mede door of namens Intel, althans de door haar aangewezen vennootschap, ondertekend verzoek daartoe; en
(ii) daartoe op eerste verzoek van voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;
d. [gedaagden 1+2] hoofdelijk zullen worden veroordeeld alle eventuele door de onder c. genoemde Stichting te maken kosten te vergoeden binnen maximaal twee dagen na ontvangst van het betalingsverzoek;
e. [gedaagde 1] zal worden veroordeeld om ten bewijze van de juiste nakoming van het sub c. omschreven bevel en de sub d. omschreven veroordeling alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, aan de raadsman van Intel, mr. Ch. Gielen te Amsterdam, te zenden;
f. zal worden bepaald dat, indien [gedaagde 1] na ommekomst van een termijn van drie werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis niet aan het sub c. omschreven bevel heeft voldaan, dit vonnis in de plaats treedt van en dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte (als bedoeld in artikel 3:300 BW Pro), strekkende tot overdracht van de domeinnaam <intellact.nl> aan Intel en dat De Heer in dat geval zal worden veroordeeld in de kosten die Intel heeft moeten maken teneinde de overdracht te bewerkstelligen;
g. het sub b. tot en met e. gevorderde op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van telkens 10.000,-- ineens voor iedere niet-nakoming van enig onderdeel van de onder b. tot en met e. omschreven bevelen/veroordelingen (de sub d. genoemde vergoedingsverplichting jegens de Stichting daaronder uitdrukkelijk begrepen), alsmede 5.000,-- voor iedere dag dat deze niet-nakoming voortduurt;
h. [gedaagden 1+2] hoofdelijk zullen worden veroordeeld tot vergoeding aan eiseres van alle schade, kosten en interesten, zulks in redelijkheid begroot op 10.000,--, althans op een bedrag nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding;
i. met hoofdelijke veroordeling van [gedaagden 1+2] in de kosten van het geding.
Zij stelt daartoe het volgende.
10. Door het gebruik van het teken IntellAct plegen [gedaagden 1+2] merkinbreuk jegens Intel. Intel kan zich tegen dit gebruik verzetten omdat het teken overeenstemt met de merken van Intel en mede wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, zodat gevaar voor verwarring inhoudende gevaar voor associatie bestaat (artikel 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet). INTEL heeft in de Benelux te gelden als een "bekend merk" in de zin van de Benelux Merkenwet (verder te noemen: BMW), zodat het verwarringsgevaar des te groter is. Door het gebruik van het teken IntellAct wordt afbreuk gedaan aan en/of ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van het merk INTEL. Het veroorzaken van dit verwateringsgevaar is onrechtmatig.
11. Het door verrichte depot staat op grond van artikel 3 juncto Pro artikel 14B sub 1 van de BMW aan vernietiging bloot.
12. Intel kan zich ook verzetten tegen het gebruik door [gedaagden 1+2] van het teken <intellact.nl> als domeinnaam. Indien dit gebruik al niet zou vallen onder het bepaalde in artikel 13A lid onder b of c van de BMW, kan Intel zich tegen dat gebruik verzetten op grond van artikel 13A lid 1 onder d van de BMW. De domeinnaam wordt immers in het economisch verkeer gebruikt, is overeenstemmend met INTEL en als gevolg hiervan wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van INTEL.
13. Intel heeft als gevolg van de door [gedaagden 1+2] gepleegde merkinbreuken schade geleden en dreigt verdere schade te lijden, onder andere door waardevermindering van haar merkrecht door exclusiviteitverlies. Tevens bestaat de geleden schade uit de door Intel gemaakte buitengerechtelijke kosten.
Het verweer
14. De conclusie van [gedaagden 1+2] strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Intel in de kosten van het geding. Zij voeren als verweer het volgende aan.
15. Er is geen sprake van overeenstemming tussen de merken INTEL en IntellAct. Sinds het begin van het gebruik van het merk IntellAct in 1996 heeft zich geen verwarring voorgedaan.
16. De gespecialiseerde software van [gedaagde 2] is op geen enkele wijze soortgelijk aan de chip (hardware) waarvoor Intel haar merk gebruikt. De beperkte doelgroep van specialisten in de gezondheidszorg beschikt over voldoende deskundigheid en onderscheidingsvermogen om het softwareprogramma van [gedaagde 2] niet met de chip van Intel te verwarren. Voor zover Intel ook software aanbiedt, betreft dit ontwikkelingssoftware, bestemd voor computerprogrammeurs. Deze software is wezenlijk verschillend van de software van [gedaagde 2] en bestemd voor een ander publiek. De enkele mogelijkheid tot associatie zonder dat sprake is van verwarringsgevaar, is onvoldoende om tot een inbreuk te concluderen. Er is geen gevaar voor schade op grond van verlies van reputatie of onderscheidend vermogen voor INTEL.
17. De door Intel gevraagde termijnen zijn onredelijk kort en de gevraagde dwangsommen zijn onredelijk hoog.
De bevoegdheid van de rechtbank
18. Ingevolge artikel 37B van de BMW stelt de rechter zijn bevoegdheid uitdrukkelijk vast. De rechtbank is ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de BMW bevoegd om van de onderhavige zaak kennis te nemen aangezien [gedaagden 1+2] woonachtig respectievelijk gevestigd zijn binnen het arrondissement Dordrecht.
De beoordeling van het geschil
19. Allereerst zal moeten worden beoordeeld of het teken IntellAct overeenstemt met het merk INTEL. Van overeenstemming tussen merk en teken is sprake wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Dat is in dit geval aan de orde. Daartoe wordt het volgende overwogen.
20. De onderscheidende kracht van het merk INTEL is groot omdat het merk een fantasienaam is die de waren niet beschrijft en ook niet verwijst naar de eigenschappen van de waren. Tussen partijen staat vast dat het merk INTEL reeds jarenlang door Intel wordt gebruikt en, door uitgebreide promotionele en publicitaire activiteiten en wijdverbreid gebruik van de met het merk INTEL aangeduide producten, wereldwijd een grote, algemene bekendheid geniet. Het merk INTEL wordt door Intel ook in combinatie met andere tekens als merkvarianten gebruikt, zoals weergegeven in r.o. 4.
21. Het teken IntellAct wordt op een speciale manier afgebeeld, namelijk door niet alleen de beginletter van het teken kapitaal af te beelden maar ook de tussenletter 'A'. Door deze weergave van het teken IntellAct worden de delen 'Intell' en 'Act' in zekere mate van elkaar gescheiden waardoor de indruk ontstaat dat het teken uit twee zelfstandige onderdelen, namelijk 'Intell' en 'Act' bestaat. Daardoor wordt het effect bereikt dat het teken 'IntellAct' niet als één woord wordt gelezen maar als de afzonderlijke woorden 'Intell' en 'Act', waarbij het woord 'Act' gemakkelijk als toevoeging bij het woord 'Intell' kan worden opgevat. Dit heeft tot gevolg dat de aandacht van het publiek zal vallen op het woord 'Intell'. Dit zal niet alleen het geval zijn bij het waarnemen van het teken (visuele aspect). Ook bij het uitspreken van het teken IntellAct (auditieve aspect) wordt door de kapitale afbeelding van de tussenletter 'A' gemakkelijk een cesuur geplaatst tussen de woorden 'Intell' en 'Act'. Het teken wordt als gevolg niet, zoals [gedaagde 1+2] hebben betoogd, uitgesproken als het woord 'intellect' maar als twee afzonderlijke woorden. Daardoor valt op het woord 'Intell' afzonderlijk de nadruk.
22. Tussen de woorden 'INTEL' en 'Intell' is - vanwege slechts het verschil van één, bij het uitspreken niet hoorbare, extra 'l' in het woord 'Intell' - zowel in visueel als auditief opzicht een zodanige gelijkenis aanwezig dat, mede gelet op de onderscheidende kracht en de bekendheid van het merk INTEL en het gebruik van dit merk in combinaties met andere tekens (r.o. 4), de reële mogelijkheid bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek dat met het teken IntellAct wordt geconfronteerd associaties tussen dit teken en het merk INTEL worden gewekt. Daarmee staat vast dat het teken IntellAct overeenstemt met het merk INTEL.
23. Het merk INTEL is onder meer ingeschreven (en wordt gebruikt) voor producten en diensten in de klassen 9 (computersoftware) en 42 (automatiseringsdiensten). Het teken IntellAct wordt gebruikt ter aanduiding van een softwareproduct en voor de implementatie en begeleiding van dit product en aldus voor waren en diensten waarvoor ook het merk INTEL is ingeschreven. Gelet hierop behoeft het verweer van [gedaagden 1+2] dat geen sprake zou zijn van soortgelijke waren geen nadere bespreking.
24. Gegeven de erkende inschrijvingen van het merk INTEL kan Intel zich als uitsluitend gerechtigde ingevolge artikel 13A lid 1 onder b van de BMW tegen dit gebruik verzetten indien door dit gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan. Gelet op de onderscheidingskracht en de grote bekendheid van het merk INTEL, de mate van overeenstemming tussen het teken IntellAct en het merk INTEL en de overeenstemming tussen de waren waarvoor het merk INTEL is gedeponeerd en het teken IntellAct wordt gebruikt, is van een dergelijk verwarringsgevaar sprake. Het verweer van [gedaagden 1+2] dat er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat het publiek dat de producten die worden aangeduid met het teken IntellAct koopt deskundig is, wordt verworpen. Uit het verhandelde ter gelegenheid van het pleidooi is gebleken dat niet alleen (medisch) specialisten betrokken zijn bij de aanschaf en het gebruik van het product maar een veel breder publiek bestaande uit medewerkers met uiteenlopende functies binnen allerlei soorten van zorginstellingen. Deze gebruikers van het product worden op meerdere wijzen, zoals bij het lezen van de handleiding en bij het opstarten van het softwareprogramma, met het teken IntellAct geconfronteerd. Ook het verweer van [gedaagden 1+2] dat nimmer van verwarring is gebleken, wordt verworpen. Doorslaggevend is immers niet of daadwerkelijk van verwarring is gebleken maar of sprake is van gevaar voor verwarring.
25. Gelet op het voorgaande, dient de vordering van Intel om [gedaagden 1+2] te bevelen om het gebruik van het teken IntellAct te staken te worden toegewezen. Daarbij geldt wel dat de vordering van Intel om ieder gebruik van het teken IntellAct of enig ander met de in het lichaam van de dagvaarding onder 1 en 2 genoemde merken van Intel overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, te vaag en te ruim omschreven is. Het bevel zal worden beperkt tot een bevel aan [gedaagden 1+2] om het gebruik van het teken IntellAct te staken voor zover het gebruik in het economisch verkeer betreft voor waren en diensten waarvoor het merk INTEL is ingeschreven alsmede voor soortgelijke waren. Tevens zal het bevel voor [gedaagden 1+2] een verbod omvatten om het teken IntellAct te gebruiken ten behoeve van een domeinnaam. Daartoe wordt het volgende opgemerkt.
26. Het gebruik van de domeinnaam <intellact.nl> kan worden aangemerkt als gebruik in het economisch verkeer van een merk anders dan ter onderscheiding van waren zoals bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder d van de BMW. Dat betekent dat Intel zich tegen het gebruik van de domeinnaam kan verzetten indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merk INTEL. De stelling van Intel dat daarvan sprake is, is door [gedaagden 1+2] niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. Dat betekent dat het bevel tot het staken van het gebruik van het teken IntellAct ook het gebruik van de domeinnaam <intellact.nl> zal dienen te omvatten. De vordering die erop gericht is dat de domeinnaam op naam van Intel wordt gesteld danwel aan Intel wordt overgedragen en de daaraan verbonden nevenvorderingen, waartegen zich overigens niet hebben verweerd, kunnen worden toegewezen. Dit met dien verstande dat de stellingen van Intel geen grondslag bieden voor (hoofdelijke) veroordeling van [gedaagden 1+2] in de eventuele kosten die een derde (de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) zou moeten maken, zodat de daarop gerichte nevenvordering (sub d.) zal worden afgewezen.
27. Gelet op de duur van de periode waarin [gedaagden 1+2] ongestoord gebruik hebben kunnen maken van het teken IntellAct en de aard van de door [gedaagden 1+2] te treffen maatregelen teneinde het gebruik van het teken te staken en de bedrijfsvoering daarop aan te passen, ziet de rechtbank aanleiding om de termijn waarbinnen aan het bevel daartoe dient te zijn voldaan te bepalen op dertig dagen. De rechtbank ziet voorts aanleiding om de hoogte van de eventueel te verbeuren dwangsommen te maximeren tot in totaal een bedrag ad 1.000.000,-. De gevorderde termijn in verband met de toezending van correspondentie aan de raadsman van Intel (vordering sub e.) zal, in verband met een redelijke mogelijkheid voor [gedaagden 1+2] om tijdig uitvoering te kunnen geven aan de desbetreffende veroordeling, worden gerelateerd aan werkdagen.
28. Nu tussen partijen vast staat dat het teken IntellAct later is gedeponeerd dan het merk INTEL kan - gelet op hetgeen reeds hiervoor is overwogen aangaande de mate van overeenstemming tussen de merken INTEL en IntellAct, de overeenstemming tussen de waren en diensten waarvoor de depots hebben plaatsgevonden en het verwarringsgevaar - op grond van het bepaalde in artikel 14B sub 1 juncto artikel 3, tweede lid, van de BMW de vordering van Intel tot nietigverklaring van de Benelux merkregistratie nummer 687076 worden toegewezen. Ook zal, zoals gevorderd door Intel, de doorhaling worden bevolen van deze inschrijving.
29. Intel heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de merkinbreuk door [gedaagden 1+2] (mogelijk) schade heeft geleden. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten is niet nader gemotiveerd en onderbouwd. Niet is gebleken dat de aan de zijde van Intel aan dit geding voorafgaande verrichtingen meer omvatten dan de verrichtingen waarvoor de in artikel 237 tot Pro en met 240 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. De vordering tot schadevergoeding, al dan niet nader op te maken bij staat, zal dan ook als onvoldoende gemotiveerd worden afgewezen.
30. [gedaagden 1+2] zullen, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de proceskosten. Door Intel is niet gesteld op grond waarvan een hoofdelijke veroordeling op zijn plaats zou zijn. In zoverre zal de vordering dan ook worden afgewezen.
De beslissing
De rechtbank:
A. verklaart nietig de Benelux merkregistratie nummer 687076 op naam van [gedaagde 1] voor het woord/beeldmerk IntellAct voor waren in de klassen 9 (software), 37 (onderhoud en updating van computersystemen) en 42 (ondermeer automatiseringsdiensten en ontwerp en ontwikkeling van computersystemen);
B. beveelt de doorhaling van voormelde inschrijving;
C. beveelt [gedaagden 1+2] om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken IntellAct te staken en gestaakt te houden voor zover dit gebruik in het economisch verkeer betreft voor waren en diensten waarvoor het merk INTEL is ingeschreven alsmede voor soortgelijke waren;
D. beveelt [gedaagden 1+2] om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam <intellact.nl> te staken en gestaakt te houden;
E. beveelt [gedaagde 1] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is om te bewerkstellingen dat de domeinnaam <intellact.nl> om niet en zonder enige restricties op naam wordt gezet van - en voor zover nodig wordt overgedragen aan - Intel, althans een door Intel aan te wijzen vennootschap, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland door:
(i) indiening via de provider van [gedaagde 1], zowel per telefax als per aangetekende brief, van een mede door of namens Intel, althans de door haar aangewezen vennootschap, ondertekend verzoek daartoe; en
(ii) daartoe op eerste verzoek van voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;
F. veroordeelt om ten bewijze van de juiste nakoming van het onder E. gegeven bevel alle in dit verband te voeren correspondentie binnen één werkdag na verzending dan wel ontvangst, aan de raadsman van Intel, mr. Ch. Gielen te Amsterdam, te zenden;
G. bepaalt dat, indien [gedaagde 1] na ommekomst van een termijn van drie werkdagen na betekening van dit vonnis niet aan het sub E. omschreven bevel heeft voldaan, dit vonnis in de plaats treedt van en dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte (als bedoeld in artikel 3:300 BW Pro), strekkende tot overdracht van de domeinnaam <intellact.nl> aan Intel en veroordeelt in dat geval [gedaagde 1] in de kosten die Intel heeft moeten maken teneinde de overdracht te bewerkstelligen;
H. het sub C. tot en met F. gevorderde op verbeurte van een dwangsom van telkens 10.000,-- ineens voor iedere niet-nakoming van enig onderdeel van de onder C. tot en met F. omschreven bevelen/veroordelingen, alsmede 5.000,-- voor iedere dag dat deze niet-nakoming voortduurt, met dien verstande dat in totaal ten hoogste 1.000.000,-- (een miljoen euro) aan dwangsommen kan worden verbeurd;
I. veroordeelt [gedaagden 1+2] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Intel bepaald op 1.560,-- aan salaris van de procureur en 410,-- aan verschotten, waarvan 205,-- aan griffierecht;
J. verklaar het vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;
K. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mrs. De Heij, Vink en Lock en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 24 maart 2004.