Uitspraak
vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/344190 / KG ZA 18-441
Vonnis in kort geding van 10 december 2018
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SNOCOM B.V.,
gevestigd te Hengelo,
eiseres,
advocaat mr. M.D. Leenders te Eindhoven,
tegen
[gedaagde],
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde,
procederend in persoon.
Partijen zullen hierna Snocom en [gedaagde] worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 8
- de producties 1 tot en met 9 van [gedaagde]
- de mondelinge behandeling van 26 november 2018
- de ter zitting overgelegde vervangende productie 5 van [gedaagde]
- de pleitnota van Snocom
- de pleitnota van [gedaagde]
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
De heer [zoon gedaagde] (hierna: [zoon gedaagde] ), zoon van [gedaagde] , heeft in het kader van zijn afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU) een uitvinding gedaan waarmee sneeuw op succesvolle wijze kan worden gecomprimeerd. Samen met [gedaagde] heeft [zoon gedaagde] vervolgens een machine ontwikkeld die deze uitvinding belichaamt, de zogenaamde Snowcuber.
2.2.
[zoon gedaagde] en [gedaagde] hebben op 6 maart 2013 de vennootschap ASR Innovations B.V. opgericht en daarin de Snowcuber ingebracht. Deze vennootschap heeft volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel als activiteit het ontwikkelen, produceren en verkopen van luchtvaart- en klimaatgerelateerde machines inclusief opbouw. De naam van de vennootschap is na enkele maanden gewijzigd in Snocom.
2.3.
Op 8 april 2013 is ten aanzien van de Snowcuber op naam van de TU een internationale octrooiaanvraag ingediend in de Verenigde Staten. Het US Patent Office heeft op deze aanvraag een patent toegekend met nummer [00000] . Op
27 november 2013 is op naam van [zoon gedaagde] en [gedaagde] gezamenlijk in de Verenigde Staten een modelrecht aangevraagd behorend bij dat patent. Het modelrecht is toegekend onder nummer [11111]
2.4.
[zoon gedaagde] en [gedaagde] hielden via hun respectievelijke vennootschappen HPM Holding B.V. en Corsaer Holding B.V. de aandelen in Snocom. Ook waren [zoon gedaagde] en [gedaagde] via die BV’s beiden zelfstandig bevoegd bestuurders van Snocom.
2.5.
Bij arbeidsovereenkomst van 8 december 2013 is [gedaagde] met terugwerkende kracht met ingang van 1 september 2013 aangesteld als bedrijfsleider van Snocom, voor de duur van acht uur per week. De werkzaamheden van [gedaagde] zijn daarna steeds verder uitgebreid tot (uiteindelijk) een fulltime dienstverband.
2.6.
In de loop der jaren heeft Snocom diverse nieuwe investeerders aangetrokken. Deze investeerders verkregen met de inbreng van kapitaal een gedeelte van de aandelen in Snocom. Een aantal van hen werd daarmee preferent aandeelhouder.
2.7.
Op 30 december 2015 is tussen alle bij Snocom betrokken partijen een zogenaamde emissieovereenkomst gesloten. Ook Corsaer Holding B.V. en [gedaagde] in persoon zijn contractspartij bij deze overeenkomst. In de emissieovereenkomst staat onder meer het volgende vermeld:
‘(…)
8. IE-Rechten
8.1
Voorzover enige IE-Rechten nu of enig tijdstip in de toekomst toebehoren aan een Ondernemer Aandeelhouder [Corsaer B.V., vzr] en/of Controlerende Persoon en/of Bestuurder [ [gedaagde] , vzr] en/of een aan een Controlerende Persoon Gelieerde Partij, zullen de Garantie Verstrekkers bewerkstelligen dat deze IE-Rechten (waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot modelrechten Compressor DM/082 402 en Snowcuber WIPO 49558 en rechten verkregen van de Technische Universiteit Eindhoven door ASR Innovations B.V. op octrooiaanvraag [22222] ) onverwijld om niet worden overgedragen aan de Vennootschap [Snocom, vzr], op een wijze en met bepalingen naar tevredenheid van de Investeerders.
(…)’
2.8.
Tussen de investeerders en [gedaagde] is op enig moment verschil van mening ontstaan over het (in de toekomst) te voeren beleid van Snocom.
2.9.
Op 29 augustus 2017 is de ‘Verklaring investeerders met betrekking tot overdracht van aandelen Snocom BV door Corsaer BV’ opgesteld. Deze verklaring vermeldt onder meer het volgende:
‘(…)
Verklaren:
(…)
B. Corsaer Holding BV (hierna: “Corsaer”), waarvan de heer [gedaagde] enig aandeelhouder en bestuurder is, is één van de gewone aandeelhouders van Snocom BV.
C. Corsaer houdt 43.871 gewone (niet-preferente) aandelen in het vermogen van Snocom BV.
D. Snocom BV heeft dringend behoefte aan een kapitaalinjectie. Tussen Corsaer enerzijds en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, Mainport Innovation Fund BV en Snowfever BV anderzijds is verschil van inzicht ontstaan over het te voeren beleid. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV en Snowfever BV zijn niet bereid verdere financiële middelen ter beschikking te stellen zolang Corsaer aandeelhouder is en de heer [gedaagde] (mede) bestuurder. Hetzelfde geldt voor een potentiële nieuw investeerder.
E. In het belang van Snocom BV heeft Corsaer te kennen gegeven dat hij, in het kader van een groter geheel aan afspraken tussen de bij Snocom BV betrokken partijen, bereid is om zijn aandelen om niet te laten inkopen door Snocom BV, één en ander in lijn met artikel 7 van de Statuten van Snocom BV.
(…)
G. De Investeerders/Preferente Aandeelhouders verklaren hierbij dat zij aan Corsaer goedkeuring verlenen voor het overdragen van haar aandelen aan Snocom BV om niet.
(…)’
2.10.
Eveneens op 29 augustus 2017 is het ‘Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering met betrekking tot Snocom’ genomen. In de schriftelijke vastlegging van dit besluit staat onder meer het volgende vermeld:
‘(…)
Ontslag de heer [gedaagde]
(…)
P. De algemene vergadering is voornemens om de heer [gedaagde] als statutair bestuurder van Snocom te ontslaan en zijn bestuurderschap met onmiddellijke ingang te beëindigen vanwege verschil van inzicht in het toekomstig te voeren beleid binnen Snocom.
Q. Op grond van artikel 3.4. Aandeelhoudersovereenkomst zal bij ontslag als statutair bestuurder tevens de arbeidsovereenkomst met de heer [gedaagde] eindigen;
(…)
U. Het door de heer [gedaagde] gestelde is door de (Preferente) Aandeelhouders meegewogen, doch is geen aanleiding geweest om van hun voornemen af te zien. De algemene vergadering wenst derhalve het door haar voorgenomen besluit te nemen. De arbeidsrechtelijke relatie tussen Snocom en de heer [gedaagde] zal ook worden afgewikkeld conform nader te maken afspraken.
(…)
DE AANDEELHOUDERS BESLUITEN HIERBIJ:
(…)
3. De heer [gedaagde] per direct te ontslaan als statutair bestuurder (daarmee als werknemer) van Snocom. (…)
4. De heer [gedaagde] volledige decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder (daarmee tevens als werknemer) van Snocom.
(…)’
2.11.
Bij aandeelhoudersbesluit van 29 augustus 2017 hebben de aandeelhouders vervolgens goedkeuring verleend aan de directie van Snocom over te gaan tot inkoop van alle aandelen van Corsaer Holding BV om niet. Deze overdracht heeft daarna plaatsgevonden.
2.12.
Op 29 augustus 2017 zijn voorts een aantal ‘Overige afspraken (voormalige) aandeelhouders Snocom’ vastgelegd. Deze afspraken luiden onder meer als volgt:
‘(…)
Partijen zijn derhalve het volgende overeengekomen:
1. De Aandeelhoudersovereenkomst tussen de Aandeelhouders, Snocom en de heer [zoon gedaagde] enerzijds en Corsaer en de heer [gedaagde] anderzijds wordt door ondertekening van deze overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
(…)
4. Aandeelhouders, Snocom en de heer [zoon gedaagde] verlenen hierbij aan Corsaer en de heer [gedaagde] volledige en finale kwijting voor alle eventuele bestaande vorderingen uit welke hoofde dan ook, maar in ieder geval expliciet uit hoofde van enige vorm van (pretense) bestuurders- dan wel aandeelhoudersaansprakelijkheid.
(…)’
2.13.
Op 30 augustus 2017 is tussen Snocom en [gedaagde] een overeenkomst in verband met de beëindiging van het tussen hen bestaande dienstverband gesloten. In deze overeenkomst staat onder meer het volgende vermeld:
‘(…)
Slotbepalingen
17. Partijen hebben bij de totstandkoming van deze overeenkomst alle voor hen relevante onderwerpen ter sprake gebracht en erkennen dat er tussen hen verder niets meer te regelen is. Behoudens de afspraken zoals vastgelegd in de onderhavige vaststellingsovereenkomst, bestaan er tussen Partijen geen andere afspraken en/of overeenkomsten meer, althans deze afspraken en/of overeenkomsten worden teniet gedaan met deze vaststellingsovereenkomst, die bedoelt afspraken om te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het statutair bestuurderschap uitputtend te regelen. Met inachtneming en na uitvoering van het in deze overeenkomst bepaalde, zullen Partijen dan ook over en weer algeheel en finaal jegens elkander gekweten zijn en zullen zij niets meer van elkaar te vorderen hebben, noch uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, het statutair bestuurderschap, noch uit hoofde van de uitvoering en de beëindiging daarvan, noch uit welke anderen hoofde ook. Mitsdien verklaart Werknemer ook geen vorderingen te hebben uit hoofde van onder andere artikel 7:611 en/of artikel 7:658 en/of artikel 7:673 en/of artikel 7:673a BW.
(…)’
2.14.
Vanaf 30 augustus 2017 heeft [gedaagde] al zijn betrokkenheid bij Snocom gestaakt.
2.15.
Bij e-mailbericht van 20 juli 2018 heeft de heer [de heer] (hierna: [de heer] ) namens Snocom aan [gedaagde] gevraagd of [gedaagde] een document wilde ondertekenen waarmee hij het nog op zijn naam staande modelrecht met nummer D730,611 aan Snocom zou overdragen.
2.16.
Tussen [de heer] en [gedaagde] heeft vervolgens correspondentie plaatsgevonden over de achtergrond van het verzoek en de voorwaarden waaronder [gedaagde] bereid zou zijn aan het verzoek te voldoen. Dit heeft er uiteindelijk niet toe geleid dat [gedaagde] het betreffende modelrecht aan Snocom heeft overgedragen.
3.Het geschil
3.1.
Snocom vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
Primair
I [gedaagde] te gebieden tot nakoming van het tussen partijen overeengekomene, namelijk dat [gedaagde] het Model met betrekking tot de Snowcuber en bekend als US design patent D730,611 binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis zal overdragen aan Snocom en deze overdracht ter inschrijving aan het Amerikaanse modelregister zal aanbieden, onder toezending van een gelijktijdig afschrift aan de advocaat van Snocom;
Subsidiair
II te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht van het Model bekend als US design patent D730,611, en dat Snowcom wordt aangewezen als vertegenwoordiger ex artikel 3:300 lid 1 BW om de inschrijving daarvan in het modelregister namens [gedaagde] te bewerkstelligen;
Meer subsidiair
III te bepalen dat Snocom wordt aangewezen als vertegenwoordiger ex artikel 3:300 lid 1 BW om zowel de overdracht als inschrijving daarvan in het modelregister namens [gedaagde] te bewerkstelligen;
Zowel primair als (meer) subsidiair
IV te bepalen dat [gedaagde] bij overtreding van de onder I beschreven veroordeling aan Snocom een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen, te rekenen vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis;
V [gedaagde] te veroordelen in de proces- en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.2.
[gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.
3.3.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
4.De beoordeling van het geschil
4.1.
De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van Snocom voort.
4.2.
Snocom vordert kort gezegd nakoming van de volgens haar op [gedaagde] rustende verplichting om het in 2013 op (onder andere) zijn naam aangevraagde modelrecht aan Snocom over te dragen. Snocom legt aan deze vordering ten grondslag dat zij op
30 december 2015 met (onder andere) [gedaagde] een emissieovereenkomst heeft gesloten, waarin is bepaald dat IE-rechten met betrekking tot de Snowcuber die op dat moment nog niet op naam van Snocom stonden onverwijld aan Snocom dienden te worden overgedragen. Snocom stelt dat deze verplichting destijds niet is nagekomen, maar in de jaren daarna niet teniet is gegaan door later aan [gedaagde] verleende kwijtingen. Nu [gedaagde] niet bereid is aan de overdracht mee te werken, dient hij daartoe volgens Snocom in deze procedure te worden veroordeeld. [gedaagde] voert verweer en voert in dat verband aan dat de verplichting die op basis van de emissieovereenkomst op hem rustte wel degelijk teniet is gegaan door de finale kwijting die partijen op 29 en 30 augustus 2017 zijn overeengekomen in de aandeelhoudersbesluiten en de beëindigingsovereenkomst. [gedaagde] voert aan dat gelet op die bepalingen op dit moment geen grond bestaat voor de gevorderde overdracht van het modelrecht, zodat de vordering strekkende daartoe dient te worden afgewezen.
4.3.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vaststaat dat partijen op
30 december 2015 een emissieovereenkomst hebben gesloten. Artikel 8.1. van deze overeenkomst behelst de verplichting voor (in dit geval) [gedaagde] de op zijn naam staande IE-rechten met betrekking tot de Snowcuber onverwijld om niet aan Snocom over te dragen. Niet in geschil is dat [gedaagde] deze verplichting destijds niet is nagekomen en het modelrecht aldus niet heeft overgedragen. Op 29 en 30 augustus 2017 zijn door de (preferent) aandeelhouders van Snocom vervolgens verschillende besluiten genomen en is tussen Snocom en [gedaagde] een beëindigingsovereenkomst gesloten, op grond waarvan alle betrokkenheid van [gedaagde] bij Snocom met ingang van die laatste datum is beëindigd. Ter zitting is duidelijk geworden dat bij deze beëindiging destijds door geen van de betrokken partijen onder ogen is gezien dat op basis van de emissieovereenkomst geruime tijd voor die beëindiging het modelrecht door [gedaagde] had moeten zijn overgedragen. Dat die verplichting door de enkele beëindiging van de betrokkenheid van [gedaagde] bij Snocom is komen te vervallen, kan daarom niet worden aangenomen. Die verplichting staat in beginsel vast.
4.4.
Evenmin kan worden geconcludeerd dat de verplichting tot overdracht van het modelrecht is komen te vervallen vanwege de in augustus 2017 tussen partijen overeengekomen kwijtingsbepalingen. Deze bepalingen hebben volgens de letterlijke tekst daarvan betrekking op bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid, op bestaande vorderingen over en weer, in ieder geval met betrekking tot die vormen van aansprakelijkheid en op gevoerd beleid als werknemer van Snocom. Er bestaan geen aanknopingspunten voor de aanname dat partijen met die bepalingen tevens bedoeld hebben aan [gedaagde] kwijting te verlenen voor zijn uit de emissieovereenkomst voortvloeiende verplichting tot onverwijlde overdracht van de op zijn naam staande IE-rechten. Ter zitting hebben partijen bevestigd dat zij bij het verlenen van de kwijtingen beiden niet aan die specifieke verplichting hebben gedacht, zodat ook [gedaagde] bezwaarlijk kan beweren dat het uitdrukkelijk de bedoeling van Snocom en hemzelf is geweest hem van die verplichting te ontheffen. Voorlopig geoordeeld hebben de overeengekomen kwijtingsbepalingen dan ook geen betrekking op de uit de emissieovereenkomst voortvloeiende verplichting, op grond waarvan het modelrecht bekend onder nummer US D730,611 S al geruime tijd geleden aan Snocom had moeten worden overgedragen.
4.5.
Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden. Vaststaat dat het modelrecht waarvan thans overdracht wordt gevorderd volledig samenhangt met het US patent bekend onder nummer [00000] dat is verleend met betrekking tot de Snowcuber. Nu niet [gedaagde] houder is van dat patent, maar de TU - totdat het US Patent Office de tenaamstelling zoals reeds verzocht heeft gewijzigd in Snocom -, weegt het belang van [gedaagde] bij het behoud van het modelrecht niet op tegen het belang van Snocom bij het verkrijgen van dat recht om zo de Snowcuber, zoals ter zitting onweersproken is gesteld, binnen afzienbare tijd onder andere in de Verenigde Staten op de markt te kunnen brengen.
4.6.
Dit alles leidt ertoe dat de vordering strekkende tot overdracht om niet van het modelrecht bekend onder nummer US D730,611 S zal worden toegewezen, evenals de vordering tot veroordeling van [gedaagde] die overdracht ter inschrijving aan het US Patent Office aan te bieden en een kopie daarvan aan de advocaat van Snocom toe te sturen. De daarover gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen als na te melden.
4.7.
Nu de primaire vordering zal worden toegewezen, behoeven de subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen geen bespreking meer.
4.8.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Snocom tot op heden begroot op:
- explootkosten € 82,57
- griffierecht € 626,00
- salaris advocaat
Totaal € 1.688,57
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt [gedaagde] het model met betrekking tot de Snowcuber en bekend als US Design Patent [11111] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis over te dragen aan Snocom en de overdracht ter inschrijving aan het Amerikaans modelregister aan te bieden, onder toezending van een gelijktijdig afschrift daarvan aan de advocaat van Snocom,
5.2.
veroordeelt [gedaagde] bij overtreding van de onder 5.1. weergegeven veroordeling aan Snocom een dwangsom te betalen van € 1.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen, te rekenen vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis, tot een maximum van € 75.000,00 is bereikt,
5.3.
veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Snocom tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.688,57, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat,
5.4.
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
5.5.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 10 december 2018.