Uitspraak
vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/352590 / KG ZA 19-160
Vonnis in kort geding van 21 juni 2019
in de zaak van
1.[eiser sub 1] ,
wonende te [woonplaats] , en
2. de vennootschap naar Spaans recht
[eiser sub 2]
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. A.A. Bart te Veenendaal,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde sub 1]
gevestigd te [woonplaats] , en
2.
[gedaagde sub 2],
[gedaagde sub 2],
wonende te [woonplaats] ,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. W.L. Timmers te Amersfoort.
Eisende partijen zullen hierna gezamenlijke [eisende partij c.s.] . en ieder afzonderlijk [eiser sub 1] en [eiser sub 2] worden genoemd. Gedaagde partijen zullen hierna gezamenlijk [gedaagde partij c.s.] . en ieder afzonderlijk [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] worden genoemd.
1.De procedure
in conventie en in reconventie
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 9 van [eisende partij c.s.] .
- de vervangende productie 3 van [eisende partij c.s.] .
- de wijziging van eis van [eisende partij c.s.] .
- de eis in reconventie met producties 1 tot en met 9 van [gedaagde partij c.s.] .
- de nagezonden productie 10 van [gedaagde partij c.s.] .
- de mondelinge behandeling van 7 juni 2019
- de pleitnota van [eisende partij c.s.] .
- de pleitnota van [gedaagde partij c.s.] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
in conventie en in reconventie
2.1.
[eiser sub 1] en zijn broer, [de heer Z] , zijn sinds circa 2008 actief op de Spaanse markt met de verkoop van verschillende soorten halal worst in de categorie vleeswaren. Voor deze worsten is de naam SALAM bedacht. Op enig moment is voor de SALAM-worsten een logo ontworpen. Dit logo ziet er als volgt uit:
2.2.
In 2010 heeft [de heer Z] [gedaagde sub 2] benaderd voor de productie van SALAM-worsten door [gedaagde sub 1] . [gedaagde sub 1] is de SALAM-worsten vervolgens gaan produceren. Bij brief van 20 maart 2012 heeft [gedaagde sub 2] mede namens [gedaagde sub 1] verklaard dat [de heer Z] van [gedaagde sub 1] provisie ontvangt voor de verkoop van kip- en kiprundworst, welke contract loopt tot 31 december 2012. Over het jaar 2012 heeft [gedaagde sub 1] aan [eiser sub 1] een bedrag van € 12.582,85 aan provisie betaald.
2.3.
De SALAM-worst wordt met toestemming van [eiser sub 1] (in ieder geval) verhandeld door de Spaanse vennootschappen [eiser sub 2] en [groothandel A]. (hierna: [groothandel A]). Daarnaast verkoopt en levert [gedaagde sub 1] sinds enkele jaren SALAM-worsten aan groothandel [groothandel B]. (hierna: [groothandel B]).
2.4.
Op 22 maart 2018, 23 april 2018, 4 oktober 2018, 4 december 2018 en
4 februari 2019 heeft [gedaagde sub 1] aan [groothandel A] facturen gestuurd voor bestellingen van SALAM-worst. Deze facturen heeft [groothandel A] volledig voldaan. Eveneens op 4 december 2018 heeft [gedaagde sub 1] en [groothandel A] een creditfactuur gestuurd ten bedrage van € 4.953,67.
2.5.
Op 18 mei 2018 heeft [eiser sub 1] een aanvraag voor een Uniemerk ingediend bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op
11 januari 2019 is het Uniemerk vervolgens ingeschreven en openbaar gemaakt. Het betreft een beeldmerk in categorie 40: verwerking van voeding en drank en verwerking van voedsel, met de volgende grafische voorstelling:
2.6.
Op 7 maart 2019 heeft [eiser sub 1] bij de Guerdia Civil in Barcelona, Spanje, aangifte gedaan van een misdrijf met betrekking tot de industriële eigendom. De aanklacht luidde dat [groothandel B] door [gedaagde sub 1] wordt gebruikt voor de verkoop van nagemaakte producten van het merk SALAM, zonder toestemming van de merkhouder. Naar aanleiding van deze aangifte is de Guerdia Civil in Barcelona bij een groothandel in Barcelona binnengevallen en heeft zij daar diverse pallets met SALAM-worsten die bestemd waren voor [groothandel B] verzegeld en in beslag genomen. De in beslag genomen worsten zijn houdbaar tot 15 augustus 2019.
2.7.
Op 11 maart 2019 heeft [gedaagde sub 1] aan [eiser sub 2] een factuur gestuurd voor een bestelling SALAM-worst ten bedrage van € 20.937,44. Van dit bedrag heeft [eiser sub 2] op 18 maart 2019, na aftrek van de door [gedaagde sub 1] op
4 december 2018 aan [groothandel A] verzonden creditfactuur, een bedrag van € 15.983,77 aan [gedaagde sub 1] voldaan. De bestelling worsten is daarna niet aan [eiser sub 2] geleverd.
2.8.
Bij brief van 18 mei 2019 heeft [mevrouw X] namens [eiser sub 2] verklaard dat zij een provisie van € 0,50 betaalt bij bestellingen SALAM-worst die de 20.000 kilo overstijgen en € 0,70 bij lagere hoeveelheden.
2.9.
[eiser sub 1] heeft [gedaagde sub 1] onder andere een aantal keer gesommeerd de verkoop van worst met het logo, merk en de handelsnaam SALAM zonder zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor te staken en gestaakt te houden. [gedaagde sub 1] heeft daarop niet gereageerd.
2.10.
[groothandel B] heeft [gedaagde sub 1] inmiddels aansprakelijk gesteld voor de schade die zij lijdt doordat zij haar laatste bestelling SALAM-worsten niet heeft ontvangen vanwege de gelegde beslagen.
3.Het geschil
in conventie
3.1.
[eiser sub 1] vordert - na wijziging van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I [gedaagde sub 1] jegens [eiser sub 1] te verbieden om nog langer worst met het logo, merk en de handelsnaam SALAM te verkopen of leveren aan andere partijen (in het bijzonder [groothandel B] SL, doch niet daartoe beperkt) dan die waartoe [eiser sub 1] toestemming heeft verleend;
II [gedaagde sub 1] te gebieden om binnen 14 dagen na het wijzen van dit vonnis aan [eiser sub 1] (al dan niet door bemiddeling van een registeraccountant) een schriftelijke verklaring af te leggen betreffende de partijen aan wie hij vanaf juni 2017 tot op datumverklaring worst met het logo, merk en de handelsnaam SALAM heeft verkocht, met opgave van soort, hoeveelheid en de prijs;
III [gedaagde sub 1] jegens [eiser sub 2] te veroordelen tot terugbetaling van de koopsom van de reeds vooruit betaalde partij SALAM worst;
IV te bepalen dat de ge- en verboden bedoeld onder de punten I en II worden gegeven op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde sub 1] hiervan in gebreke blijft, met een maximum van € 25.000,00;
V [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] jegens [eiser sub 1] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade door de gemaakte inbreuk van
€ 25.000,00, althans een bedrag in goede justitie te bepalen door de voorzieningenrechter;
VI [gedaagde partij c.s.] . hoofdelijk jegens [eiser sub 1] (aan wie de kosten in rekening zijn gebracht) op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten.
3.2.
[gedaagde partij c.s.] . voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen.
3.3.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
in reconventie
3.4.
[gedaagde partij c.s.] . vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I [eiser sub 1] te bevelen om de beslagen op pallets SALAM-worsten die bestemd waren voor [groothandel B] SL en zich in Spanje bevinden op te (doen) heffen en opgeheven te (doen) houden binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor iedere (gedeeltelijke) dag dat [eiser sub 1] in strijd handelt met dit gevorderde bevel;
II [eiser sub 1] te veroordelen in de (volledige) proceskosten, zo mogelijk op de voet van artikel 1019h Rv.
3.5.
[eiser sub 1] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.
3.6.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
4.De beoordeling van het geschil
in conventie en in reconventie
4.1.
[eiser sub 1] vordert kort gezegd een verbod voor [gedaagde sub 1] om zonder zijn toestemming worst met het logo, merk en de handelsnaam SALAM te verkopen, een schriftelijke verklaring aan wie de worsten vanaf juni 2017 zonder zijn toestemming zijn geleverd en betaling van een voorschot op de schade die is ontstaan door het inbreukmakend handelen van [gedaagde sub 1] en haar bestuurder [gedaagde sub 2] . Aan deze vorderingen heeft [eiser sub 1] ten grondslag gelegd dat het handelen van [gedaagde sub 1] een inbreuk op haar Uniemerk oplevert. [gedaagde partij c.s.] . hebben naar aanleiding daarvan ter zitting een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen.
4.2.
Artikel 99 lid 1 van Pro de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo) bepaalt dat aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een lidstaat voor een Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. Of deze bepaling er in samenhang met de artikelen 123 en 124 van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk in combinatie met artikel 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk toe leidt dat uitsluitend de rechtbank Den Haag, en in kort geding de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, bevoegd is in zaken betreffende (inbreuken op) Uniemerken, is op dit moment nog ongewis. De Hoge Raad heeft in een soortgelijke zaak op 2 november 2018 een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie (ECLI:NL:HR:2018:2027) en op dit moment is daarop nog niet geantwoord. Gelet op de huidige onzekerheid over de uitleg van artikel 99 GMVo Pro zolang de prejudiciële vraag nog niet is beantwoord, ziet de voorzieningenrechter aanleiding het er op dit moment voor te houden dat uitsluitend de rechtbank Den Haag en daarmee ook enkel de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevoegd is in zaken betreffende (inbreuken op) Uniemerken. De voorzieningenrechter acht zich daarom in dit kort geding onbevoegd van de vorderingen van [eiser sub 1] kennis te nemen en verwijst de zaak wat deze vorderingen betreft naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.
4.3.
[eiser sub 2] vordert op haar beurt veroordeling van [gedaagde sub 1] tot betaling van een bedrag van € 15.983,77. Aan deze vordering legt [eiser sub 2] ten grondslag dat zij dit bedrag naar aanleiding van een factuur van 11 maart 2019 op 18 maart 2019 aan [gedaagde sub 1] heeft betaald, maar dat de bestelling SALAM-worst waarop die betaling zag vervolgens niet is geleverd. [gedaagde sub 1] heeft ter zitting erkend dat zij de betaling van [eiser sub 2] heeft ontvangen, maar de daarmee beoogde levering van worsten inderdaad niet heeft uitgevoerd. Nu partijen het erover eens zijn dat deze levering ook niet meer zal gaan plaatsvinden en [gedaagde sub 1] ook overigens geen, althans geen gemotiveerd verweer tegen de vordering tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag heeft gevoerd, zal deze vordering worden toegewezen.
4.4.
In reconventie heeft [gedaagde sub 1] opheffing gevorderd van de beslagen die in Barcelona zijn gelegd op de pallets SALAM-worst die ware bestemd voor [groothandel B]. Nog afgezien van de vraag of het in de macht van [eiser sub 1] ligt om deze (in het strafrechtelijk kader gelegde) beslagen op te heffen, houdt de vraag of de beslagen al dan niet rechtmatig zijn gelegd en aldus of deze al dan niet moeten worden opgeheven rechtstreeks verband met de vraag of sprake is van een inbreuk op het Uniemerk van [eiser sub 1] . Met inachtneming van hetgeen over de bevoegdheid in zaken betreffende (inbreuken op) Uniemerken hiervoor in r.o. 4.2. is geoordeeld, zal ook de beoordeling van deze vordering worden verwezen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank den Haag.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
in conventie
5.1.
veroordeelt [gedaagde sub 1] binnen zeven werkdagen na de datum van dit vonnis tegen bewijs van kwijting aan [eiser sub 2] te betalen een bedrag van € 15.983,77,
in conventie en in reconventie
5.2.
verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de overige vorderingen,
5.3.
verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 21 juni 2019.