Uitspraak
vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht
Zittingsplaats Arnhem
zaaknummer / rolnummer: C/05/357080 / KG ZA 19-334
Vonnis in kort geding van 29 oktober 2019
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
K.W.D. SPORT B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem,
eiseres,
advocaat mr. J. Becker te Arnhem,
tegen
de rechtspersoon naar buitenlands recht
FOOTASYLUM PLC,
gevestigd te Lancashire BL9 8RR, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. B.E.M. van Kessel te Amsterdam.
Partijen zullen hierna KWD Sport en Footasylum worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 27
- de aanvullende producties 28 tot en met 34
- de aanvullende productie 35
- de producties 1 tot en met 8 van Footasylum
- de mondelinge behandeling van 15 oktober 2019
- de pleitnota van KWD Sport
- de pleitnota van Footasylum.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
KWD Sport is een Nederlandse aanbieder van merkkleding, met name gericht op (functionele) sportkleding. De rechtsvoorganger van KWD Sport is opgericht op 1 juni 1962 en vanaf eind jaren ’80 , begin jaren ’90 is (de rechtsvoorganger van) KWD Sport gestart met het produceren en verkopen van sportkleding en -artikelen onder het eigen merk KWD.
2.2.
Op 1 oktober 2000 heeft KWD Sport het woordmerk KWD als zodanig laten registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder inschrijvingsnummer 0665840 voor onder andere klasse 25 (Sportkleding). KWD Sport biedt haar KWD-collectie aan zowel online via haar website www.kwd.nl als in diverse fysieke winkels in Nederland.
2.3.
Footasylum is een Engelse retailer die vanaf 2005 mode artikelen verkoopt van bekende merken als Nike en Adidas en daarnaast van zelf ontwikkelde merken, waarvan het merk KINGS WILL DREAM er één is. Op 5 april 2017 heeft Footasylum het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) onder nummer 016554057 voor onder andere klasse 25 (kleding):
Het beeldmerk is op 20 juli 2017 geregistreerd. Daarnaast heeft Footasylum het woordmerk KINGS WILL DREAM en een beeldmerk met daarin de woorden KINGS WILL DREAM bij de EUIPO gedeponeerd. Ook deze merken zijn medio 2017 geregistreerd.
2.4.
Footasylum biedt haar KINGS WILL DREAM-collectie zowel online als in diverse eigen fysieke winkels in het Verenigd Koninkrijk aan. In de Benelux biedt Footasylum haar KINGS WILL DREAM-collectie aan via haar websites www.footasylum.com en www.kingswilldream.com alsmede via een aantal internationale retailsites als Zalando en Asos. Daarnaast wordt de collectie door een aantal andere retailers in hun eigen fysieke winkels (in ieder geval in Nederland) aangeboden.
2.5.
Op enig moment is het KWD Sport gebleken de Footasylum haar KINGS WILL DREAM-collectie met daarop in blokletters het teken KWD en/of het hiervoor onder 2.3. getoonde KWD-logo met kroontje in de Benelux aanbiedt, al dan niet via retailers. Naar aanleiding daarvan heeft (de advocaat van) KWD Sport Footasylum bericht dat zij inbreukmakend handelt door kleding met het KWD-merk en -logo op de markt te brengen en heeft zij Footasylum gesommeerd dat handelen te staken. Footasylum is daartoe tot op heden niet overgegaan.
3.Het geschil
3.1.
KWD Sport vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I Footasylum te veroordelen om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de merkrechten van KWD Sport op het KWD-merk, zoals bijvoorbeeld door - maar niet beperkt tot - het in de Benelux (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken en/of in voorraad hebben voor één van deze doeleinden van producten onder het (merk)teken KWD en/of het KWD-logo, waaronder de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde KWD-artikelen, alsmede door het gebruik van het teken KWD en/of het KWD-logo of (een) daarmee overeenstemmend(e) teken(s) (zoals verschillende schrijfwijzen/uitvoeringen van het teken KWD) op het internet (bijvoorbeeld op websites, webshops, webpagina’s, social media en ter zake van en in zoekmachine advertenties) of enig medium gericht op de Benelux ter aanprijzing van de waren waarvoor het KWD-merk is ingeschreven en/of daaraan soortgelijke waren, een en ander zoals omschreven in het lichaam van deze dagvaarding, alsmede door ieder ander gebruik van het KWD-merk en/of daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van KWD Sport, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van
€ 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van KWD Sport - elke gebeurtenis dat Footasylum met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
II Footasylum te veroordelen om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de handelsnaamrechten van KWD Sport op de handelsnaam KWD Sport en/of KWD, zoals bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - het gebruik van de naam KWD en/of het KWD-logo ter aanduiding van een onderneming die (sport)kleding verkoopt en die zich richt op de Benelux althans Nederland, al dan niet via internet of enig medium gericht op de Benelux althans Nederland, een en ander zoals omschreven in het lichaam van deze dagvaarding, alsmede iedere andere inbreuk op de handelsnaamrechten van KWD Sport, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van
€ 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van KWD Sport - elke gebeurtenis dat Footasylum met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
III Footasylum te veroordelen om zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens KWD Sport - direct of indirect via derden - waaronder door, maar niet beperkt tot, het (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, of in voorraad hebben voor één van deze doeleinden, van de KWD-artikelen, een en ander al dan niet via internet, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, en door ieder ander gebruik van het teken KWD en/of het KWD-logo waardoor onrechtmatig wordt gehandeld jegens KWD Sport, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van KWD Sport - elke gebeurtenis dat Footasylum met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
IV Footasylum te veroordelen om op haar kosten uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van KWD Sport (mr. J. Becker, Postbus 111, 6800 CA Arnhem, Nederland, becker@dirkzwager.nl) een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken (waaronder facturen en andere gegevens en bewijsstukken van Footasylum) waarin door Footasylum opgave wordt gedaan van:
het totaal aantal inbreukmakende/onrechtmatige KWD-artikelen dat door Footasylum is verkocht aan afnemers binnen de Benelux, direct of indirect via haar wederverkopers, telkens met opgave van aantallen per transactie, met vermelding van de in rekening gebrachte verkooprijzen en met vermelding van de (professionele) afnemer(s), een en ander onder overlegging van facturen, orderbevestigingen, pak- en afleverbonnen en andere deugdelijke bewijsstukken;
het totaal aantal inbreukmakende/onrechtmatige KWD-artikelen dat door Footasylum of door haar wederverkopers voor haar in voorraad wordt gehouden in de Benelux en elders door of voor haar met als bestemming de Benelux, met vermelding van de bewaarder(s), transporteur(s) en opslagplaats(en) en gesplitst met opgave van aantallen per opslagplaats, en de volledige adresgegevens van de opslagplaats(en) waar deze artikelen zich bevinden, een en ander onder overlegging van inkooporders, bewaargevingopdrachten, transportopdrachten, facturen en andere deugdelijke bewijsstukken;
het totale bedrag van de als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende/onrechtmatige KWD-artikelen binnen en gericht op de Benelux genoten bruto- en nettowinst (nettowinst berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs en directe kosten, met een deugdelijke specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten en de exacte wijze waarop de winst is berekend), een en ander onder overlegging van facturen en andere deugdelijke bewijsstukken;
e volledige naam- en adresgegevens, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van alle bij de inbreukmakende/onrechtmatige KWD-artikelen betrokken (professionele) afnemers, waaronder ook detaillisten en website- of webshop-exploitanten, producenten, leveranciers, transporteurs, bewaarders en andere derden, zoals hiervoor onder a t/m c genoemd;
welke verklaring door een onafhankelijke registeraccountant, niet zijnde de (voormalig) huisaccountant van Footasylum, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, wordt gecertificeerd, dan wel, indien de registeraccountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen van die registeraccountant, betreffende voornoemde onder IV onder a tot en met d, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van KWD Sport - elke gebeurtenis dat Footasylum met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
V Footasylum te veroordelen om uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden, zoals hiervoor bedoeld in vordering IV onder d, die van Footasylum inbreukmakende/onrechtmatige KWD-artikelen hebben gekocht en/of geleverd gekregen, een ondertekende brief per aangetekende post met bericht van ontvangst te verzenden afgedrukt op het gebruikelijke briefpapier van Footasylum, waarvan de inhoud ook gelijktijdig per e-mail wordt gestuurd, in welke brief en e-mail zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, uitsluitend duidelijk leesbaar de navolgende tekst in een normaal lettertype en normale lettergrootte is opgenomen:
“Dear Sirs,
We have recently sold KWD-articles or offered you these for sale. The provisional judge of the District Court of Arnhem, the Netherlands, has ruled on [insert date] 2019 that we, by doing so, infringe the intellectual property rights, specifically the Benelux trade mark rights and tradename rights of K.W.D. Sport B.V., and act unlawfully against K.W.D. Sport B.V.
We are obliged to take back the KWD-articles, and the information pertaining to the following articles, and to destroy them. [insert list of articles]
Because of this, we request that youimmediatelyreturn all KWD-articles (and packages) that are in your possession, and any information pertaining thereto, upon which we will return you the purchase price. Costs for returning the products and any information pertaining thereto also will be borne by us.
We point out that the keeping in stock, the trading and offering for sale of any KWD-articles originating from us is an infringement on the exclusive rights of K.W.D. Sport B.V. and an unlawful act against them. K.W.D. Sport B.V. can directly sue you at law for these acts.
[name and signature of authorized director]
Footasylum plc”
of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen tekst, en gelijktijdig aan de advocaat van KWD Sport (mr. J. Becker, voornoemd) kopieën van al deze brieven en e-mails toe te zenden, zulks per brief en per e-mail, tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerden aan wie deze brieven en e-mails zijn verstuurd, een en ander telkens per geadresseerde per brief, en per e-mail, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van KWD Sport - elke gebeurtenis dat Footasylum met de nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
VI op basis van artikel 1019i Rv, in samenhang met artikel 50 lid 6 TRIPs Pro-verdrag, te bepalen dat de termijn waarbinnen KWD Sport een bodemprocedure aanhangig moet maken - voor zover dit al niet is gebeurd - zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum van het wijzen van het kort geding vonnis;
VII Footasylum te veroordelen in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijke door KWD Sport gemaakte kosten van de salarissen en de verschotten van de behandelend advocaat en de procesadvocaat en de andere kosten die KWD Sport heeft gemaakt, of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die KWD Sport heeft gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 14e dag van het vonnis en nakosten.
3.2.
Footasylum voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.
3.3.
Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.
4. De beoordeling van het geschil
4.1.
Dit betreft een internationaal geschil, nu Footasylum is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Op dit geschil is Verordening (EU) nr. 1215/2012 (Brussel I-bis) van toepassing. Op grond van artikel 7 lid 2 Brussel Pro I-bis kan in geval van vermeend onrechtmatig handelen een (rechts)persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. KWD Sport beroept zich op een inbreuk op haar merkrecht en nu zij in Doetinchem is gevestigd, is de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen. Nu het een vermeende inbreuk op een Benelux-merk betreft, kan de voorzieningenrechter een verbod op dat inbreukmakend handelen voor de gehele Benelux opleggen. Daartegen is ook geen verweer gevoerd. Met inachtneming daarvan, wordt als volgt overwogen.
4.2.
De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van KWD Sport voort.
4.3.
KWD Sport vordert kort gezegd veroordeling van Footasylum tot staking van het gebruik van het teken KWD en het logo KWD met kroontje. KWD Sport legt aan deze vordering ten grondslag dat zij rechthebbende is van het Benelux-woordmerk KWD, bekend onder inschrijvingsnummer 0665840 en ingeschreven voor klasse 25 (Sportkleding). KWD Sport stelt dat Footasylum door het gebruik van het teken/logo KWD (met kroontje) voor onder andere (sport)kleding inbreuk maakt op haar woordmerk KWD en dat, nu Footasylum dat gebruik in de Benelux niet vrijwillig wil staken, zij daartoe dient te worden veroordeeld.
4.4.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld wordt dat het Benelux-woordmerk KWD een geldig merk is, nu Footasylum de nietigheid daarvan niet heeft ingeroepen en ter zitting desgevraagd te kennen heeft gegeven zich ook niet op de nietigheid te beroepen. Dit betekent dat op de onderhavige zaak het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) van toepassing is. Op de voet van artikel 2.23quater BVIE jo. de artikelen 8 en 60 Merkenrechtrichtlijn 2015 kan een jonger Uniemerk nietig worden verklaard op vordering van de rechthebbende op een ouder Benelux-merk. De houder van dat Benelux-merk kan op grond van artikel 2.23quater BVIE het gebruik van het jongere Uniemerk verbieden en daarom kan zij in een eerder stadium ook bescherming van haar Benelux-merk inroepen in kort geding, zoals KWD Sport nu doet.
4.5.
Artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend merkrecht iedere derde die niet zijn instemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Ten aanzien van het woordmerk KWD heeft te gelden dat dit identiek is aan het door Footasylum gebruikte teken KWD in blokletters, maar niet aan het eveneens door Footasylum gebruikte logo KWD met kroontje. Ten aanzien van de door partijen aangeboden waren dient voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE verder te worden beoordeeld of het woordmerk KWD enerzijds en het teken/logo KWD (met kroontje) anderzijds in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor KWD Sport haar woordmerk heeft geregistreerd. De stelling van KWD Sport dat dit zonder meer het geval is, valt te betwijfelen. Ter zitting is gebleken dat Footasylum met haar KWD-collectie de nadruk legt op zogenaamde urban kleding. Dit betreft geen functionele sportkleding, maar kleding die bedoeld is om te dragen in de vrije tijd, met dien verstande dat sommige kleding ook op het sportveld kan worden gedragen. Vaststaat dat KWD Sport zich daarentegen wel richt op functionele sportkleding die ook als zodanig wordt gebruikt, met dien verstande dat de kleding op zichzelf ook als vrijetijdskleding kan worden gebruikt. Bij deze stand van zaken kan op voorhand niet worden aangenomen dat Footasylum het teken/logo KWD (met kroontje) in het economisch verkeer voor exact dezelfde waren of diensten gebruikt als KWD Sport haar woordmerk KWD. Niet aannemelijk is dan ook dat Footasylum merkinbreuk maakt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat deze grondslag niet tot toewijzing van de vordering kan leiden.
4.6.
Aannemelijk is wel dat de door partijen aangeboden waren in de kern genomen wel met elkaar overeenstemmen en soortgelijk zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, nu beide partijen kleding op de markt brengen die zowel in vrije tijd als tijdens het sporten kan worden gedragen. Voor het aannemen van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voorts vereist dat merk en teken/logo met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van KWD Sport en het teken/logo van Footasylum, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk en het teken/logo (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dient de onderscheidingskracht van - in dit geval - het woordmerk KWD in aanmerking te worden genomen (vergelijk HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker, HvJ EG
20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick). Ter beoordeling van de overeenstemming van merk en teken/logo heeft te gelden dat het publiek een merk gewoonlijk waarneemt als één geheel en niet let op de verschillende details ervan (zie bijvoorbeeld het hiervoor reeds genoemde arrest Puma/Sabèl). Daarbij worden de dominerende en onderscheidende kenmerken het gemakkelijkst onthouden. Bovendien wordt doorgaans meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan (GvEA van
7 september 2006, zaak T-133/05, PAM-PAM).
4.7.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat (het onderscheidende en dominerende bestanddeel van) het woordmerk KWD en het teken KWD dat door Footasylum in blokletters op haar artikelen wordt afgebeeld identiek zijn en dus volledig met elkaar overeenstemmen. Ten aanzien van het woordmerk KWD en het logo KWD met kroontje heeft te gelden dat deze in de eerste plaats visueel weinig van elkaar verschillen. Het woordmerk KWD en het logo KWD met kroontje stemmen qua letters immers volledig overeen. De enkele toevoeging van het kroontje als element van het logo maakt dit niet anders. Ondanks de stilering van het logo zijn daarin de letters KWD duidelijk te herkennen en zij vormen - mede vanwege de grootte van de drie letters in verhouding tot het veel kleiner weergegeven en alleenstaande kroontje - het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het logo waarnaar de aandacht wordt getrokken. Daarnaast stemmen het woordmerk en het logo ook auditief overeen. Anders dan Footasylum betoogt worden de letters KWD in de Benelux niet op Engelse wijze uitgesproken als ‘Kee Double You Dee’, maar als ‘Ka Wee Dee’, conform de in de Benelux gangbare talen Nederlands/Vlaams, Frans/Waals en Duits/Letzeburgisch en de uitspraak daarvan. Het publiek zal daarbij enkel de klanken van de letters van het logo uitspreken en horen en aan het kroontje komt daarbij geen betekenis toe. Geconcludeerd moet dan ook worden dat het woordmerk en het teken (globaal beoordeeld) dezelfde totaalindruk maken.
4.8.
Indien het woordmerk en het teken/logo in zodanige mate overeenstemmen als in het onderhavige geval, is verwarringsgevaar in beginsel gegeven. Dit betekent dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval derden die op zoek zijn naar (functionele) sportkleding en/of sportieve vrijetijdskleding, verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan, althans dat de indruk wordt gewekt dat enig verband tussen hen bestaat. Niet in geschil is dat Footasylum de soortgelijke waren die zij aanbiedt net als de artikelen van KWD Sport voorziet van een KWD teken/logo dat veelal op de borst van het kledingstuk is aangebracht. Aangenomen moet worden dat het woordmerk KWD dat is aangebracht op de kleding van KWD Sport voldoende onderscheidend vermogen heeft. Footasylum heeft niet met steekhoudende argumenten duidelijk gemaakt waarom KWD als woordmerk bestaande uit een combinatie van drie letters niet voldoende onderscheidend vermogen zou hebben. Het soortgelijke gebruik van het teken/logo KWD (met kroontje) roept daarom verwarring op ten aanzien van de herkomst van de betreffende kleding. Dat Footasylum zich met haar collectie, zoals zij betoogt, specifiek richt op mannen tussen de 16 en 25 jaar oud maakt dat niet anders, nu vaststaat dat ook KWD Sport zich mede op die doelgroep richt.
4.9.
Op basis van al het vorenstaande moet worden aangenomen dat aan alle vereisten voor merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan en dat genoegzaam is gebleken dat Footasylum door gebruik van het teken/logo KWD (met kroontje) in strijd met het merkrecht van KWD Sport handelt. Ter zitting heeft Footasylum aangevoerd dat zij reeds voor de zitting zou hebben toegezegd dat zij het teken KWD in blokletters vanaf
8 november 2019 niet meer zal gebruiken en dat zij ook de letters KWD in de broncode van haar websites zal verwijderen, zodat wanneer online in een zoekmachine de letters KWD worden ingetypt vanaf dat moment niet langer de website www.kingswilldream.nl zal verschijnen en een verbod op het gebruik van het teken daarom achterwege kan blijven. Deze enkele toezegging, zonder (nadere) uitwerking of concretisering, hoeft de voorzieningenrechter er echter niet van te weerhouden een (algeheel) verbod zoals door KWD Sport gevorderd op te leggen. Gezien de schaal van de geconstateerde merkinbreuk (het in grote hoeveelheden aanbieden van de sportkleding en -artikelen met het teken/logo KWD (met kroontje) daarop), heeft KWD Sport er belang bij zich ervan te verzekeren dat die inbreuk zo spoedig mogelijk zal stoppen. De vordering tot staking van dit inbreukmakend handelen zal dan ook worden toegewezen. Omdat onduidelijk is in hoeverre Footasylum het in haar macht heeft elk gebruik van het teken/logo KWD (met kroontje) voor haar sportkleding en -artikelen op internet en met name social media te verhinderen, zal dat onderdeel van de vordering niet zodanig gespecificeerd worden toegewezen als door KWD Sport is gevorderd. Desondanks moet voor Footasylum met het na te melden dictum duidelijk zijn dat zij voor zover dat in haar macht ligt het teken/logo KWD (met kroontje) niet langer op internet en social media mag gebruiken voor de door haar op de markt gebrachte kleding.
4.10.
De gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv gematigd worden toegewezen als na te melden.
4.11.
Nu de vordering strekkende tot staking van het inbreukmakend handelen door Footasylum reeds op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE zal worden toegewezen, behoeven de overige aangevoerde gronden waarop een eventuele merkinbreuk zou kunnen worden gebaseerd geen bespreking meer.
4.12.
KWD Sport vordert verder veroordeling van Footasylum een schriftelijke verklaring aan haar toe te zenden, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken, waarin opgave wordt gedaan van het totaal aantal inbreukmakende KWD-artikelen dat door Footasylum is verkocht aan afnemers binnen de Benelux, het totaal aantal inbreukmakende KWD-artikelen dat door Footasylum of haar wederverkopers in voorraad wordt gehouden in (onder andere) de Benelux, het totale bedrag van de als gevolg van die verhandeling genoten bruto- en nettowinst en de volledige naam en verdere gegevens van alle bij de inbreukmakende KWD-artikelen betrokken (professionele) afnemers en daarnaast een veroordeling om aan al die afnemers een aangetekende brief te sturen waarin zij van het inbreukmakende handelen in kennis worden gesteld. Toewijzing van deze omvangrijke nevenvorderingen strekt in dit kort geding te ver. Ter zitting is voldoende aannemelijk gemaakt dat Footasylum de gevorderde gegevens op dit moment niet voor handen heeft en dat het achterhalen van die gegevens vanwege de omvang daarvan tot fikse complicaties kan leiden. Bij deze stand van zaken, waarbij op dit moment niet kan worden vastgesteld dat KWD Sport door het inbreukmakend handelen van Footasylum werkelijk schade heeft geleden of nog zal lijden, bestaat op grond van een afweging van belangen geen aanleiding Footasylum thans te verplichten een dergelijke schriftelijke verklaring aan KWD Sport te verstrekken. De verplichting tot het staken van de verkoop van kleding met het teken/logo KWD (met kroontje) in de Benelux is op dit moment voldoende. De vorderingen onder IV en V zullen daarom worden afgewezen.
4.13.
De termijn waarop KWD Sport op de voet van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken zal zoals gevorderd worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.
4.14.
Footasylum zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. KWD Sport heeft in dat verband de werkelijk gemaakte advocaatkosten gevorderd. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. KWD Sport heeft ter onderbouwing van haar vordering een urenspecificatie van haar advocaat overgelegd waaruit blijkt dat de advocaatkosten in totaal ruim € 42.000,00 bedragen. Footasylum heeft ter zitting aangevoerd dat de in die specificaties weergegeven en in rekening gebrachte uren voor onder andere het opstellen van de processtukken in geen enkele verhouding staan tot de zwaarte van de zaak en de omvang van het geschil, zodat de totale advocaatkosten niet redelijk en evenredig zijn. Nu KWD Sport in reactie daarop geen (nadere) onderbouwing van de in rekening gebrachte advocaatkosten heeft gegeven, ziet de voorzieningenrechter aanleiding deze kosten te matigen tot het standaard indicatietarief voor kort gedingen met een gemiddelde zwaarte, zijnde € 15.000,00. Met inachtneming daarvan, worden de proceskosten aan de zijde van KWD Sport tot op heden begroot op:
- explootkosten € 81,83
- griffierecht € 639,00
- salaris advocaat
Totaal € 15.720,83
4.15.
De gevorderde wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt Footasylum om zich, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de merkrechten van KWD Sport op het KWD-merk, door het op de markt brengen, te koop aanbieden, verhandelen en/of promoten, al dan niet via internet, van sportieve (urban) kleding onder het (merk)teken KWD en/of het KWD-logo (met kroontje), een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan KWD Sport te betalen dwangsom van € 1.000,00 per overtreding van deze veroordeling, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,
5.2.
bepaalt de termijn waarop KWD Sport op de voet van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken op zes maanden na de datum van dit vonnis,
5.3.
veroordeelt Footasylum tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van KWD Sport tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 15.720,83, waarin begrepen € 15.000,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,
5.4.
veroordeelt Footasylum in de kosten die aan de zijde van KWD Sport zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW Pro met ingang van de vijftiende dag na die aanschrijving tot de dag van betaling en € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, als er vervolgens betekening heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW Pro met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van betaling,
5.5.
verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 29 oktober 2019.