ECLI:NL:RBGEL:2022:7602

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/408813 / KG ZA 22-294

Vonnis in kort geding van 25 oktober 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNITURA B.V.,

gevestigd te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

eiseres,

advocaat mr. J.A. Veldkamp te Barneveld,

tegen

1. de vennootschap onder firma

VERHUIS DE VLEERMUIS V.O.F.,

gevestigd te Arnhem,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AB OVO HOLDING B.V.,

gevestigd te Duiven,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VGM HOLDING B.V.,

gevestigd te Rheden,

4.
[gedaagde sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R.M. Stark te Ede.

Partijen zullen hierna Unitura en Verhuis de Vleermuis c.s. genoemd worden. Verhuis de Vleermuis c.s. zullen afzonderlijk worden aangeduid met Verhuis de Vleermuis, Ab Ovo, VGM en [gedaagde sub 4] .

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producties 1 tot en met 26
de brief van Unitura van 7 oktober 2022 met bijgevoegd productie 27
de brief van Verhuis de Vleermuis c.s. van 10 oktober 2022 met bijgevoegd producties 1 tot en met 3
de mondelinge behandeling, gehouden op 11 oktober 2022
de pleitnota van Unitura
de pleitnota van Verhuis de Vleermuis c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Unitura exploiteert een onderneming in het leveren van producten en diensten voor de mitigatie van gebouwbewonende diersoorten. Zij brengt via (onder andere) haar webshop diverse ‘natuur inclusieve’ producten op de markt, waaronder uitganginrichtingen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, bedoeld voor gebouwen waaraan sloop- en/of renovatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Deze uitganginrichtingen zorgen ervoor dat de betreffende diersoorten een gebouw wel kunnen verlaten maar niet meer daarnaar kunnen terugkeren.

2.2.

Een van de uitganginrichtingen die Unitura via haar webshop verkoopt en inzet bij de projecten van haar klanten is de onder 2.3 weergegeven Exclusion Flap, een uit transparant kunststof vervaardigde uitganginrichting voor vleermuizen. De Exclusion Flap dient met de uitsparing aan de achterkant daarvan te worden bevestigd over een verticale of horizontale opening/spleet in een (buiten)muur, zoals een stootvoeg.

2.3.

De rechtsvoorganger van Unitura, Faunaprojecten B.V., heeft de Exclusion Flap op 19 april 2019 zoals hieronder weergegeven gedeponeerd als model bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 88042-01. Dit model staat sinds 2 mei 2022 op naam van Unitura.

(i)
ingeschreven model (ii) zoals ter zitting getoond:

2.4.

De heer [naam 1] is enig bestuurder en aandeelhouder van Ab Ovo. De heer [naam 2] is enig bestuurder en aandeelhouder van VMG. Ab Ovo en VMG zijn de twee bestuurders van Advise-R B.V. (hierna: Advise-R).

2.5.

Op 24 september 2020 heeft Advise-R 120 Exclusion Flaps bij Unitura besteld voor haar project ‘2019-009, Coda gebouw’. Op 26 februari 2021 heeft Advise-R 100 Exclusion Flaps bij Unitura besteld en op 26 augustus 2021 nog eens 10 stuks.

2.6.

Ab Ovo en VMG hebben samen met [gedaagde sub 4] in januari 2022 de vennootschap onder firma Verhuis de Vleermuis opgericht.

2.7.

Verhuis de Vleermuis biedt c.q. bood via haar gelijknamige website, www.verhuisdevleermuis.nl, sinds begin 2022 de hieronder weergegeven ‘Verhuis de vleermuis-flap’ (hierna: VDV-flap) aan, een eveneens uit transparant kunststof vervaardigde uitganginrichting voor vleermuizen die met de uitsparing aan de achterzijde over een verticale of horizontale opening/spleet in een gebouw (zoals een stootvoeg) aan een (buiten)muur dient te worden bevestigd.

(i)
dichtgeklapt: (ii) opengeklapt:

2.8.

Op enig moment heeft Unitura geconstateerd dat Verhuis de Vleermuis de hierboven weergegeven VDV-flap via haar website te koop aanbood.

Unitura heeft naar aanleiding hiervan bij brief van 2 mei 2022 de onder 2.6 genoemde vennoten van Verhuis de Vleermuis aangeschreven met de mededeling dat Verhuis de Vleermuis met de productie en verkoop van de VDV-flap inbreuk maakt op de model- en/of auteursrechten van Unitura op de Exclusion Flap dan wel onrechtmatig jegens haar handelt, met de sommatie om iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden.

2.9.

Verhuis de Vleermuis heeft naar aanleiding van de brief van Unitura haar webshop (tijdelijk) uit de lucht gehaald.

2.10.

Bij brief van 19 mei 2022 aan Unitura hebben Verhuis de Vleermuis c.s. betwist dat zij met de VDV-flap inbreuk maken op het door Unitura gestelde model- en auteursrechten. Volgens Verhuis de Vleermuis c.s. komt de Exclusion Flap van Unitura niet voor model- dan wel auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat het ontwerp daarvan is ingegeven door de technische dan wel functionele kenmerken van uitganginrichtingen voor vleermuizen. Ook betwisten Verhuis de Vleermuis c.s. dat de VDV-flap dezelfde algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker als de Exclusion Flap van Unitura.

2.11.

Bij brief van 13 juni 2022 heeft Unitura het door haar gestelde modelrecht nader onderbouwd en haar sommatie tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk daarop herhaald.

2.12.

Bij brief van 5 juli 2022 hebben Verhuis de Vleermuis c.s. aan Unitura laten weten het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de gestelde model- dan wel auteursrechtinbreuk te handhaven en niet aan de sommaties van Unitura te zullen voldoen.

2.13.

Sinds 12 juli 2022 is de webshop van Verhuis de Vleermuis weer toegankelijk. Inmiddels is er een partij van 100 VDV-flaps verkocht en geleverd aan een aannemer.

2.14.

Unitura heeft Verhuis de Vleermuis c.s. bij brief van 28 juli 2022 nogmaals gesommeerd iedere inbreuk op de model- en/of auteursrechten van Unitura te staken en gestaakt te houden.

2.15.

Partijen hebben (via hun advocaten) nog minnelijk overleg gevoerd, maar dat heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid.

3.Het geschil

3.1.

Unitura vordert bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad om Verhuis de Vleermuis c.s. ieder voor zich:

I. te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis:

 primair: iedere inbreuk op het modelrecht van Unitura te staken en gestaakt te houden (mede door het offline halen en laten van de webshop die nu bereikbaar is via de url verhuisdevleermuis.nl dan wel via dat kanaal niet langer de vleermuisflap aan te bieden);

 subsidiair: ieder onrechtmatig handelen zoals omschreven in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden in Nederland, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen of gebruiken of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de vleermuisflap of een andere flap die geen andere totaalindruk wekt dan de Exclusion Flap van Unitura dan wel daarmee verwarring wekkend overeenstemt;

II. te bevelen (
toevoeging vzr)om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Unitura opgave te doen van:

a. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij Verhuis de Vleermuis, dan wel bij enige aan haar gelieerde (rechts)persoon, per datum van deze brief aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;

b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Verhuis de Vleermuis, dan wel bij enige aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;

c. de door Verhuis de Vleermuis intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen en de door Verhuis de Vleermuis gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende producten;

d. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die Verhuis de Vleermuis, dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft verkocht;

e. het totale bedrag van de door Verhuis de Vleermuis als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;

III. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar of voor haar bij derden aanwezige voorraad inbreukmakende vleermuisflaps af te (doen) geven aan Unitura ter vernietiging op kosten van Verhuis de Vleermuis, deze te verwijderen uit het handelsverkeer dan wel terug te roepen uit het handelsverkeer;

IV. te bevelen (
toevoeging vzr)aan hun professionele afnemers in (primair) de betrokken landen of (subsidiair) Nederland in de landstaal van de betreffende afnemer een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de inhoud zoals vermeld onder IV. van het petitum in de dagvaarding, dan wel een brief met zodanige inhoud of vorm als de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdig kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaat van Unitura;

V. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder I. gevorderde, dan wel, ter keuze van Unitura, een dwangsom van € 500,00 voor elke inbreukmakende flap die in strijd met dat bevel wordt verkocht, althans zodanige dwangsom als de voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;

VI. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per dag voor iedere overtreding van het onder II. en III. en IV. gevorderde bevel, althans zodanige dwangsommen als de voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;

VII. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis;

VIII. primair te veroordelen tot betaling aan Unitura van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv en deze op grond daarvan te berekenen op € 15.000,00 excl. btw dan wel het bedrag dat de voorzieningenrechter rechtens juist acht en subsidiair, voor het geval de vorderingen (alleen) zouden worden toegewezen op basis van onrechtmatige daad, conform het liquidatietarief, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente.

3.2.

Verhuis de Vleermuis c.s. voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Unitura in de proceskosten.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Verhuis de Vleermuis c.s. betwisten dat Unitura spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen in dit kort geding. Hierin kunnen zij niet worden gevolgd. Indien wordt geoordeeld dat het aannemelijk is dat Verhuis de Vleermuis c.s., zoals Unitura stelt, inbreuk maken op het modelrecht van Unitura dan wel onrechtmatig jegens haar handelen, heeft Unitura recht en belang bij haar vorderingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aldus met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde het spoedeisend belang bij de vorderingen van Unitura gegeven.

4.2.

Unitura beroept zich, anders dan in de eerder gevoerde correspondentie tussen partijen, in dit kort geding niet op auteursrechtelijke bescherming van haar Exclusion Flap. Unitura stelt zich primair op het standpunt dat Verhuis de Vleermuis c.s. met (onder andere) het vervaardigen, in voorraad houden en verhandelen van de VDV-flap inbreuk maken op het modelrecht van Unitura op de Exclusion Flap. Volgens Unitura heeft de VDV-flap dezelfde karakteristieke uiterlijke kenmerken als de Exclusion Flap. De verschillen tussen de beide producten vallen weg gelet op de dominante aspecten van de vormgeving. De beide producten wekken dan ook een overeenstemmende totaalindruk bij de geïnformeerde gebruiker, aldus Unitura. Subsidiair beroept zij zich op slaafse nabootsing.

Verhuis de Vleermuis c.s. stellen zich op het standpunt dat hun VDV-flap op tal van punten afwijkt van de Exclusion Flap, waardoor deze een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan de Exclusion Flap van Unitura. Bovendien worden de uiterlijke kenmerken van Exclusion Flap deels bepaald door de technische functie daarvan, zodat volgens Verhuis de Vleermuis c.s. voor deze onderdelen geen modelbescherming kan worden ingeroepen.

4.3.

Vooropgesteld moet worden dat de rechtsvoorganger van Unitura de Exclusion Flap heeft gedeponeerd als Benelux-model. Vaststaat dat Verhuis de Vleermuis c.s. (dan wel een derde) (nog) geen nietigheidsprocedure tegen het model van Unitura hebben ingesteld. Uitgangspunt bij de beoordeling van de vorderingen in dit kort geding dient dan ook te zijn dat sprake is van een geldig model in voornoemde zin. Dat betekent dat in het midden kan blijven of het ontwerp en de keuze van het materiaal van de Exclusion Flap met name voortkomen uit subjectieve, esthetische en creatieve overwegingen, zoals Unitura stelt, dan wel dat het ontwerp daarvan vooral is ingegeven door de technische dan wel functionele kenmerken van uitganginrichtingen voor vleermuizen, zoals Verhuis de Vleermuis c.s. betogen.

4.4.

Vervolgens ligt de vraag voor of Verhuis de Vleermuis c.s. met hun VDV-flap inbreuk maken op de Exclusion Flap van Unitura, zoals Unitura stelt. Ingevolge art. 3.16. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan de houder van een modelrecht zich verzetten tegen het gebruik van elk voortbrengsel waarin het model is verwerkt of toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Vergeleken dienen te worden het model van Unitura zoals dat is ingeschreven (zie 2.3) en de VDV-flap van Verhuis de Vleermuis (zie 2.7). Het gaat daarbij om een vergelijking van het totaalbeeld van zichtbare kenmerken. Onder ‘geïnformeerde gebruiker’ dient in dit geval te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door uitgebreide kennis van de betrokken sector.

4.5.

Vaststaat dat Advise-R (c.q. haar bestuurders/aandeelhouders) in 2020 en 2021 in totaal 230 Exclusion Flaps bij Unitura heeft besteld ten behoeve van een aantal van haar vastgoedprojecten. Verhuis de Vleermuis c.s. hebben ter zitting toegelicht dat zij naar aanleiding van praktische problemen bij het gebruik en de montage van de Exclusion Flap van Unitura en de (te) hoge kostprijs daarvan, een eigen vleermuisflap hebben ontwikkeld, die aan de behoefte en het gebruik van uitganginrichtingen voor vleermuizen in de praktijk voldoet. Daarbij hebben Verhuis de Vleermuis c.s. naar eigen zeggen de Exclusion Flap van Unitura als inspiratiebron c.q. uitgangspunt genomen. Dat de VDV-flap gedeeltelijk (al dan niet direct) is ontleend aan de Exclusion Flap van Unitura, is dan ook niet in geschil. Dit maakt echter niet zonder meer dat Verhuis de Vleermuis c.s., zoals Unitura lijkt te veronderstellen, (dus) inbreuk maken op haar Exclusion Flap. Het enkele gegeven dat de ‘binnenkant’ van de VDV-flap, dat wil zeggen het gedeelte van de uitganginrichting van de VDV-flap met de opening/uitsparing aan de achterkant en de langwerpige, rechthoekige ruimte met open onderzijde, waardoor de vleermuis het gebouw verlaat, aan de Exclusion Flap is ontleend en dat de maatvoering en vormgeving van de binnenkant van de VDV-flap grotendeels overeenstemmen met de maatvoering en vormgeving van de Exclusion Flap, is daarvoor niet voldoende. De ‘binnenkant’ van de VDV-flap maakt immers onderdeel uit van de vleermuisflap als geheel en voor inbreuk in eerdergenoemde zin is noodzakelijk dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk bij de geïnformeerde gebruiker van de Exclusion Flap en de VDV-flap, waarbij de twee producten dienen te worden vergeleken als geheel, niet op afzonderlijke onderdelen.

4.6.

Van een overeenstemmende algemene indruk van de beide vleermuisflaps is voorshands geoordeeld geen sprake. In dit verband is redengevend dat bij de vormgeving van VDV-flap van Verhuis de Vleermuis (zoals weergegeven onder 2.7) in niet geringe mate is afgeweken van de vormgeving van de Exclusion Flap van Unitura (zoals weergegeven onder 2.3.). Zo is de VDV-flap aanzienlijk groter dan de Exclusion Flap, wordt de VDV-flap in opengeklapte vorm aangeboden en dient de VDV-flap, in tegenstelling tot de Exclusion Flap, na montage daarvan nog te worden ‘dichtgeklapt’. Ten behoeve daarvan is de VDV-flap aan de buitenrand voorzien van negen opvallende ‘drukknopen’, waarmee de flap na montage kan worden gesloten (dichtgedrukt). Deze drukknopen zijn ook na montage van de VDV-flap duidelijk zichtbaar en bepalend voor het aanzicht van de VDV-flap. Bovendien is de VDV-flap rondom de rand met drukknopen voorzien van nog een rand ten behoeve van de montage daarvan aan de muur. Verder zijn de randen van de Exclusion Flap voorzien van een reliëf, terwijl de randen van de VDV-flap glad zijn.

Tussen de beide vleermuisflaps bestaan weliswaar overeenkomsten, zoals de reeds aangehaalde vormgeving van de binnenkant van de VDV-Flap en de Exclusion Flap en de (maatvoering van de) opening daarin waardoor de vleermuis het gebouw via (bijvoorbeeld) de stootvoeg kan verlaten, alsmede het specifieke materiaalgebruik (doorzichtig kunststof), maar deze overeenkomsten zijn, gelet op de hiervoor beschreven significante verschillen in de vormgeving van de beide vleermuisflaps, van ondergeschikte betekenis voor de algemene indruk die de vleermuisflaps wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Daarbij is tevens van belang dat de vleermuisflaps door onder meer aannemers en installateurs worden ingekocht en door (gespecialiseerde) monteurs aan (te slopen/te renoveren) panden worden bevestigd. Deze aannemers, installateurs en monteurs zijn dan ook de geïnformeerde gebruikers in eerdergenoemde zin. Zij zijn kenners van de verschillende producten die er in deze specifieke branche beschikbaar zijn en zullen de vleermuisflaps bij de montage daarvan van (relatief) dichtbij zien, waardoor verschillen tussen de beide producten (nog) eerder zullen opvallen dan wanneer de producten vanaf een (grote) afstand worden bezien.

Nu met betrekking tot de producten van partijen voorshands geoordeeld geen sprake is van een overeenstemmende algemene indruk, behoeft de tussen partijen gevoerde discussie over de beschermingsomvang van de Exclusion Flap en dan met name de vraag, in hoeverre sprake is van technische bepaaldheid van de uiterlijke kenmerken van de Exclusion Flap, geen bespreking meer.

4.7.

De slotsom is dan ook dat Unitura binnen het bestek van dit kort geding niet aannemelijk heeft gemaakt dat Verhuis de Vleermuis c.s. met de VDV-flap inbreuk maken op het modelrecht van Unitura op de Exclusion Flap. De primaire vordering onder I. zal daarom worden afgewezen.

4.8.

Nu de modelrechtelijke grondslag van de vordering onder I. niet slaagt, ligt de subsidiaire grondslag ter beoordeling voor, te weten de vraag of Verhuis de Vleermuis c.s. onrechtmatig jegens Unitura handelen door slaafse nabootsing van de Exclusion Flap door de (beoogde) verhandeling van de VDV-flap. Vooropgesteld moet worden dat het nabootsen van een product of element daarvan en het profiteren van andermans inspanningen met betrekking tot het ontwerp daarvan op zichzelf niet zonder meer onrechtmatig is. Daarvoor is vereist dat de nabootsing verwarring sticht, welke verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product af te doen. Verwarring is alleen mogelijk wanneer het nagebootste product een eigen positie op de markt heeft.

4.9.

Nog daargelaten dat Unitura in dit verband onvoldoende concreet heeft gemaakt dat aan de Exclusion Flap een eigen gezicht in de markt toekomt, zodat reeds om die reden niet gezegd kan worden dat Verhuis de Vleermuis c.s. zich schuldig maken aan slaafse nabootsing met betrekking tot de Exclusion flap, is de enkele stelling dat de vleermuisflaps in kwestie op elkaar lijken en dat gelet daarop verwarringsgevaar dreigt bij de gebruikers daarvan, voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing onvoldoende. Verwarring in voornoemde zin valt naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter bovendien ook niet te duchten, gelet op de mate waarin de VDV-flap afwijkt van de Exclusion Flap van Unitura. Ook de subsidiaire vordering onder I. is daarom niet toewijsbaar.

4.10.

Nu zowel de primaire als de subsidiaire grondslag van de inbreukvordering onder I. falen, bestaat evenmin grond voor toewijzing van de nevenvorderingen van Unitura onder II. tot en met VII. Deze vorderingen zullen daarom eveneens worden afgewezen.

4.11.

Unitura zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Verhuis de Vleermuis c.s. maken aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Verhuis de Vleermuis c.s. hebben ter onderbouwing van die vordering een gedetailleerde urenspecificatie van hun advocaat overgelegd, waaruit blijkt dat de advocaatkosten in totaal € 6.360,58 bedragen, inclusief btw en het door Verhuis de Vleermuis c.s. voldane griffierecht van € 676,00. Om de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten te beoordelen, zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie 1 april 2017). De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze zaak kwalificeert als een eenvoudig kort geding waarvoor in beginsel een maximum geldt van € 6.000,00 (exclusief verschotten). De door Verhuis de Vleermuis c.s. gevorderde som aan proceskosten blijft (exclusief het reeds door Verhuis de Vleermuis c.s. betaalde griffierecht) onder het genoemde indicatietarief en zal daarom zoals begroot (inclusief een bedrag van € 676,00 aan griffierecht) worden toegewezen.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Unitura in de proceskosten, aan de zijde van Verhuis de Vleermuis c.s. tot op heden begroot op € 6.360,58,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 2022.