Uitspraak
VONNIS KORT GEDING
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN
DE PRESIDENT IN KORT GEDING
Reg.nr.: 44301 / KG ZA 00-60
V O N N I S
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYPORAMA HOLLAND B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],
eiseres,
hierna te noemen Hyporama,
procureur mr H.E.M. Hulleman,
advocaat mr R.E. Weening,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIVOZA RUITERSPORT B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats], [adres],
gedaagde,
hierna te noemen Divoza,
advocaat mr J.L. de Kreek.
PROCESVERLOOP
Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.
De vordering strekt ertoe bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
A. Divoza te gebieden om binnen vijf dagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis ieder gebruik en/of registratie van het woordmerk Horselover en de handelsnaam Horselover alsmede het gebruik en/of registratie van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ . 10.000,= per dag of gedeelte daarvan dat Divoza met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft.
B. Divoza te gebieden binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam Horselover.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Hyporama [vestigingsplaats], [adres], op straffe van een dwangsom van ƒ . 10.000,= per dag of gedeelte daarvan met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft.
C. Divoza te gebieden alle correspondentie en relevante stukken die zij op grond van het sub A en sub B gevorderde gebod aan derden heeft gestuurd of van derden heeft ontvangen, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van Hyporama (mr R.E. Weening, postbus 15744, 1001 NE Amsterdam of Reina.Weening@kvdl.nl) af te geven, op straffe van een dwangsom van ¦ . 1.000,= per dag of gedeelte daarvan dat Divoza met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft.
D. Divoza te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van ƒ . 2.500,= of een ander door u in goede justitie te bepalen bedrag.
E. Divoza te veroordelen in de kosten van dit geding.
Op de voor de behandeling bepaalde dag, donderdag 17 februari 2000, is Hyporama verschenen, vertegenwoordigd door [directeur], directeur, bijgestaan door de advocaat mr Weening, voornoemd.
Divoza is verschenen vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger 1]en [vertegenwoordiger 2], bijgestaan door de advocaat mr De Kreek, voornoemd.
Hyporama heeft vervolgens conform de dagvaarding voor eis geconcludeerd, waarbij zij producties in het geding heeft gebracht.
Divoza heeft verweer gevoerd tegen de vordering en geconcludeerd Hyporama niet-ontvankelijk in de vordering te verklaren, dan wel deze af te wijzen, met veroordeling van Hyporama in de kosten van de procedure.
Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.
De uitspraak is nader bepaald op vrijdag 25 februari 2000.
RECHTSOVERWEGINGEN
Vaststaande feiten
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:
a. Hyporama drijft sinds 1989 een onderneming in de import, export, groothandel en distributie onder meer door middel van postorder van ruitersportartikelen mede onder de naam Horselover. Hyporama gebruikt de handelsnaam Horselover op haar facturen en briefpapier. Haar postorderbedrijf Horselover is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
b. Hyporama verkoopt haar ruitersportartikelen door middel van een keten van over het land verspreide winkels en door middel van postordercatalogi. De postordercatalogus wordt door Hyporama uitgegeven onder haar handelsnaam Horselover en het merk Horselover.
c. Op 2 oktober 1992 heeft Hyporama het teken Horselover als merk in de Benelux gedeponeerd onder registratienummer 0523705 voor ruitersportartikelen.
d. Divoza is een onderneming die bestaat sinds 1928 en zich toelegt op de import en export, groot- en detailhandel, fabricage en produktie op het gebied van paarde- en ruitersport artikelen en dierengeneesmiddelen. Divoza verkoopt haar ruitersportartikelen eveneens door middel van haar winkels en door middel van een postordercatalogus die zij in papieren vorm en elektronische vorm aan het publiek ter beschikking stelt.
e. Hyporama en Divoza zijn directe concurrenten van elkaar. Zij richten zich op landelijk niveau op dezelfde doelgroep en bieden soortgelijke producten en diensten aan.
f. Divoza heeft de domeinnaam Horselover.nl laten registeren bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Divoza heeft voorts nog twee websites, namelijk Divoza.nl en Divoza.com. Divoza biedt onder de domeinnaam Horselover.nl ruitersportartikelen aan, waaronder een on-line manegegids.
Standpunt van Hyporama
2. Het standpunt van Hyporama komt, zakelijk weergegeven, hierop neer:
Gedurende de elf jaar dat Hyporama bestaat heeft zij grote naamsbekendheid verworven onder haar handelsnaam Horselover en merk Horselover. Direct na de ontdekking dat Divoza de domeinnaam Horselover.nl heeft laten registeren heeft Hyporama Divoza aangesproken op het onrechtmatige karakter van haar handelwijze. Het gebruik van een met de handelsnaam en het merk van Hyporama overeenstemmende domeinnaam door Divoza zal bij het publiek de indruk wekken dat onder de domeinnaam Horselover.nl aangeboden producten en diensten van Divoza afkomstig zijn.
Met de domeinregistratie van Horselover.nl door Divoza belet Divoza Hyporama zich onder haar eigen naam op het Internet manifesteert. Met het registreren van de domeinnaam Horselover.nl haakt Divoza duidelijk aan bij de reputatie die Hyporama met het intensieve gebruik van het merk en de handelsnaam Horselover heeft verworven.
Door gebruik te maken van een met de handelsnaam en het merk van Hyporama overeenstemmend of nagenoeg identiek teken voor nagenoeg identieke en ieder geval soortgelijke waren, maakt Divoza inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Hyporama in de zin van art. 5 Handelsnaamwet Pro respectievelijk art. 13A lid 1 sub b en d van de BMW.
Tevens handelt Divoza door de registratie en het gebruik van de domeinnaam Horselover.nl onrechtmatig jegens Hyporama.
Door de handelwijze van Divoza lijdt Hyporama schade, welke onder andere bestaat uit gederfde inkomsten omdat bezoekers bij het intikken van de domeinnaam Horselover.nl bij Divoza in plaats van bij Hyporama terechtkomen.
Standpunt van Divoza
3. De verweren van Divoza komen, zakelijk weergegeven, op het onderstaande neer:
Hyporama staat niet als rechthebbende ten aanzien van het merk Horselover geregistreerd. Het merk staat op naam van Hyporama Holland v.o.f.
Het woord Horselover is een gewoon woord uit het hedendaagse taalgebruik. Het merkenrecht en handelsnaamrecht laten het niet toe dat gewone woorden uit de hedendaagse taal door één partij gemonopoliseerd worden.
Als woordmerk is Horselover niet oorspronkelijk en onderscheidend te noemen.
Het teken Horselover is puur beschrijvend en mist dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de onderhavige branche.
Niet voor niets heeft Hyporama niet het woord, maar een beeldmerk gedeponeerd. Dit betekent dat Hyporama niet via de omweg van een beeldmerk alsnog een recht op het woord Horselover kan claimen. Door de toevoeging van de beeltenis van een paard met ruiter aan het woord Horselover, heeft Hyporama een merkrecht verkregen. In zodanig geval zal de bescherming van het merk zich slechts beperken tot wat aan het woord Horselover is toegevoegd. Het overeenstemmende bestanddeel tussen het merk van Hyporama en het teken van Divoza vormt het woord Horselover. Dit woord is uitsluitend beschrijvend, althans in overwegende mate beschrijvend. Daarom moet geoordeeld worden dat de beschermingsomvang van het merk van Hyporama gering is.
De in de onderhavige branche beschrijvende aanduiding Horselover leent zich naar z'n aard niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming. Soortnamen of beschrijvende aanduidingen mogen niet via de Handelsnaamwet gemonopoliseerd worden. In zulke gevallen zal eventueel verwarringsgevaar bezwaarlijk kunnen worden toegeschreven aan het voeren van net zo'n beschrijvende aanduiding. Ondanks de bekendheid die een onderneming onder een bepaalde naam zou hebben, brengt het normaal taalgebruik met zich mee dat het onderscheidend vermogen van die naam zodanig is verminderd, dat het enkele voorkomen van dat woord in een handelsnaam van een ander niet zonder meer de slotsom wettigt dat door het voeren van die naam verwarring tussen de ondernemingen valt te duchten.
Beoordeling van het geschil
4.1 De zaak is spoedeisend nu Hyporama de domeinnaam Horselover.nl niet kan registreren vanwege de registratie van deze domeinnaam door Divoza, waardoor Hyporama schade lijdt. Voorts is er de dreiging dat Divoza de domeinnaam Horselover.nl kan linken met haar domeinnamen Divoza.nl en Divoza.com.
4.2 Ter zitting is voldoende aannemelijk geworden - mede op basis van een door eiseres getoonde inschrijving - dat de rechten van de vennootschap onder firma zullen overgaan op de huidige B.V.
Op grond van haar merkrecht kan Hyporama zich verzetten tegen het gebruik van een met haar merk Horselover overeenstemmend teken voor soortgelijke waren in het economisch verkeer indien daardoor bij het publiek verwarring wordt gewekt met betrekking tot de herkomst van de producten (art. 13A lid 1 sub b BMW).
Naar voorlopig oordeel van de president heeft het merk Horselover voldoende onderscheidend vermogen binnen de Benelux en is als zodanig niet uitsluitend beschrijvend van aard. Dit zou wellicht anders zijn in een Engelstalig land.
Derhalve kan Hyporama zich - anders dan in het geval van gewoon taalgebruik - met succes verzetten tegen het gebruik van haar merk Horselover door Divoza voor zover Divoza de indruk wekt dat het om een aanduiding als merk gaat.
Divoza heeft zonder toestemming van Hyporama de domeinnaam Horselover.nl geregistreerd op Internet. Met het gebruik van de domeinnaam Horslover.nl maakt Divoza inbreuk op het merkrecht van Hyporama. Het registreren van de domeinnaam Horselover.nl levert gebruik op in de zin van art. 13A lid 1 sub d BMW omdat deze domeinnaam zonder geldige reden in het economische verkeer wordt gebruikt terwijl tevens aan het onderscheidingsvermogen van het merk afbreuk wordt gedaan daar de merkrechthebbende, Hyporama, haar merknaam niet als websitenaam in Nederland kan gebruiken. Van een geldige reden kan slechts sprake zijn in het geval van een noodzaak tot gebruik. Die noodzaak ontbreekt nu Divoza beschikt over de domeinnamen Divoza.nl en Divoza.com. Voorts heeft Divoza in het verleden gebruik gemaakt van een term als Horseworld en kan zij ook overigens iedere andere (beschikbare) domeinnaam kiezen.
Voorshands is voldoende aannemelijk geworden dat het vorenomschreven gebruik van Divoza van de domeinnaam Horselover.nl een inbreuk oplevert op het merkrecht van Hyporama en dus jegens haar onrechtmatig is.
Of het gebruik van de naam Horselover in de omstreden domeinnaam bovendien een inbreuk oplevert op art. 5 van Pro de Handelsnaamwet, kan hier verder in het midden blijven.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat een voorziening als verzocht kan worden toegewezen met dien verstande dat de dwangsommen aan een maximum zullen worden gebonden op de wijze als hierna vermeld.
Uitzondering hierop vormt het gevorderde voorschot op de schadevergoeding nu in dit geding omtrent de omvang van de schade onvoldoende aanknopingspunten in de stellingen van Hyporama zijn aangetroffen.
4.3 Divoza zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
BESLISSING
De president:
1. gebiedt Divoza om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik als merk en/of registratie van het woordmerk Horselover en de handelsnaam Horselover alsmede het gebruik als merk en/of registratie van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ . 10.000,= per dag of gedeelte daarvan dat Divoza met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft, met dien verstande dat maximaal ƒ. 500.000,= aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden;
2. gebiedt Divoza binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam Horselover.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Hyporama [vestigingsplaats], [adres] op straffe van een dwangsom van ƒ . 10.000,= per dag of gedeelte daarvan met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft, met dien verstande dat maximaal ƒ . 500.000,= aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden;
3. gebiedt Divoza alle correspondentie en relevante stukken die zij op grond van het sub 1 en sub 2 gevorderde gebod aan derden heeft gestuurd of van derden heeft ontvangen, binnen twee dagen na verzending of ontvangst aan de advocaat van Hyporama (mr R.E. Weening, postbus 15744, 1001 NE Amsterdam of Reina.Weening@kvdl.nl) af te geven, op straffe van een dwangsom van ƒ. 1.000,= per dag of gedeelte daarvan dat Divoza met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft, met dien verstande dat maximaal ƒ . 100.000,= aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden;
4. veroordeelt Divoza in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hyporama begroot op ƒ. 485,30 aan verschotten, vermeerderd met de eventueel niet voor verrekening vatbare omzetbelasting, en op ƒ . 1.550,= aan salaris van de procureur;
5. verklaart de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;
6. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr W. Duitemeijer, president en door deze uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 februari 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.