Uitspraak
RECHTBANK GRONINGEN
SECTOR CIVIELRECHT
MEERVOUDIGE KAMER
Datum uitspraak: vrijdag 15 februari 2002
Reg.nr.: 53031 / HA ZA 01-516
V O N N I S
in de zaak van:
[eiser],
gevestigd te Groningen,
eiser bij exploot van dagvaarding d.d. 21 juni 2001,
procureur mr. W.P. Steenhuisen,
en
[gedaagde],
statutair gevestigd en kantoorhoudende te [Groningen,
gedaagde bij opgemeld exploot van dagvaarding,
procureur mr. D.J. Mensink.
PROCESVERLOOP
Ingevolge het tussenvonnis van deze rechtbank van 31 augustus 2001 heeft op 29 oktober 2001 een comparitie van partijen plaatsgevonden, welke op 21 december 2001 is voortgezet nadat gedaagde de gelegenheid is geboden een schriftelijke reactie in te dienen naar aanleiding van de ter comparitie overgelegde pleitnota van eiser. Ook van de voortzetting van de comparitie is proces-verbaal opgemaakt.
Ten slotte hebben partijen de rechtbank gevraagd vonnis te wijzen.
De enkelevoudige kamer heeft de zaak daarna verwezen naar de meervoudige kamer.
RECHTSOVERWEGINGEN
1. De rechtbank neemt over en beschouwt als ingelast hetgeen zij in haar tussenvonnis van 29 oktober 2001 heeft overwogen en beslist.
2.Vaststaande feiten
2.1 Eiser heeft sinds september 1996 een website, welke in eerste instantie toegankelijk was via het domein http ://come .to/gratis.nl onder de naam "Eriks Prijs en Pretpagina", met daarop informatie over en links naar gratis producten. Sedert oktober 1998 maakt hij deze site toegankelijk via het internetdomein www .gratiz.nl. Eiser staat in het handelsregister ingeschreven onder de naam "Gratiz.NL Internet Diensten".
2.2 Op 25 oktober 1996 heeft Internetprovider Noord ten behoeve van de eenmanszaak Adviesbureau Gratis de domeinnaam www .gratis.nl aangevraagd. Op 1 januari 1999 is Adviesbureau Gratis onder bijzondere titel verkocht aan Zakennet Nederland.
Op 1 september 1999 heeft de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN) het tot dan toe geblokkeerde internetdomein www .gratis.nl vrijgegeven voor registratie.
Op 28 oktober 1999 is de domeinnaam aan Zakennet Nederland toegewezen. [X.], directeur en eigenaar van Zakennet Nederland en gedaagde, heeft de eigendom van de domeinnaam www .gratis.nl op 19 december 2000 overgedragen aan gedaagde.
Gedaagde biedt onder deze domeinnaam dezelfde activiteiten aan als eiser.
2.3 Eiser is sinds 11 februari 2000 houder van het woordmerk 'www .gratiZ.nl' onder depotnummer 0956269 voor de klasse KI 41 (ontspanning via Internet).
2.4 Bij brief van 10 mei 2001 heeft eiser gedaagde gesommeerd het gebruik van de domeinnaam www .gratis.nl te staken. Gedaagde heeft daaraan geen gevolg gegeven.
3.Standpunt eiser
Merkrecht
3.1 Gedaagde maakt door het gebruik van de domeinnaam www .gratis.nl inbreuk op het merkrecht van eiser.
Gedaagde biedt soortgelijke waren onder een overeenstemmend teken aan op een wijze die verwarring bij het publiek kan veroorzaken. De totaalindruk is gelijk, er is sprake van een auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis, terwijl het concept, de opbouw en de inhoud van de website van gedaagde in grote mate overeenstemmen met die van eiser. De exclusiviteit en het onderscheidend vermogen van zijn merk verwateren door toedoen van gedaagde.
3.2 Er is sprake van een geldig merkdepot. De woordcombinatie www .gratiZ.nl heeft onderscheidend vermogen. Er is geen sprake van een uitsluitend beschrijvend teken. Het hoofdbestanddeel 'gratiz' kan niet gelijk gesteld worden met 'gratis'. De 'z' maakt een essentieel verschil.
De dienst die eiser aanbiedt is dat hij op zoek gaat naar derden die gratis producten en diensten aanbieden. Hij biedt de producten en diensten niet zelf aan. Nu het merk - www .gratiZ.nl - niet rechtstreeks op de geboden waren en diensten duidt is van strijd met artikel 6 quinquiesB Pro lid 2 Unieverdrag van Parijs geen sprake. Evenmin is sprake van een monopolisering van de Nederlandse taal. Dat het merk onderscheidend vermogen heeft blijkt ook uit het feit dat het de zeer zware toets van het Benelux Merkenbureau heeft doorstaan. Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen worden onderscheiden. Via de '.nl' is duidelijk dat het hier gaat om een Nederlandse website.
3.3 Voorzover het merk wel als uitsluitend beschrijvend moet worden beschouwd wijst eiser er op dat het merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Het merk geniet sinds begin 1999 ruime bekendheid. De website staat in de top twintig van de meest bezochte websites. Het merk en de dienst die eiser biedt zijn veelvuldig in de nationale pers besproken. De klantenkring van eiser bestaat uit grote en gerenommeerde nationale en internationale ondernemingen. Er is sprake van een dominant marktaandeel waarmee een substantiële omzet wordt gehaald.
3.4 Eiser betwist dat hij het merkdepot te kwader trouw heeft verricht. Het domein www .gratis.nl is nog geen 4 maanden voor het merkdepot van eiser geactiveerd terwijl op dat domein tot mei 2000 alleen reclame uitingen stonden en geen 'soortgelijke waren'. Het aanvragen van de domeinnaam in 1996 en het laten registreren in 1999 is niet te kwalificeren als het voeren van een merk in de zin van artikel 4 lid 6 sub a BMW Pro.
Handelsnaam
3.5 Gedaagde maakt door het gebruik van de domeinnaam www .gratis.nl inbreuk op het handelsnaamrecht van eiser. Eiser voert sedert 20 oktober 1998 de handelsnaam 'Gratiz.nl Internet Diensten'. In de communicatie met het publiek doet de domeinnaam www .gratiz.nl dienst als handelsnaam.
Gedaagde voert haar domeinnaam - die tevens haar handelsnaam is - op een zodanige wijze dat daardoor verwarring bij het publiek te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw Pro. Overigens kan ook aan een volledig beschrijvende handelsnaam bescherming niet worden ontzegd.
Onrechtmatige daad
3.6 Tevens handelt gedaagde onrechtmatig. Gedaagde behaalt omzet en winst door de formule van eiser na te bootsen en aan te bieden. Gedaagde heeft met www .gratis.nl een economische activiteit ontplooid die sterk aanleunt tegen die van eiser en profiteert daarmee van het door eiser opgebouwde bedrijfsdebiet. Gedaagde overschrijdt daarbij de grenzen van wat in het normale handelsverkeer toelaatbaar moet worden geacht. Er wordt een bijna identieke naam gebruikt en gedaagde doet geen enkele moeite om zich van eiser te onderscheiden.
3.7 Ten gevolge van het handelen van gedaagde heeft eiser schade geleden. Het gemiddeld aantal unieke bezoekers bedraagt 20.000 per dag. Eiser is in de periode dat gedaagde met zijn activiteiten is begonnen, geconfronteerd met een terugval van gemiddeld 1700 tot 2000 unieke bezoekers per dag.
4.Standpunt gedaagde
Merkrecht
4.1 Eiser kan gedaagde het gebruik van het internetdomein www .gratis.nl niet verbieden. Gedaagde betwist inbreuk te maken
op de intellectuele eigendomsrechten van eiser.
4.2 Gedaagde stelt zich primair op het standpunt dat het depot van het woordmerk nietig is wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Zij roept de nietigverklaring in, en wenst de doorhaling van de inschrijving van het woordmerk bij het Benelux Merkenbureau. Daartoe wordt het volgende aangevoerd.
Het woord 'gratis' beschrijft een kenmerk van goederen en diensten en wordt zo veel gebruikt dat het niet onderscheidt. Dat eiser zich bedient van het hoofdbestanddeel 'gratiz', is een dermate minieme wijziging van het woord 'gratis', dat daardoor geen onderscheidend vermogen kan worden verkregen. Het wijzigt niets in de betekenis van het woord en auditief is er geen verschil.
De term www .gratiZ.nl beschrijft een vindplaats op het internet waarop gratis aanbiedingen te vinden zijn. Er zijn zeer vele sites op het internet die gratis producten en diensten aanbieden en die zich tevens onder het hoofdbestanddeel 'gratis/z' presenteren.
Het woordmerk bestaat uitsluitend uit tekens die in de handel kunnen dienen als een eigenschap van waarde, zodat er conform artikel 6 quinquies Pro B lid 2 Unieverdrag van Parijs sprake is van een beschrijvende - en dus nietige - aanduiding.
4.3 Subsidiair - zo het woordmerk geldig is - stelt gedaagde zich op het standpunt dat de beschermingsomvang van het woordmerk nihil is - het is een zeer zwak merk - en dat haar het gebruik van het woord 'gratis' niet kan worden belet. Eiser kan de Nederlandse taal niet monopoliseren door anderen met een beroep op haar merk- danwel handelsnaamrecht, het gebruik van een algemeen Nederlands woord te verbieden.
In artikel 13A lid 7b BMW is bepaald dat het uitsluitend recht van de merkhouder niet omvat het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van aanduidingen inzake waarde. Www .gratiZ.nl betreft de aanduiding inzake de waarde van de op de website aangeboden goederen en diensten.
4.4 Gedaagde ontkent dat er sprake is van inburgering van de merknaam. Het gemiddelde publiek zal de domeinnaam www .gratis.nl niet met een merk associëren maar alleen met een internetadres. Bovendien wordt het merk www .gratiZ.nl niet op de site gebruikt of aangeduid.
Handelsnaam
4.5 De domeinnaam www .gratiz.nl is geen handelsnaam - evenmin als www .gratis.nl dat is - en kan derhalve niet met een beroep op de Handelsnaamwet beschermd worden. Eiser voert de handelsnaam www .gratiz.nl ook niet. Het publiek associeert deze (domein)naam niet met een handelsnaam, maar uitsluitend met een adressering op het internet waar bepaalde producten of diensten met een 'gratiz' karakter te vinden zijn. Deze domeinnaam is niet geregistreerd in het handelsregister, terwijl niet elk gebruik van een naam een handelsnaam oplevert. Dat is niet het geval wanneer de aanduiding niets anders aangeeft dan de aard van het bedrijf, zoals in casu het geval is. Er worden diensten verleend of producten verkocht die gratis zijn.
4.6 De handelsnaam 'Gratiz.NL Internet Diensten' dient ter beschrijving van de onderneming en mist - evenals www .gratiz.nl - voldoende onderscheidend vermogen om als beschermde handelsnaam te kunnen dienen. Hetgeen ten aanzien van het merkenrecht over het onderscheidend vermogen is gesteld, geldt ook voor de handelsnaam. Er kunnen geen verdergaande rechten aan worden ontleend dan dat derden het gebruik van exact dezelfde handelsnaam verboden kan worden.
4.7 Voorts stelt gedaagde zich op het standpunt dat er geen verwarring in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet Pro is te duchten tussen de naam www .gratis.nl en www .gratiz.nl, danwel 'GratiZ.NL Internet Diensten'. De adressering www .gratiz.nl wordt niet met een onderneming geassocieerd, maar uitsluitend met een adressering op internet waarop bepaalde producten of diensten die gratis zijn, zijn te vinden. De vormgeving van beide internetsites is volstrekt verschillend, zowel qua lay-out als gebruik.
Onrechtmatige daad
4.8 Oprichting en aanvraag van de domeinnaam www .gratis.nl hebben beiden plaats gevonden voor het gebruik van de domeinnaam www .gratiz.nl door eiser en het merkdepot. Gedaagde bezit daarmee oudere rechten. Het merkdepot is te kwader trouw verricht. De domeinnaam werd in eerste instantie door de SIDN niet vrijgegeven omdat deze te algemeen was. Vooruitlopend op een vrijgave was inschrijving wel mogelijk. Gedaagde heeft de domeinnaam rechtmatig verkregen.
4.9.Gedaagde betwist dat haar site onderdelen van de site van eiser kopieert of dat zij anderszins onrechtmatig ten opzichte van eiser handelt. Gedaagde doorzoekt het internet en plaatst gevonden gratis aanbiedingen op de site. Daarnaast wordt anderen gevraagd het internet te doorzoeken naar gratis aanbiedingen en deze met hyperlink en tekst aan te bieden op de site van gedaagde. Het is onvermijdelijk dat op de website van gedaagde dezelfde hyperlinks voorkomen als bij eiser. De originele eigenaren van deze links hebben daar geen bezwaar tegen.
4.10 Het fluctueren van het aantal bezoekers op de site van eiser is niet het gevolg van de activiteiten van gedaagde. Het verlies kan ten goede zijn gekomen van een van de andere gratis-sites zoals bijvoorbeeld www .allesisgratis.nl.
5.Beoordeling
Merkrecht
5.1 Partijen zijn in de eerste plaats verdeeld over de vraag of de (domein)naam www .gratiz(Z).nl als merk kan dienen in de zin van artikel 1 BMW Pro. Daartoe dient vast komen te staan of www .gratiz.nl voldoende onderscheidend vermogen heeft. Zulks dient beoordeeld te worden aan de hand van artikel 6 quinquiesB Pro van het Unieverdrag van Parijs.
Uitgangspunt daarbij is dat zuiver beschrijvende woorden niet als merk kunnen dienen omdat zij gebruikt worden om een waar in het algemeen te kunnen identificeren terwijl de primaire functie van een merk is de waar van een onderneming te kunnen identificeren. Woorden die slechts de hoedanigheid of de waarde van de aangeboden waar aangeven, komen niet voor bescherming op grond van de Benelux Merkenwet in aanmerking. Zij missen ieder onderscheidend vermogen.
5.2 De rechtbank is van oordeel dat de naam www .gratiz.nl - zowel in haar onderdelen alsook in het geheel bezien - onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen. Het gemiddelde publiek zal die naam in de eerste plaats associëren met een vindplaats op het internet waarbij men gratis producten en/of diensten kan aantreffen. Het merk is daarmee in hoge mate beschrijvend en derhalve ongeschikt om het product van de onderneming als die van eiser, te onderscheiden. Dit wordt niet anders doordat de letter 's' van 'gratis' is vervangen door de 'z' nu het hier een wijziging van minimale aard betreft die auditief (nagenoeg) niet merkbaar is en waardoor in de begripsmatige betekenis - kostenloos - van het hoofdbestanddeel niets verandert. Dat eiser daarbij de producten niet zelf aanbiedt doch verwijst naar links waarop die producten worden aangeboden, kan daar niet aan af doen. De rechtbank heeft bij het vorenstaande mede acht geslagen op het gegeven dat het inmiddels als een feit van algemene bekendheid moet worden beschouwd dat een internet domeinnaam slechts een keer kan worden uitgegeven, zodat het onbestaanbaar is dat meerdere (rechts)personen zich van de naam www .gratis.nl zouden kunnen bedienen.
Eiser heeft voorts onvoldoende onderbouwd dat in dit kader relevante betekenis toekomt aan de schrijfwijze van het merk, met een hoofdletter 'Z' aan het einde in plaats van een kleine letter. Dat het Benelux Merkenbureau de inschrijving destijds niet heeft geweigerd, betekent niet dat 'www .gratiz.nl' voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
5.3 Voorzover eiser nog heeft betoogd dat de domeinnaam www .gratiz.nl door middel van inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, verwerpt de rechtbank die stelling. Weliswaar hebben de domeinnaam waarvan eiser zich bedient alsmede de website een zekere bekendheid, doch de rechtbank is van oordeel dat het publiek de naam www .gratiz.nl in eerste plaats zal beschouwen als een internetadres en niet als een merk. Van inburgering van een merknaam is dan ook geen sprake.
5.4 Het vorenstaande brengt mee dat het door eiser gedeponeerde woordmerk voor de door hem aangeboden waren, nietig is. De rechtbank zal de nietigheid derhalve - zoals ingeroepen - uitspreken en de doorhaling bij het Benelux Merkenbureau bevelen. Onbesproken kan blijven of het depot destijds te kwader trouw is gedaan.
Handelsnaam
5.5 Voorzover eiser nog heeft betoogd dat gedaagde inbreuk maakt op zijn handelsnaam www .gratiz.nl, verwerpt de rechtbank ook die stelling, waartoe zij overweegt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat eiser deze (domein)naam als handelsnaam voert. Deze naam staat niet ingeschreven in het handelsregister en wordt als zodanig ook nergens op de website van eiser genoemd, waar enkel wordt verwezen naar 'Erik's Prijs en Pret Pagina'. Ook uit de tussen partijen gevoerde correspondentie en uit de overgelegde publicaties is de rechtbank niet gebleken dat de naam www .gratiz.nl anders dan als domeinnaam voor de website wordt gebruikt. Voorts is evenmin aannemelijk geworden dat gedaagde de (domein)naam www .gratis.nl als handelsnaam zou voeren. Gedaagde betwist dit en eiser heeft daarvan geen bewijs bijgebracht. Van twee met elkaar strijdige handelsnamen in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet Pro is derhalve geen sprake. Hetzelfde geldt voor de stelling dat er strijd is met de handelsnaam 'Gratiz.NL Internet Diensten'. Hetgeen overigens nog is aangevoerd behoeft aldus geen bespreking meer.
Onrechtmatige daad
5.6 De rechtbank verwerpt eveneens de stelling van eiser dat gedaagde jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld.
Vast staat dat de websites van zowel eiser als gedaagde uitgaan van een zelfde idee, namelijk het bieden van een vindplaats naar verwijzingen voor aanbiedingen van gratis producten en/of diensten. Een dergelijk idee wordt echter niet door het intellectuele eigendomsrecht beschermd. De wijze waarop gedaagde aan de domeinnaam www .gratis.nl is gekomen, kan - voorzover eiser beoogd heeft dit te stellen - naar het oordeel van de rechtbank niet als onrechtmatig worden gekwalificeerd. De aanvraag van de domeinnaam www .gratis.nl heeft plaatsgevonden voor het gebruik van de domeinnaam www .gratiz.nl door eiser en ook voor het door hem gedane (naar thans is geoordeeld nietige) merkdepot.
Juist is dat op de beide websites deels dezelfde aanbiedingen gevonden kunnen worden, doch gedaagde heeft daarvoor een verklaring gegeven namelijk dat hij ook zelf actief op zoek gaat naar gratis aanbiedingen en producten op het internet en dat hij anderen daarvoor aan het werk zet. In het licht van dit verweer had eiser zijn stelling dat gedaagde de verwijzingen en de teksten op de pagina's rechtstreeks en letterlijk van hem heeft overgenomen, nader dienen te onderbouwen. Concrete voorbeelden daarvan ontbreken, terwijl het de rechtbank bij het raadplegen van de beide websites - van welk raadplegen de rechter-commissaris tijdens de comparitie blijk heeft gegeven - is gebleken dat zulks thans in ieder geval niet het geval is. Het is de rechtbank voorts gebleken dat gedaagde heeft gekozen voor een andere lay-out, vormgeving en opbouw van de website dan eiser. De totaalindruk van de beide websites is - behoudens de geboden diensten - niet gelijk. Dat op de beide websites dezelfde aanbiedingen voorkomen is - als hiervoor overwogen - onvermijdelijk, maar niet onrechtmatig jegens eiser..
5.7 Overigens is ook onvoldoende aannemelijk geworden dat de afname van het aantal dagelijkse bezoekers van de site van eiser het gevolg is van de website van gedaagde.
6. De rechtbank zal eiser als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordelen.
BESLISSING
De rechtbank:
1. wijst af de vordering van eiser;
2. verklaart het depot van het woordmerk www .gratiZ.nl onder depotnummer 0956269 nietig en beveelt de doorhaling van de inschrijving van voormeld nietig verklaard depot;
3. veroordeelt eiser in de kosten van de procedure tot aan de zijde van gedaagde gevallen en begroot op €. 181,51 aan verschotten en €. 1170,75 aan salaris van de procureur;
Dit vonnis is gewezen door mrs. Hidma, Praktiek, vice-presidenten en Schuiling, rechter en uitgesproken door mr. Praktiek voornoemd ter openbare terechtzitting van vrijdag 15 februari 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.
nh Zaaktypering: 9.3.