Uitspraak
Zaaknummer: 83215/KG ZA 02-251
Vonnisdatum: 25 juni 2002
650
RECHTBANK TE HAARLEM,
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDSE ONDERNEMING VOOR ENERGIE EN MILIEU B.V.,
gevestigd te Sittard,
eisende partij,
procureur mr. P. Heidinga,
advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven,
-- tegen --
(de voorzieningenrechter leest:)
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEBR. HERMANS & ZEGWAART B.V.,
gevestigd te Velserbroek,
gedaagde partij,
procureur mr. S.N. Meijerink.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Novem respectievelijk Hermans & Zegwaart.
1. Het verloop van het geding
1.1 Ter terechtzitting van 11 juni 2002 heeft Novem overeenkomstig de dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. Hermans & Zegwaart heeft tegen deze vordering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.
1.2 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 25 juni 2002 of zoveel eerder als mogelijk.
2. De vaststaande feiten
2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
a. Novem werkt als uitvoeringsorganisatie voor het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu ("VROM") delen uit van het energie en milieu beleid en vertaalt deze in concrete programma's en activiteiten.
b. Een van deze activiteiten is het uitvoeren van een programma voor energiebespraringsadvies voor woningen en wooncomplexen. Vanaf enig moment wordt dit project aangeduid met de naam EPA, de afkorting voor Energie Prestatie Advies.
c. Novem is exclusief gerechtigd tot het woordmerk EPA, bij het Benelux Merken-bureau gedeponeerd op 28 april 1999 voor onder meer de dienst "bedrijfsorganisatorische en economische advisering (…) tevens ter bevordering van projecten op het gebied van energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw, met registratienummer 0646845.
d. In het kader van het EPA-project brengen zgn. EPA-adviseurs, waaronder installatiebedrijven, aan particulieren en bedrijven EPA-adviezen uit. Voert de betrokken particulier of het bedrijf de adviezen uit, dan komt diegene in aanmerking voor een zgn. energiepremie. Op dit moment geldt op grond van de Uitvoeringsregeling energiepremies (Wijziging Uitvoeringsregeling energiepremies, Staatscourant 28 december 2001, nr. 250, pag. 12) dat hogere premies worden verstrekt in geval van een advies van een gecertificeerde, bij Novem aangemelde, EPA-adviseur.
e. Per 1 juli 2002 verandert deze regeling in die zin dat EPA-adviezen uitsluitend nog mogen worden uitgebracht door gecertificeerde adviseurs.
f. Hermans & Zegwaart is een installatiebedrijf dat zich onder meer bezig houdt met de handel in centrale verwarmingsgebouwpakketten en het vernieuwen van dakbedekkingen.
g. Hermans & Zegwaart hebben zich in het verleden bij Novem aangemeld als EPA-adviseur en hebben met gebruikmaking van door Novem verstrekte software EPA- adviezen uitgebracht. Op het daarbij door Hermans & Zegwaart gebruikte briefpapier staat het officiële EPA-logo afgebeeld. In de loop van 2000 is Novem aan registratie als EPA-adviseur hogere eisen gaan stellen. Aangezien Hermans & Zegwaart niet heeft aangetoond aan deze eisen te voldoen, wordt zij door Novem sindsdien niet meer als EPA-adviseur erkend.
h. Op 12 april 1999 heeft Hermans & Zegwaart bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnaam www.epa.nl geregistreerd. Hermans & Zegwaart heeft geen (actieve) website aan deze domeinnaam verbonden.
i. Tevens heeft Hermans & Zegwaart op 25 mei 1999 de handelsnaam EPA laten registreren bij de Kamer van Koophandel.
j. Bij brief van 26 mei 1999 heeft Novem Hermans & Zegwaart verzocht haar domeinnaamregistratie door te halen onder meer wegens inbreuk op het woordmerk EPA. Dit verzoek is herhaald in een brief van 23 oktober 2001.
k. Hermans & Zegwaart weigert haar domeinnaamregistratie door te halen.
l. Novem heeft inmiddels de domeinnaam www.epadesk.nl geregistreerd en informeert het publiek via de betreffende website over het EPA-programma.
m. Begin dit jaar is Novem een reclamecampagne gestart, onder meer bestaande uit postbus 51-spotjes, om het EPA-programma bij het publiek (opnieuw) te introduceren.
3. De vordering en de grondslag daarvan
3.1 Novem vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. gedaagde zal veroordelen om:
a. zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van het - direct of indirect zowel mondeling als in geschrifte - (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van de aanduiding EPA ter onderscheiding van de onderneming van gedaagde, ter aanduiding van kenmerken of kwaliteiten van gedaagde of op andere wijze waardoor de onjuiste indruk zou kunnen ontstaan dat er een bijzondere band zou bestaan tussen eiseres c.q. het Ministerie van VROM. en gedaagde;
b. met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de Internet domeinnaam www.epa.nl danwel andere domeinnamen, waarin de aanduiding "epa", "energieprestatie-advies" (met of zonder verbindingsstreepjes) of enig ander met deze merken c.q. aanduidingen overeenstemmend teken voorkomt, over te dragen en op naam te doen zetten van eiseres;
c. getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventueel verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinregistraties verlangde informatie te verstrekken, en de eventuele kosten voor de wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen;
d. aan de raadsman van eiseres, Mr. E.J. Louwers (AKD Prinsen Van Wijmen, Post-bus 6019, 5600 HA Eindhoven; telefax 040-2461375) steeds kopie te zenden van alle correspondentie als hierboven bedoeld en steeds onverwijld binnen de gestelde termijnen respectievelijk op eerste verzoek bewijs te verschaffen van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het te dezen te wijzen vonnis;
e. aan eiseres te voldoen een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,-- voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen in het te dezen te wijzen vonnis respectievelijk €5.000,--voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt;
2. indien gedaagde geen gehoor geeft aan de gevraagde veroordeling onder 1 sub c, eiseres te vergunnen om door middel van overlegging van een authentiek afschrift van het te dezen te wijzen uitvoerbaar bij voorraad verklaard schriftelijk vonnis te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.epa.nl c.q. eventuele andere domeinnamen met de aanduiding "epa " of "energie-prestatie-advies"en/of enig ander met deze merken c.q. aanduidingen overeenstemmend teken, op naam wordt gesteld van eiseres, zulks onverminderd de eventuele aanspraken op dwangsommen;
3. gedaagde zal veroordelen in de kosten van dit geding.
3.2 Novem legt aan haar vordering ten grondslag dat Hermans & Zegwaart door registra-tie en handhaving van de domeinnaam www.epa.nl en het gebruik van de handelsnaam EPA inbreuk maakt op haar exclusieve merkrechten, misleidende reclame maakt en ook overigens onrechtmatig jegens Novem handelt.
4. Het verweer en de slotsom daarvan
4.1 Hermans & Zegwaart heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van Novem in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
5. De gronden van de beslissing
5.1 Allereerst stelt de voorzieningenrechter ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 Eenvormige Pro Beneluxwet op de Merken ("BMW") zijn bevoegdheid met betrekking tot de gestelde merkinbreuken vast op grond van het feit dat Hermans & Zegwaart is gevestigd in het arrondissement Haarlem.
5.2 Aangezien Novem de stelling inneemt dat Hermans & Zegwaart de handelsnaam EPA voert en Novem zich daar (onder meer) tegen verzet is de vraag van belang of inderdaad sprake is van gebruik als handelsnaam. De enkele inschrijving als handelsnaam in het Handelsregister is daarvoor niet voldoende. Het komt daarbij aan op het feitelijk gebruik door Hermans & Zegwaart van de aanduiding EPA. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van handelsnaamgebruik, nu Hermans & Zegwaart de aanduiding niet gebruikt ter aanduiding van haar onderneming, maar, ook blijkens haar eigen stellingen, ter onderscheiding van een door haar verleende dienst, het geven van EPA-adviezen. Hermans & Zegwaart gebruikt de aanduiding EPA derhalve als (dienst)merk. In dit kort geding ligt vervolgens de vraag voor of dit gebruik door Hermans & Zegwaart, alsmede de registratie en instandhouding van de domeinnaam www.epa.nl in strijd is met de exclusieve merkrechten van Novem op het merk EPA.
5.3 Daartoe stelt de voorzieningenrechter voorop dat in dit kort geding moet worden uitgegaan van de geldigheid van het merk EPA van Novem, nu Hermans & Zegwaart daarvan niet de nietigheid of vervallenverklaring heeft ingeroepen. Hermans & Zeg-waart heeft wel heeft aangevoerd dat het merk een soortnaam is geworden, maar heeft daaraan niet de consequentie verbonden van inroeping van de vervallenverklaring van het merk. Wat daar verder al van zij, Hermans & Zegwaart heeft haar verweer onderbouwd met de stelling dat het woord EPA in de energiebranche een algemeen gangbaar woord is geworden voor het uitbrengen van energiebesparende adviezen. Daartoe heeft Hermans & Zegwaart gewezen op gebruik van het woord EPA door Essent, In-home en Nuon, op het feit dat verschillende andere bedrijven de handelsnaam EPA hebben ingeschreven in het Handelsregister en op een adressenlijst van energiebedrijven die zich bezig houden met EPA-adviezen. Novem heeft daar tegenover gesteld dat zowel genoemde energiebedrijven, als de in het handelsregister ingeschreven bedrijven en de op genoemde lijst vermelde bedrijven met instemming van Novem betrokken zijn bij de uitvoering van het officiële EPA-programma en dat zij uit dien hoofde als licentienemers gerechtigd zijn tot het gebruik van het merk EPA. Nu Hermans & Zegwaart deze stelling van Novem niet, althans onvoldoende onderbouwd heeft weersproken, en derhalve kan worden aangenomen dat het gebruik van de aanduiding EPA door deze derden nu juist gebeurd in exclusieve relatie tot het EPA-project van Novem/het Ministerie van VROM is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk EPA niet is verworden tot soortnaam, maar integendeel, zelfs een sterk merk is.
5.4 Ook het verweer dat EPA een beschrijvende aanduiding is, waardoor het merk slechts beperkt onderscheidend vermogen zou hebben gaat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet op. Op voorhand valt niet geheel uit te sluiten dat dit betoog zou kunnen opgaan voor de aanduiding Energie Prestatie Advies, maar in ieder geval niet voor de afkorting EPA, nu niet valt in te zien waar het beschrijvend karakter van deze afkorting in gelegen zou zijn.
5.5 Nu er derhalve voorshands vanuit kan worden gegaan dat EPA een geldig merk is met tenminste normaal onderscheidend vermogen, is aannemelijk dat gebruik door Hermans & Zegwaart van de aanduiding EPA voor het uitbrengen van energiebezuinigingsadviezen, zonder dat zij door Novem is geaccepteerd als gecertificeerd EPA-adviseur, gebruik van het merk van Novem oplevert in de zin van artikel 13 A lid 1 sub a BMW en derhalve inbreuk maakt op de merkrechten van Novem.
5.6 Hermans & Zegwaart heeft, zoals bij de vaststaande feiten reeds vermeld, geen website aan haar domeinnaam www.epa.nl verbonden. Er is derhalve geen sprake van gebruik van het merk EPA voor waren of diensten. De enkele registratie en instandhouding van deze domeinnaam kan evenwel worden beschouwd als "ander gebruik van het merk" in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW. Hermans & Zegwaart heeft daarvoor geen geldige reden. Daarvoor is immers vereist dat Hermans & Zegwaart een noodzaak voor het gebruik van juist deze domeinnaam aantoont. Hermans & Zegwaart heeft deze noodzaak niet gesteld, noch is daarvan gebleken. Het enkele feit dat Hermans & Zegwaart de domeinnaam enkele dagen voor het merkdepot door Novem heeft geregistreerd, levert niet de vereiste noodzaak op. Dit klemt temeer nu gezien uitlatingen ter zitting van de directeur van Hermans & Zegwaart, F.A.M. Zegwaart, niet onaannemelijk is dat registratie van de domeinnaam www.epa.nl is geschied in de verwachting dat EPA de officiële benaming van het betreffende energiebesparingsproject van het Ministerie van VROM zou worden. Volgens Zegwaart had hij eigenlijk de tot dan toe door VROM gebruikte aanduidingen EPK en EPN willen registreren als domeinnaam, maar deze bleken reeds vergeven. Toen heeft Zegwaarts zich afgevraagd "wat het dan zou worden" en is daarbij uitgekomen op EPA. Dat vervolgens toevallig bleek dat VROM deze aanduiding gebruikte voor haar project, zoals door Zegwaarts aangevoerd, acht de voorzieningenrechter voorshands niet geloofwaardig. Dat Hermans & Zegwaart geen noodzaak heeft tot gebruik van de betreffende domeinnaam blijkt eveneens uit het feit dat Hermans & Zegwaart de domeinnaam sinds de registratie daarvan in april 1999 niet heeft gebruikt. Dat Hermans & Zegwaart steeds wel het voornemen had (en nog steeds heeft) dit te doen, maar daarvoor geen tijd had, komt de voorzieningenrechter niet aannemelijk voor, althans maakt de nood-zaak tot gebruik van juist deze domeinnaam des te minder aannemelijk.
5.7 Voorts acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat door het gebruik van de domeinnaam www.epa.nl. door Hermans & Zegwaart ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheiden vermogen of de reputatie van het merk EPA. De reële kans bestaat immers dat het publiek door dit gebruik zal veronderstellen dat een bijzondere relatie bestaat tussen Novem en Hermans & Zegwaart, bijvoorbeeld in die zin dat Hermans & Zegwaart een door Novem gecertificeerde EPA-adviseur is en voldoet aan de aan die positie verbonden kwaliteitswaarborgen. Aangezien een domeinnaam tevens een reclamefunctie heeft, waardoor het onderscheidend vermogen van een merk wordt ondersteund, en de registratie door Hermans & Zegwaart gebruikmaking van deze domeinnaam door Novem verhindert, is tevens aannemelijk dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Dit klemt temeer nu Novem een (publiek) belang heeft om voor de informatie voorziening over het EPA-project aan een zo breed mogelijk publiek gebruik te kunnen maken van de voor Nederlandse internetgebruikers meest voor de hand liggende domeinnaam, te weten www.epa.nl. Het feit dat Novem zich gedwongen heeft gezien zich te bedienen van de domeinnaam www.epadesk.nl doet daar niet aan af.
5.8 Nu blijkens het vorenstaande aan alle voorwaarden voor inbreuk op de voet van artikel 13 A lid 1 sub d BMW is voldaan, levert de registratie en instandhouding van de domeinnaam www.epa.nl eveneens merkinbreuk op.
5.9 Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat Hermans & Zegwaart naar zijn voorlopig oordeel tevens misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot (registratie en) instandhouding van bedoelde domeinnaam. Nog daargelaten de vraag of de registratie te goeder trouw is verricht, had Hermans & Zegwaart, gelet op de onevenredigheid, die blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, tussen het belang van Novem bij gebruik van de domeinnaam www.epa.nl en het belang van Hermans & Zegwaart bij die domeinnaam, in redelijkheid niet kunnen weigeren deze domeinnaamregistratie over te dragen aan Novem, dan wel door te halen.
5.10 Hermans & Zegwaart heeft nog betwist dat Novem een spoedeisend belang heeft bij haar vordering, nu de eerste sommatie dateert van mei 1999, de postbus 51-spotjes over het EPA-project van Novem in januari en februari van dit jaar zijn uitgezonden en nergens uit blijkt dat nog steeds een publiciteitscampagne door Novem wordt gevoerd. Ook dit verweer gaat niet op. Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2001 (NJ 2001,602) hoeft de enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een verbod vorderde, de kort geding rechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat spoedeisend belang bestaat bij de voorziening. De voorzieningenrechter acht voorshands, mede gezien de stelling dat thans een publiciteitscampagne loopt, welke stelling Hermans & Zegwaart onvoldoende concreet heeft weersproken, aannemelijk dat Novem een spoedeisend belang heeft om te beschikken over de domeinnaam www.epa.nl voor de informatievoorziening aan het publiek over het EPA-project alsmede bij een verbod tot verder gebruik door Hermans & Zegwaart van de aanduiding EPA voor door haar verleende energiebezuinigingsadviezen. Dit laatste ook mede gezien de hiervoor onder 2 sub e. genoemde wijziging in de regelgeving als gevolg waarvan uitsluitend EPA-adviezen mogen worden uitgebracht door gecertificeerde EPA-adviseurs, welke status Hermans & Zegwaart niet heeft.
5.11 Uit het vorenstaande volgt dat de voorzieningen, die op zich verder niet bestreden zijn, kunnen worden toegewezen, evenwel met de volgende beperkingen. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de voorzieningenrechter het onder I. sub a en b gevorderde verbod en het onder I sub c gevorderde gebod beperkter formuleren. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Nu de voorzieningenrechter in deze veroordeling tot betaling van een dwangsom voldoende prikkel voor Hermans & Zegwaart ziet zich aan dit vonnis te houden, is er geen aanleiding voor toewijzing van de onder II. gevorderde vorm van reële executie. De voorzieningenrechter zal voorts een termijn bepalen als voorgeschreven in artikel 260 lid 1 van Pro het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ('Rv") als na te melden. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Hermans & Zegwaart worden veroordeeld in de kosten van de procedure.
6. De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1 Beveelt Hermans & Zegwaart om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden ieder gebruik van de aanduiding EPA ter onderscheiding van door Hermans & Zegwaart aangeboden diensten.
6.2 Beveelt Hermans & Zegwaart om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden ieder gebruik van de Internet domeinnaam www.epa.nl.
6.3 Beveelt Hermans & Zegwaart om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland per koerier en per fax op te dragen de domeinregistratie van de domeinnaam www.epa.nl over te dragen en op naam te doen zetten van Novem.
6.4 Beveelt Hermans & Zegwaart getrouw en actief mee te werken aan het effectueren van de onder 6.3 genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle eventueel verdere stukken te ondertekenen en door de bevoegde domeinnaamregistratie instelling te verlangen informatie te verstrekken en de eventuele kosten voor de wijziging van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinnaamregistratie instelling te voldoen.
6.5 Beveelt Hermans & Zegwaart om aan de raadsman van Novem mr. E.J. Louwers (AKD Prinsen Van Wijmen, Postbus 6019, 5600 HA Eindhoven; telefax 040-2461375) kopie te zenden van alle correspondentie als onder 6.4 bedoeld en steeds onverwijld binnen de gestelde termijnen, respectievelijk op eerste verzoek bewijs te verschaffen van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van dit vonnis.
6.6 Bepaalt dat Hermans & Zegwaart een dwangsom verbeurt van € 2.500,-- voor iedere afzonderlijke nietnakoming van de hiervoor onder 6.1 t/m 6.5 gegeven bevelen alsmede van € 1.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Hermans & Zegwaart in gebreke is aan deze bevelen te voldoen, zulks met een maximum van € 25.000,--.
6.7 Bepaalt de termijn ingevolge artikel 260 lid 1 Wetboek Pro van Burgerlijke Rechtsvordering op 3 maanden na de betekening van dit vonnis.
6.8 Veroordeelt Hermans & Zegwaart in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Novem begroot op € 258,18 aan verschotten en
€ 703,36 aan salaris voor de procureur.
6.9 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
6.10 Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 25 juni 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.