Uitspraak
Zaaknr/rolnr: 113583/HA ZA05-779
Vonnisdatum: 28 december 2005
271
VONNIS VAN DE RECHTBANK TE HAARLEM,
MEERVOUDIGE KAMER,
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. EUROMEDICA HOLDING,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. EUROMEDICA,
beide gevestigd te Barneveld,
eisende partijen in conventie,
verwerende partijen in reconventie,
advocaat: mr. G. van der Wal te Brussel,
procureur: mr. M. Middeldorp,
--tegen--
1. de rechtspersoon naar vreemd recht MERCK & CO. INC.,
gevestigd en kantoorhoudende te New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MERCK SHARP & DOHME B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem,
gedaagde partijen in conventie,
eisende partijen in reconventie,
advocaat: mr. R.J. Vles te Utrecht,
procureur: mr. H. Oomen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Euromedica Holding, B.V. Eurome-dica (en deze tezamen als Euromedica) respectievelijk Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. (en deze tezamen als MSD).
1. Het verloop van het geding
Voor de loop van het geding verwijst de rechtbank naar de volgende zich in het grif-fiedossier bevindende gedingstukken, waarop vonnis is gevraagd:
? Het tussenvonnis d.d. 3 augustus 2005 en de daarin genoemde stukken;
? Het proces-verbaal van ambtshalve comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken;
? De brief van de advocaat van MSD d.d. 8 november 2005 en de daarbij gevoegde stukken.
2. De vaststaande feiten
Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat in dit ge-ding het volgende vast:
a. Bij mede tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van de president van de rechtbank Arnhem van 9 juli 1999 (rolnummer KG 1999/380) is Euromedica (on-der meer) bevolen om op straffe van verbeurte van een dwangsom van ? 10.000,-- per overtreding (tot een maximum van ? 1.000.000,--) met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreuken op de merkrechten van MSD ten aan-zien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden en verboden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de in dit geding bedoelde ver-pakkingen te verhandelen. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en op 9 juli 1999 door MSD aan Euromedica betekend.
b. Genoemd vonnis is op 8 april 2003 door het gerechtshof te Arnhem bekrachtigd, met dien verstande dat genoemd bevel en de daarop betrekking hebbende dwangs-omveroordeling alleen gelden voor de merkrechten van Merck & Co. Inc. ten aan-zien van het merk RENITEC.
c. Het tegen het arrest van 8 april 2003 gerichte cassatieberoep is op 15 april 2005 door de Hoge Raad verworpen.
d. Bij exploot van 2 november 1999 heeft Euromedica mede MSD gedagvaard in kort geding voor genoemde president vorderende dat de president de gedaagden in dat geding zou gebieden om ten tijde van zijn vonnis reeds aangevangen maatre-gelen tot tenuitvoerlegging van genoemd vonnis van 9 juli 1999 te staken en ge-staakt te houden en hen zou verbieden om dergelijke maatregelen te treffen.
e. Bij vonnis in kort geding van 17 december 1999 (rolnummer KG 1999/658) is ge-noemde vordering toegewezen.
f. Bij arrest van het gerechtshof te Arnhem d.d. 9 mei 2000 heeft het hof, rechtdoen-de in hoger beroep in kort geding, genoemd vonnis van 17 december 1999 vernie-tigd en in conventie opnieuw rechtdoende het (in het exploot van 2 november 1999) gevorderde afgewezen.
g. Bij brief van 12 mei 2000 heeft mr. Van der Wal aan mr. Vles laten weten dat te-gen genoemd arrest van 9 mei 2000 cassatie zou worden ingesteld.
h. Na een bespreking die dag tussen partijen heeft mr. Van der Wal mr. Vles bij brief van 26 mei 2000 als volgt geschreven:
“Mijn cliënte behoudt zich alle rechten voor en zal de verschillende procedures voortzetten, maar zij wenst in het belang van haar bedrijfsvoering executoriale maatregelen van uw zijde te voorkomen. (…) Het voorstel luidt: mijn cliënte zal op maandag 29 mei a.s. een bankgarantie stellen voor een bedrag van ?1.000.000. (…) In ruil voor deze bankgarantie dient uw cliënte af te zien van executoriale maatregelen met betrekking tot het vonnis d.d. 9 juli 1999 en het re-cente arrest van het Hof Arnhem.”
i. Bij brief van 29 mei 2000 heeft mr. Vles mr. Van der Wal als volgt geschreven:
“In principe is cliënte bereid een bankgarantie voor 1 miljoen gulden te accepteren en daarte-genover niet tot executie over te gaan totdat in de door u in te stellen cassatie een beslissing is gevallen.”
j. Bij arrest van 5 april 2002 heeft de Hoge Raad voormeld arrest van 9 mei 2000 vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam.
k. Het gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 27 november 2003 onder meer het gevorderde verbod tot executie van het vonnis van 9 juli 1999 afgewezen voor zover dit is gericht tegen Merck & Co. Inc. Tegen dit arrest is geen beroep in cas-satie ingesteld.
l. In een overeenkomst tussen partijen van juni 2000 (verder: de overeenkomst) staat onder meer het volgende vermeld:
“Ondergetekenden:
(..)
OVERWEGENDE
dat MSD het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem van 9 juli 1999 wil executeren ten laste van Euromedica, op grond van verbeurte van dwangsommen tot het maximum van NLG 1.000.000,-;
dat partijen overleg hebben gepleegd en MSD bereid is gebleken van executie af te zien tegen-over overhandiging van een bankgarantie waarvan de tekst wordt aangehecht als annex 1;
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
MSD verklaart – na ontvangst van de bovenbedoelde bankgarantie - af te zien van executie van het vonnis d.d. 9 juli 1999 op grond van de door MSD gestelde en door Euromedica be-twiste overtreding door Euromedica van het in het dictum sub 5.2 van voornoemd vonnis ge-stelde, alsmede van het sub 5.1 daarin gestelde, voor zover betrekking hebbend op de gestic-kerde verpakkingen, zoals bij partijen bekend uit de kort geding procedure inzake het execu-tiegeschil in twee instanties.”
m. In de op 13 juni 2000 door ING Bank N.V. afgegeven bankgarantie met nummer 2000.005.754 (verder: de bankgarantie) staat onder meer het volgende vermeld:
“Voor het geval bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica met de verpakking en de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlagen 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/658 door de President van de Arrondis-sementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis inbreuk maakt op de merkrechten van MSD en te-vens bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedi-ca aan MSD op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is ter-zake van de eerdergenoemde verpakking en bijsluiter, verklaart ondergetekende zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant jegens MSD voor het bedrag van deze dwangsom-men tot een maximum van NLG 1.000.000,- (zegge: éénmiljoen gulden).
(...)
deze garantie vervalt:
Eén maand na de datum van het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak waarbij wordt vastgesteld dat Euromedica met de verpakking en/of de bijsluiter zoals weergegeven in de bijlagen 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 rolnummer KG 1999/658 door de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis geen inbreuk maakt op de merk-rechten van MSD ofwel één maand na de datum van de onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarbij wordt vastgesteld dat Euromedica aan MSD niet op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is;”
n. Bij brief van 9 februari 2004 heeft Euromedica jegens MSD een beroep gedaan op verjaring van de dwangsommen ex artikel 611g Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering (verder: Rv).
o. Bij mede tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Arnhem van 21 no-vember 2002 is, kort gezegd, voor recht verklaard dat Merck & Co. Inc. zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk RENITEC met betrekking tot de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica. Dit vonnis is onder meer voor wat be-treft deze verklaring van recht bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 15 juni 2004 bekrachtigd. Tegen dit arrest is geen beroep in cassatie ingesteld.
3. De vordering in conventie
3.1 Euromedica vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
a. voor recht zal verklaren dat MSD wegens verjaring ex artikel 611g Rv geen beta-ling kan vorderen van Euromedica van (eventueel) op grond van het vonnis van 9 juli 1999 terzake van de vier verpakkingen die in die procedure en het executiege-schil aan de orde waren, verbeurde dwangsommen;
en voorts Merck & Co. Inc. en/of Merck, Sharp & Dohme B.V. hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, althans ieder van hen afzonderlijk
b. zal verbieden om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, de bankgarantie in te roepen, zulks in de ruimste zin en op straffe van een dwangsom van € 453.780,22, en te bevelen de bankgarantie binnen tien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Euromedica, althans ING Bank N.V. te re-tourneren, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag dat MSD niet aan dit bevel voldoet, met een maximum van € 453.780,22;
c. althans zal veroordelen tot (terug)betaling aan Euromedica van het bedrag van € 453.780,22 indien ING Bank N.V. op de bankgarantie aan MSD heeft uitbe-taald, welk bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke interesten daar-over vanaf de dag dat ING Bank N.V. heeft uitbetaald aan MSD tot op de dag der algehele voldoening;
d. zal veroordelen tot het betalen van schadevergoeding (wegens de weigering tot retournering van de bankgarantie) aan Euromedica, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 fe-bruari 2004, althans de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening;
met veroordeling van MSD in de kosten van dit geding.
3.2 Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt Euromedi-ca het volgende aan haar vordering ten grondslag. Na afgifte van de bankgarantie in juni 2000 heeft MSD geen schriftelijke aanmaning of mededeling gedaan waarin zij zich ondubbelzinnig het recht heeft voorbehouden op betaling van de dwangsommen. De maximaal te verbeuren dwangsom is inmiddels op grond van artikel 611g Rv ver-jaard. Bij brief van 9 februari 2004 heeft Euromedica een beroep gedaan op verjaring en verzocht om retourzending van de bankgarantie. MSD heeft de verjaring echter betwist en de bankgarantie tot op heden niet retour gezonden.
4. De vordering in reconventie
4.1 MSD vordert in reconventie dat de rechtbank voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad voor recht zal verklaren dat Euromedica aan MSD op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de president van de rechtbank Arnhem ge-wezen vonnis dwangsommen verschuldigd is ter zake van de verpakking en de bij-sluiter zoals weergegeven in de bijlage 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/658 door de president van de rechtbank Arnhem gewezen von-nis, met veroordeling van Euromedica in de kosten van het geding.
4.2 Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt MSD het volgende aan haar vordering ten grondslag. Onherroepelijk is komen vast te staan dat MSD volledig in haar recht stond door een beroep te doen op merkinbreuk en ook volledig gerechtigd was dwangsommen te claimen op basis van het gestelde verbod in het vonnis van 9 juli 1999. MSD heeft de ING Bank N.V. bij brief van 10 mei 2005 verzocht om tot uitkering onder de bankgarantie over te gaan. De bank heeft echter aangegeven dat zij niet zal uitkeren omdat er geen onherroepelijke rechterlijke uit-spraak is overgelegd dat op basis van het op 9 juli 1999 gewezen vonnis door Euro-medica aan MSD dwangsommen verschuldigd zijn.
5. Het verweer in conventie en in reconventie
5.1 Partijen hebben elkaars vorderingen over en weer bestreden. Daarop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van de geschillen nader worden ingegaan.
6. Beoordeling van de geschillen
6.1 Euromedica heeft gesteld dat in verband met de betekening van het hiervoor onder 2.a bedoelde vonnis op 9 juli 1999, het maximum van f 1.000.000,-- aan (eventueel) ver-beurde dwangsommen in elk geval in de maand juli 1999 was bereikt. Nu een dwang-som ingevolge artikel 611g Rv verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, zijn volgens Euromedica alle dwangsommen uiterlijk op 1 fe-bruari 2000 verjaard. Euromedica heeft bij brief van 9 februari 2004 een beroep ge-daan op deze verjaring. MSD heeft hiertegen in de eerste plaats aangevoerd dat een beroep op verjaring van de dwangsommen op geen enkele wijze valt te rijmen met de tekst van de overeenkomst en de strekking daarvan.
6.2 Door MSD is niet weersproken dat het maximum van f 1.000.000,-- aan (eventueel) verbeurde dwangsommen in elk geval in de maand juli 1999 was bereikt. Euromedica heeft daarom terecht gesteld dat deze dwangsommen uiterlijk op 1 februari 2000 zijn verjaard. Niet in geschil is dat MSD nadat het gerechtshof te Arnhem het arrest van 9 mei 2000 had gewezen, wilde overgaan tot executie van het vonnis van 9 juli 1999. Uit de hiervoor onder 2.h aangehaalde brief van Euromedica blijkt dat zij daarop aan MSD heeft voorgesteld om een bankgarantie af te geven teneinde deze executie te voorkomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de overeenkomst tot afgifte van de bank-garantie.
6.3 Aan de orde is de vraag of Euromedica niettegenstaande de overeenkomst met recht een beroep heeft kunnen doen op verjaring van de (eventueel) verbeurde dwangsom-men. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is ge-regeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. MSD heeft ingevolge de over-eenkomst na ontvangst van de bankgarantie afgezien van executiemaatregelen jegens Euromedica. Uit de bankgarantie blijkt kort gezegd dat de bank zich jegens MSD ga-rant gesteld heeft voor het bedrag van de dwangsommen tot een maximum van f 1.000.000,-- voor het geval bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica een inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD èn dat Euromedica dientengevolge dwangsommen verschuldigd is (zie hier-voor onder 2.m). Voorts blijkt dat de bankgarantie vervalt één maand nadat bij onher-roepelijke rechterlijke uitspraak definitief zal komen vast te staan dat Euromedica geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD, ofwel dat Euromedica geen dwangsommen verschuldigd is. Nu Euromedica de overeenkomst is aangegaan ter af-wending van executoriale maatregelen door MSD en daartoe zekerheid heeft gesteld tot het moment waarop bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is komen vast te staan of Euromedica inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van MSD en dienten-gevolge dwangsommen verschuldigd is, heeft MSD op grond van de overeenkomst en de daarmee verbonden bankgarantie redelijkerwijs mogen verwachten dat Euromedica tot dat moment stilzwijgend afstand heeft gedaan van het recht om een beroep te doen op verjaring. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat zo er op basis van de over-eenkomst al geen sprake zou zijn van afstand door Euromedica van het recht een be-roep te doen op verjaring van de dwangsommen, Euromedica dit recht op grond van redelijkheid en billijkheid heeft verwerkt, nu MSD op haar verzoek tegen afgifte van de bankgarantie heeft afgezien van verdere executoriale maatregelen.
6.4 Het beginsel van rechtszekerheid - dat aan de verjaring ten grondslag ligt - brengt met zich dat na afstand van het recht om een beroep te doen op verjaring een nieuwe verja-ringstermijn gaat lopen. Gezien hetgeen hiervoor onder 6.3 is overwogen is deze nieuwe verjaringstermijn aangevangen op het moment dat aan de voorwaarden die tot uitkering van de bankgarantie moeten leiden is voldaan. Een ander oordeel zou tot de onaanvaardbare consequentie leiden dat MSD ondanks haar bereidheid om af te zien van executie, genoodzaakt zou zijn om telkens na verloop van de verjaringstermijn een stuitingshandeling te verrichten. Dit verhoudt zich niet met de overeenkomst tus-sen partijen, noch met de ratio van de wettelijke verjaringstermijnen.
6.5 Bij arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 27 november 2003 is onherroepelijk komen vast te staan dat Euromedica met de verpakking en de bijsluiter zoals weerge-geven in de bijlagen 2, 3 en 4 bij het op 17 december 1999 door de president van de rechtbank Arnhem gewezen vonnis (KG 1999/658), inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Merck & Co. Inc. Ook in de hiervoor onder 2.o genoemde bodem-procedure is de inbreuk onherroepelijk komen vast te staan. Voorts is met het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2005 het vonnis van de president van de rechtbank Arnhem van 9 juli 1999 (KG 1999/380) tot in hoogste instantie in stand gebleven, waarmee onherroepelijk is komen vast te staan dat Euromedica ingeval van inbreuk op de merkrechten van Merck & Co. Inc. een dwangsom verschuldigd is van f 10.000,-- per overtreding, tot een maximum van in totaal f 1.000.000,--. Dit betekent dat eerst met het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2005 onherroepelijk is komen vast te staan dat Euromedica dwangsommen verschuldigd is in verband met het gebruik van de hiervoor bedoelde verpakking en bijsluiter. Hieraan doet niet af dat Euromedica op de voet van artikel 611d Rv opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom zou kunnen vragen, zoals zij heeft gesteld, aangezien gesteld noch gebleken is dat zij een vordering daartoe heeft ingesteld. Aan de voorwaarden tot uitkering onder de bankgarantie is daarom pas op 15 april 2005 voldaan, zodat op dat moment een nieu-we verjaringstermijn is gaan lopen.
6.6 Uit het vorenstaande volgt dat aan Euromedica op 9 februari 2004 niet het recht toekwam een beroep te doen op verjaring van de dwangsommen. Euromedica heeft bij inleidende dagvaarding van 25 mei 2005 echter een hernieuwd beroep op verjaring gedaan. Nu aan de voorwaarden tot uitbetaling onder de bankgarantie is voldaan, is het de vraag of op 15 april 2005 een nieuwe verjaringstermijn van zes maanden is gaan lopen, of dat moet worden uitgegaan van de vijfjaarstermijn van artikel 3:307 BW Pro, die geldt voor de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een ver-bintenis uit overeenkomst. Voor de beoordeling van het hernieuwde beroep op verja-ring door Euromedica kan deze vraag echter in het midden blijven. Ten tijde van de inleidende dagvaarding waren immers beide termijnen nog niet verstreken, zodat het beroep op verjaring ongeacht de geldende verjaringstermijn faalt.
6.7 Euromedica heeft terecht gesteld dat uit het arrest van het Hof Arnhem van 8 april 2003 volgt dat de dwangsomveroordeling alleen ziet op de inbreuk op de merkrechten van Merck & Co. Inc. Uit deze uitspraak volgt dat Merck Sharp & Dohme B.V. gelet op de in de bankgarantie gestelde voorwaarden geen rechtsgeldige aanspraak kan doen gelden op uitkering onder de bankgarantie. Bovendien is gesteld noch gebleken dat Merck Sharpe & Dohme B.V. pogingen heeft ondernomen, of voornemens is te on-dernemen om de bank te bewegen tot uitkering onder de bankgarantie. Euromedica heeft daarom bij het gevorderde verbod jegens Merck Sharp & Dohme B.V. geen be-lang.
6.8 Op grond van het vorenstaande zullen de vorderingen in conventie worden afgewezen en zal de vordering in reconventie, voor zover deze ziet op Merck & Co. Inc., worden toegewezen.
6.9 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Euromedica worden veroordeeld in de kosten van het geding.
7. Beslissing
De rechtbank:
in conventie:
7.1 Wijst de vorderingen af.
7.2 Veroordeelt Euromedica in de kosten van het geding tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van MSD begroot op € 4.584,00 aan verschotten en € 5.160,00 aan salaris voor de procureur.
in reconventie
7.3 Verklaart voor recht dat Euromedica aan Merck & Co. Inc. op basis van het onder rolnummer 1999/380 op 9 juli 1999 door de president van de rechtbank te Arnhem gewezen vonnis dwangsommen verschuldigd is ter zake van de verpakking en de bij-sluiter zoals weergegeven in de bijlage 2, 3 en 4 van het op 17 december 1999 onder rolnummer KG 1999/658 door de president van de rechtbank te Arnhem gewezen vonnis.
7.4 Veroordeelt Euromedica in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Merck & Co. Inc. begroot op € 2.580,00 aan salaris voor de procureur.
7.5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
7.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzitter, en mrs. Th.S. Röell en M.P.J. Ruijpers, leden van deze kamer, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzit-ting van 28 december 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.