Uitspraak
Arrondissementsrechtbank Leeuwarden
Sector handelsrecht
Uitspraak: 22 augustus 2001
Zaak-/Rolnummer: 41109/00-0587
VONNIS
van de enkelvoudige handelskamer in de zaak van:
1. de besloten vennootschap WAFELS-CAKES-BISCUITS HOPPE B.V.,
gevestigd te Bladel,
2. de besloten vennootschap HOPPE FOOD GROUP B.V.,
gevestigd te Reusel,
eisers, hierna gezamenlijk mede te noemen: Hoppe,
procureur: mr. V.M.J. Both,
advocaat: mr. J.A.F. Considine te Brielle,
tegen
1. de besloten vennootschap
FRIESLAND PRODUCT PROMOTION COMPANY B.V.,
gevestigd te Leeuwarden,
hierna mede te noemen: FPPC,
procureur: mr. M. Kalmijn,
2. de stichting DBF,
gevestigd te Raerd,
hierna mede te noemen: DBF,
procureur: mr. G. Kaaij,
advocaat: W. Taekema te 's-Gravenhage,
gedaagden.
PROCESGANG
De zaak is bij dagvaarding van 15 juni 2000 aanhangig gemaakt. Partijen zijn verschenen. In de procedure zijn de volgende processtukken gewisseld:
* conclusie van eis van de zijde van Hoppe;
* conclusie van antwoord van de zijde van FPPC;
* conclusie van antwoord van de zijde van DBF;
* conclusie van repliek van de zijde van Hoppe, tevens akte tot vermeerdering van eis;
* akte van de zijde van FPPC inhoudende geen bezwaar tegen de eisvermeerdering;
* akte van de zijde van DBF inhoudende geen bezwaar tegen de eisvermeerdering;
* conclusie van dupliek van de zijde van DBF;
* conclusie van dupliek van de zijde van FPPC inhoudende integrale overname van de conclusie van dupliek van DBF.
Partijen hebben producties overgelegd. Op 12 juni 2001 hebben Hoppe en DBF hun standpunten ten overstaan van de enkelvoudige handelskamer van deze rechtbank door hun advocaten doen bepleiten, waarbij zij mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd. De procureur van FCCP had op voorhand laten weten dat FCCP van het voeren van een pleidooi afziet omdat zij zich in staat van liquidatie bevindt. Ten slotte is door partijen vonnis gevraagd. De rechtbank wijst vonnis op het griffiedossier, waarvan de inhoud als hier herhaald moet gelden.
RECHTSOVERWEGINGEN
1. De vordering
De vordering van Hoppe strekt er -na wijziging van eis- toe dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. de nietigheid uitspreekt van het Benelux woordmerkdepot met inschrijvingsnummer 607080 en van het Benelux woord-en beeldmerkdepot nummer 667291 van het merk BOPPE voor de producten "meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs" in warenklasse 30, en ambtshalve de gedeeltelijke doorhaling uitspreekt van voornoemde inschrijving van het aldus gedeeltelijk nietig verklaarde depot;
2. gedaagden verbiedt om het merk BOPPE of een ander met het merk HOPPE van Hoppe overeenstemmend teken te gebruiken voor de waren waarvoor het merk HOPPE is geregistreerd of voor daaraan soortgelijke waren of diensten;
3. gedaagden veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Hoppe rekening en verantwoording af te leggen omtrent de met de door gedaagden verkochte inbreukmakende producten genoten winst, en deze aan Hoppe af te dragen, met afgifte binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis van een door een registeraccountant ondertekende verklaring dat de desbewuste opgaven volledig en correct zijn;
4. gedaagden beveelt de door Hoppe geleden schade te vergoeden, verschuldigd terzake van voornoemde gronden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;
5. gedaagden beveelt om aan Hoppe een voorschot op deze schadevergoeding te betalen van ( 15.000,00 (vijftienduizend gulden), althans van een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen;
6. gedaagden veroordeelt tot verbeurte aan Hoppe van een dwangsom van ( 10.000,00 (tienduizend gulden) voor elke overtredig van dit vonnis respectievelijk voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding duurt;
7. gedaagden veroordeelt in de kosten van dit geding.
Gedaagden hebben ieder tegen de vorderingen verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen en tot veroordeling van Hoppe in de kosten van het geding, waarbij FCCP een hoofdelijke proceskostenveroordeling heeft gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
2. Vaststaande feiten
Tussen partijen staat als gesteld en niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de niet-betwiste inhoud van de overgelegde producties onder meer het volgende vast:
2.1. Wafels-Cakes-Biscuits Hoppe B.V. is een groothandel in in- en uitvoer van wafels, cakes, biscuits en andere gebaksartikelen en de productie daarvan. Wafels-Cakes-Biscuits Hoppe B.V. is een 100% dochteronderneming van Hoppe Food Group B.V.
2.2. Hoppe Food Group B.V. is, krachtens depot verricht op 2 augustus 1990, uitsluitend rechthebbende op het Benelux-woordmerk HOPPE gedeponeerd voor waren in de klasse 30 (brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs). De producten die Hoppe onder het merk HOPPE op de markt brengt betreffen enerzijds een uiteenlopend assortiment koekjes en chocolaatjes die Hoppe aan uitbaters van cafés/restaurants verkoopt. Anderzijds brengt Hoppe onder het merk HOPPE bladerdeegproducten op de markt, die rechtstreeks aan consumenten worden verkocht.
2.3. DBF is in 1990 opgericht als stichting Doarp en Bedriuw Fryslân met als doel het bevorderen van alle soorten van bedrijvigheid op het platteland in Friesland. Vanaf 1996 wordt gepoogd met behulp van overheidssubsidies allerlei typisch Friese regionale producten commercieel op de kaart te zetten onder de gemeenschappelijke noemer het merk BOPPE.
2.4. Op 12 maart 1997 heeft de besloten vennootschap Vos & Libert B.V. het woordmerk BOPPE als merk gedeponeerd voor onder andere de waren "meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs" in warenklasse 30. Deze inschrijving is aan DBF overgedragen, welke overdracht op 26 mei 1997 in het Benelux Merkenregister is aangetekend. DBF is krachtens depot verricht op 26 mei 2000 uitsluitend rechthebbende op het Benelux-beeldmerk (in kleur) welk beeldmerk bestaat uit een gestileerde Friese vlag in iets afwijkende kleuren, voorzien van het woordmerk BOPPE.
2.4. Op grond van een overeenkomst tussen DBF en FCCP gebruikt FCCP het woord- en beeldmerk BOPPE. De producten die onder het merk BOPPE worden verkocht zijn afkomstig van meerdere kleinere producenten en variëren van kaas, worst en kruidkoek tot vruchtenwijn, snoep en Berenburg en hebben Friese benamingen. De waren van Boppe worden direct aan de consument verkocht. FCCP is thans in liquidatie.
Beoordeling van het geschil
3. Hoppe vordert ten eerste op grond van artikel 14 B sub 1 BMW nietigverklaring van de inschrijving van het woord- en beeldmerk BOPPE. Verder vordert Hoppe een op artikel 13A lid 1 sub b gegrond verbod tot het gebruik van het woord- en beeldmerk BOPPE, alsmede schadevergoeding en winstafdracht op grond van artikel 13A lid 3 en lid 4 BMW. Daarnaast is de vordering op verwatering van haar merk gegrond.
4. Krachtens art. 13A lid 1 sub b BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.
Het Benelux Gerechtshof (BenGH) heeft in Val/Valver(t) (2 oktober 2000, BIE 2001,30) - onder meer - beslist dat voor feiten die zich hebben voorgedaan na 31 december 1992 artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW in het licht van artikel 5 lid 1, aanhef en onder b van de Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 (89/104/EEG) aldus moet worden uitgelegd:
a. dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk;
b. dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.
5. Hoewel een auditieve gelijkenis tussen de merken "HOPPE" en "BOPPE" niet valt te ontkennen, loopt de begripsmatige betekenis van beide woorden zodanig uiteen, dat niet te duchten is, dat de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende consument de merken met elkaar zou kunnen verwarren, laat staan dat er van associatie sprake zou zijn. Het merk "HOPPE" roept met name associaties op met graanjenever (die onder dat merk wordt verkocht) en het café "Hoppe", terwijl iedere Nederlander de kreet "Boppe" associeert met Friesland en de Friese cultuur. Daar komt nog bij dat deze associatie wordt versterkt doordat de onder het merk "BOPPE" alleen typisch Friese producten met Friese namen worden verhandeld. Hoewel daaronder ook "dúmkes" en "koeke" behoren, zal bij de consument nooit verwarring over de herkomst daarvan kunnen ontstaan: ze komen duidelijk uit Friesland en zijn zeker niet afkomstig van Hoppe.
6. In dit kader kan ook niet worden gesproken van soortgelijkheid van waren: de producten in de "Boppe"-lijn zijn zeer divers: kaas ["Tsiis"], gepofte aardappelen, worst, Beerenburger, "koeke" [kruidenkoek] en "sûkerbôle". Daarvan kunnen ook de "koeke" en de "sûkerbôle" niet gelijksoortig worden geacht aan de koekjes in mono-verpakking (bedoeld voor de Horeca) en de bladerdeegproducten van Hoppe. Maar ook kunnen de streekgebonden "dúmkes" (een typisch Fries product) daarmee bezwaarlijk op één lijn worden gezet.
7. Bij dit alles komt nog de zeer eigen presentatie van de "Boppe"-producten, waarbij het typisch Friese karakter en de regionale herkomst van de producten wordt benadrukt. Op de verpakkingen en de presentatie wordt dit duidelijk aangegeven. Deze presentatie wordt nog versterkt door het logo met een gestileerde Friese vlag (in iets afwijkende kleuren), dat - met de naam BOPPE - als beeldmerk is gedeponeerd en op alle producten en presentaties voorkomt.
8. Het kan niet duidelijker: de "Boppe"-producten komen uit Friesland, zijn ambachtelijk vervaardigd en zijn typisch Fries. Er kan geen verwarring ontstaan over de herkomst van de onder dit merk gevoerde producten. Zeker is niet te duchten dat de gemiddelde consument zal denken dat zij van eisers afkomstige zijn, die voor haar producten het merk "HOPPE" voeren.
9. Het bovenstaande brengt mee dat de rechtbank van oordeel is dat geen sprake is van merkinbreuk als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b BMW, zodat de vorderingen van Hoppe moeten worden afgewezen.
10. Hoppe heeft er nog een beroep op gedaan, dat haar merk door het woord- en beeldmerk van Boppe aan verwatering ten prooi valt. Voor zover zij zich daarbij op artikel 13A lid 1 sub d BMW beroept, geldt dat deze bepaling is geschreven voor gebruik van het merk op andere wijze dan ter onderscheiding van waren. Dit gebruik wordt echter door Boppe niet gemaakt. Voor zover het beroep is gegrond op artikel 13A lid 1 sub c BWM, is niet aangetoond dat "HOPPE"een zodanig bekend merk is.
11. Hoppe moet als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. FCCP heeft een hoofdelijke veroordeling van eiseressen in de proceskosten gevorderd, maar heeft daar geen grondslag voor aangevoerd zodat een hoofdelijke veroordeling achterwege wordt gelaten.
BESLISSING
De rechtbank
1. wijst de vorderingen af;
2. veroordeelt Hoppe in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van FPPC begroot op ƒ 475,00 aan verschotten en ƒ 860,00 aan salaris procureur en aan de zijde van DBF begroot op ƒ 475,00 aan verschotten en ƒ 3.440,00 aan salaris procureur;
3. verklaart de proceskostenveroordeling ten aanzien van FPPC uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. A.T. Vos en in het openbaar uitgesproken door de rolrechter op 22 augustus 2001.
fn 100