Uitspraak
Rechtbank Leeuwarden
Sector civiel recht
afdeling handelsrecht
Korte Gedingen
Uitspraak: 28 augustus 2003
Kort-geding-nummer: 59692 / KG ZA 03-242
VONNIS
van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:
de besloten vennootschap
SOGNI D'ORO TRADING B.V., h.o.d.n. ALIVIO WATERBEDS,
gevestigd te Dalfsen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur: mr. S. Maakal,
advocaat: mr. A.P. Maes te Zwolle,
tegen
de besloten vennootschap
A.I. BALTIMORE WATERBEDDEN B.V.,
gevestigd te Heerenveen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur: mr. V.M.J. Both,
advocaat: mr. A.J. Verbeek te Amsterdam.
PROCESGANG
in conventie en in reconventie
Sogni d'Oro heeft Baltimore in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 21 augustus 2003.
Ter zitting heeft Sogni d'Oro haar - ten opzichte van de aankondiging in de dagvaarding gewijzigde - eis aldus geformuleerd dat de voorzieningenrechter bij vonnis - zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad -:
1. Baltimore verbiedt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de aanduiding Alivio en/of een daarmee overeenstemmende aanduiding te gebruiken en/of te doen gebruiken en/of in te schrijven als merk voor waren en/of diensten in de warenklassen 10,20 en 35, waaronder bedden, matrassen en waterbedden en/of soortgelijke waren;
2. Baltimore veroordeelt tot betaling aan Sogni d'Oro van een dwangsom van 10.000,- euro voor elke dag of iedere keer (naar keuze van Sogni d'Oro) dat Baltimore in strijd mocht handelen met enig onderdeel van het sub 1 genoemde verbod;
3. Baltimore veroordeelt tot betaling van de kosten van het geding, waarbij de kostenveroordeling binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis dient te zijn betaald en bij gebreke waarvan Baltimore de wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag van de proceskostenveroordeling;
4. De termijn op grond van artikel 260 lid 1 Rv bepaalt op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun advocaten, die beiden mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd, waarbij Baltimore in conventie heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van Sogni d'Oro, met veroordeling van Sogni d'Oro in de kosten van het geding in conventie.
In reconventie heeft Baltimore gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis - zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. Sogni d'Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik in de Benelux verbiedt van het teken Alivio dan wel van enig ander met het merk Alivio overeenstemmend teken of merk, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5000,- euro voor iedere dag, keer of gelegenheid dat Sogni d'Oro dit verbod overtreedt;
2. Sogni d'Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik verbiedt van de handelsnaam Alivio Waterbedden dan wel van enige andere handelsnaam die verwarring wekt c.q. kan wekken met het merk Alivio van Baltimore, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5000,- euro voor iedere dag, keer of gelegenheid dat Sogni d' Oro dit verbod overtreedt;
3. Sogni d'Oro veroordeelt in de kosten van het geding.
Sogni d'Oro heeft geconcludeerd tot afwijzing van de reconventionele vordering van Baltimore, met veroordeling van Baltimore in de kosten van het geding in reconventie.
Partijen hebben met wederzijds goedvinden producties in het geding gebracht.
Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd. De voorzieningenrechter doet heden uitspraak.
RECHTSOVERWEGINGEN
1. Het standpunt van Sogni d'Oro in conventie en in reconventie
1.1. Sogni d'Oro legt aan haar vordering primair ten grondslag dat Baltimore het merk Alivio te kwader trouw heeft gedeponeerd in de zin van artikel 4 lid 6 van de Benelux Merkenwet (hierna te noemen: BMW), nu Baltimore wist, of behoorde te weten, dat Sogni d'Oro binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot in het Beneluxgebied een met het merk overeenstemmende aanduiding voor (soort)gelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Sogni d'Oro heeft Baltimore bovendien geen toestemming voor het depot gegeven.
1.2. Sogni d'Oro legt aan haar vordering subsidiair ten grondslag dat Baltimore onrechtmatig jegens Sogni d'Oro heeft gehandeld door, met gebruikmaking van valse documenten, en wetende welke inspanning en kosten een verkooporganisatie zich moet getroosten om een nieuw merk en een nieuwe handelsnaam in de markt te zetten, het depot van het merk Alivio te verrichten en Sogni d'Oro te sommeren om het vermeend inbreukmakende merk- c.q. handelsnaamgebruik te staken.
1.3. Gezien het voorgaande heeft Baltimore volgens Sogni d'Oro geen geldig merkrecht op het merk Alivio verkregen en kan zij derhalve ook niet de in reconventie gevorderde bescherming van haar merk inroepen. Sogni d'Oro daarentegen heeft door haar eigen depot wel een geldig merkrecht verkregen en daar wenst zij in deze procedure de bescherming van in te roepen.
Ter onderbouwing van haar vordering heeft Sogni d'Oro verder de navolgende feiten en omstandigheden aangevoerd.
1.4. Sogni d'Oro stelt dat zij een betrekkelijk jonge onderneming is, die zich met name richt op de verkoop van waterbedden. Baltimore houdt zich eveneens bezig met de verkoop van waterbedden. Eind 2002 kwam de heer Nieuwhoff, de (indirect) bestuurder van Sogni d'Oro op het idee om met het merk Alivio en de handelsnaam Alivio Waterbeds de markt op te gaan. De naam Alivio heeft Nieuwhoff afgeleid van de naam van zijn schip, dat Olivio heet, en door Nieuwhoff in mei 2001 gekocht is. De 'A' van Alivio staat voor 'alive'.
Sogni d'Oro heeft hierna twee onderzoeken laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk Alivio. Hieruit kwamen geen beletselen voor een depot naar voren. Vervolgens heeft Sogni d'Oro op 17 december 2002 aan grafisch ontwerpster Heleen van Keulen de opdracht gegeven om ten behoeve van het merk Alivio een beeldmerk en huisstijl te ontwerpen. Ook heeft Sogni d' Oro een aantal domeinnamen geclaimd. In februari 2003 heeft Sogni d'Oro de eerste inkopen ten behoeve van de Alivio waterbedden gedaan. Vanaf begin maart 2003 heeft Sogni d'Oro dealers aangezocht en aangesteld. Verkopen aan de dealers zijn gestart in april 2003 en de eerste matrassen zijn begin mei geleverd.
1.5. In mei 2003 is Sogni d'Oro een samenwerking aangegaan met het waterbeddenmerk Bodytone. In oprichting is thans een nieuwe werkmaatschappij, Sleeping International, die voor beide merken de verkoop ter hand gaat nemen. Sogni d'Oro heeft verband daarmee in mei 2003 een annonce doen uitgaan naar haar relaties in binnen-en buitenland. In Nederland zijn ongeveer 330 bedden(speciaal)zaken van de samenwerking op de hoogte gesteld.
1.6. Op 15 mei 2003 heeft Sogni d'Oro de handelsnaam Alivio Waterbeds in de registers van de Kamer van Koophandel laten bijschrijven. Vervolgens heeft Baltimore op 23 mei 2003 het woordmerk Alivio gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor de warenklassen 10, 20 en 35. Baltimore heeft Sogni d'Oro op 18 juni 2003 gesommeerd om het gebruik van het merk Alivio te staken en de inschrijving van de handelsnaam Alivio Waterbeds door te halen. De gemachtigde van Sogni d'Oro heeft Baltimore hierna bij brief van 15 juli 2003 verzocht het depot -dat te kwader trouw is verricht- in te trekken en betwist dat er sprake is geweest van voorgebruik door Baltimore. Sogni d'Oro heeft op 14 augustus 2003 voor de warenklassen 10, 20, 24 en 35 een depot verricht voor het woord- en beeldmerk Alivio.
1.7. De (aanvullende) stukken die Baltimore heeft overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij reeds omstreeks medio 2001 voor-voor gebruik heeft gemaakt van het merk Alivio, zijn volgens Sogni d'Oro gemanipuleerd dan wel valselijk opgemaakt, waartoe Sogni d'Oro een groot aantal in de pleitaantekeningen van haar advocaat genoemde voorbeelden heeft aangevoerd. Voorts heeft Sogni d'Oro een groot aantal bekenden en specialisten in de waterbeddenmarkt gevraagd naar hun eventuele kennis van een Alivio waterbed van Baltimore, maar geen van hen had ooit van een Alivio waterbed van Baltimore gehoord.
Sogni d'Oro stelt ook dat er geen sprake is geweest van een reëel commercieel gebruik van het merk Alivio door Baltimore.
2. Het standpunt van Baltimore in conventie en in reconventie
2.1. Baltimore stelt dat zij, voordat zij een nieuw waterbed op de markt introduceert, het waterbed in kwestie -voorzien van een nieuwe merknaam- eerst in het geheim op kleinschalige wijze test, om zo informatie te verkrijgen over de kansen op succesvolle introductie van dat waterbed. Baltimore voert deze tests meestal in Duitsland uit, in samenwerking met haar Duitse afnemers. Een van de meest recent door Baltimore geteste producten is het waterbed van het merk Alivio. Het merk Alivio is bedacht door de heren [T.], directeur van Baltimore, en [K.], een Duitse zakenpartner van Baltimore. De naam Alivio is afgeleid van 'being alive'. Omstreeks medio 2001 heeft Baltimore het Alivio waterbed voor het eerst geïntroduceerd. Dit waterbed was bestemd voor de lagere inkomens, reden waarom Baltimore het niet meteen heeft opgenomen in brochures, dan wel een marketingcampagne heeft gestart. Al het voorgaande heeft er toe geleid dat Baltimore aanvankelijk weinig ruchtbaarheid heeft gegeven aan het merk Alivio. Omdat de introductie van het Alivio waterbed goed verliep, heeft Baltimore op 23 mei 2003 het merk Alivio gedeponeerd.
2.2. Baltimore heeft recent ontdekt dat Sogni d'Oro haar handelsnaam heeft uitgebreid met de nieuwe handelsnaam Alivio Waterbeds, alsmede dat Sogni d'Oro het teken Alivio als merk gebruikt voor haar waterbedden. Dit levert volgens Baltimore verwarringsgevaar bij het publiek op met het door Baltimore gedeponeerde merk Alivio. De waren waarvoor Sogni d'Oro als merk het teken Alivio en de handelsnaam Alivio Waterbeds gebruikt, zijn verder gelijk aan die waarvoor Baltimore het merk Alivio gebruikt, namelijk waterbedden.
2.3. Baltimore wenst zich tegen vorenbedoeld verwarringsgevaar te verzetten met een beroep op artikel 13A lid 1a BMW, voor zover het gaat om het door Sogni D'Oro gebruiken van het teken Alivio als merk, en artikel 13A lid 1d BMW jo. artikel 5A Handelsnaamwet (hierna te noemen Hnw), voor zover het gaat om het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds. Sogni d'Oro is tot op heden echter in gebreke gebleven met het verzoek van Baltimore om het teken Alivio en de handelsnaam Alivio Waterbeds niet langer te gebruiken.
2.4. Baltimore betwist uitdrukkelijk dat zij voorafgaand aan het verrichten van het depot van het merk Alivio op de hoogte was van het gebruik door Sogni d'Oro van het teken Alivio als merk. Zij hoorde pas van dit gebruik op het moment dat haar merkengemachtigde haar zulks mededeelde. Van een depot te kwader trouw is daarom geen sprake. Baltimore beschikt nu dan ook over een rechtsgeldig merk Alivio. De recente registratie door Sogni d'Oro van het merk Alivio is wel te kwader trouw, nu Baltimore de rechten van Sogni d'Oro op dat punt reeds voor de registratie heeft betwist.
2.5. Baltimore betwist eveneens uitdrukkelijk dat de stukken die zij heeft overgelegd ter staving van het voor- voor gebruik van het merk Alivio door haar zijn gemanipuleerd dan wel valselijk zijn opgemaakt. De overgelegde stukken tonen daarentegen zonder meer aan dat Baltimore het teken Alivio in 2001 reeds als merk gebruikte.
3. De beoordeling van het geschil in conventie
3.1. De vraag die in conventie centraal staat, is of het door Baltimore op 23 mei 2003 verrichte depot van het merk Alivio als te kwader trouw gedaan in de zin van artikel 4 lid 6 van de BMW moet worden aangemerkt. Dat zou het geval zijn als, zoals Sogni d'Oro heeft gesteld, zij eerder dan Baltimore het teken Alivio als merk heeft gebruikt en Baltimore dit ten tijde van het depot van het merk Alivio wist, dan wel behoorde te weten. Daarvan is in voorshands naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet of onvoldoende gebleken. Sogni d'Oro heeft haar stellingen op dit punt op de volgende feiten en omstandigheden gefundeerd:
- er is geen sprake geweest van voor-voor gebruik door Baltimore. De daartoe overgelegde (aanvullende) stukken zijn door Baltimore gemanipuleerd dan wel valselijk opgemaakt. Hiertoe heeft de advocaat van Sogni d'Oro in zijn pleitnota een groot aantal voorbeelden opgesomd;
- een groot aantal bekenden en specialisten in de waterbeddenmarkt heeft nog nooit van een Alivio waterbed van Baltimore gehoord;
- Baltimore heeft voor het verrichten van het depot op 23 mei 2003 kennis gekregen van de annonce die Alivio Waterbeds op 13 mei 2003 aan ruim 300 waterbeddenzaken in Nederland heeft gestuurd.
3.2. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter tonen de zojuist aangehaalde feiten en omstandigheden, op zichzelf beschouwd en in hun onderling verband en samenhang bezien, de juistheid van de stelling van Sogni d' Oro dat zij het merk Alivio eerder gebruikte dan Baltimore en dat Baltimore dit ten tijde van het depot wist dan wel behoorde te weten, nog niet aan. Met name de gestelde vervalsingen blijken niet uit de door Sogni d'Oro overgelegde stukken, zoals prijslijsten en facturen. Het blijft voorshands bij -onvoldoende gefundeerde- vermoedens, welke door Baltimore uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn weerlegd. Ook verder bestaat er geen aanleiding voor de veronderstelling dat Baltimore ten tijde van het depot op de hoogte was van de activiteiten van Sogni d'Oro inzake het merk Alivio. De primaire grondslag van de vordering faalt derhalve.
3.3. Ook de subsidiaire grondslag van de vordering kan niet tot toewijzing van de vordering leiden, nu de daartoe aangevoerde feiten en omstandigheden, die gelijkluidend zijn aan de gestelde feitelijke grondslag van de primaire eis, de voorzieningenrechter niet, althans onvoldoende, aannemelijk voorkomen.
3.4. De slotsom in conventie is dan ook deze, dat voorshands niet gebleken is dat Baltimore ten tijde van het verrichten van het depot van het merk Alivio te kwader trouw was. Er moet daarom van worden uitgegaan dat Baltimore het merk Alivio op rechtsgeldige wijze heeft gedeponeerd en dat zij zich als merkhouder tegen inbreuken op dit merkrecht kan verzetten. Aan Sogni d'Oro komt derhalve geen bescherming voor het door haar gebruikte merk Alivio en de door haar gebruikte handelsnaam Alivio Waterbeds toe. Het in conventie gevorderde verbod dient derhalve te worden afgewezen.
3.5. Sogni d'Oro zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedure in conventie worden veroordeeld.
in reconventie
Terzake van het gebruik van het merk Alivio
4.1. Artikel 13A aanhef jo. lid 1a van de BMW bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.
4.2. Hiervoor is in conventie reeds geoordeeld dat Baltimore op rechtsgeldige wijze het exclusieve merkrecht op het merk Alivio heeft gekregen. Sogni d'Oro heeft voorts zelf aangegeven dat zij dealers heeft aangezocht en aangesteld voor waterbedden van het merk Alivio, dat zij dergelijke waterbedden aan de dealers heeft verkocht en dat zij matrassen heeft uitgeleverd en gefactureerd aan de dealers. Hiermee staat vast dat Sogni d'Oro het merk Alivio economisch voordeel heeft beoogd met het gebruik van het teken Alivio als merk, den derhalve dat zij het teken Alivio als merk in het economisch verkeer heeft gebruikt.
Sogni d'Oro heeft bovendien het teken Alivio gebruikt als merk voor gelijke waren, als die waarvoor Baltimore het merk Alivio heeft gedeponeerd, namelijk waterbedden.
Het voorgaande betekent dat het gebruik door Sogni d'Oro van het teken Alivio als merk voor haar waterbedden als een inbreuk op het exclusieve merkrecht van Baltimore moet worden beschouwd, zodat het door Baltimore dienaangaande gevorderde verbod voor toewijzing vatbaar is.
Terzake van het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds
4.3. Artikel 13A aanhef jo. lid 1d van de BMW bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarnaast bepaalt artikel 5A Hnw dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.
4.4. Sogni d'Oro voert thans de handelsnaam Alivio Waterbeds. Deze handelsnaam bevat het merk waarop Baltimore ter onderscheiding van haar waterbedden een exclusief recht heeft. Zoals Baltimore terecht heeft gesteld, komt het merk Alivio in zijn geheel in de handelsnaam Alivio Waterbeds voor en is daarin het aandacht trekkende element, nu het element Waterbeds louter een algemene beschrijving van de warensoort is. Wanneer daarbij tevens wordt bedacht dat het feit dat het merk Alivio van Baltimore en de handelsnaam Alivio Waterbeds voor gelijke waren gebruikt worden en dat het in aanmerking te nemen publiek gelijk is, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten omtrent de herkomst van de waren van Baltimore. Het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d'Oro is dan ook in strijd met artikel 5A Hnw.
De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat door het voeren van de handelsnaam Alivio Waterbeds afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het door Baltimore rechtsgeldig gedeponeerde merk Alivio. Het voeren van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d'Oro is derhalve ook in strijd met artikel 13A aanhef jo. lid 1d BMW.
4.5. Gezien het voorgaande kan Baltimore zich met een beroep op haar exlusieve recht op het merk Alivio verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d'Oro. Dit betekent dat het dienaangaande door Baltimore gevorderde verbod eveneens voor toewijzing in aanmerking komt.
Dwangsom
4.6. Aan het uit te spreken verbod zal een dwangsom worden verbonden voor het geval Sogni d'Oro dit verbod overtreedt. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd, dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.
Termijn voor instellen eis in de hoofdzaak
4.7. Nu de in dit kort geding te treffen voorlopige spoedvoorzieningen ertoe strekken, op verzoek van/aan een in een bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs, als bijlage I-C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie - WTO-overeenkomst) aangesloten land gevestigde natuurlijke-/rechtspersoon te beletten dat zich een inbreuk voordoet op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom, zal Baltimore - op grond van artikel 50 van vermeld TRIPs-verdrag en onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 16 juni 1998 (in zaak C-53/96 van Hermès tegen FHT) - een fatale termijn van drie maanden na de datum van deze uitspraak worden gesteld voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, zulks op straffe van verval van de hierna uit te spreken verboden.
Kosten
4.8. Nu Sogni d'Oro in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld.
BESLISSING
De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding:
in conventie
wijst de vordering af;
veroordeelt Sogni d'Oro in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Baltimore begroot op 205,- euro aan verschotten en 705,- euro aan salaris procureur;
in reconventie
verbiedt Sogni d'Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik in de Benelux van het teken Alivio dan wel van enig ander met het merk Alivio overeenstemmend teken of merk;
bepaalt dat Sogni d'Oro, zo zij dit verbod overtreedt, aan Baltimore een dwangsom verbeurt van 5000,- euro voor iedere dag, keer of gelegenheid dat zij in strijd handelt met dit verbod;
verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van 100.000,- euro
verbiedt Sogni d'Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbedden dan wel van enige andere handelsnaam die verwarring wekt c.q. kan wekken met het merk Alivio van Baltimore;
bepaalt dat Sogni d'Oro, zo zij dit verbod overtreedt, aan Baltimore een dwangsom verbeurt van 5000,- euro voor iedere dag, keer of gelegenheid dat zij in strijd handelt met dit verbod;
verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van 100.000,- euro
veroordeelt Sogni d'Oro in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Baltimore begroot op 352,50 euro aan salaris procureur;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op drie maanden na de datum van deze uitspraak.
Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 augustus 2003.