Uitspraak
Vonnis : 13 december 2001
Rolnummer : 66527 / 2001
De arrondissementsrechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:
De vennootschap naar Italiaans recht CAMPAGNOLO S.R.L.,
gevestigd en kantoorhoudende te Vicenza (Italië),
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
procureur mr. E.J.J.M. Kneepkens;
tegen:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OTTIMA B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht,
en
2. De vennootschap naar Italiaans recht CAMPAGNOLA S.R.L.,
gevestigd en kantoorhoudende te Castelmassa (Italië),
gedaagden in de hoofdzaak,
eisers in het incident,
procureur mr. Ch.M.E.M. Paulussen.
1. Het verloop van de procedure
Eiseres in de hoofdzaak, hierna te noemen "Campagnolo", heeft bij de naar de dagvaarding verwijzende conclusie van eis, gesteld en geconcludeerd voor eis overeenkomstig de inhoud van die dagvaarding.
Gedaagden in de hoofdzaak, eisers in het incident, hierna te noemen "Ottima" en "Campagnola", hebben daarna onder het overleggen vijf producties geconcludeerd voor antwoord in conventie en voor eis in reconventie.
Ottima en Campagnola hebben voor alle weren een conclusie houdende onbevoegdheid genomen.
Vervolgens heeft Campagnolo in het incident een conclusie van antwoord genomen.
Ottima en Campagnola hebben daarop in het incident gerepliceerd. Campagnola heeft in het incident geconcludeerd voor dupliek.
Ten slotte hebben partijen in het incident vonnis gevraagd op het rechtbankdossier. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.
2. De vordering
In de hoofdzaak
In conventie
2.1 Campagnolo gebruikt de handelsnaam CAMPAGNOLO S.R.L. voor een onderneming, die zich in Italië en andere landen, waaronder Nederland, bezighoudt met de verhandeling van onderdelen van fietsen en fietskleding. Campagnolo voert sedert de jaren 1950 haar handelsnaam en geniet reeds enkele decennia grote bekendheid bij het relevante publiek, onder andere in Nederland. Campagnolo is voorts houdster van de woord- en figuurmerken CAMPAGNOLO, die in Italië en daarbuiten een begrip in de wielersport zijn. De oudste inschrijving van deze merken dateert uit 1954 en betreft een Italiaanse inschrijving. De woord- en figuurmerken zijn ook ingeschreven bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom te Genève en, overeenkomstig artikel 8 lid 1 van Pro de Benelux Merkenwet, in het Benelux Merkenregister. Campagnolo heeft een drietal internationale inschrijvingen van haar merk die ze ook normaal gebruikt binnen het Benelux gebied voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven, in het bijzonder voor fietsartikelen.
2.2 Ottima maakt binnen de Benelux gebruik van het teken CAMPAGNOLA - soms in combinatie met BY BONIFANTI SPORTSWEAR - voor fietskleding. Ottima gebruikt aldus een teken dat overeenstemt met de merken CAMPAGNOLO voor de waren waarvoor die merken van Campagnolo zijn ingeschreven, althans voor soortgelijke waren, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.
2.3 Daarnaast maakt Ottima gebruik van de handelsnaam CAMPAGNOLA , onder meer door dit teken te gebruiken als domeinnaam CAMPAGNOLA.NL. Onder deze domeinnaam is de website van de onderneming Ottima te bereiken, waar fietskleding onder het merk CAMPAGNOLA wordt aangeprezen en ten verkoop wordt aangeboden. Bij het publiek kan verwarring ontstaan tussen de ondernemingen van Campagnolo en Ottima.
2.4 Ottima voert het merk CAMPAGNOLA uit hoofde van een contractuele relatie met Campagnola, die fietskleding vervaardigt en verhandelt van het merk CAMPAGNOLA. Campagnola gebruikt voornoemd merk CAMPAGNOLA als handelsnaam en merk in de Benelux.
2.5 Campagnola heeft op 22 maart 1996 haar beeldmerk internationaal laten inschrijven onder nummer 658100 voor de waren in klassen 12, 18 en 25. Het ingeschreven merk CAMPAGNOLA stemt auditief, visueel en begripsmatig overeen met de door Campagnolo ingeschreven merken.
2.6 Op grond van vorenstaande heeft Campagnolo gevorderd, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1) vervallen te verklaren het ingevolge artikel 8 lid 1 BMW Pro in het Benelux Merkenregister
ingeschreven internationale depot van Campagnola van het merk CAMPAGNOLA nummer - naar de rechtbank begrijpt - 658100 voor de in die inschrijving vermelde waren, klassen 12, 18, 21, 25 en 28, wegens niet normaal gebruik voor deze waren en de (gedeeltelijke) doorhaling in het Benelux Merkenregister van de inschrijving van het vervallen verklaarde depot te bevelen;
2) nietig te verklaren het ingevolge artikel 8 lid 1 BMW Pro in het Benelux Merkenregister
ingeschreven internationale depot van Campagnola van het merk CAMPAGNOLA nummer - naar de rechtbank begrijpt - 658100 voor klassen 12, 18, 21 en 25 krachtens het bepaalde in artikel 14B onder 2 BMW, dan wel subsidiair in artikel 14B onder 1 BMW;
3) Ottima en Campagnola met onmiddelijke ingang te verbieden elk gebruik binnen de
Benelux van het teken CAMPAGNOLA, dan wel van een ander met de merken CAMPAGNOLO van eiseres overeenstemmend teken als handelsnaam, merk of domeinnaam;
4) Ottima en Campagnola te veroordelen aan haar, eiseres, ten titel van dwangsom te
voldoen de somma van f 100.000,-- voor iedere overtreding van het onder het vorige punt genoemde verbod, dan wel van f 10.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee dit verbod wordt overtreden, zulks ter keuze van Campagnolo;
5) Ottima te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het vonnis al datgene te doen
wat nodig is om de registratie van de domeinnaam CAMPAGNOLA.NL op de daartoe geëigende wijze door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te doen beëindigen op straffe van een dwangsom van f 1.000,-- per dag of gedeelte van een dag waarmede zij in gebreke mocht blijven tijdig aan dit bevel te voldoen;
6) Ottima en Campagnola te veroordelen in de kosten van het geding.
2.7 De vorderingen worden door Ottima en Campagnola gemotiveerd betwist.
In reconventie
2.8 Campagnolo is houdster van het internationale woord- en beeldmerk CAMPAGNOLO, registratienummer 255550, dat is ingeschreven op 10 mei 1982 voor de waren 18, 21 en 25 en het beeldmerk CAMPAGNOLO, registratienummer 615210, ingeschreven op 9 februari 1994 voor de klassen 9,12, 25 en 28.
2.9 Campagnolo heeft van voornoemde merken gedurende vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik gemaakt voor de klasse 25 (wielerkleding) in de Benelux.
2.10 Ottima en Campagnola vorderen op grond van het vorenstaande dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1) de vervallenverklaring uit zal spreken van het merk CAMPAGNOLO, onder het nummer 255550 met prioriteit vanaf 10 mei 1982 voor de klasse 25 wegens niet-gebruik van het merk in deze warenklasse en vervolgens doorhaling daarvan uit te spreken;
2) de vervallenverklaring uit te spreken van het merk CAMPAGNOLO, onder het nummer 615210 met prioriteit van 9 februari 1994 voor de klasse 25 wegens niet-gebruik van het merk in deze warenklassen en vervolgens de doorhaling daarvan uit te spreken;
3) Campagnolo te veroordelen in de kosten van de procedure in reconventie.
In het incident
2.7 Voor alle weren hebben Ottima en Campagnola bij incidentele conclusie, op de daarin vermelde gronden gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren van de vorderingen 1 en 2 in de hoofdzaak, ten aanzien van Campagnola, kennis te nemen.
2.8 Als grondslag voor hun vordering stellen Ottima en Campagnola - samengevat en voorzover thans van belang - het volgende.
De vorderingen gericht op vervallen- en nietigverklaring kunnen uitsluitend betrekking hebben op Campagnola als houdster van het merk. Ingevolge artikel 55 EEX Pro-verdrag, prevaleert artikel 37A Benelux Merkenwet boven artikel 6 onder Pro 1 van het EEX omdat de Benelux Merkenwet een verdrag is. Aanvulling met behulp van het EEX en de nationale bevoegdheidsregels is mogelijk wanneer artikel 37A BMW niet eenduidig is ten aanzien van het betrokken geval. Vervallen- en nietigverklaring kan zich slechts richten tot de houdster van een merk, in dit geval Campagnola, zodat er geen noodzaak en rechtvaardiging is voor aanvulling of afwijking van artikel 37A BMW. Op grond van het bepaalde in artikel 37A BMW (derde alinea) kan Campagnolo het geding naar keuze bij de rechter te Brussel, 's-Gravenhage of Luxemburg aanhangig maken en dus niet bij de rechter te Maastricht.
Daarnaast geldt geen beroep op artikel 6 onder Pro 1 van het EEX omdat de vorderingen 1 en 2 van Campagnolo slechts tegen Campagnola zijn gericht en niet tegen Ottima, terwijl er geen sprake is van verknochtheid van de vorderingen tegen beide partijen want vorderingen 1 en 2 zijn gericht tegen Campagnola terwijl vorderingen 3, 4 en 5 in feite alleen zijn gericht tegen Ottima, immers deze vorderingen 3, 4, en 5 (de rechtbank leest: 3 en 4) zijn weliswaar formeel mede gericht tegen Campagnola, maar daar is geen enkele grond voor. Hieruit volgt dat geen onverenigbare uitspraken kunnen voortkomen uit een gescheiden behandeling en artikel 6 (1) EEX buiten toepassing moet worden gelaten.
2.9 De vordering wordt door Campagnolo weersproken, waartoe wordt verwezen naar de conclusies van antwoord en dupliek in incident.
3. Beoordeling
In het incident
3.1 Teneinde te kunnen oordelen in het incident zal de rechtbank de status van de Benelux Merkenwet te bepalen. De Benelux Merkenwet is als bijlage gevoegd bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken dat op 19 maart 1962 tussen Nederland, België en Luxemburg is gesloten. De Verdragsluitende partijen verplichtten zich in artikel 1 BMV Pro de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken in hun nationale wetgeving op te nemen. Op grond van de omstandigheden dat de BMW als bijlage bij het BMV is gevoegd en wijzigingen slechts kunnen worden aangebracht middels protocollen, waarvan de tekst in het Tractatenblad wordt gepubliceerd, is de rechtbank met Ottima en Campagnola van oordeel dat de BMW met een verdrag dient te worden gelijkgesteld.
3.2 De territoriale bevoegdheid van de rechter inzake geschillen met betrekking tot het merkenrecht wordt bepaald door artikel 37A BMW. Ingevolge artikel 55 EEX Pro prevaleert de Benelux Merkenwet boven het EEX, zodat de rechtsmacht aan de hand van artikel 37A BMW dient te worden vastgesteld.
3.3 Het verweer van Campagnolo dat de vorderingen tegen Ottima en Campagnola verknocht zijn en de rechtbank te Maastricht, het gerecht van de woonplaats van Ottima, op grond van artikel 6 (1) EEX bevoegd zou zijn om ook van de vorderingen tegen Campagnola kennis te nemen faalt, nu het BMW een bijzonder onderwerp regelt en als lex specialis toegepast dient te worden in plaats van de lex generalis, het EEX.
Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat, wanneer vorderingen in een zodanig verband staan dat het van belang is de vorderingen tezamen te berechten om tegenstrijdige uitspraken te vermijden, zoveel mogelijk aansluiting dient te worden gezocht bij de rechtsmacht die ingevolge de lex specialis bevoegd is.
3.4 Campagnolo heeft in de dagvaarding vorderingen 1 en 2 gericht tegen de houdster van het vermeende inbreukmakende merk CAMPAGNOLA, welke is gevestigd in Italië. Nu noch is gesteld, noch is gebleken dat Campagnola activiteiten in de Benelux heeft, kan de rechtsmacht niet aan de hand van artikel 37A BMW, eerste alinea, worden bepaald. Gelet op vorenstaande dient Campagnolo - die geen woonplaats in de Benelux heeft - op grond van artikel 37A BMW, derde alinea, het geding naar keuze aanhangig te maken bij de rechter te Brussel, 's-Gravenhage of Luxemburg. De rechtbank Maastricht is derhalve onbevoegd van de vorderingen 1 en 2 ten aanzien van Campagnola kennis te nemen.
3.5 Al het vorenstaande brengt met zich dat de vordering moet worden toegewezen en dat Campagnolo als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit incident moet dragen.
In de hoofdzaak
In conventie en in reconventie
De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van Campagnolo.
4. Uitspraak
De rechtbank:
In het incident
wijst het gevorderde toe;
veroordeelt Campagnolo in de kosten van het incident aan de zijde van Ottima en Campagnola gevallen en tot op heden begroot op:
salaris procureur fl. 1720,--.
In de hoofdzaak
In conventie
verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen 1 en 2 kennis te nemen;
In conventie en in reconventie
beveelt dat partijen voortprocederen met inachtneming van de stand waarin deze procedure zich bevindt en stelt daartoe de zaak ter rolle van 7 februari 2002 voor conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van Campagnolo;
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. Huinen, coördinerend vice-president, en ter openbare terechtzitting uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.
MJ