Uitspraak
RECHTBANK TE MAASTRICHT
Zaaknummer : 82508 / KG ZA 03-106
Datum uitspraak: 8 mei 2003
VONNIS IN HET KORT GEDING VAN:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UITGEVERSASSOCIATIE BRINKMAN B.V.,
gevestigd en kantoor houdende te Nijmegen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUSINESS PUBLISHERS ASSOCIATION B.V.,
gevestigd en kantoor houdende te Nijmegen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUSINESS PUBLICATION GROUP B.V.,
gevestigd en kantoor houdende te Nijmegen,
eiseressen bij exploot van dagvaarding van 28 maart 2003,
procureur: mr. Ch.M.E.M. Paulussen,
advocaat: mr. A.J. Kronenberg te Arnhem,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REED BUSINESS INFORMATION B.V.,
statutair gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam,
gedaagde,
procureur: mr. F.G.F.M. Tripels,
advocaat: mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.
1. Het verloop van de procedure
1.1 Eiseressen (hierna in enkelvoud: [Eiseres]) hebben gedaagde (hierna: Reed) gedagvaard in kort geding.
1.2 Ten dienende dage, 7 april 2003, heeft [Eiseres] haar stellingen aan de hand van pleitaantekeningen nader doen toelichten, zulks onder verwijzing naar een set op voorhand ingezonden producties.
1.3 Reed heeft verweer gevoerd, daarbij eveneens gebruikmakend van een pleitnota. Ook zij heeft verwezen naar een aantal op voorhand ingezonden producties.
1.4 [Eiseres] heeft gerepliceerd en Reed heeft gedupliceerd.
1.5 Vervolgens heeft de voorzieningenrechter het geding voor enige tijd geschorst.
1.6 Na de hervatting hebben partijen gediscussieerd over een minnelijke regeling. Met het oog daarop is het geding desgevraagd voor de duur van twee weken aangehouden.
1.7 Bij brief / faxberichten van 23 april 2003 hebben partijen om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.
2. Het geschil
2.1 Eiseres sub 1 is een houdstermaatschappij van uitgeverijen en andere bedrijven in de informatie-industrie.
2.2 Een van de bedoelde bedrijven is eiseres sub 2, dat zich bezig houdt met het (doen) uitgeven van tijdschriften en periodieken voor de zakelijke markt en het exploiteren van franchisesystemen op dit gebied.
2.3 Een ander bedrijf is eiseres sub 3. Zij legt zich toe op het ontwikkelen, uitgeven en exploiteren van tijdschriften en periodieken voor "beslissers" in de zakelijke markt met betrekking tot niet-branche gebonden onderwerpen.
2.4 Alle drie de eiseressen maken aldus deel uit van het "[Eiseres]-concern".
2.5 Eiseres sub 2 is in 1984 gestart met het uitgeven van regionale tijdschriften voor de zakelijke markt onder het merk "Business". Na begonnen te zijn in de regio Arnhem ("Business Arnhem") breidde het verspreidingsgebied zich allengs over (een groot deel van) Nederland uit ("Friesland Business", "Twente Business", "Driesteden Business", "Utrecht Business", "Nijmegen Business", "Eindhoven Business", "Limburg Business" etc. etc.).
2.6 Het tijdschrift ("Business plaats/streek/provincie") werd gratis verspreid onder ondernemers en "beslissers" in het bedrijfsleven. De in het blad geplaatste advertenties vormden de inkomstenbron.
2.7 Op 28 januari 1987 heeft eiseres sub 1 het woordmerk "Business" bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd in klasse 16 ("periodieken en andere gedrukte uitgaven met redactionele informatie voor ondernemers en managers in het bedrijfsleven en bij overheid en instellingen, alsmede bevattende publiciteit van adverteerders, gericht op dezelfde doelgroep"). Eiseressen sub 2 en 3 hebben van eiseres sub 1 een licentie verkregen voor het gebruik van het merk.
2.8 Vanaf 1989 is er in de regionale titels een landelijk katern toegevoegd, gericht weer op de ondernemer/eigenaar en beslisser in het bedrijfsleven.
2.9 Met ingang van 1990 is [Eiseres] ertoe overgegaan een deel van de regionale titels in licentievorm uit te geven. Het landelijk katern werd wel nog steeds door [Eiseres] zelf uitgegeven.
2.10 In 2000 heeft [Eiseres] naast de regionale Business-titels landelijke Business-titels geintroduceerd, zoals "Business in Office" en "Business in H.R.D.". Dit zijn landelijke vaktijdschriften die zich richten op een bepaalde professie of functie in het zakenleven.
2.11 In het jaar 2002 heeft [Eiseres] een groot aantal van de regionale titels verkocht aan een collectief van franchisenemers. Dat is gebeurd op basis van een licentie voor onbepaalde tijd.
2.12 De verspreidingswijze van alle door [Eiseres] (resp. haar licentiehouders) op de markt gebrachte Business-titels is in de loop der jaren niet veranderd: de tijdschriften worden gratis toegezonden aan, kort gezegd, beslissers in het bedrijfsleven. De inkomsten komen uit advertenties.
2.13 Begin 2003 heeft het door Reed uitgegeven weekblad "Fem De Week" zijn naam gewijzigd in "Fem Business". Ook dit blad richt zich op beslissers in het bedrijfsleven. Het is vrij op de markt verkrijgbaar (via abonnementen of losse verkoop).
2.14 [Eiseres] heeft zich tegen de introductie van "Fem Business" gekant. Zij meent dat er sprake is van merkinbreuk, dat "Fem Business" verwarring met haar merk "Business" oproept bij het publiek en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk, en zij zich er op de voet van artikel 13A lid 1 sub b en c van de Benelux Merkenwet (BMW) tegen kan verzetten. Ook zou de introductie van "Fem Business" wegens aanhaken onrechtmatig zijn. [Eiseres] stelt door de handelwijze van Reed schade te lijden.
2.15 Op grond van het vorenstaande heeft [Eiseres], na daartoe vruchteloos te hebben gesommeerd, gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:
I. Reed te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het in deze te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van [Eiseres] binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder het uitgeven van, het adverteren voor en het op voorraad houden van tijdschriften voor de zakelijke markt onder het teken "Fem Business" en daarmee overeenstemmende tekens, op straffe van een dwangsom van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) voor iedere overtreding, dan wel voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), een en ander naar keuze van [Eiseres], dat Reed met de nakoming van dit gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
dan wel, subsidiair:
Reed te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het in deze te wijzen vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens [Eiseres] te staken en gestaakt te houden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de naamsbekendheid van haar tijdschriften onder het merk "Business" en het afbreuk doen aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen daarvan, op straffe van een dwangsom van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro) voor iedere overtreding, dan wel voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), een en ander naar keuze van [Eiseres], dat Reed met de nakoming van dit gebod geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
II. Reed te veroordelen om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een schriftelijke verklaring aan de raadsman van [Eiseres] te doen toekomen, gecontroleerd en geaccordeerd door een registeraccountant op basis van de boekhouding, facturen en andere gegevens van Reed, uit welke verklaring blijkt:
a. het totaal aantal exemplaren van tijdschriften die door Reed onder het merk "Fem Business" op de markt zijn gebracht, door toezending ervan aan abonnees of derden, door de losse verkoop aan het publiek of anderszins;
b. het totaal aantal exemplaren van tijdschriften onder de naam "Fem Business" die Reed nog op voorraad heeft op de datum van betekening van het in deze te wijzen vonnis;
c. de totale omzet en de totale bruto en netto winst die Reed met de exploitatie van het tijdschrift "Fem Business" heeft behaald, een en ander gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van orders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden;
een en ander op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Reed geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan de genoemde veroordelingen te voldoen;
III. voor zover nodig, op basis van artikel 260 Wetboek Pro van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang met artikel 50 lid 6 TRIPs Pro-verdrag, te bepalen dat de termijn waarbinnen [Eiseres] een bodemprocedure moet aanspannen drie maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum waarop het te wijzen vonnis in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;
IV. Reed te veroordelen in de kosten van dit geding.
2.16 Reed heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
3. De beoordeling
3.1 Een voldoende spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de zaak.
3.2 De vraag die in deze zaak centraal staat is of Reed met de naamswijziging per 1 januari 2003 van haar tijdschrift "Fem De Week" in "Fem Business" inbreuk maakt op het merk "Business" van [Eiseres].
3.3 Bij de beoordeling hiervan moet worden vooropgesteld dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter [Eiseres]s merk "Business" een gering, zij het nog wel voldoende onderscheidend vermogen toekomt.
3.4 Daarbij is eerst en vooral van belang dat het woord "Business", ook in het Beneluxgebied, een tamelijk sterk beschrijvend karakter heeft waar het (als wezenlijk deel van de titel) bedoeld is een tijdschrift voor beslissers in het bedrijfsleven aan te duiden (vgl. Unieverdrag van Parijs, art. 6quinquies B). Dit zo zijnde, is er sprake van een, zoals in confesso is, langdurig (sinds 1984) en, naar alleszins aannemelijk is, gelet op de spreiding van de Business-titels over een groot deel van Nederland, intensief gebruik van het merk, waarbij niet voor serieuze betwisting vatbaar lijkt dat met dit een en ander aanzienlijke reclamekosten gemoeid zijn geweest (vgl. HvJEG 22-6-1999, IER 1999, 48).
3.5 Bij die stand van zaken moet worden vastgesteld dat het met het onderhavige "Business" weliswaar gaat om een volwaardig merk in de zin van artikel 1 van Pro de BMW, maar evident om een zwak merk, waarvan de beschermingsomvang navenant beperkt is. Aldus is duidelijk dat de marges voor een bevestigende beantwoording van de vraag of [Eiseres] zich met vrucht tegen de verspreiding van het blad "Fem Business" kan verzetten, smal zijn.
3.6 Dit in aanmerking genomen moet onderzocht worden of [Eiseres] zich tegen de verspreiding van dat blad met een beroep op artikel 13A lid 1 onder b BMW teweer kan stellen. Die bepaling verbiedt het gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren als daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.
3.7 Rekening houdend weer met Europese rechtspraak (m.n. HvJEG 11-11-1997, NJ 1998, 523) ligt dan de vraag voor of het merk en het teken zodanig overeenstemmen dat, met inachtneming van het (gebrek aan) onderscheidend vermogen van dat merk, daardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is. Daarbij geldt grofweg als richtsnoer de "totaalindruk" die door merk en teken bij de gemiddelde consument wordt opgeroepen.
3.8 Tegen die achtergrond kan het standpunt van [Eiseres] niet worden onderschreven. Legt men de titelpagina's van de bladen naast elkaar dan kan niet ontkend worden dat het door Reed voor het woord "Business" gebruikte lettertype vrij dicht aanligt tegen de letter waarvan [Eiseres] zich bedient - waar op zichzelf genomen niet veel tegen valt in te brengen omdat een "zakelijk" lettertype bezwaarlijk valt te monopoliseren - er nochtans qua lay-out en kleurstelling in het oog springende verschillen zijn. Het ligt niet sterk in de rede dat bij een vluchtige blik - want daarom gaat het in feite - de (in zakelijke tijdschriften geïnteresseerde) consument het door [Eiseres] gevreesde verband zal leggen.
3.9 Een ander element dat ten faveure van het standpunt van Reed dat verwarringsgevaar niet te duchten is, gewicht in de schaal legt is gelegen in de volstrekt verschillende wijzen waarop partijen hun respectieve bladen op de markt brengen. Het blad van [Eiseres] is niet vrijelijk in de handel verkrijgbaar maar wordt gratis verspreid onder een bestand van beslissers, terwijl het blad van Reed in de winkel ligt.
3.10 Gelet op dit een en ander is onvoldoende aannemelijk dat tussen het blad van [Eiseres] en dat van Reed verwarringsgevaar bestaat. Dit sluit ook aan bij de ongeschreven regel dat het verwarringsgevaar doorgaans groter resp. kleiner zal zijn naarmate het merk sterker resp. zwakker is.
3.11 [Eiseres] heeft voorts een beroep gedaan op artikel 13A lid 1 onder c BMW. Deze bepaling verbiedt het gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3.12 Gesteld in de sleutel van het verwateringsgevaar is het de vraag of dit betoog niet reeds over de bekendheidsdrempel struikelt. Of het merk van [Eiseres] bekend is bij een "aanmerkelijk deel" van het publiek (HvJEG, 14-9-1999, NJ 2000, 376) lijkt immers aan gerede twijfel onderhevig. Hoe dit zij, het ligt in het algemeen niet erg voor de hand dat er omstandigheden zijn die, bij afwezigheid van verwarringsgevaar, leiden tot aantasting van de reputatie of de onderscheidingskracht van een merk. Het had op de weg van [Eiseres] gelegen die (bijzondere) omstandigheden (vgl. BenGH 1-3-1975, NJ 1975, 472) aan te voeren. Nu zij dat niet heeft gedaan faalt haar betoog.
3.13 Ten slotte gooit [Eiseres] het nog over de onrechtmatige daadboeg: Reed zou onrechtmatig aanhaken bij het merk "Business" van [Eiseres]. Dit betoog dient aanstonds te worden verworpen. Wat [Eiseres] in dit kader te berde brengt is immers niets meer of anders dan hetgeen hiervoor al is gewogen maar te licht bevonden.
3.14 Aldus kan de slotsom geen andere zijn dan dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. [Eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten.
4. Uitspraak
De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht;
RECHT DOENDE in kort geding:
Weigert de gevraagde voorzieningen;
Veroordeelt [Eiseres] (eiseressen) in de kosten van het geding aan de zijde van Reed gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van € 908,-, waarvan € 205,- wegens verschuldigd vast recht en € 703,- voor salaris procureur;
Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Aldus gewezen door mr. A.M. Adelmeijer, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in het bijzijn van de griffier.
RQ