Uitspraak
RECHTBANK MAASTRICHT
Sector Civiel
Datum uitspraak : 18 september 2006
Zaaknummer : 112309 / KG ZA 06-269
De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in het kort geding van:
de rechtspersoon naar het recht van de staat New York (Verenigde Staten van Amerika) ST. NICHOLAS MUSIC INC.,
gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),
eiseres in kort geding,
procureur mr. Ch.M.E.M. Paulussen,
advocaten mr. S.A. Klos en mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam;
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GET NOSED B.V.,
gevestigd te Maastricht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLDING [Naam Holding] B.V.,
gevestigd te Maastricht,
3. [Naam gedaagde sub 3],
wonende te [Woonplaats],
gedaagden in kort geding,
procureur mr. J.L. ten Hove.
1. Het verloop van de procedure
Eiseres, hierna te noemen "Nicholas", heeft gedaagden, [Namen gedaagden], gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 4 september 2006, heeft Nicholas gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding en op voorhand ingebrachte producties, waarna zij haar vordering onder overlegging van een pleitnota nader heeft toegelicht.
Gedaagden hebben aan de hand van een pleitnota en met verwijzing naar vooraf overgelegde producties verweer gevoerd. Partijen hebben vervolgens gere- en gedupliceerd.
Tenslotte hebben partijen de voorzieningenrechter verzocht om vonnis te wijzen. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.
2. Het geschil
2.1 Het conflict tussen partijen komt kort gezegd op het volgende neer.
Nicholas is exclusief rechthebbende van het auteursrecht dat rust op titel en tekst van het wereldwijd bekende liedje "Rudolph the red-nosed reindeer" dat in 1949 is uitgebracht. In de afgelopen decennia zijn diverse (teken)films met het personage Rudolph gemaakt en via geautoriseerde licenties is ook een breed scala aan andere producten op de markt gebracht (boeken, dvd's, cd's, speelgoed), waardoor de faam van Rudolph nog verder is toegenomen.
2.2 Sedert enige tijd brengen gedaagden een alcoholhoudende drank in kleine flesjes op de markt waarop de naam 'Rudolph' wordt gebruikt, waarbij de letter 'o' als een rode bol is afgebeeld die tevens de neus is van een rendierkop van welke de contouren met donkere lijnen in cartoonstijl rond de naam zijn getekend. Volgens Nicholas moet dit worden beschouwd als een bewerking in de zin van artikel 13 Auteurswet Pro die niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. Nu zij hiervoor geen toestemming heeft gegeven is sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op haar auteursrecht, aldus Nicholas.
2.3 Nicholas stelt schade te lijden door de voormelde inbreuk, waarbij volgens haar tevens relevant is dat het verhandelen van een alcoholhoudend product om het zo te zeggen 'imago-schade' teweegbrengt, nu de aan Rudolph geliëerde producten (zie 2.1) immers op kinderen zijn gericht en een relatie met alcohol in dit verband ongewenst is.
Ondanks herhaalde sommatie hebben gedaagden geweigerd om hun hierboven bedoelde activiteiten te staken.
2.4 Op grond van het vorenstaande vordert Nicholas dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1) gedaagden zal veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op haar auteursrecht dat rust op het werk "Rudolph the red-nosed reindeer", en meer specifiek om gedaagden te bevelen te staken en gestaakt te houden iedere verdere productie, ter verkoop aanbieding, verkoop en/of het in voorraad houden voor één van deze doeleinden van producten verpakt in een verpakking waarop het beeldmerk is afgebeeld zoals getoond in de dagvaarding sub 6, alsmede van producten die verpakt zijn in verpakkingen waarop tekens zijn afgebeeld die een verveelvoudiging en/of een bewerking zijn van het werk "Rudolph the red-nosed reindeer",
het een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat gedaagden in gebreke blijven geheel dan wel gedeeltelijk aan het vorenstaande te voldoen dan wel, ter vrije keuze van Nicholas, een dwangsom van € 1.000,- per product waarmee het vorenstaande niet wordt nagekomen;
2) gedaagden zal bevelen om aan de advocaat van Nicholas binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis ter beschikking te stellen een verklaring, gecertificeerd door een registeraccountant op basis van door deze verricht eigen onderzoek, en voorzien van alle relevante bescheiden inzake:
a) de totale hoeveelheid geproduceerde producten met het in de dagvaarding sub 6 afgebeelde beeldmerk (hierna: "inbreukmakende producten");
b) de totale hoeveelheid verkochte inbreukmakende producten;
c) de totale hoeveelheid zich in voorraad bevindende producten op de dag waarop de dagvaarding werd betekend (14 augustus 2006);
d) de productie- en/of inkoopprijs van de inbreukmakende producten;
e) het totale door gedaagden aan winst genoten bedrag als gevolg van productie en verhandeling der inbreukmakende producten;
3) gedaagden zal bevelen binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis de gehele resterende voorraad inbreukmakende producten te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder, die van deze vernietiging proces-verbaal zal opmaken hetwelk aan de advocaat van Nicholas dient te worden toegestuurd, met bepaling dat alle kosten in verband met de vernietiging en het opmaken van het proces-verbaal voor rekening van gedaagden komen,
met veroordeling van gedaagden in de volledige kosten van het kort geding, met bepaling dat de termijn voor het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure zal worden gesteld op zes maanden na betekening van het te wijzen vonnis.
2.5 Gedaagden hebben de vordering gemotiveerd betwist.
3. De beoordeling
3.1 Het spoedeisend belang is gegeven met de aard en de motivering van de vordering.
Meer in het bijzonder merkt de voorzieningenrechter op dat Nicholas onder verwijzing naar HR NJ 2001, 602, terecht opmerkt dat bij een voortgaande inbreuk de rechthebbende per definitie een spoedeisend belang heeft. Niet betwijfeld kan worden dat gedaagden met hun activiteiten tot op heden doorgaan. Hieraan doet niet af dat het onrechtmatig karakter daarvan nog moet worden vastgesteld; de summierlijk niet van iedere grond ontblote stelling dat dit zo is, is in dit kader voldoende.
3.2 Aanstonds kan worden geoordeeld dat de vordering ten aanzien van de holding en [Gedaagde sub 3] hoe dan ook moet worden afgewezen. Ter zitting is gebleken dat het 'Rudolphdrankje' door Get Nosed op de markt wordt gebracht. De holding is daar niet bij betrokken en [Gedaagde sub 3] als natuurlijk persoon in juridisch opzicht evenmin. Feiten en omstandigheden die rechtvaardigen om [Gedaagde sub 3] in privé niettemin aan te spreken zijn gesteld noch gebleken.
Hierna wordt derhalve nog slechts Get Nosed als gedaagde genoemd.
3.3 De voorzieningenrechter acht het dienstig eerst nog kort in te gaan op gedaagdes opmerking in haar pleitnota (pag. 3-4) dat een toewijzing in dit kort geding de merkenrechtelijke procedure bij OHIM, welke zij beschouwt als "het hart van het geschil tussen partijen", zou frustreren en dat die procedure voorrang dient te krijgen.
Onduidelijk blijft welk gevolg Get Nosed hieraan verbindt (niet-ontvankelijkheid, afwijzing, aanhouding?), maar dat is verder niet van belang. Rechtspraak noch regelgeving dwingen in een situatie als de onderhavige, waarin een conflict tussen partijen vanuit zowel nationaal-auteursrechtelijk alsook europees-merkenrechtelijk perspectief kan worden bezien, tot enigerlei terugtred van de nationale rechter zoals kennelijk wordt bepleit.
3.4 De kernvraag in dit geding is of Get Nosed met haar hierboven omschreven activiteiten inbreuk maakt op het door Nicholas gepretendeerde auteursrecht. Die vraag valt in het licht van het door Get Nosed gevoerde verweer in diverse deelvragen uiteen:
a) kan de titel "Rudolph the red-nosed reindeer" als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet Pro worden beschouwd?
b) indien ja, wordt daarop in het onderhavige geval inbreuk gemaakt?
Deze twee vragen zullen hieronder aan de orde worden gesteld.
3.4.1 Get Nosed beantwoordt de eerste vraag in ontkennende zin en draagt daartoe drie argumenten aan:
- de naam 'Rudolph' is geen origineel neologisme of originele spellingswijze;
- Rudolph vormt onderdeel van de Kersttraditie, is zelfs folklore geworden en kan niet worden
gemonopoliseerd;
- Rudolph als personage wordt niet beschermd omdat er geen sprake is van een vastgelegd of bekend
uiterlijk.
De voorzieningenrechter kan Get Nosed in haar zienswijze niet volgen. Het eerste punt heeft slechts op één aspect betrekking en ziet eraan voorbij dat het aankomt op de combinatie van naam, rode neus en rendier.
Het tweede argument spant om het zo te zeggen het rendier achter de arreslee en zou inhouden dat de rechthebbende van een auteursrecht 'gestraft' zou dienen te worden voor het succes van zijn creatie.
Het derde punt kan evenmin stand houden. Met deze argumentatie haalt Get Nosed in wezen twee dingen door elkaar. Niet in dispuut is hier dat het auteursrecht van Nicholas betrekking heeft op titel en liedje "Rudolph the red-nosed reindeer", en derhalve niet direct op (de afbeelding van) een personage. Dat is echter niet waar het om gaat. Waar het wél om gaat is de vraag of, ondanks de afwezigheid van een uniforme uiterlijke voorstellingswijze van Rudolph, de onder 2.2 omschreven voorstelling in verbinding met de naam 'Rudolph' een onmiddellijke associatie met de titel "Rudolph the red-nosed reindeer" teweeg brengt en daarvan als een veruiterlijking kan worden opgevat.
3.4.2 Met die laatste vraag komt meteen de - tweede - vraag aan bod of in dit geval een inbreuk moet worden aangenomen. In auteurswettelijke termen: is sprake van een bewerking "welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt" (art. 13 Auteurswet Pro) dan wel van iets nieuws en oorspronkelijks dat - onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk - als zelfstandig werk bescherming verdient (art. 10, lid 2 Auteurswet)? Get Nosed hangt die laatste visie aan en bezigt twee argumenten:
- "Rudolph the red-nosed reindeer" en het logo van Get Nosed zijn té verschillend.
De olijke hertekop is een nieuw en oorspronkelijk werk en géén nabootsing;
- tevens is sprake van parodie.
Ook hier kan het standpunt van Get Nosed niet worden gevolgd. Het door haar gebruikte logo met de drie elementen 'Rudolph', de 'rode neus', en het 'rendier' (of hert, wat in dit verband op hetzelfde neerkomt), waarvan Nicholas ter zitting onder verwijzing naar auteursrechtelijke literatuur met juistheid heeft betoogd dat dit drie geheel subjectieve elementen zijn, wekt zozeer én onmiddellijk de associatie op met een - wellicht tot op dat moment in het voorstellingsvermogen nog niet concreet gevisualiseerd - beeld van "Rudolph the red-nosed reindeer", dat daarmee het ongelijk van Get Nosed een gegeven feit is.
Ook het 'parodie-argument' slaagt niet. Van een visuele parodie kan ook in de optiek van Get Nosed geen sprake zijn bij gebreke aan een uniform uiterlijk van Rudolph (zie 3.4.1). Blijft over wat men een situationele parodie zou kunnen noemen; het plaatsen van een karakter in een ironiserende situatie die afwijkt van de gebruikelijke omgeving. Daarvan is hier evenmin sprake, nu Rudolph slechts als vrolijk beeldmerk op een flesje alcoholhoudende drank wordt gebruikt; enige parodie valt daarin niet te onderkennen.
3.5 Het laatste verweer van Get Nosed behelst een reactie op hetgeen door Nicholas in haar pleitnota onder punt 29 is gesteld. Hierboven onder 2.3 is dat kort aangeduid als 'imagoschade'. Concreet stelt Nicholas dat de merchandising van 'Rudolph-producten' mede op kinderen is gericht, waaraan zij toevoegt:
"De alcoholische context heeft ook een negatief effect op de bereidheid van ouders om 'RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER' producten voor hun kinderen te kopen. Geen ouder zal immers zijn minderjarig kind willen blootstellen aan een product dat de ouder en/of het kind mede in verband brengt met alcoholische dranken".
Hier wordt anders gezegd de door de inbreuk geleden schade aan de orde gesteld. Get nosed betwist die schade met een drieledige argumentatie:
- de distributiekanalen zijn zeer verschillend; horeca/slijterij versus speelgoedwinkel
en/of internet en ook de doelgroep verschilt; alcohol vanaf 16 jaar, speelgoed enz.
voor kinderen. Kinderen komen dus niet in aanraking met het drankje, zodat er geen
schade ontstaat;
- de associatie tussen alcohol en een rode neus ligt voor de hand; in de Angelsaksische
landen wordt Rudolph wel eens gekscherend "Rudolph the wino" genoemd;
- ook als een inbreuk gegeven is brengt in dit geval een weging der wederzijdse belang-
en met zich dat de mogelijke schade van Nicolas niet opweegt tegen de door Get
Nosed gemaakte kosten (KG 1982, 75).
3.5.1 Voordat hierop wordt ingegaan wil de voorzieningenrechter het volgende naar voren brengen.
Nicholas heeft zich bij haar schadetoelichting beperkt tot wat al de 'imagoschade' is genoemd. Onder punt 34 van haar pleitnota heeft Nicholas voorts aangevoerd belang te hebben bij de gevorderde vaststelling van gegevens omtrent productie, verkoop en winst van het Rudolphdrankje in verband met de "in een bodemprocedure te vorderen schadevergoeding en winstafdracht". Weliswaar is voor een uitgebreid schadedebat in kort geding geen plaats en is voldoende dat voorshands aannemelijk is dát schade is geleden, maar dat laat onverlet dat een korte toelichting van díe schadecomponenten wenselijk is welke uitmonden in een vordering. Thans blijft onduidelijk of de door Nicholas gestelde imagoschade limitatief dan wel illustratief is bedoeld, zeker nu haar aankondiging dat in de bodemprocedure winstafdracht zal worden gevorderd (zie ook art. 27a Auteurswet) enigszins haaks staat op het onder 3.5 gememoreerde citaat.
3.5.2 Met de eerste twee onder 3.5 genoemde punten relativeert Get Nosed als het ware de schade en de voorzieningenrechter kan daar in beginsel wel een stuk in meegaan. De verschillen in verkoopkanaal en doelgroep zullen zeker wel dusdanig zijn dat kinderen niet of nauwelijks in aanraking komen met het Rudolphdrankje. Bij een louter dáárop gebaseerde vordering tot schadevergoeding in de bodemprocedure zal Nicholas ongetwijfeld nog het nodige moeten doen om dat hard te maken. Maar die kwestie kan hier verder in het midden worden gelaten. Hetgeen thans immers wordt gevorderd strekt grotendeels tot vaststelling van gegevens teneinde de omvang van de gemaakte inbreuk vast te stellen; het verdere schadedebat kan dan in de bodemprocedure plaatsvinden.
Punt drie legt geen gewicht in de schaal. In de zaak van de twee partijen die dezelfde boektitel gebruikten lag het immers zo dat de rechthebbende van het auteursrecht kennis had kunnen nemen van de plannen van de wederpartij vóórdat deze in de daad waren omgezet, zodat hij derhalve tijdig actie daartegen had kunnen ondernemen. Die situatie doet zich hier niet voor; Nicholas had niet kunnen beletten dat Get Nosed kosten heeft gemaakt.
3.6 In het licht van al het voren overwogene worden de vorderingen van Nicholas als volgt beoordeeld. De opmerkingen van Get Nosed onder het kopje 'vorderingen van eiseres' (pleitnota pag. 13-14) worden daarbij voor zover relevant betrokken.
3.6.1 De vordering onder 1) is in beginsel toewijsbaar, waarbij de voorzieningenrechter wel rekening wil houden met hetgeen Get Nosed heeft aangevoerd omtrent de wenselijkheid van een langere uitlooptermijn. Voor de productie van het Rudolphdrankje geldt dat niet; deze dient binnen een week na de betekening van dit vonnis te zijn gestaakt.
Een dwangsom per dag verdient uit practische overwegingen de voorkeur; deze wordt gesteld op € 5.000,- per dag, tot een totaal maximum van € 500.000,-.
Gelet op de uitlooptermijn zal de onder 2) gevorderde accountantsverklaring dienen te worden overgelegd binnen zeven dagen na het verstrijken daarvan.
In het verlengde daarvan zal de sub 3) gevorderde vernietiging van de resterende voorraad dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na het verstrijken van de in het dictum van dit vonnis genoemde uitlooptermijn.
3.7 Nicholas heeft, met verwijzing naar de IE-handhavingsrichtlijn en in afwijking van het bij een proceskostenveroordeling gebruikelijkerwijs gehanteerde forfaitaire tarief, de veroordeling van Get Nosed in de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten gevorderd, thans te bepalen op een voorschot van € 7.500,-. Daarbij heeft Nicholas gewezen naar recente kort geding uitspraken, waarin een dergelijke veroordeling is uitgesproken bij een bewuste inbreuk op een merkrecht.
Get Nosed betwist in dit verband dat sprake is geweest van een bewuste inbreuk. Zij stelt te goeder trouw te zijn geweest en onderzoek te hebben gedaan in de merkregisters.
De voorzieningenrechter overweegt dat deze zaak auteursrechtelijk van aard is zodat merkenrechtelijk onderzoek, wat daar ook verder van zij, niet kan bijdragen tot goede trouw in de door Get Nosed voorgestane zin. Het komt voor rekening van Get Nosed dat zij wellicht heeft gemeend dat het auteursrecht geen beletsel zou vormen voor de verkoop van het Rudolphdrankje. In de bewoordingen van artikel 3:11 BW Pro is zij iemand die de aan Nicholas toekomende auteursrechtelijke bescherming "in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen".
Het toe te kennen voorschot wordt bepaald op € 5.000,-.
3. De beslissing
De voorzieningenrechter:
RECHT DOENDE in kort geding:
1a
veroordeelt Get Nosed om met ingang van één week na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de productie van producten verpakt in een verpakking waarop het beeldmerk is afgebeeld zoals getoond in de dagvaarding sub 6, alsmede van producten die verpakt zijn in verpakkingen waarop tekens zijn afgebeeld die een verveelvoudiging en/of een bewerking zijn van het werk "Rudolph the red-nosed reindeer";
1b
veroordeelt Get Nosed om met ingang van twaalf weken na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de ter verkoop aanbieding, verkoop en/of het in voorraad houden voor één van deze doeleinden van producten verpakt in een verpakking waarop het beeldmerk is afgebeeld zoals getoond in de dagvaarding sub 6, alsmede van producten die verpakt zijn in verpakkingen waarop tekens zijn afgebeeld die een verveelvoudiging en/of een bewerking zijn van het werk "Rudolph the red-nosed reindeer",
het onder 1a en 1b bepaalde op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Get Nosed in gebreke mocht blijven aan het vorenstaande te voldoen, tot een totaal maximum van € 500.000,-;
2
beveelt Get Nosed om aan de advocaat van Nicholas binnen zeven dagen na het verstrijken van een termijn van twaalf weken na de betekening van dit vonnis ter beschikking te stellen een verklaring, gecertificeerd door een registeraccountant op basis van door deze verricht eigen onderzoek, en voorzien van alle relevante bescheiden inzake:
a) de totale hoeveelheid geproduceerde producten met het in de dagvaarding sub 6 afgebeelde beeldmerk (hierna: "inbreukmakende producten");
b) de totale hoeveelheid verkochte inbreukmakende producten;
c) de totale hoeveelheid zich in voorraad bevindende producten op de dag waarop de dagvaarding werd betekend (14 augustus 2006);
d) de productie- en/of inkoopprijs van de inbreukmakende producten;
e) het totale door gedaagden aan winst genoten bedrag als gevolg van productie en verhandeling der inbreukmakende producten;
3
beveelt Get Nosed binnen veertien dagen na het verstrijken van een termijn van twaalf weken na de betekening van dit vonnis de gehele resterende voorraad inbreukmakende producten te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder, die van deze vernietiging proces-verbaal zal opmaken hetwelk aan de advocaat van Nicholas dient te worden toegestuurd, met bepaling dat alle kosten in verband met de vernietiging en het opmaken van het proces-verbaal voor rekening van Get Nosed komt;
veroordeelt Get Nosed in de kosten van het kort geding aan de zijde van Nicholas gevallen, tot aan deze uitspraak bepaald op € 248,- aan griffierecht, € 199,49 aan kosten dagvaarding en € 5.000,- ten titel van voorschot (zie 3.7) voor salaris procureur;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
bepaalt dat de dagvaarding in de bodemprocedure dient te worden uitgebracht uiterlijk zes maanden na betekening van dit vonnis;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.P. Bergmans, voorzieningenrechter, en ter openbare terechtzitting uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.
MC