Uitspraak
d.d. 28 juni 2001
De president van de arrondissementsrechtbank te Middelburg overweegt en beslist als volgt inzake:
Kort geding nr.: 107/2001
[eiser],
h.o.d.n. Uitgeverij [eiser],
[woonplaats],
eiser,
procureur: mr. J. Wind,
advocaat: mr. D.J. Mensink te Groningen,
tegen:
[gedaagde],
h.o.d.n. Advanced Technology Zeeland,
[woonplaats],
gedaagde,
verschenen in persoon.
1. Het verloop van het geding
Ter terechtzitting van 21 juni 2001 heeft eiser gevorderd:
A. gedaagde te gebieden om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik en/of registratie van het merkrecht van eiser, alsmede ieder gebruik van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f. 10.000,-- voor elke dag of dagdeel dat gedaagde met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft;
B. gedaagde te gebieden om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis via de daarvoor bestemde website van Network Solutions inc. of anderszins al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam “www.botenmarkt.com” op de kortst mogelijke termijn wordt overgedragen aan Uitgeverij [eiser] en voorts op
eerste verzoek alle daartoe door Network Solutions inc., dan wel een ander aan te wijzen registrerende instantie, eventueel verlangde informatie te verstrekken, één en ander onder aanbod van vergoeding van alle te maken kosten, op straffe van een dwangsom van f. 10.000,-- voor elke dag dat gedaagde met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft;
C. gedaagde te gebieden om van alle in verband met hiervoor onder B. bedoelde veroordeling te voeren correspondentie, e-mail berichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van eiser op straffe van een dwangsom van f. 1.000,-- per e-mail/ brief/telefax per dag of dagdeel dat gedaagde daarmee in gebreke blijft;
D. gedaagde te veroordelen tot het betalen van een voorschot gebaseerd op alle in deze door eiser geleden en nog te lijden schade vanwege de niet beschikbaarheid van de domeinnaam “www.botenmarkt.com” ten bedrage van f. 50.000,--;
E. gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.
Gedaagde heeft verweer gevoerd.
Na verder debat is vonnis gevraagd.
De inhoud van de overgelegde processtukken, waaronder pleitnota's en producties zijdens beide partijen, geldt als hier ingelast.
2. De feiten
In dit geding wordt voorshands van de volgende feiten uitgegaan:
2.1. Eiser heeft in [woonplaats] een uitgeverij onder de naam Uitgeverij [eiser].
2.2. Bij het Benelux merkenbureau te Den Haag heeft eiser het beeld- en woordmerk “Botenmarkt” gedeponeerd. Dit merk staat sinds 15 mei 1997 ingeschreven onder inschrijvingsnummer 621433 en depotnummer 893590.
2.3. Eiser heeft voornoemd beeld- en woordmerk voor onder meer de volgende klasse laten registreren:
KL 41: opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen, zoals rij-instructie, schriftelijk onderwijs, schoolradio en -televisie, sportinstructie, musea, produceren van films, publiceren en uitgeven van boeken, kranten, tijdschriften en dergelijke, ook langs elektronische weg e.a.
2.4. De naam “botenmarkt” is eveneens een geregistreerde handelsnaam van eiser.
Eiser heeft een website “botenmarkt.nl”, alsmede de site “motormarkt.nl” en motormarkt.com”. Middels deze sites wil eiser zich gaan richten op de handel in boten en motoren op het internet.
2.5. Gedaagde heeft de domeinnaam “botenmarkt.com” laten registreren.
3. Het geschil
3.1. Eiser stelt dat gedaagde met de domeinnaam “botenmarkt.com” inbreuk maakt op het aan eiser toekomende merk- en handelsnaamrecht, en voorts jegens eiser onrechtmatig handelt door ten onrechte de indruk te wekken dat voornoemde domeinnaam betrekking heeft op een website die afkomstig is van eiser. Deze misleiding bestaat in ieder geval tot het moment dat de betreffende website is opgeroepen. Gedaagde handelt daarnaast onrechtmatig jegens eiser, nu eiser de mogelijkheid wordt ontnomen om zelf een website te openen onder deze domeinnaam.
Eiser stelt een spoedeisend belang te hebben bij zijn vordering, nu hij op zeer korte termijn een reclamecampagne wil starten om zo meer naamsbekendheid voor zijn web-sites te genereren.
3.2. Gedaagde heeft het voorgaande gemotiveerd betwist. Hij stelt dat het merk “botenmarkt” niet de bescherming toekomt welke woord- en beeldmerken over het algemeen mogen genieten omdat het woord geen onderscheidend vermogen - zoals artikel 1 Eenvormige Pro Beneluxwet op de merken (verder te noemen BMW) eist - heeft en daarnaast sprake is van gebruik van de Nederlandse taal. De taal mag niet door een merkrecht worden gemonopoliseerd. Gedaagde stelt dat het depot van het merk nietig is ex artikel 14 A BMW en/of sprake is van verval van het merkrecht op grond van artikel 5 lid 2 sub b BMW Pro. Gedaagde betwist dat het gebruik van de naam “botenmarkt.com” onrechtmatig is. Voorts betwist gedaagde dat hij handelt in strijd met de Handelsnaamwet omdat eiser de naam “botenmarkt” niet gebruikt voor het drijven van een onderneming.
4. De beoordeling
4.1. Als meest verstrekkend verweer heeft gedaagde betoogd dat het woord “botenmarkt” niet als merk kan gelden, nu het ieder onderscheidend vermogen mist. Dit is door gedaagde onderbouwd middels overlegging van stukken waaruit blijkt dat ook overige bedrijven de naam “botenmarkt” in combinatie met andere woorden gebruiken. Dat het woord “botenmarkt” door andere bedrijven wordt gebruikt brengt evenwel nog niet met zich mee dat het woord ongeschikt is om als merk te fungeren. Daar komt bij dat naar voorlopig oordeel niet kan worden gezegd dat het woord “botenmarkt” ieder onderscheidend vermogen mist zodat dat woord wel degelijk als merk kan gelden. Dat het woord “botenmarkt” een soortnaam is, is niet voldoende aannemelijk geworden, terwijl voorts ook geen sprake is van monopolisering van de taal nu niet aannemelijk is dat het woord “botenmarkt” in de Nederlandse taal de gebruikelijke of noodzakelijke wijze van aanduiding is van de aangeboden diensten.
4.2. Vervolgens dient beoordeeld worden of er sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub d BMW. Van een dergelijke inbreuk is sprake indien zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk gebruik wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hiervan is naar voorlopig oordeel sprake. Gedaagde maakt zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik van de geregistreerde domeinnaam, terwijl in zoverre aan het onderscheidend vermogen van het merk afbreuk wordt gedaan, omdat eiser zijn merk(tevens handels-)naam niet als internationale website-naam kan gebruiken, omdat gedaagde die naam reeds gebruikt. Indien de domeinnaam “botenmarkt” wordt gebruikt verschijnt op het computerscherm een website. Deze website van gedaagde - ook al is die nog slechts rudimentair ingericht - richt zich op de (bemiddeling bij de) handel in boten. Dit zijn diensten waarop ook eiser zich richt. Voldoende aannemelijk is dat bij het in aanmerking nemende publiek verwarring kan ontstaan doordat de indruk wordt gewekt dat de site van gedaagde met de domeinnaam “botenmarkt” afkomstig is van eiser, althans dat er een relatie bestaat tussen het merk “botenmarkt” en de domeinnaam “botenmarkt.com”. Niet aannemelijk is dat gedaagde op onaanvaardbare wijze wordt geschaad in de bedrijfsvoering, indien hem het recht op het gebruik van de omstreden domeinnaam wordt ontzegd. Niet valt in te zien waarom gedaagde niet een andere domeinnaam zou kunnen kiezen voor het aanbieden van zijn informatie. Er is dan ook voor gedaagde geen geldige reden voor dit gebruik.
4.3. Of het gebruik van de naam van eiser in de omstreden domeinnaam bovendien een inbreuk oplevert op artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet kan gelet op het voorgaande in het midden blijven. Hetzelfde geldt voor de stelling van eiser dat het handelen van gedaagde onrechtmatig zou zijn.
4.4. De vordering tot betaling van een voorschot ad f. 50.000,-- wegens geleden en nog te lijden schade zal worden afgewezen. De website van gedaagde is rudimentair ingericht, zodat vooralsnog niet aannemelijk is dat eiser schade heeft geleden tengevolge van het gebruik van de domeinnaam door gedaagde. Eiser heeft ter terechtzitting ook erkend dat hij momenteel nog geen schade heeft geleden. Nu voorts ook niet te verwachten valt dat eiser in de nabije toekomst schade zal lijden en eiser de onderhavige vordering ook niet nader heeft onderbouwd, is voor toewijzing van een voorschot geen plaats.
De overige vorderingen zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.
4.5. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
5. De beslissing
De president:
- gebiedt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik en/of registratie van het merkrecht van eiser, alsmede ieder gebruik van enig daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f. 1.000,-- voor elke dag of dagdeel dat gedaagde met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft, met een maximum van f. 25.000,--;
- gebiedt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis via de daarvoor bestemde website van Network Solutions inc. met het adres http://www.networksolutions.com te bewerkstelligen dat de domeinnaam “www.botenmarkt.com” op de kortst mogelijke termijn wordt overgedragen aan:
Uitgeverij [eiser], [adres], Nederland, Administrative Contact: [eiser], phone: [nummer]
of
aan enig ander door eiser tijdig - binnen voornoemde twee dagen - aan te wijzen (rechts)persoon en of contactpersoon en één en ander per telefax en/of koerier en/of per e-mail te bevestigen aan Network Solutions Inc., 505 Huntmar park Drive, Herndon, VA 22070 USA, fax 00 1 703 742 0400;
en daartoe op eerste verzoek alle daartoe door Network Solutions inc., eventueel verlangde informatie te verstrekken, één en ander onder aanbod van vergoeding van alle te maken kosten, op straffe van een dwangsom van f. 1.000,-- voor elke dag dat gedaagde met de nakoming van dit gebod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft, met een maximum van f. 25.000,--;
- gebiedt gedaagde om van alle in verband met de hiervoor genoemde veroordeling te voeren correspondentie, e-mail berichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van eiser op straffe van een dwangsom van
f. 500,-- per e-mail/brief/telefax per dag of dagdeel dat gedaagde daarmee in gebreke blijft, met een maximum van f. 5.000,--;
- veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op f. 506,68 wegens verschotten en f. 2.000,-- wegens procureurssalaris;
- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Steenbeek, president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.
eb