Uitspraak
RECHTBANK MIDDELBURG
Sector civiel recht, voorzieningenrechter
Vonnis van 19 augustus 2004 in de zaak van:
Kort gedingnr.: 161/2004
de vennootschap naar vreemd recht H. Morris & Co. Limited,
gevestigd en kantoorhoudende te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie,
procureur: mr. C.J. IJdema,
advocaat: mr. J.P. van den Brink te Amsterdam,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frans Bijnen Meubelen B.V.,
statutair gevestigd te Clinge, gemeente Hulst, en kantoorhoudende te Hulst,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur: mr. N.H. van Everdingen,
advocaten: mrs. R. Schipper en M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht.
1. Het verloop van het geding
Partijen worden verder aangeduid als Morris en FBM.
Ter terechtzitting van 12 augustus 2004 heeft Morris, kort samengevat, na een wijziging van eis gevorderd FBM:
A. te bevelen uiterlijk binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot afgifte van inbreukmakende meubelen, catalogi en computerbestanden aan Morris;
B. te bevelen uiterlijk binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan al haar afnemers een recall-brief met voorgeschreven inhoud te sturen;
C. te bevelen uiterlijk binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis mr. J.P. van den Brink een schriftelijke verklaring te sturen van een registeraccountant met daarin opgenomen het aantal ingekochte en verkochte c.q. verkochte en geleverde aantal inbreukmakende meubelen, voorzien van de inkoop- en verkoopprijzen;
D. te bevelen iedere productie, verlenen van toestemming of opdracht tot productie, verkoop, aanbieden, distributie, adverteren, export, import, marketen of anderszins gebruik in het economisch verkeer van enige inbreukmakende goederen te staken en gestaakt te houden;
E. te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding en af te dragen winst van € 45.000,00;
F. te veroordelen tot betaling aan Morris van een dwangsom van € 25.000,00 per dag voor iedere dag dat FBM voornoemde geboden overtreedt;
G. de termijn zoals bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv te stellen op zes maanden nadat tussen partijen terzake het in de dagvaarding bedoelde geschil een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak in kort geding is gewezen, en
H. te veroordelen in de kosten van dit geding.
FBM heeft verweer gevoerd en in reconventie, kort samengevat, gevorderd de door Morris gelegde beslagen op te heffen, althans Morris te veroordelen om binnen vierentwintig uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de door Morris gelegde beslagen op te heffen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.
Na verder debat is vonnis gevraagd.
De inhoud van de overgelegde processtukken, waaronder pleitnota’s en producties zijdens beide partijen, geldt als hier ingelast.
2. De feiten
In het geding wordt van de navolgende feiten uitgegaan:
In conventie en in reconventie:
2.1. Morris is een Engelse meubelfabrikant die eigentijdse houten meubelen ontwerpt, produceert en wereldwijd verkoopt. Morris brengt onder meer de “Cosmopolitan Living & Dining collection” op de markt.
2.2. FBM is een groot oud Brabants/Zeeuws bedrijf uit Hulst dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van meubels aan de tussenhandel/detailhandel.
FBM brengt onder meer meubels op de markt onder de naam “Lucia”.
2.3. De Lucia meubelen van FBM en de Cosmopolitan reeks van Morris vertonen een sterke gelijkenis, eveneens de manier van verpakken van de meubelen.
FBM biedt de Lucia meubelen onder meer in Nederland aan in een catalogus, waarin gebruik is gemaakt van de foto’s van Morris van de meubelen uit de Cosmopolitan reeks.
2.4. De Lucia reeks is geproduceerd door Polcom Furniture in Polen, die daarvoor de ontwerpen van de Cosmopolitan reeks van Morris heeft gebruikt.
Deze ontwerpen stonden Polcom slechts ter beschikking in verband met het opstellen van een offerte in 2003 voor Morris voor de productie en levering van de Cosmopolitan reeks en dienden te worden geretourneerd toen over de offerte geen overeenstemming werd bereikt.
2.5. Met daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg is op 15 juli 2004 en 28 juli 2004 beslag tot afgifte gelegd op de meubelen van FBM, waaronder de Lucia serie, die gelijkenis vertonen met de Cosmopolitan serie van Morris.
2.6. Na sommaties van Morris en een bespreking tussen partijen heeft FBM d.d. 5 augustus 2004 een onthoudingsverklaring opgesteld, welke verklaring is overgelegd als productie 1 en 2 zijdens FBM.
3. Het geschil
In conventie en in reconventie:
3.1. Morris stelt dat de Cosmopolitan meubelen bescherming genieten als ongeregistreerd gemeenschapsmodel in de zin van de Gemeenschapsmodellen Verordening van 12 december 2001 en op grond van de auteurswet. Door het produceren en verkopen van meubelen die vrijwel identiek zijn aan de meubelen van de Cosmopolitan serie van Morris, onder gebruikmaking van foto’s van Morris van de Cosmopolitan meubelen en door deze openbaar te maken in Nederland, maakt FBM inbreuk op voornoemde rechten van Morris. Morris heeft zowel Polcom als FBM geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar ontwerpen voor de productie van de Lucia serie.
FBM handelt derhalve onrechtmatig jegens Morris door te profiteren van de inspanningen van Morris. Door de handelwijze van FBM ontstaat gevaar voor verwarring bij het publiek tussen de Cosmopolitan serie en de Lucia serie of anderszins met de Cosmopolitan serie overeenstemmende meubelen van FBM. Bovendien is er een kwaliteitsverschil tussen de beiden serie meubelen. Morris heeft derhalve schade geleden vanwege waardevermindering van haar intellectuele eigendomsrechten wegens verlies aan exclusiviteit en reputatieschade. Voorts heeft Morris winst gederfd over de door Polcom geleverde producten die door FBM zijn verkocht. Tevens heeft Morris recht op vergoeding van haar buitengerechtelijke kosten. Gezien de ernst van de inbreuk, het feit dat sprake is van kwade trouw aan de zijde van FBM en dat aannemelijk is dat een bodemrechter FBM zal veroordelen tot schadevergoeding en/of winstafdracht, is een voorschot op die schadevergoeding c.q. die winstafdracht gerechtvaardigd.
Morris heeft gemotiveerd aangegeven dat het door FBM gedane voorstel zoals is opgenomen in de onthoudingsverklaring d.d. 5 augustus 2004 niet voldoende is, omdat haar daarin onvoldoende zekerheid wordt geboden dat er geen sprake meer zal zijn van inbreukmakend handelen. Dit geldt temeer nu niet alle inbreukmakende meubelen onder de verklaring vallen, geen verifieerbare recall is gedaan door FBM en FBM de Lucia meubelen door Polcom wil laten ombouwen om ze vervolgens weer op de markt te brengen.
Morris stelt dat gelet op het vorenstaande voldoende rechtsgrond bestaat voor het gelegde beslag, zodat de gevorderde opheffing van het beslag dient te worden afgewezen.
3.2. FBM betwist het spoedeisend belang van Morris bij haar vorderingen.
FBM stelt dat zij er om pragmatische redenen voor hebben gekozen om in het kader van dit kort geding geen discussie over de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Cosmopolitan meubelen te voeren.
FBM heeft onverplicht -nu niet vaststaat dat er sprake is van inbreuk en evenmin vaststaat dat FBM te kwader trouw heeft gehandeld- een onthoudingsverklaring afgegeven die alles bevat wat Morris redelijkerwijs kan verlangen als sprake is van een inbreuk door FBM. Morris heeft derhalve geen belang meer bij de vorderingen sub A, B C en D, nu hieraan reeds vrijwillig is voldaan. De meubelen worden op basis van de verklaring uit de handel gehaald, de recall heeft telefonisch plaatsgevonden en de onder C verzochte verklaring is als productie 3 overgelegd.
Bovendien weegt het belang van FBM bij retournering van de meubelen zwaarder dan het belang van Morris bij afgifte van die meubelen aan haar. FBM kan namelijk nog gebruik maken van het voor de Lucia serie gebruikte materiaal om de meubelen om te bouwen zodat zij geen gelijkenis meer vertonen met de meubelen van Morris. De vordering tot afgifte van de meubelen is dan ook buitenproportioneel.
De vordering sub D is voorts weinig concreet en onvoldoende afgebakend om tot toewijzing te kunnen leiden.
Het gevorderde voorschot op de schadevergoeding c.q. winstafdracht is niet nader onderbouwd en een grondslag voor die vordering ontbreekt. Bovendien heeft FBM al aangeboden om de genoten winst met betrekking tot verkochte meubelen te voldoen aan Morris en komt Morris op grond van jurisprudentie geen cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding toe. FBM betwist voorts dat Morris schade heeft geleden door de handelwijze van FBM, aangezien Morris direct na het op de markt brengen van de meubelen door FBM beslag heeft laten leggen, er maar een klein aantal meubelen reeds is verkocht en FBM de meubelen aan een zeer klein gedeelte van de markt heeft aangeboden. Op basis van de wet komt Morris in casu geen vergoeding van de buitengerechtelijke kosten toe.
Gezien haar welwillende houding betwist FBM de hoogte van de gevorderde dwangsom, alsmede een proceskostenveroordeling.
Nu FBM een deugdelijke onthoudingsverklaring heeft afgegeven, dient het gelegde beslag te worden opgeheven.
4. De beoordeling
In conventie:
4.1. Gelet op de stellingen van Morris is voldoende aannemelijk dat zij een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde, zodat zij ontvankelijk is in haar vorderingen.
4.2. Voorshands is gelet op de naar voren gebrachte stellingen en de onvoldoende gemotiveerde betwisting daarvan door FBM voldoende aannemelijk dat FBM door haar handelwijze inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Morris ten aanzien van de Cosmopolitan serie meubelen.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Morris ondanks de door FBM ondertekende onthoudingsverklaring evenwel belang bij haar vorderingen omdat die meer omvatten dan in de verklaring van FBM staat opgenomen.
Voorts bestaat gelet op voornoemde verklaring aan de zijde van FBM weinig bezwaar tegen toewijzing van (een gedeelte van) de vorderingen van Morris.
Tegen deze achtergrond zullen de vorderingen worden bekeken. De vorderingen sub B, C en D zijn, gelet op het vorenstaande, dan ook toewijsbaar op onderstaande wijze, nu deze de voorzieningenrechter bovendien niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen.
4.3. In het licht van het bovenstaande kan Morris afgifte vorderen van de inbreukmakende meubelen teneinde ervan verzekerd te zijn dat niet wederom inbreukmakend gehandeld wordt door FBM. FBM wil de meubelen echter laten ombouwen door Polcom om haar schade te beperken.
Voorshands is echter onvoldoende geconcretiseerd dat bij retourzending van de meubelen aan Polcom om deze om te bouwen daadwerkelijk hergebruik van (onderdelen van) de meubelen plaats zal vinden en dat dit op een zodanig gecontroleerde manier gebeurt dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Morris. Gelet op het vorenstaande, alsmede gelet op het aandeel van Polcom in de ontstane situatie en de internationale betrekkingen, bestaat onvoldoende aanleiding om FBM toe te staan de meubelen naar Polcom retour te zenden om deze om te laten bouwen. De vordering sub A zal dan ook worden toegewezen op onderstaande wijze.
4.4. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding en/of afdracht van de winst is, gelet op de stellingen van partijen over en weer, voorshands niet aannemelijk geworden dat schade is geleden door Morris of dat er sprake is van een noemenswaardige winst aan de zijde van FBM die dient te worden afgedragen. Voldoende aannemelijk is dat maar een klein gedeelte van de inbreukmakende meubelen is verkocht, omdat al zeer snel na het op de markt brengen van die meubelen door FBM daarop door Morris beslag is gelegd. Bovendien is onvoldoende weersproken dat de meubelen slechts bij een zeer klein deel van de markt terecht zijn gekomen. Gelet hierop bestaat thans onvoldoende grond voor toewijzing van het gevorderde voorschot.
De vordering sub E zal dan ook worden afgewezen.
4.5. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum worden verbonden en de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv zal op zes maanden worden gesteld, nu dit door FBM niet is weersproken.
4.6. FBM is Morris met het afgeven van de onthoudingsverklaring en de naleving daarvan al veel tegemoet gekomen, maar dit is gelet op het bovenstaande niet voldoende. FBM zal derhalve als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
In reconventie:
4.7. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, is niet summierlijk de ondeugdelijkheid van de vordering van Morris aangetoond en is bovendien niet gebleken van de onnodigheid van het beslag, zodat thans geen reden bestaat om het beslag op te heffen.
4.8. Nu de vordering in reconventie in zijn geheel voortvloeit uit het geschil in conventie, zullen de proceskosten worden gecompenseerd zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
in conventie:
- beveelt FBM om uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis op kosten van FBM alle meubelen uit de Lucia serie, de zich bij FBM bevindende monsters voor de Lucia serie en alle andere meubelen van FBM (mogelijk onder een andere naam) die identiek zijn aan danwel inbreukmakend overeenstemmen met de Cosmopolitan meubels van Morris, alle catalogi waarin de Lucia reeks of andere meubels die inbreuk maken op de rechten van Morris worden vermeld, met of zonder foto’s en de computerbestanden waarop de inbreukmakende foto’s van de Lucia reeks zich bevinden te overhandigen aan Morris, danwel aan enige door Morris aangewezen derde op een door Morris op te geven adres in Nederland;
- beveelt FBM om uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis al haar afnemers een brief te sturen op FBM briefpapier, met daarop de volgende tekst:
“Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, bericht ik u hierbij
als volgt. Frans Bijnen Meubelen B.V. heeft door het op de markt brengen van de Lucia
serie, inbreuk gemaakt op de model- en auteursrechten van de firma H. Morris & Co.
Limited, gevestigd te Engeland en kantoorhoudende te Glasgow, Schotland. De meubels
zijn geproduceerd naar de ontwerpen van Morris, zonder dat Morris daarvoor toestemming heeft verleend. Ik verzoek u deze meubels retour te sturen aan Frans Bijnen Meubelen B.V. Frans Bijnen Meubelen B.V. zal u de kosten voor het transport, alsmede de kosten die in rekening zijn gebracht voor de meubels vergoeden. Hoogachtend, ….. Frans Bijnen Meubelen B.V.”
- beveelt FBM om uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan mr. J.P. van den Brink, raadsman van Morris, een schriftelijke verklaring te sturen van een registeraccountant waarin het totale aantal inbreukmakende goederen dat door FBM is ingekocht, dat door FBM is verkocht en dat door FBM is verkocht maar nog niet geleverd; deze verklaring dient tevens de inkoop- en verkoopprijzen van de verschillende inbreukmakende meubelstukken te bevatten;
- beveelt FBM iedere productie, verlenen van toestemming of opdracht tot productie, verkoop, aanbieden, distributie, adverteren, export, import, marketen of anderszins gebruik in het economische verkeer van enige goederen (inclusief meubels en verpakking) die identiek zijn aan, danwel overeenstemmen met de Cosmopolitan reeks, te staken en gestaakt te houden;
- veroordeelt FBM tot betaling aan Morris van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per dag voor iedere dag dat FBM de hierboven vermelde geboden overtreedt, met een maximum van € 100.000,00;
- bepaalt de termijn voor het indienen van de eis in de hoofdzaak tussen partijen op zes maanden nadat tussen partijen terzake van dit kort geding een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is gewezen;
- veroordeelt FBM in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van Morris begroot op € 70,40 wegens kosten dagvaarding, € 241,00 wegens griffierechten en € 900,00 wegens procureurssa-laris;
- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie:
- wijst de vorderingen van FBM af;
- compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.
Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.M. van Dijke, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van 19 augustus 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.