ECLI:NL:RBMNE:2017:81

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/427778 / KG ZA 16-906

Vonnis in kort geding van 9 januari 2017

in de zaak van

[eiser],

handelend onder de naam
[handelsnaam],

wonende te [woonplaats] ,

eiser,

advocaat mr. N.J.P. Vanaken te Helmond,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats] , gemeente Lopik,

gedaagde,

advocaat mr. R.W. de Pater te Breda.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 7 december 2016 met producties 1 tot en met 14,
de mondelinge behandeling van 20 december 2016,
de pleitnota van [eiser] ,
de pleitnota van [gedaagde] met producties 1 tot en met 13,

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

[eiser] drijft onder de naam [handelsnaam] een onderneming in de vorm van een eenmanszaak, die zich bezighoudt met grafisch ontwerp, design en fotografie in brede zin.

2.2.

[gedaagde] is een professioneel fotograaf en vennoot van [naam vennootschap onder firma] V.O.F. (hierna: de vof), een onderneming die zich bezighoudt met het produceren van automotive content, het ontwikkelen en produceren van internetapplicaties en -toepassingen en het uitgeven van boeken. [gedaagde] maakt deel uit van het [team X] (hierna: [team X] ), welk team al jarenlang als fotografenteam deelneemt aan de jaarlijks gehouden [...] .

2.3.

Bij brief van 16 september 2016 heeft mr. Vanaken namens [eiser] aan [gedaagde] - voor zover relevant - het volgende bericht:

“Cliënt heeft in de periode van 20 juli 2015 tot heden aantoonbaar een veelvoud aan design-, branding- en ontwikkelingswerkzaamheden ten behoeve van u verricht. In totaal heeft cliënt 424,25 uur aan deze werkzaamheden besteed.

(…)

Van cliënt heb ik begrepen dat tussen partijen nimmer een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen, ondanks herhaald verzoek van cliënt daartoe. Cliënt stelt dat hij meermaals met u tot concrete afspraken omtrent de vergoeding van zijn werkzaamheden heeft willen komen. Kennelijk heeft u dit ook meermaals aan hem toegezegd.

(…)

Op basis van een reëel branche uurtarief van € 95,00 excl. BTW (gezien de ervaring, kennis en expertise van cliënt) komt cliënt tot een begroot bedrag van € 40.303,75 excl. BTW.

(…)

Cliënt wil zo spoedig mogelijk tot algehele afwikkeling met u komen, om vervolgens de verdere samenwerking te beëindigen. (…)

Het heeft de voorkeur van cliënt om te komen tot een minnelijke regeling. Hierbij merk ik wel reeds op dat ingeval geen medewerking van uw zijde verleend wordt, cliënt zijn vordering aan de rechtbank zal voorleggen met het verzoek een redelijke vergoeding te bepalen.

In zodanig geval zal cliënt tevens zijn rechten doen gelden met betrekking tot het intellectueel eigendom ten aanzien van de door hem ontwikkelde afbeeldingen en materialen. Deze rechten berusten uiteraard nog steeds bij cliënt. Cliënt zal alsdan vorderen dat op geen enkele wijze nog enig gebruik mag worden gemaakt van deze producten en materialen, zo nodig op straffe van verbeurte van een dwangsom. Ingeval partijen daarentegen tot een billijke oplossing kunnen komen, is cliënt bereid u het toekomstig gebruik hiervan toe te staan.

(…)”

2.4.

Bij brief van 22 september 2016 heeft mr. Vanaken namens [eiser] aan [gedaagde] - kort gezegd - bericht dat [eiser] zijn vordering handhaaft en daarbij herhaald dat [eiser] [gedaagde] geen toestemming (meer) verleent voor het gebruik van enig door hem ontwikkeld werk, op welke wijze dan ook, dat [eiser] in gesprek wil met [gedaagde] over de invulling van de te betalen redelijke vergoeding en dat [eiser] zo nodig rechtsmaatregelen zal treffen.

2.5.

[gedaagde] is niet tot betaling van enige vergoeding aan [eiser] overgegaan.

3.Het geschil

3.1.

[eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I [gedaagde] veroordeelt om op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor ieder(e) dag(deel) of per keer dat hij hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 250.000,00, zich op elke mogelijke wijze te onthouden van inbreukmakende handelingen op de door [handelsnaam] ontwikkelde werken, zulks vanaf de tweede dag na vonniswijzing,

II [gedaagde] veroordeelt om op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor ieder(e) dag(deel) of per keer dat hij hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 250.000,00, de inbreukmakende verveelvoudigingen uit het verkeer te halen en voor zover nodig deze aan [eiser] af te geven, zulks te rekenen vanaf de tweede dag na vonniswijzing,

III [gedaagde] veroordeelt in de volledige kosten van dit geding, zulks conform het bepaalde in artikel 1019h Rv, hieronder begrepen de conform het liquidatietarief te berekenen nakosten in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vorderingen - kort gezegd - het volgende ten grondslag. [eiser] stelt dat hij in de periode juli 2015 tot en met augustus 2016 op verzoek van [gedaagde] diverse huisstijlen, websitetemplates, visuals en logo’s heeft ontworpen, waaronder in het kader van de [...] 2016. Zo heeft hij het design verzorgd van het [...] jaarboek 2016, verpakkingen en kleding. [eiser] heeft als de maker te gelden en bij hem rusten de intellectuele eigendomsrechten op deze werken. [gedaagde] heeft meerdere van deze werken commercieel gebruikt voor diverse opdrachtgevers, al dan niet in bewerkte vorm. [gedaagde] heeft onder andere voor de heer [A] (hierna: [A] ) werken door [eiser] laten ontwikkelen en deze daarna zelf bewerkt, waarvoor [A] op factuurbasis aan [gedaagde] heeft betaald. Volgens [eiser] heeft [gedaagde] herhaaldelijk toegezegd dat [eiser] een compensatie voor zijn werkzaamheden zou ontvangen. [eiser] is afhankelijk van de inkomsten van zijn eenmanszaak voor zijn levensonderhoud. [eiser] heeft in totaal 425,25 uur aan de ontwikkeling van de werken besteed. Uitgaande van een in de ontwerpbranche gebruikelijk uurtarief van € 95,00 exclusief btw gaat het om een facturabel bedrag van € 40.398,75 exclusief btw. Tussen partijen zijn echter geen concrete compensatieafspraken tot stand gekomen en betaling door [gedaagde] is uitgebleven. [eiser] heeft daarop in augustus 2016 de relatie met [gedaagde] beëindigd, aanspraak gemaakt op een billijke financiële vergoeding en [gedaagde] verboden nog op enigerlei wijze gebruik te maken van de werken. [gedaagde] gebruikt de werken echter nog op grote schaal voor commerciële doeleinden. Nu [gedaagde] de werken thans zonder toestemming van [eiser] gebruikt, bewerkt, verveelvoudigt en voor eigen commerciële doeleinden exploiteert, maakt hij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van [eiser] , hetgeen onrechtmatig is jegens [eiser] . [eiser] heeft op grond van de Auteurswet het recht zich tegen dit gebruik te verzetten en onttrekking uit het verkeer van inbreukmakende zaken te vorderen. [eiser] dreigt door de handelwijze van [gedaagde] enorme schade te lijden, onder meer omdat [gedaagde] de werken in het kader van de [...] 2017, die in januari 2017 plaatsvindt, veelvuldig zal exploiteren. Gelet daarop is er sprake van spoedeisend belang bij toewijzing van de verzochte voorzieningen en is oplegging van een dwangsom op zijn plaats, aldus [eiser] .

3.3.

[gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.4.

[gedaagde] betwist dat sprake is van de gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van [eiser] . [gedaagde] voert daartoe onder meer aan dat hij geen gebruik heeft gemaakt of maakt van door [eiser] vervaardigde werken, ook niet via de vof, waarvan hij vennoot is. [gedaagde] maakt deel uit van [team X] , welk team al jarenlang foto’s maakt van de [...] en verantwoordelijk is voor het vervaardigen van het [...] jaarboek. Voor de bekostiging van de deelname aan de [...] en het maken van het jaarboek is [team X] afhankelijk van sponsorbijdragen. [team X] viel aanvankelijk onder de vof, maar maakt sinds eind 2015 / begin 2016 onderdeel uit van [team Y] B.V. (hierna: [team Y] ). [gedaagde] is indirect bestuurder en aandeelhouder van [team Y] en slechts in die hoedanigheid heeft hij contact gehad met [eiser] , dus nooit uit eigen naam. Bovendien is nimmer met [eiser] gesproken over een geldelijke compensatie voor diens werkzaamheden. [gedaagde] stelt dat [eiser] met [team Y] een sponsordeal is overeengekomen, die onder meer inhield dat [eiser] (kosteloos) werkzaamheden zou verrichten voor [team X] in ruil voor een (kosteloos) sponsorpakket van [team Y] ter waarde van circa € 25.000,00 met betrekking tot de [...] 2016. Volgens [gedaagde] hebben zowel [eiser] als [team Y] de op hen rustende verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst volbracht: [eiser] heeft design- en brandingswerken ontwikkeld voor [team X] 2016 en in ruil daarvoor zijn bij de [...] 2016 de naam en het logo van [eiser] en zijn onderneming [handelsnaam] onder meer vermeld op de rallyauto, de website en de kleding en in het jaarboek en flyers. Voor de [...] 2017 zal gebruik worden gemaakt van nieuw (promotie)materiaal. Nu er in 2016 geen winst is behaald met de exploitatie van de betreffende werken, komt [eiser] ook geen vergoeding toe voor zover hij zich op een dergelijke (door [gedaagde] bestreden) winstdelingsafspraak mocht beroepen. Gelet op het vorenstaande kan van enig onrechtmatig handelen van [gedaagde] of van enige schade aan de zijde van [eiser] dan ook geen sprake zijn. [gedaagde] betwist tevens het gestelde spoedeisende belang en de juistheid van de opgevoerde proceskosten.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het spoedeisend belang op grond van het gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden. Uitgaande van de juistheid van de beweerdelijke voortdurende inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten heeft [eiser] er immers (financieel) belang bij dat deze zo spoedig mogelijk wordt gestaakt.

4.2.

Ter beoordeling ligt voor of in zodanige mate aannemelijk is dat de vorderingen van [eiser] in een bodemprocedure zullen worden toegewezen, dat daarop in dit geding mag worden vooruitgelopen. Deze vorderingen zijn gebaseerd op door hem gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten op door hem vervaardigde werken. Partijen twisten onder meer over de vraag om welke auteursrechtelijk beschermde werken het gaat en wie als maker van die werken in de zin van de Auteurswet is aan te merken. De beantwoording van die vragen kan, gelet op hetgeen hierna wordt overwogen, in het midden blijven.

4.3.

[eiser] stelt dat hij met de vof, waarvan vennoot [gedaagde] steeds als contactpersoon is opgetreden, de afspraak heeft gemaakt te gaan samenwerken rond [gedaagdes] deelname aan de [...] . [eiser] zou in dat verband grafische werken vervaardigen en inbrengen en de vof ( [gedaagde] ) zou deze werken vermarkten, waarna ieder een deel van de opbrengst zou toekomen. In de periode juli 2015 tot en met augustus 2016 heeft [eiser] diverse huisstijlen, website templates, visuals en logo’s ontworpen met betrekking tot de [...] 2016, waarvan een deel door de vof is geëxploiteerd voor commerciële doeleinden. [eiser] stelt dat de gemaakte afspraken nog nader zouden worden uitgewerkt, onder andere ten aanzien van de winstdeling. Dit is echter, ondanks meerdere verzoeken daartoe van [eiser] , niet gebeurd. Tot op heden heeft [eiser] van de vof geen geldelijke compensatie ontvangen en evenmin duidelijkheid verkregen. [eiser] heeft de samenwerking inmiddels beëindigd. Volgens [eiser] komt hem thans een urenvergoeding toe en mag de vof de door hem vervaardigde auteursrechtelijk beschermde werken niet langer gebruiken. [gedaagde] heeft deze stellingen gemotiveerd bestreden.

4.4.

Zelfs ingeval de voorzieningenrechter veronderstellenderwijs uitgaat van de juistheid van de stelling van [eiser] dat er sprake was van een afspraak tussen [eiser] en de vof in deze vorm, komen de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking.

Een dergelijke afspraak leidt immers niet tot meer dan de plicht van de vof om rekening en verantwoording af te leggen aan [eiser] over wat de samenwerking heeft opgeleverd en om bij een positief saldo [eiser] daarin te laten delen op een nader te bepalen voet. Op grond van de gestelde samenwerkingsovereenkomst heeft [eiser] aan de vof impliciet het licentierecht verstrekt om van de door hem vervaardigde en ingebrachte auteursrechtelijk beschermende werken (tot beider voordeel) gebruik te maken in het kader van de beoogde exploitatie. [eiser] kan alleen aan de vof verder gebruik van deze werken verbieden als voldoende aannemelijk is dat de gestelde overeenkomst een eindtermijn heeft, die is verstreken, of, als de overeenkomst geen eindtermijn kent, deze rechtsgeldig is opgezegd dan wel in verband met toerekenbaar tekortschieten van de zijde van de vof door [eiser] rechtsgeldig is ontbonden. Geen van deze gevallen is gesteld of gebleken. Voor zover [eiser] heeft bedoeld te stellen dat het aan de vof verleende gebruiksrecht is verstrekt onder de voorwaarde van betaling, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. [eiser] heeft onvoldoende gesteld en onderbouwd dat een dergelijke voorwaarde expliciet is overeengekomen, zodat het bestaan van die voorwaarde niet kan worden aangenomen. Reeds om deze redenen dienen de vorderingen te worden afgewezen.

4.5.

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. [gedaagde] heeft gemotiveerd aangevoerd dat niet hij, maar [team Y] de contractspartij van [eiser] was en dat de samenwerkingsovereenkomst tussen [eiser] en [team Y] inhield dat [eiser] zijn werkzaamheden vooralsnog kosteloos zou verrichten en als tegenprestatie voor het vervaardigen en inbrengen van de auteursrechtelijk beschermde werken kosteloos een uitgebreid sponsorpakket van [team Y] zou krijgen aangaande de [...] 2016, aan welke verplichting [team Y] heeft voldaan. Nu er in 2016 geen positieve financiële resultaten zijn behaald, heeft [eiser] verder geen recht op een vergoeding, aldus [gedaagde] . Deze stellingen vinden steun in de als productie 10 overgelegde verklaring van de heer [F] , die verklaart:

“Op 20 april 2016 hebben we met een team van personen een eerste vergadering gehouden.

Daarbij waren aanwezig:

Dr. [B] (aandeelhouder [team Y] )
Dr. [C] (aandeelhouder [team Y] )
[gedaagde] (aandeelhouder [team Y] )
[D]
[E]
[eiser]
En ik zelf, [F] .

In de vergadering is de opstart van een nieuw bedrijf, genaamd [team Y] B.V. besproken, waar alle aanwezigen een rol aangeboden hebben gekregen in de ontwikkelen van een elektrisch aangedreven rally auto (ERV).

Vanaf meet af aan is door de aandeelhouders van [team Y] klip en klaar uitgelegd, dat er geen financiële middelen zijn voor het uitbetalen van werkzaamheden in het eerste jaar. Een van de doelen van het nieuwe bedrijf, is het mede ontwikkelen van een ERV. Via de exposure en het netwerk van het [team X] , dat sinds dit jaar is overgegaan in [team Y] zullen we fondsen moeten binnen halen om de ontwikkeling van de ERV te bekostigen.

Alle aanwezigen hebben de kans gehad om in dit project hun steentje bij te dragen, waarbij door de aandeelhouders helder is aangegeven dat betrokkenen niet betaalt krijgen voor de door hun verrichte werkzaamheden, tot het moment dat er met het ERV project omzet wordt gerealiseerd. Alle aanwezigen is individueel gevraagd of hij/zij hiermee akkoord was en iedereen, inclusief [eiser] , heeft er dan ook mee ingestemd geen financiële vergoeding te verlangen voor de uit te voeren werkzaamheden. Het is dan ook onbegrijpelijk en geheel tegen de afspraak in, dat [eiser] nu meent een vergoeding te kunnen krijgen voor de door hem gemaakte ontwerpen.”

Deze stellingen vinden tevens steun in de als productie 11 overgelegde intentieverklaring van 20 april 2016 met [team Y] en [eiser] als partijen, waarin - voor zover relevant - is opgenomen:

Partijen wensen een gezamenlijk zakelijk verband van onbepaalde duur aan te gaan ten gunste van het doel dat [team Y] en het voltallige [team Y] team nastreeft;

[team Y] heeft als doelstelling om, naast het binnenhalen van inkomsten middels het vermarketen en verkopen van visueel rally materiaal en data alsmede het aantrekken van sponsoring, de ontwikkeling ter hand te nemen van zogeheten ERV’s (electric rally vehicles) waarmee ze een bijdrage levert aan het ‘ver-groenen’ van de automotive sector;

(…)

5. Het is in dit kader dat TEAMLID z’n inspanningen, vooralsnog onbezoldigd, aanbiedt en verricht als volwaardig lid van de werkgroep […..], belast met [….]; als zodanig is TEAMLID vrijwillig [team Y] adviseur, er is geen sprake van een opdrachtgever-werknemer relatie noch van betaalde dienstverlening.

(…)”

en de als productie 12 overgelegde op onderdelen nader uitgewerkte intentieverklaring van 17 mei 2016 met [team Y] en [eiser] als partijen, waarin - voor zover relevant - is opgenomen:

“(…)

5. Het is in dit kader dat TEAMLID z’n inspanningen, vooralsnog onbezoldigd, aanbiedt en verricht als volwaardig lid van de werkgroep Marketing; als zodanig is TEAMLID vrijwillig [team Y] adviseur, er is geen sprake van een opdrachtgever-werknemer relatie noch van betaalde dienstverlening.

6. TEAMLID zal met name zijn bijdrage leveren aan foto-, visuele- en below the line producties, beeldbewerking, participatie in [team Y] evenementen, ideeën creatie, design van promotie materiaal ten behoeve van [team Y] en de design voor een ERV (elektrische rally en/of pers voertuig), alsmede alles dat voor bovenstaande relevant moge zijn;

7. Daar staat tegenover dat zodra [team Y] positieve financiële resultaten geneert, er duidelijke vergoedingsafspraken gemaakt worden.

(…)

9. Overige [team Y] leden zullen in hun externe inspanningen de onderneming “ [handelsnaam] ” promoten bij werk door derden, en als soort “Salesforce” van TEAMLID opereren, daar waar mogelijk en relevant, zonder daarbij de prioritaire belangen van [team Y] uit het oog te verliezen.

(…)”

Deze intentieverklaringen zijn weliswaar niet ondertekend, maar door [eiser] is ter zitting erkend dat hetgeen daarin is opgenomen overeenkomt met wat destijds is besproken. Uit de hiervoor aangehaalde stukken kan worden opgemaakt dat, zoals [gedaagde] stelt, [team Y] als contractspartij heeft te gelden, dat [eiser] zijn werkzaamheden voor [team Y] vooralsnog kosteloos zou verrichten totdat er winst werd gemaakt, en dat reclame voor [eiser] zou worden gemaakt. Ook gelet op deze gemotiveerde betwisting door [gedaagde] zijn de stellingen van [eiser] dat hij met [gedaagde] zelf heeft gecontracteerd op de door hem aangevoerde voorwaarden, onvoldoende aannemelijk geworden. Ook dat staat daarom aan de toewijsbaarheid van de vorderingen in de weg.

4.6.

De voorzieningenrechter gaat ten slotte voorbij aan de stelling van [eiser] dat [gedaagde] door [eiser] vervaardigde auteursrechtelijk beschermende werken zonder zijn toestemming zou hebben bewerkt en verveelvoudigd. Ter onderbouwing van deze stelling heeft [eiser] , onder verwijzing naar de betreffende afbeelding gevoegd bij productie 12, uitsluitend gesteld dat hij in opdracht van [A] een foto van [A] heeft bewerkt en dat [gedaagde] in die bewerking een afbeelding van [bedrijf] heeft ingevoegd en de kleuren heeft aangepast en de bewerking daarna heeft doorverkocht. [gedaagde] heeft dit gemotiveerd betwist. Nu is gebleken dat de betreffende door [eiser] vervaardigde bewerking aan [A] ter beschikking is gesteld, valt niet uit te sluiten dat deze vervolgens door een derde (niet zijnde [gedaagde] ) is bewerkt. Gelet daarop zijn de stellingen van [eiser] ook op dit punt onvoldoende aannemelijk geworden. Nadere bewijslevering is noodzakelijk, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Dit kan dus evenmin leiden tot toewijzing van het gevorderde.

proceskosten

4.7.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde] vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling van [eiser] . Nu [eiser] aan zijn vorderingen (een inbreuk op zijn) intellectuele eigendomsrechten ten grondslag heeft gelegd, dient de kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv plaats te vinden. Het door [gedaagde] ingediende kostenoverzicht van de procedure is door [eiser] niet betwist, zodat de voorzieningenrechter uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door [gedaagde] opgegeven kosten. De gevorderde vergoeding zal derhalve worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- griffierecht € 288,00

- advocaatkosten
4.710,00(exclusief btw, inclusief kantoorkosten)

Totaal € 4.998,00

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 4.998,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2017.^[1]

Afwijzing vorderingen wegens onvoldoende aannemelijkheid inbreuk intellectuele eigendomsrechten grafische werken