Uitspraak
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
kantonrechter
locatie Almere
zaaknummer: 11312585 MC EXPL 24-5967 BmR/842
Vonnis van 1 oktober 2025
inzake
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[eiseres] B.V. h.o.d.n. [handelsnaam],
gevestigd te [plaats 1] ,
verder ook te noemen [eiseres] ,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
gemachtigde: mr. J.C. Debije,
tegen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde] B.V.,
gevestigd te [plaats 2] ,
verder ook te noemen [gedaagde] ,
gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
gemachtigde: Eurolawyers & Associates.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 23 juli 2025 - de akte uitlating na tussenvonnis aan de zijde van [eiseres] .
1.2.
Hoewel [gedaagde] in de gelegenheid is gesteld ook een akte na tussenvonnis te nemen heeft [gedaagde] dat niet gedaan.
1.3.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De verdere beoordeling
In conventie en reconventie
2.1.
De kantonrechter blijft bij hetgeen bij tussenvonnis van 23 juli 2025 is overwogen.
2.2.
Bij tussenvonnis heeft de kantonrechter [eiseres] in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over, kort samengevat, de vraag in hoeverre de merkgerechtigden [A] en [B] bevoegd waren tot het inroepen van een verbod tot verdere verkoop van de ijsjes van [familienaam van A en B] in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 27 april 2023 nr. C-686/21, waarin de vraag of unanimiteit van de merkhouders dan wel een meerderheid is vereist voor verlening van een licentie aan de orde is gesteld. Daarnaast zich uit te laten over welke merken-rechterlijke overtreding ziet op de verkoop van de door [gedaagde] aan [eiseres] geleverde ijsjes.
2.3.
Bij tussenvonnis heeft de kantonrechter [gedaagde] in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten in hoeverre zij wel gerechtigd was de ijsjes van [familienaam van A en B] , geleverd door [onderneming 1] N.V., op de markt te brengen.
2.4.
[gedaagde] heeft niet gereageerd op het tussenvonnis, zodat niet is komen vast te staan dat [gedaagde] gerechtigd was de ijsjes te importeren en op de markt te brengen.
2.5.
Daarentegen heeft [eiseres] gemotiveerd aangevoerd dat onder de sommatiebrief van [onderneming 2] van 31 oktober 2023 om de verkoop van producten van [familienaam van A en B] te staken, ook de ijsjes van [familienaam van A en B] vallen. Hoewel niet aan [eiseres] expliciet is gemeld dat zij met de verkoop van de ijsjes diende te stoppen, wordt in de brief wel verwezen naar ijsjes: “
Andere producten, zoals brood, ijs, en snacks mogen niet onder de [familienaam van A en B] merken verhandeld worden.”.[eiseres] heeft verder nader geduid dat de merkbescherming ziet op het woordmerk ‘ [familienaam van A en B] ’ en geregistreerd is als Uniemerk onder nummer [nummer] in klasse 30 voor ‘biscuits, snacks an savoury biscuits included in thsi class, edible ices; ice’. Voldoende is komen vast te staan dat de ijsjes van het merk [familienaam van A en B] merkenrechterlijk zijn beschermd.
Andere producten, zoals brood, ijs, en snacks mogen niet onder de [familienaam van A en B] merken verhandeld worden.”.[eiseres] heeft verder nader geduid dat de merkbescherming ziet op het woordmerk ‘ [familienaam van A en B] ’ en geregistreerd is als Uniemerk onder nummer [nummer] in klasse 30 voor ‘biscuits, snacks an savoury biscuits included in thsi class, edible ices; ice’. Voldoende is komen vast te staan dat de ijsjes van het merk [familienaam van A en B] merkenrechterlijk zijn beschermd.
2.6.
[eiseres] heeft bij akte uitvoerig uiteengezet dat twee van de vijf merkhouders zich zelfstandig en zonder medewerking van de andere drie merkhouders kunnen verzetten tegen gebruik zonder toestemming van het merk door derden. De kantonrechter volgt het standpunt van [eiseres] als hieronder verwoord.
2.7.
Zoals in de aangehaalde EU Hof-uitspraak werd bepaald, is ingeval van meerdere merkhouders en waar het gaat om de verhouding tussen de gezamenlijke merkhouders en de verlening en de beëindiging van (licentie)rechten uit hoofde van het merk, het op grond van artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 40/94 betreffende het Gemeenschapsmerk (ver vangen door Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk) te bepalen nationale recht van toepassing. Meer in het bijzonder bepaalt artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 40/94 betreffende het Gemeenschapsrecht (thans artikel 19 van de Verordening (EU) 2017/1001) dat (kort gezegd) het recht van de EU lidstaat van toepassing is waar één van de merkhouders woonachtig is (bij meerdere merkhouders die binnen de EU wonen: het nationale recht van de eerste merkhouder uit een lidstaat in het lijstje van geregistreerde merkhouders), dan wel dat indien géén van de gezamenlijke merkhouders woonachtig is of gevestigd is in een lidstaat van de EU, het recht van de staat waar het Bureau voor de Harmonisatie binnen de interne markt (thans het EUIPO) zijn zetel heeft, van toepassing is. Het EUIPO heeft haar zetel in Alicante, Spanje.
2.8.
De twee merkhouders voor wie [onderneming 2] optreedt wonen, onweersproken, in de staat Virginia in de Verenigde Staten van Amerika, en de andere drie merkhouders wonen voor zover bekend in Suriname. Geen van allen wonen in een lidstaat van de Europese Unie. In lijn met de aangehaalde EU Hof-uitspraak in combinatie met artikel 16 van de Verordening (EG) nr 40/94 (c.q. artikel 19 van de Verordening (EU) 2017/1001) dient de vraag of de twee merk houders in kwestie zich zelfstandig tegen het ongeoorloofd gebruik van het merk kunnen verzetten, of dat daarvoor unanimiteit tussen of een meerderheid van de merkhouders nodig is, daarom te worden beoordeeld naar Spaans recht.
2.9.
Volgens het Spaanse recht is voor rechtshandelingen met betrekking tot het merk in beginsel de unanimiteit van alle mede-merkhouders vereist. Op grond van artikel 46 van de Spaanse merkenwet (‘Ley 17/2001 de Marcas’) worden de onderlinge verhoudingen tussen de mede-merkhouders beheerst door het algemene vermogensrecht in het Spaanse Burgerlijk Wetboek (de ‘Côdigo Civii’), in het bijzonder artikel 398 C.C.. Daarin is bepaald dat voor handelingen die verder gaan dan het normale beheer van een gemeenschappelijk recht, zoals het verlenen van een merklicentie, de instemming van alle mede-eigenaren vereist is. De consequentie hiervan is dat slechts met unanimiteit een licentie of toestemming had kunnen worden verstrekt voor de distributie van [familienaam van A en B] producten binnen de EU. Onweersproken is gesteld dat dit met betrekking tot de andere producten dan frisdranken nooit is gebeurd en dat aan [onderneming 1] N.V. door de merkhouders nimmer een licentie of toestemming is verleend door de merkhouders gezamenlijk, om ijsproducten naar de EU te exporteren en/of binnen de EU op de markt te brengen.
2.10.
Voor het optreden tegen ongeoorloofd gebruik van het merk door derden wordt in de Spaanse rechtspraktijk erkend dat een individuele merkhouder zich wel zelfstandig kan verzetten, en ook zelfstandig rechtsmaatregelen kan nemen, ter bescherming van het ge meenschappelijke merkrecht, mits hij daarbij handelt in het belang van het merk en niet in strijd met de belangen van de gezamenlijke merkhouders Het handhavend optreden tegen derden, bijvoorbeeld wegens inbreukmakend gebruik, wordt niet aangemerkt als een rechtshandeling met betrekking tot het merk (waar voor unanimiteit is vereist), maar als een beschermingsmaatregel die ook door één mede eigenaar kan worden genomen.
2.11.
Dit is overigens vergelijkbaar met de situatie naar Nederlands recht. Waar het Benelux- Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geen specifieke regeling kent voor gezamenlijke merkhouderschappen, wordt deze lacune aangevuld door het algemene goederenrecht. Artikel 3:166 BW bepaalt dat een gemeenschap ontstaat wanneer meerdere personen een recht gezamenlijk toekomt. Vaste rechtspraak en rechtsliteratuur aanvaard en dat een mede-eigenaar van een gemeenschappelijk goed/recht zelfstandig mag optreden tegen een derde die dat recht schendt, mits het optreden gericht is op bescherming van het gemeenschappelijk belang en niet kennelijk indruist tegen de belangen van de andere gerechtigden. Zie in dit verband ook de artikelen 3: 170 lid 1 en 3:171 BW.
2.12.
De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat [gedaagde] inbreuk makende [familienaam van A en B] producten, in dit geval ijs, aan [eiseres] heeft verkocht en geleverd, hetgeen als onrechtmatig valt te kwalificeren op grond waarvan [gedaagde] gehouden is de schade die [eiseres] als gevolg daarvan heeft geleden dient te vergoeden. [gedaagde] heeft een bedrag van € 9.515,70 bij [eiseres] in rekening gebracht. [eiseres] heeft dit bedrag voldaan. Onweersproken is gesteld dat de restvoorraad een bedrag vertegenwoordigt van € 7.924,30. [eiseres] heeft een rekening van [gedaagde] voor andere, maar nog niet betaalde, goederen voor een bedrag van € 2.327,15 verrekend met voormeld bedrag, zodat zij thans nog betaling van schade vordert van een bedrag van € 5.597,15. Die vordering komt voor toewijzing in aanmerking.
2.13.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de vordering van [gedaagde] in reconventie zal worden afgewezen, omdat haar vordering terecht door [eiseres] is verrekend met de vordering van [eiseres] op [gedaagde] .
2.14.
[gedaagde] is bij brief van 23 april 2024 gesommeerd het verschuldigde binnen acht dagen aan [eiseres] te voldoen, zodat [gedaagde] vanaf 2 mei 2024 de wettelijke rente is verschuldigd, zoals door [eiseres] gevorderd.
2.15.
[eiseres] vordert buitengerechtelijke incassokosten ex artikel 6:96 lid 2 BW voor een bedrag van € 1.116,50. De kantonrechter zoekt aansluiting bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De kantonrechter zal het bedrag dan ook toewijzen tot het tarief als genoemd in het Besluit. De buitengerechtelijke incassokosten word gesteld op € 792,38.
2.16.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld volgens het gebruikelijk liquidatietarief. [eiseres] vordert weliswaar op grond van artikel 1019 jo. 1019h Rv vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, begroot op € 1.700,13, maar dit geding valt niet onder de toepasselijkheid van artikel 1019 Rv e.v.. De proceskosten worden tot op heden begroot op: - - dagvaarding € 112,37 - griffierecht € 534,00 - salaris gemachtigde € 847,50 (2,5 punt x 339,00) - nakosten
€ 132,00- totaal € 1.625,87
€ 132,00- totaal € 1.625,87
3.De beslissing
De kantonrechter:
In conventie en reconventie
3.1.
veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] tegen bewijs van kwijting te betalen € 6.389,53 te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over € 5.597,15 vanaf 2 mei 2024 tot de voldoening;
3.2.
veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [eiseres] , tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.625,87, waarin begrepen € 847,50 aan salaris gemachtigde;
3.3.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
3.4.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.M. Berendsen, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2025.