ECLI:NL:RBNHO:2014:9985

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/216500 / KG ZA 14-403

Vonnis in kort geding van 27 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TS-SHOPS B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. D.J. Posthuma te Velsen-Zuid,

tegen

1. de vennootschap onder firma

SPORTBADGE m.h.o.d.n. 247 SPORT,

gevestigd te [plaats],

2.
[gedaagde sub 2],

wonende te [plaats],

3.
[gedaagde sub 3],

wonende te [plaats],

gedaagden,

Partijen zullen hierna TS-Shops en Sportbadge c.s. genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
de mondelinge behandeling
de pleitnota van TS-Shops
de pleitnota van Sportbadge c.s..

1.2.

Ter zitting zijn verschenen:

[bestuurder van eiser], statutair bestuurder van TS-Shops
mr. Posthuma voornoemd
[gedaagde sub 3], statutair bestuurder van Sportbadge m.h.o.d.n. 247 Sport.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

TS-Shops voert een onderneming in de verkoop van non-food artikelen, via detailhandel, postorder en internet.

2.2.

Op internet is TS-Shops te vinden onder de domeinnamen www.ts-shops.nl en www.loomfun.nl (hierna: de domeinnamen).

2.3.

De met de domeinnamen overeenstemmende handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ zijn handelsnamen van TS-Shops.

2.4.

Via de website www.loomfun.nl biedt TS-Shops producten aan voor het fabriceren van zogeheten loombandjes.

2.5.

Sportbadge c.s. voert eveneens een onderneming in de verkoop van non-food artikelen via internet, waaronder producten voor het fabriceren van loombandjes, onder meer via de websites www.coenraad.nl en www.247-sport.nl.

2.6.

TS-Shops en Sportbadge c.s. bieden daarnaast via www.bol.com producten aan voor het fabriceren van loombandjes.

3.Het geschil

3.1.

TS-Shops vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I.
Gedaagden te veroordelen om binnen twee dagen na het in deze te wijzen vonnis het gebruik van de handelsnamen TS-Shops en/of Loomfun, alsmede ieder gebruik van met de (de rechtbank leest: deze) handelsnamen overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) per dag of dagdeel dat gedaagden daarmee in gebreke blijven;

II.
met veroordeling van gedaagden in de proceskosten, tot op heden begroot op tenminste € 6.000,- ex BTW althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2.

TS-Shops legt aan haar vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. Sportbadge c.s. biedt via www.bol.com loombandjes aan met de onterechte vermelding dat deze van TS-Shops dan wel Loomfun zouden zijn. Door vermelding van de handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ in de advertenties van Sportbadge c.s. maakt Sportbadge c.s. inbreuk op de handelsnaamrechten van TS-Shops. Sportbadge c.s. handelt hierdoor op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) onrechtmatig. Sportbadge c.s. haakt door deze handelswijze bewust aan bij de goede reputatie van TS-Shops, terwijl TS-Shops om verschillende redenen niet geassocieerd wil worden met Sportbadge c.s.

Ook is er sprake (geweest) van verwarring.

Subsidiair is de vermelding van de handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ in de advertenties van Sportbadge c.s. op www.bol.com een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid 1 sub a en lid 2 sub a Burgerlijk Wetboek (BW). Door het vermelden van deze handelsnamen wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de door Sportbadge c.s. aangeboden loombandjes van TS-Shops en/of Loomfun afkomstig zijn, of dat tussen de respectieve ondernemingen een commerciële of juridische band bestaat.

Meer subsidiair is de vermelding van de handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ in de advertenties van Sportbadge c.s. op www.bol.com misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 sub b BW omdat Sportbadge c.s. hiermee ten onrechte de indruk wekt dat de loombandjes van TS-Shops en/of Loomfun afkomstig zijn.

Tot slot is sprake van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, aldus nog steeds TS-Shops.

3.3.

Sportbadge c.s. voert – kort gezegd – het volgende verweer. Sportbadge c.s. erkent dat in haar advertenties op de website van www.bol.com de handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ worden vermeld, maar stelt dat Sportbadge c.s. dit niet kan worden verweten. Wanneer een onderneming een product wil aanbieden op www.bol.com en dit product eerder al door een andere onderneming is aangeboden, wordt in de advertentie van de eerstgenoemde onderneming tevens vermeld de naam van de onderneming die het product als eerste heeft aangeboden (in dit geval TS-Shops), ongeacht de vraag of die eerste aanbieder het product op dat moment nog aanbiedt. Daarnaast kan bij de productomschrijving in de advertenties worden aangehaakt bij de omschrijving die de eerste onderneming aan het product heeft gegeven. Sportbadge c.s. heeft dit gedaan door, net als TS-Shops, de aanduiding ‘Loomfun’ in de productomschrijving op te nemen. Veel andere bedrijven, waaronder TS-Shops, adverteren op die wijze. De term ‘Loomfun’ staat niet op een lijst met woorden bij www.bol.com die niet in advertenties gebruikt mogen worden. Daarnaast staat op de factuur die de consument na het plaatsen van een bestelling ontvangt duidelijk aangegeven door welke onderneming verkoop en levering van het product daadwerkelijk plaatsvindt, zodat van verwarring niet kan worden gesproken, aldus nog steeds Sportbadge c.s.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Voor toewijzing van een verbod als hier gevorderd voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod wordt opgelegd de verboden naam of aanduiding(en) onrechtmatig voert dan wel gebruikt. Indien sprake is van het onrechtmatig voeren dan wel gebruiken van een naam of aanduiding, is het spoedeisende belang van de verbodsvordering in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade kan lijden aan de zijde van de partij die de handelsnaam eerder rechtmatig voerde.

Primaire grondslag

4.2.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Volgens vaste jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw opleveren.

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat TS-Shops en Loomfun handelsnamen van TS-Shops zijn en dat in de advertenties van Sportbadge c.s. inzake de verkoop van producten voor het fabriceren van loombandjes op www.bol.com de aan TS-Shops toebehorende handelsnamen staan vermeld. Gesteld noch gebleken is dat Sportbadge c.s. de handelsnamen van TS-Shops daarnaast ook nog op een andere wijze gebruikt.

4.4.

De handelsnaam ‘Loomfun’ van TS-Shops staat in de advertenties van Sportbadge c.s. op www.bol.com opgenomen in de productomschrijving. Vervolgens staat in de advertentie de handelsnaam TS-Shops, zonder vermelding van de reden daarvan. Onderaan de advertenties van Sportbadge c.s. staat dat verkoop en levering zal plaatsvinden door
247 Sports, de naam waaronder Sportbadge c.s. mede handelt
.Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sportbadge c.s. met de vermelding van ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ in zijn advertenties niet de handelsnamen van TS-Shops gevoerd. Sportbadge c.s. heeft de handelsnamen TS-Shops en Sportbadge c.s. immers niet ter aanduiding van haar
ondernemingin het handelsverkeer gebruikt, maar (slechts) ter aanduiding van haar
producten. Nu voorshands geen sprake is van handelsnaaminbreuk, komt de voorzieningenrechter niet toe aan bespreking van de stelling van TS-Shops dat reeds is gebleken van verwarring. Op basis van de primaire grondslag komt de vordering derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Subsidiaire grondslag

4.5.

Op grond van artikel 6:193c lid 1 sub a BW is een handelspraktijk misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals (onder meer) ten aanzien van het bestaan en de aard van het product. Een handelspraktijk is op grond van artikel 6:193c lid 2 sub a BW eveneens misleidend indien door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van (voor zover hier van belang) de handelsnamen van een concurrent.

4.6.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Sportbadge c.s. heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat hij door www.bol.com niet wordt verplicht de naam ‘Loomfun’ te gebruiken in de productomschrijving van zijn advertenties. Volgens Sportbadge c.s. bevordert het gebruik van de naam ‘Loomfun’ evenwel de verkoop van deze producten en daarom heeft Sportbadge c.s. ervoor gekozen, zoals door Sportbadge c.s. zelf gesteld, aan te haken bij de productomschrijvingen van TS-Shops. Door Sportbadge c.s. is ter zitting desgevraagd voorts toegelicht dat het gebruik van de (handels)naam ‘Loomfun’ in de productomschrijving ertoe leidt dat door www.bol.com een link wordt gelegd met TS-Shops en dat daarom ook de handelsnaam TS-Shops in de advertenties van Sportbadge c.s. wordt vermeld.

4.7.

Volgens TS-Shops heeft voormelde handelspraktijk van Sportbadge c.s. ertoe geleid dat consumenten contact opnemen met TS-Shops over bestellingen die door hen op www.bol.com bij Sportbadge c.s. zijn gedaan. Sportbadge c.s. heeft deze stelling van TS-Shops niet weersproken, zodat daarvan uit wordt gegaan. Door deze (manier van) marketing door Sportbadge c.s. van haar (eigen) loombandjes, te weten door vermelding van de (handels)naam ‘Loomfun’ en als gevolg daarvan de vermelding van ‘TS-Shops’ in de advertenties van Sportbadge c.s., wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook verwarring geschapen ten aanzien van de handelsnamen van een concurrent, zodat de handelspraktijk van Sportbadge c.s. als misleidend in de zin van artikel 6:193c lid 2 sub a BW is aan te merken.

4.8.

Het verweer van Sportbadge c.s. dat in de factuur die de consument na het plaatsen van de bestelling ontvangt duidelijk staat weergegeven door wie verkoop en levering van het bestelde product plaatsvindt, faalt. Op dat moment heeft de misleidende handelspraktijk immers reeds plaatsgevonden.

4.9.

Ook het verweer van Sportbadge c.s. dat andere bedrijven, waaronder TS-Shops, dezelfde handelspraktijk op www.bol.com voeren, getuige de in dit verband ter zitting overgelegde prints van andere advertenties, faalt. Nog daargelaten dat dit verweer – wat daar ook van zij – nog niet meebrengt dat Sportbadge c.s. in dat geval
níetonrechtmatig heeft gehandeld, geven de overgelegde advertenties naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen blijk van dezelfde als hiervoor omschreven handelspraktijk. In de overgelegde advertenties wordt in de productomschrijving immers een
merknaam genoemd, bijvoorbeeld Samsung Galaxy S4 i9505 Achterkant/Accudeksel Wit. Hiermee wordt derhalve niet de
handelsnaam van een andere onderneming gebruikt.

4.10.

Gelet op het vorenstaande is het gebruik van de handelsnaam ‘Loomfun’ en, als gevolg daarvan tevens van de handelsnaam TS-Shops, door Sportbadge c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aan te merken als een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c lid lid 2 sub a BW en daarmee tevens onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. De vordering ligt dan ook voor toewijzing gereed.

Meer subsidiaire grondslag

4.11.

De meer subsidiaire grondslag behoeft gezien het vorenstaande geen bespreking meer.

4.12.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.13.

Sportbadge c.s. zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. TS-Shops vordert op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, die blijkens de door de advocaat van TS-Shops overgelegde specificatie worden begroot op € 5.600,00 inclusief BTW en griffierecht. Nu de vordering van TS-Shops is gebaseerd op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, is deze vordering toewijsbaar. Het door TS-Shops ingediende kostenoverzicht is door Sportbadge c.s. niet betwist en de gemaakte kosten overschrijden het indicatietarief voor IE-zaken (in dit geval € 6.000,-) niet, zodat de voorzieningenrechter de vergoeding zal worden toegewezen als gevorderd. De kosten aan de zijde van Ts-Shops B.V. worden dan ook begroot op: € 5.600,00.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Sportbadge c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van die namen TS-Shops en/of Loomfun, alsmede ieder gebruik van met de handelsnamen overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt Sportbadge c.s. om aan TS-Shops een dwangsom te betalen van € 250,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 20.000,- is bereikt,

5.3.

veroordeelt Sportbadge c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ts-Shops B.V. tot op heden begroot op € 5.600,00 (zegge: vijfduizendzeshonderd euro),

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. L.I. Siers op 27 oktober 2014.^[1]

Misleidende handelspraktijk en handelsnaaminbreuk in kort geding tussen TS-Shops B.V. en Sportbadge c.s.