ECLI:NL:RBNHO:2020:4102

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/302279 / KG ZA 20-234

Vonnis in kort geding van 4 juni 2020

in de zaak van

1.maatschap [naam maatschap] ,

gevestigd te [plaats] ,

2.
[eiseres 2],

wonende te [plaats] ,

3.
[eiseres 3],

wonende te [plaats] ,

eiseressen,

advocaat mr. D. Donk te Amsterdam,

tegen

[gedaagde]tevens handelend onder de naam
[handelsnaam],

wonende te [plaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. K. Meijer te Alkmaar.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk [eiseressen] genoemd worden en afzonderlijk van elkaar de Maatschap, [eiseres 2] en [eiseres 3] . Gedaagde zal hierna [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
producties 1 t/m 39 van [eiseressen]
de akte houdende overlegging producties 1 t/m 15 van [gedaagde]
de nadere producties 16 en 17 van [gedaagde]
de mondelinge behandeling op 18 mei 2020
de pleitnota van [eiseressen]
de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 18 mei 2020 zijn verschenen [eiseres 2] en [eiseres 3] , bijgestaan door mr. Donk, voornoemd en [gedaagde] , bijgestaan door mr. S.R. van der Boom en mr. Meijer, voornoemd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

De Maatschap heeft in 2016 een methodiek ontwikkeld voor behandelaars die zich bezighouden met de begeleiding bij relatieproblemen en (het voorkomen van) vechtscheidingen, de ‘SCHIP-aanpak’; een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met als doel samen op te trekken als partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fasen die de partners gezamenlijk doorlopen. De Maatschap houdt zich thans bezig met de exploitatie van deze methodiek. Maten van de Maatschap zijn [eiseres 2] en [eiseres 3] .

2.2.

[gedaagde] houdt zich bezig met de begeleiding van scheidingsprocessen en familiemediation.

2.3.

Op 30 juni 2016 heeft [eiseres 2] het individuele woordmerk SCHIP-aanpak gedeponeerd in het Benelux Merkenregister voor de klasse 44. Onder klasse 44 vallen:
‘medische diensten; veterinaire diensten; diensten op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen en dieren; diensten op het gebied van land-, tuin- en bosbouw’. De dienst waarvoor het merk is ingeschreven is nader omschreven als
‘Diensten verleend door een psycholoog’(inschrijvingsnummer 0998324).

2.4.

[gedaagde] heeft in november 2017 bij de Maatschap een driedaagse training tot SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator gevolgd. In de informatie over de training op de website van de Maatschap werd destijds, voor zover van belang, onder meer het volgende vermeld:

(…) Cursisten ontvangen het certificaat SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator waarna ze zich kunnen inschrijven in het SCHIP-therapeuten/mediator bestand van Vechten voor je scheiding. De jaarlijkse kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 50,-.

(…)

2.5.

Na afloop van de training heeft [gedaagde] een certificaat ontvangen, waarop, voor zover van belang, het volgende is opgenomen:

“Hierbij verklaart [naam maatschap] (…) dat:

Certificaat nr. 2017-031

[gedaagde]

op 6, 7 en 8 november 2017

Heeft deelgenomen aan de opleiding tot SCHIP-mediator”

2.6.

Op de website van de Maatschap www.schipaanpak.nl waren (via [domeinnaam] ) foto’s te zien van cursisten met hun certificaten met daarboven de tekst
“Dit zijn onze gecertificeerde SCHIP-behandelaren”.

2.7.

[gedaagde] heeft in 2018 een bedrag van € 50,- (exclusief BTW) voldaan aan de Maatschap voor de vermelding in 2018 op de website www.schipaanpak.nl als gecertificeerd SCHIP-behandelaar.

2.8.

Op 14 september 2018 schrijft [gedaagde] aan [eiseres 2] en [eiseres 3] , voor zover van belang, het volgende:

(…)

Ik heb gezien dat [naam] (…) een facebookpagina heeft met als naam Schipmediator en als emailadres @schipmediator.

Dit roept bij mij wat verwarring op. Ik ben er vanuit gegaan dat de schipmediator door jullie is bedacht voor de mediators die geen schiptherapeut zijn en dat deze naam beschermd is om door een grote groep gebruikt te kunnen worden en dat je deze mag voeren na het volgen van de opleiding. Ik kan mijn site ook geen Mfn noemen bijvoorbeeld. Graag hoor ik hoe jullie hier naar kijken. (…)

2.9.

Daarop komt diezelfde dag nog een e-mailbericht retour van [eiseres 2] , met voor zover van belang, de volgende inhoud:

(…)

Ik weet niet precies wat je bedoeld met ‘dat deze naam beschermd is’. Doel jij op de naam mediator of schipmediator?

[naam] heeft natuurlijk de SCHIP-training gedaan dus ik ga ervan uit dat je de term mediator noemt.

(…)

Als [naam] geen mediator is (en daar weet ik niks van) dan is dat haar probleem. Wij kunnen niet bepalen hoe iemand zich noemt.

(…)

Maar goed, de combi met SCHIP, daar staan wij buiten.

Ondertussen hanteren wij zelf alleen nog maar de naam SCHIP-behandelaar. [naam] (en jij ook) zijn nog van de ‘oude’ stempel toen we het onderscheid nog hadden.

(…)

2.10.

Op 6 november 2018 heeft de Maatschap de Schip-behandelaren die bij haar een training hebben gevolgd geïnformeerd over het plan van de Maatschap om de SCHIP-aanpak naar een hoger plan te tillen in verband met vragen vanuit diverse welzijnsorganisaties naar de formele positie van de SCHIP-aanpak en de wens van kwaliteitsbewaking. Daarbij is aangegeven wat dit concreet voor de SCHIP-behandelaren zou gaan betekenen, te weten:

(…)

- We halen de vrijblijvendheid van het opgenomen zijn in het verwijsbestand af

Om ingeschreven te blijven, verwachten wij dat je minimaal 1x per jaar één van de door ons georganiseerde bijscholingen (voorheen terugkomdag) volgt en 2x per jaar een online intervisie.
De bijscholing van één dag wordt dusdanig opgezet dat er punten aan gekoppeld zijn en zal € 125,- (btw vrij) gaan kosten voor mensen ingeschreven op de website, getrainden die niet op de website staan betalen € 175,--. Ieder jaar zal er een ander thema m.b.t. SCHIP worden behandeld en uitgewerkt, er komt een spreker, er wordt casuïstiek besproken en geoefend.
De kosten voor vermelding in het verwijsbestand zullen met ingang van 1 januari 2019 € 175,-- excl. btw per jaar zijn. Voor reeds ingeschreven SCHIP-behandelaren hanteren wij voor 2019 € 100,-- en vanaf 2020 € 175,--.
We gaan 1x per 6 weken online intervisie aanbieden, gratis voor ingeschrevenen in het verwijsbestand.

Wat krijg je terug voor je inschrijving?

marketing en communicatie m.b.t. de SCHIP-aanpak vanuit het moederschip, dat houdt in: nieuwsbrieven, blogs, artikelen, social media, pitchen, lezingen, workshop in het hele land
gratis online intervisie
gratis mogelijkheid casuïstiek buiten de intervisie om, aan ons voor te leggen
vermelding op een wekelijks geactualiseerde website
mondelinge aanbeveling door Tineke en Leoniek
opname in het nog te ontwikkelen smoelenboek

We streven ernaar een verwijsbestand te hebben met SCHIP-behandelaren die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen de SCHIP-aanpak.

Voel je vrij om je vermelding niet te continueren. Je kunt opzeggen voor 15 december a.s.

Mocht je opzeggen, dan kun je natuurlijk nog altijd jezelf als SCHIP-behandelaar in de markt zetten, je bent alleen niet meer te vinden op de website. (…)

2.11.

[gedaagde] heeft een afschrift uit het merkenregister overgelegd waaruit volgt dat [eiseres 2] en [eiseres 3] op 21 maart 2019 (onder inschrijvingsnummer 1392470) het woordmerk SCHIP als
Collectief merkhebben gedeponeerd voor de klasse 41;
‘Opvoeding; opleiding; coaching; onderwijs; cursussen en trainingen; organiseren van congressen, seminars, trainingen, workshops en lezingen; het publiceren en uitgeven van drukwerken betrekking hebbende op coaching, opleidingen, trainingen en lesmateriaal’en ook voor klasse 44, nader omschreven als
‘Diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg; diensten van psychologen’.

2.12.

[gedaagde] heeft in 2019 een bedrag van € 100,- (exclusief BTW) voldaan aan de Maatschap voor de vermelding in 2019 op de website www.schipaanpak.nl als gecertificeerd SCHIP-behandelaar. [gedaagde] heeft daarnaast op 14 juni 2019 een studiedag gevolgd voor een bedrag van € 125,- (exclusief BTW).

2.13.

Bij e-mailbericht van 1 oktober 2019 heeft de Maatschap de diverse behandelaars, waaronder [gedaagde] geïnformeerd omtrent wijzigingen met betrekking tot de uitvoering van de SCHIP-aanpak per 1 januari 2020. Voor zover van belang is in dat e-mailbericht het volgende gemeld:

(…)

Huidige stand van zaken:

Op dit moment kan de SCHIP-aanpak worden uitgevoerd door iedereen die de basistraining heeft gevolgd.

We hebben vorig jaar getracht de kwaliteit te borgen door voorwaarden te stellen voor vermelding op de website.

Dit geeft niet voldoende garantie voor de kwaliteit.

Vanaf 1 januari gaan we daarom werken met licenties. Deze licenties kunnen worden afgenomen op persoonlijke titel van de desbetreffende SCHIP-behandelaren (voor instellingen gelden speciale voorwaarden).

In bijgevoegd document hebben we alles voor je op een rijtje gezet. (…)

In het bijgevoegde document wordt, voor zover van belang het volgende vermeld:

(…)

Werkwijze ingaande per 1 januari 2020

Alleen SCHIP-behandelaren met een licentie mogen de SCHIP-aanpak als zodanig uitvoeren.

Sta je nu in het verwijsbestand op de website én heb je een studiedag en twee online intervisies gevolgd? Dan geldt het volgende:

Men kan, indien men wenst, per 1 januari 2020 een licentie afnemen.
De kosten daarvoor: € 125,-- excl. btw per jaar.
Wil men in het verwijsbestand op de website blijven dan komt er € 50,-- excl. btw per jaar bij (niet verplicht).
Per 1 januari van het volgende jaar wordt de licentie automatisch verlengd.

De voorwaarden voor deze verlenging zijn:

Men heeft een studiedag gevolgd binnen (€ 125,-- excl. btw per dag) (Indien men de Expert training SCHIP-aanpak heeft gevolgd dan vervalt deze studiedag).
Gedurende dat jaar deelgenomen van vier gratis online intervisies (indien men de Expert training volgt, vervallen twee online intervisies in dat jaar).
3 WHO start vragenlijsten en drie afsluitende WHO vragenlijsten ingeleverd hebben.

Voor alle anderen die vóór september 2019 getraind zijn geldt dat men alsnog in aanmerking kan komen voor een licentie. De voorwaarden hiervoor zijn:

Situatie nu

Voorwaarden om licentie te verkrijgen

Getraind en op website en aan alle voorwaarden

licentie

Getraind en op website en
GEEN studiedag gevolgd(of expert training) maar wel twee online intervisies

Vóór 1 april 2020:

- Studiedag volgen (indien deze nog niet is gevolgd)

Men blijft op de website vermeld maar komen dan onder kopje “nog niet gecertificeerd”

Getraind en op website en
GEEN intervisies gevolgdmaar wel een studiedag of expert training

- in totaal over 2019 én 1e kwartaal 2020 twee intervisies gedaan hebben

Men blijft op de website vermeld maar komen dan onder kopje “nog niet gecertificeerd”

Getraind en op website en
GEEN intervisiesen
GEEN studiedag

Vóór 1 april 2020:

- opfrisdag volgen (datum nog te bepalen)

- twee online intervisies volgen

Men blijft op de website vermeld maar komen dan onder kopje “nog niet gecertificeerd”

(…)

Opname in het verwijsbestand op de website is niet verplicht. Men kan niet in het verwijsbestand worden opgenomen als men geen licentie afneemt.

Voor alle helderheid: zonder licentie is het toegestaan om onderdelen van de SCHIP-aanpak in te zetten binnen andere of eigen methode. Het is echter
niettoegestaan om je te profileren als SCHIP-behandelaar dan wel deze aanpak met naam en toenaam aan te bieden / in te zetten. Men kan, uiteraard, wel zeggen dat men de training SCHIP-aanpak heeft gevolgd.

Als je niet kiest voor een licentie, is het niet meer mogelijk op de website vermeld te worden.

(…)

2.14.

Bij e-mailbericht van 17 november 2019 heeft de Maatschap de SCHIP-behandelaren een brief gedateerd 18 november 2019 toegezonden met informatie over het merkgebruik. Hierin is, voor zover van belang, het volgende medegedeeld:

(…)

Zoals wij je al hebben laten weten, gaan wij onze dienstverlening per 1 januari 2020 aanpassen. Wij zullen vanaf 1 januari a.s. gaan werken met een licentiestructuur waarmee wij onze kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Om ervoor te zorgen dat er beter toezicht komt op de door ons gewenste kwaliteitsstandaard hebben wij “SCHIP” als collectief merk laten vastleggen. Dit houdt in dat alleen behandelaren die voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden, een licentie kunnen afnemen.

Het merk SCHIP-aanpak mag derhalve pas, ter onderscheiding van hun dienstverlening, worden gevoerd als men in het bezit is van een eerdergenoemde licentie. (…)

Wij willen je er dan ook hierbij op wijzen dat het vanaf 1 januari a.s. alleen nog is toegestaan om op beschrijvende wijze melding te maken van de aanduiding SCHIP. Dit betekent dat je op jouw website bijvoorbeeld wel mag aangeven dat je getraind bent in de SCHIP-aanpak. Het is echte niet meer toegestaan om uitsluitend gebruik te maken van de aanduiding SCHIP of SCHIP-aanpak of dat jij dienstverlening volgens de SCHIP-aanpak aanbiedt.

Wij verzoeken je hierbij dan ook vriendelijk om dit voor 1 januari 2020 op jouw website aan te passen, zodat je in de toekomst geen inbreuk op ons merk maakt. (…)

2.15.

Op 19 december 2019 heeft [gedaagde] aangegeven dat zij per 1 januari 2020 geen licentie wenst af te nemen en verzoekt zij [eiseres 3] om alleen voor de groep kindbehartigers het overgangsrecht uit te breiden. Zij geeft aan dat er niet veel kindbehartigers zijn die de Schip-aanpak uitvoeren en dat voor nieuwe cursisten uiteraard de voorwaarden gelden waar zij bij aanvang van hun training voor hebben getekend.

2.16.

Bij e-mailbericht van 20 december 2020 hebben [eiseres 3] en [eiseres 2] [gedaagde] in reactie daarop, voor zover van belang, als volgt bericht:

(…)

Wij betreuren het zeer dat je blijft bij jouw standpunt en argumentatie om geen licentie af te willen nemen.

Vorig jaar hebben wij al een overgangsregeling toegepast. Dit heeft geleid o.a. jij voor een gereduceerd bedrag dit jaar op de website vermeld kon blijven.

Om rechtsongelijkheid te voorkomen kunnen en willen wij hier nu geen uitzonderingen voor maken.

(…)

Zoals ik je aan de telefoon ook al uitlegde, betekent dit dat iedereen die geen licentie heeft maar zich wel als SCHIP-behandelaar profileert, een probleem heeft. Deze professionals ontvangen na 1 januari een verzoek van ons om deze informatie van hun website te verwijderen.

Mocht er niet worden voldaan aan dit verzoek zullen wij onze advocaat verzoeken dit verder op te pakken.

(…)

2.17.

Bij e-mailbericht van 7 januari 2020 hebben [eiseres 2] en [eiseres 3] [gedaagde] erop aangesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 zonder licentie niet meer gerechtigd is om zich te profileren als SCHIP-behandelaar. Zij wijzen erop dat het voor [gedaagde] nog wel mogelijk is om onderdelen van de aanpak te integreren in haar eigen werkwijze, zolang zij het niet benoemt als SCHIP-aanpak. [eiseres 2] en [eiseres 3] geven aan dat zij begrijpen dat [gedaagde] tijd nodig heeft om een en ander op haar website te wijzigen maar dat zij ervan uitgaan dat [gedaagde] deze wijziging vanaf 1 februari 2020 rond heeft.

2.18.

[eiseressen] heeft diverse screenshots van de website van [gedaagde] overgelegd waarop (onder meer) het volgende is te zien:

2.19.

Bij sommatie brief 4 februari 2020 heeft de advocaat van [eiseressen] [gedaagde] geïnformeerd dat het haar niet meer is toegestaan om gebruik te maken van de aanduiding “SCHIP” of “SCHIP-aanpak” ter onderscheiding van haar dienstverlening en dat zij door dit toch te doen inbreuk maakt op de merkenrechten van de Maatschap. Daarnaast is aangegeven dat beschrijvend gebruik wel is toegestaan. [gedaagde] is een termijn van 7 dagen gegund om het gestelde inbreukmakend gebruik te staken.

2.20.

[eiseressen] heeft (eveneens) een afschrift uit het merkenregister overgelegd betreffende bovengenoemde inschrijving ( [inschrijvingsnummer] ) waaruit blijkt dat het woordmerk SCHIP is gedeponeerd als
Certificeringsmerken waarop is aangetekend op 22 april 2020 dat het merk is overgegaan aan Stichting Partners in Ouderschap (hierna: de Stichting). Deze wijziging (met nummer [inschrijvingsnummer] ) is op 27 april 2020 gepubliceerd. [eiseressen] heeft tevens een afschrift overgelegd van het
Reglement ten behoeve van het gebruik van het collectieve (certificerings)merk “SCHIP”(hierna: het Reglement)
.In dat Reglement is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

1. Het bestuur van de Stichting Partners in Ouderschap (hierna te noemen: de “Stichting”) heeft het recht en is bevoegd om in Benelux landen het certificeringsmerk SCHIP, met inachtneming van de bepalingen in dit reglement, toe te kennen aan gecertificeerde behandelaars (de “Behandelaars”), die een onderneming drijven dan wel daarin werkzaam zijn, waarin begeleiding in echtscheidingen in ruime zin wordt aangeboden.

2. De Behandelaars zijn uitsluitend gerechtigd om het certificeringsmerk te gebruiken indien zij in het bezit zijn van een geldig certificaat Schip-behandelaar en jaarlijks tweemaal een intervisiebijeenkomst volgen en eenmaal een door Schip Aanpak georganiseerde studiedag en de daarbij aansluitende licentieovereenkomst hebben ondertekend.

3. De Behandelaars, die bevoegd zijn tot het gebruik van het certificeringsmerk SCHIP, zijn ingeschreven in het openbare register van Schip Aanpak op de website www.schipaanpak.nl. Zij zijn gerechtigd dit certificeringsmerk aan te brengen inzake de diensten die zij aanbieden, ter onderscheiding waarvan het certificeringsmerk dient, bijvoorbeeld in reclame-uitingen, briefpapier of op de website.

(…)

8. Het recht op het gebruik van het certificeringsmerk SCHIP eindigt onverminderd het bepaalde in de wet en/of dit reglement door:

a. de ontzegging door de Stichting van de bevoegdheid tot gebruik;

c. beëindiging van de merkregistratie.

2.21.

De Stichting is opgericht op 21 april 2020. Bestuurders van de Stichting zijn [eiseres 2] en [eiseres 3] .

2.22.

Op 22 april 2020 heeft de Stichting een uitvoeringsovereenkomst gesloten met de Maatschap op grond waarvan de Stichting de uitvoeringswerkzaamheden, waaronder de beoordeling of een derde aan voornoemd reglement voldoet, alsmede de controle en handhaving op het gebruik van het merk SCHIP-aanpak, aan de Maatschap heeft overgedragen.

2.23.

De Stichting heeft op 13 mei 2020 een volmacht verleend aan de Maatschap om namens haar in en buiten rechte tegen het ongeautoriseerde gebruik van het merk SCHIP-aanpak door derden of enig onrechtmatig handelen jegens de Stichting door derden in en buiten rechte op te treden en/of met derden daartoe een minnelijke regeling te treffen.

3.Het geschil

3.1.

[eiseressen] vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van [eiseressen] zoals omschreven in deze dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;

II. [gedaagde] te veroordelen om, onmiddellijk na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis, ieder onrechtmatig handelen jegens [eiseressen] zoals omschreven in deze dagvaarding te staken en gestaakt te houden;

III. Te bepalen dat [gedaagde] aan [eiseressen] een dwangsom verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor verzochte op haar van toepassing zijnde verboden en/of geboden van

€ 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) per dag of gedeelte daarvan, waarvoor de hiervoor verzochte geboden dan wel geboden worden overtreden;

IV. De termijn ex artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang met atikel 50 lid 6 Trips verdrag, te bepalen – voor zover dit al niet is gebeurd – op 6 maanden vanaf de datum waarop het ten dezen te wijzen vonnis in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan;en

V. [gedaagde] te veroordelen in de volledige proceskosten van [eiseressen] , alsmede de nakosten, van dit geding in de zin van artikel 1019i Rv en daarbij te beplen dat [gedaagde] aan [eiseressen] wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf het moment van de betekening van het ten deze te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

[eiseressen] heeft, samengevat en voor zover van belang, aan haar vordering ten grondslag gelegd, dat [gedaagde] handelt in strijd met artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en op die grond inbreuk maakt op het individuele Benelux merk SCHIP-aanpak alsmede op het certificeringsmerk SCHIP, doordat zij – zonder dat zij daartoe over een licentie beschikt – gebruik maakt van, de onderscheidingstekens Schip-aanpak en Schipmediator of gecertificeerd Schipmediator. Daarnaast handelt [gedaagde] aldus tevens onrechtmatig jegens [eiseressen]

Relatieve bevoegdheid

4.2.

De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vordering van [eiseressen] , voor zover die is gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 BVIE. Voor het overige ontleent de rechtbank (eveneens) bevoegdheid aan de woonplaats van [gedaagde] . Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank door [gedaagde] niet betwist.

Spoedeisend belang

4.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat reeds uit de aard van de zaak – de door [eiseressen] gestelde voortdurende inbreuk op haar merkenrechten – voortvloeit dat [eiseressen] een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Overigens is het spoedeisend belang door [gedaagde] niet betwist.

Merkinbreuk

4.4.

[gedaagde] heeft als meest verstrekkende verweer dat [eiseressen] zowel op het certificeringsmerk SCHIP als op het individuele merk SCHIP-aanpak geen beroep toekomt.

Certificeringsmerk

4.5.

Ten aanzien van het certificeringsmerk heeft [gedaagde] – kort gezegd – (onder meer) aangevoerd, dat niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten die gelden voor certificeringsmerken, op grond waarvan het certificeringsmerk van meet af aan nietig en daarmee ongeldig moet worden geoordeeld. Meer in het bijzonder wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 2.35bis lid 2 BVIE, op grond waarvan de houder niet zelf gebruik mag maken van het merk, althans heeft overdracht van het merk aan de Stichting te kwader trouw plaatsgevonden. Indien sprake zou zijn van een bodemprocedure zou [gedaagde] ter zake een vordering tot nietigverklaring, althans tot vervallenverklaring hebben ingesteld.

De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt.

4.6.

In artikel 2.35 bis lid 2 BVIE is bepaald dat een natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties certificeringsmerken kan aanvragen, op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de Maatschap op die grond het certificeringsmerk SCHIP niet heeft kunnen aanvragen, nu zij ook zelf diensten verrichtte en verricht waarop het merk betrekking heeft. De Maatschap heeft dit gebrek kennelijk willen herstellen door het certificeringsmerk op 22 april 2020 over te dragen aan de Stichting. De voorzieningenrechter is evenwel van voorshands van oordeel dat hiermee niet alsnog wordt voldaan aan het wettelijk vereiste in artikel 2.35bis lid 2 BW, althans aan de ratio daarvan, nu de Stichting niet onafhankelijk lijkt te zijn, aangezien zij dezelfde bestuurders heeft als de Maatschap en de Stichting de Maatschap, middels de uitvoeringsovereenkomst en de verstrekte volmacht, vervolgens weer heeft belast met – kort gezegd - de handhaving van het certificeringsmerk. De voorzieningenrechter acht het daarom aannemelijk dat een vordering tot verval of nietigverklaring in een bodemprocedure toewijsbaar is. Een gevolg hiervan is dat het voorshands niet aannemelijk is dat [gedaagde] inbreuk maakt op een geldig certificeringsmerk van de Stichting of de Maatschap.

Individueel merk

4.7.

[gedaagde] heeft ten aanzien van het individuele merk SCHIP-aanpak allereerst als verweer gevoerd dat het merk niet op naam staat van de Maatschap maar op naam van [eiseres 2] en dat nu niet is gesteld dat de handhaving of de uitvoering van dit individuele merk is opgedragen aan de Maatschap, de Maatschap dit merk ook niet tegen [gedaagde] kan inroepen.

4.8.

De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Weliswaar staat het individuele merk SCHIP-aanpak op naam van [eiseres 2] en niet op naam van de Maatschap en wordt in het petitum staking van iedere inbreuk op merkenrechten van de Maatschap gevorderd, de voorzieningenrechter begrijpt het petitum in de dagvaarding, die ook is uitgebracht namens de individuele maten, aldus, dat de stakingsvordering ook ziet op het individuele merkenrecht op naam van [eiseres 2] .

4.9.

[gedaagde] heeft daarnaast als verweer gevoerd dat het individuele merk SCHIP-aanpak is ingeschreven voor de diensten in klasse 44, zijnde
‘Diensten door een psycholoog’,terwijl [gedaagde] geen diensten van een psycholoog aanbiedt maar begeleiding bij scheiding, zodat er geen sprake kan zijn van inbreuk als bedoeld in artikel 2:20 lid 2 sub b BVIE.

4.10.

Ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

4.11.

Het verwarringsgevaar – inhoudende het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn – moet globaal worden beoordeeld aan de hand van de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten, gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen (HvJ 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel), HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon), HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's).

4.12.

De voorzieningenrechter constateert dat [gedaagde] het teken Schip-aanpak slechts beschrijvend gebruikt op haar website door een uitleg te geven wat de Schip-aanpak inhoudt en door aan te geven dat ze is getraind in de Schip-aanpak. [gedaagde] gebruikt het teken Schip-aanpak op die manier naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet als onderscheidingsteken voor haar diensten, zodat in zoverre voorshands geen sprake is van merkgebruik. Dat is anders waar [gedaagde] zichzelf op haar website Schipmediator of gecertificeerd Schipmediator noemt, omdat zij daar dat teken wel gebruikt ter onderscheiding van haar diensten. Hierbij is derhalve wel sprake van merkgebruik. Deze tekens zijn niet identiek aan het merk SCHIP-aanpak. Wel vertonen zij daarmee een zekere visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming, nu SCHIP daarvan het kenmerkende bestanddeel vormt.

4.13.

Daarmee is evenwel nog niet gezegd dat er sprake is van inbreuk. De voorzieningenrechter stelt vast dat het merk SCHIP-aanpak is geregistreerd voor de klasse 44:
‘Diensten door een psycholoog’en dat onbetwist is dat de [gedaagde] geen diensten aanbiedt als psycholoog maar als scheidingsbegeleider/mediator. [gedaagde] voert dan ook terecht als verweer dat dat geen sprake is van overtreding van artikel 2.20 lid 2 BVIE, nu geen sprake is van gelijke of overeenstemmende diensten. Dat het merk SCHIP-aanpak, zoals [eiseressen] stelt de laatste jaren intensief is gebruikt ter onderscheiding van
‘diensten op het gebied van conflictbehandeling’en dat het merk in deze branche bekend is geworden, kan [eiseressen] niet baten en maakt niet dat (alsnog) kan worden geoordeeld dat [gedaagde] de tekens gebruikt voor gelijke of overeenstemmende diensten. [eiseressen] miskent hiermee immers dat het merk is ingeschreven voor ‘Diensten door een Psycholoog’ en dat de diensten van [gedaagde] daarmee niet in overeenstemming zijn. [eiseressen] kan dan ook niet worden gevolgd in haar stelling, dat zou moeten worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang van het merk Schip-aanpak voor
‘diensten op het gebied van conflictbehandeling’. Ook voor zover de vordering van [eiseressen] is gestoeld op het individuele merk SCHIP-aanpak, dient daarom voorshands geoordeeld dat geen sprake is van merkinbreuk.

Subsidiaire overwegingen

4.14.

Voor zover [eiseressen] wel een beroep op merkrechten zou toekomen, geldt het volgende.

4.15.

[gedaagde] heeft door de training die zij in 2017 heeft gevolgd en met het certificaat dat zij daarvoor heeft ontvangen, de facto het recht verkregen om zichzelf te profileren/presenteren als (gecertificeerd) Schipmediator. Aan dit stilzwijgend door [eiseressen] verleende gebruiksrecht (licentie) zijn destijds geen voorwaarden verbonden. Deze licentie is daarom in beginsel te kwalificeren als een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor dergelijke overeenkomsten geldt dat, wanneer de wet of de overeenkomst niet voorzien in een regeling voor opzegging, deze in beginsel opzegbaar zijn. De redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW) kunnen evenwel meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien (a) daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat en/of (b) een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen, en/of (c) de opzegging gepaard gaat met het aanbod tot betaling van schadevergoeding. Als een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is, geldt, dat ook dan een beroep kan worden gedaan op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid van artikel 6:248 lid 2 BW en/of wijziging van de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258BW) (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 2018/98). Het door [gedaagde] kennelijk ingenomen standpunt, dat de voorwaarden voor de verleende toestemming voor het gebruik van de term (gecertificeerd) Schipmediator door [eiseressen] niet zouden mogen worden gewijzigd, is in zoverre dan ook niet zonder meer juist. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat, gegeven (1) de korte duur van de periode die is verstreken sedert de afgifte van het certificaat, (2) de communicatie die er over het gebruik van de aanduiding SCHIP-mediator heeft plaatsgevonden, (3) de hap-snap wijze waarop het huidige licentieregime is geïntroduceerd en (4) de omstandigheid dat de Maatschap zich daarbij van de onderhavige aspecten van de rechtsverhouding geen enkele rekenschap lijkt te hebben gegeven, het gebruik van het teken SCHIP in de aanduiding Schip-mediator voor het lopende jaar in ieder geval niet met een beroep op merkrechten aan [gedaagde] kan worden ontzegd.

Onrechtmatig handelen

4.16.

[eiseressen] heeft verder gesteld dat het handelen van [gedaagde] onrechtmatig moet worden geoordeeld nu zij er niet voor heeft gekozen om een licentie af te nemen, waarna zij de aanduiding/ het teken Schip-aanpak van haar website heeft verwijderd en deze heeft vervangen door Schipmediator en gecertificeerd schipmediator. Hierdoor zal de geïnformeerde bezoeker van haar website denken dat [gedaagde] nog steeds een erkend Schipmediator is en/of aangesloten bij de Maatschap en/of de Stichting en/of de Schipaanpak.

4.17.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat [eiseressen] hiermee geen, althans onvoldoende op zichzelf staande omstandigheden heeft gesteld of aannemelijk heeft gemaakt, op grond waarvan dit handelen – los van de gestelde merkinbreuk – onrechtmatig moet worden geoordeeld.

4.18.

Gelet op het voorgaande moet [eiseressen] als de in onderhavig kort geding in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt. [gedaagde] maakt aanspraak op vergoeding van proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv ten bedrage van € 18.082,35, waarvan € 14.944,09 honorarium. [gedaagde] heeft bepleit dat daarbij een onderverdeling 90% IE / 10% niet IE zou moeten worden toegepast. Deze onderverdeling is door Maatschap voor Rouwtherapeuten c.s. niet betwist en de voorzieningenrechter zal daarom 90% aanmerken als betrekking hebbend op IE-grondslagen.

4.19.

[eiseressen] heeft verzocht om de gevorderde proceskosten te matigen en aan te sluiten bij de IE-indicatietarieven. De voorzieningenrechter ziet aanleiding uit te gaan van het indicatietarief voor een eenvoudige zaak in kort geding, te weten een honorarium van maximaal € 6.000,-. Het toe te wijzen bedrag aan proceskosten komt daarmee op € 5.400,- (€ 6000,- x 90%) + € 54,30 (€ 543 x 10%), tezamen € 5.454,30.

De beslissing

De voorzieningenrechter

4.20.

wijst de vordering af,

4.21.

veroordeelt [eiseressen] tot betaling aan [gedaagde] van de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 5.454,30;

4.22.

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 4 juni 2020.^[1]

ECLI:NL:RBNHO:2020:4102

Inbreuk op certificeringsmerk en individueel merk in kort geding tussen maatschap en gedaagde Schipmediator

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

1.maatschap [naam maatschap] ,

1.De procedure

2.De feiten

3.Het geschil

4.De beoordeling

Voetnoten