ECLI:NL:RBNNE:2021:1530

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/198156 / HA ZA 20-74

Vonnis van 21 april 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNLIMITED PRODUCTIONS B.V.,

gevestigd te Breda,

hierna te noemen:
UP,

2.
[eiser 2],

wonende te Gieten,

hierna te noemen:
[eiser 2],

eisers,

advocaat mr. G.A.C. van den Hout te Groningen,

tegen

1.MR. J.C.M. SILVIUS,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Prolyte Group B.V.,

kantoorhoudende te Groningen,

hierna te noemen:
de curator,

gedaagde,

advocaat mr. J.J. Gevers te Assen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROLYTE B.V.,

gevestigd te Leek,

hierna te noemen:
Prolyte,

gedaagde,

advocaat mr. Ph.W.M. ter Burg te ‘s-Gravenhage.

1.Het verloop van de procedure

1.1.

UP en [eiser 2] hebben de curator en de curator en Prolyte op 20 maart 2020 gedagvaard. De curator en Prolyte hebben ieder afzonderlijk verweer gevoerd. Partijen hebben hierna over en weer schriftelijk gereageerd. Tot slot hebben partijen de rechtbank gevraagd uitspraak te doen.

2.Waar gaat deze zaak over?

2.1.

Het gaat in deze procedure om de vraag of de curator en Prolyte gehouden zijn tot (medewerking aan) overdracht van enkele internationale modelrechten aan UP en [eiser 2] . De achtergrond van dit geschil is de volgende.

2.2.

UP heeft een bepaald type truss (met typenummer BGR69) ontwikkeld. Een truss is een constructiesysteem met aan elkaar gelaste aluminium buizen, dat gebruikt wordt voor de bouw van stands, theaters en podia. [eiser 2] is een van de drie personen die de truss hebben ontworpen.

2.3.

UP heeft in de loop van 2016 met Prolyte Group B.V. onderhandeld over het aangaan van een samenwerking voor de productie en exploitatie van de truss. Op 24 januari 2017 hebben partijen een ‘business partner contract’ gesloten. Onderdeel van de gemaakte afspraken vormt de overdracht onder bepaalde voorwaarden van UP’s intellectuele eigendomsrechten op de truss aan Prolyte Group B.V.

2.4.

Prolyte Group B.V. heeft op 24 maart 2017 vijf internationale modelregistraties voor de truss gedaan met de Europese Unie als aangewezen grondgebied. UP had hier toestemming voor gegeven.

2.5.

Partijen hebben in (de rest van) 2017 en 2018 samengewerkt. Zo hebben zij gezamenlijk een belangrijke jaarlijkse internationale beurs bezocht, een groot project op Ibiza uitgevoerd en een concert van een beroemde internationale band verzorgd.

2.6.

Prolyte Group B.V. is op 7 oktober 2019 failliet verklaard. Prolyte heeft de onderneming van Prolyte Group B.V. doorgestart. De curator heeft activa verkocht aan Prolyte, waaronder de internationale modelrechten voor de truss. De internationale modelrechten zijn nog niet aan Prolyte geleverd of op haar naam gesteld.

2.7.

UP heeft de internationale modelrechten bij de curator opgeëist. Partijen zijn het er niet over eens geworden wie in dit geval de sterkere rechten heeft.

3.Wat wordt de beslissing van de rechtbank?

De opzet en de conclusie van deze uitspraak

3.1.

UP en [eiser 2] vorderen een verklaring voor recht dat zij tot de internationale modelrechten gerechtigd zijn en medewerking aan de overdracht daarvan. De rechtbank zal de stellingen en verweren van partijen hierna thematisch bespreken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tussenkopjes. Samen vormen die een samenvatting van de uitspraak.

3.2.

De conclusie zal zijn dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

De rechtbank acht zich bevoegd en zal de Gemeenschapsmodellenverordening toepassen

3.3.

Prolyte Group B.V. heeft de internationale modelregistraties gedaan op grond van de Overeenkomst van ‘s-Gravenhage^[1]. Dit verdrag wijst het nationale recht van de betrokken staat als toepasselijk recht aan^[2]. In dit geval is de Europese Unie als grondgebied aangewezen, zodat de Gemeenschapsmodellenverordening^[3]van overeenkomstige toepassing is. De rechtbank constateert dat het hier niet gaat om een geschil waarover de rechtbank in Den Haag als exclusief bevoegde rechterlijke instantie mag oordelen. Dat betekent dat de hoofdregel gevolgd kan worden, die inhoudt dat de rechter van de woonplaats van gedaagde bevoegd is^[4].

3.4.

In dit geval zijn beide gedaagden gevestigd in het arrondissement van deze rechtbank. Prolyte bevindt zich bovendien in het werkgebied van de locatie Groningen.

De rechtbank acht zich daarom bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

De vordering heeft geen betrekking op de Amerikaanse modelregistratie

3.5.

UP en [eiser 2] maken in hun processtukken ook melding van een Amerikaanse modelregistratie voor de truss. De rechtbank constateert dat UP en [eiser 2] alleen de vijf internationale modelrechten in haar vordering heeft opgenomen. Omdat UP en [eiser 2] de registratienummers uitdrukkelijk erbij hebben vermeld, maakt de Amerikaanse modelregistratie geen deel uit van de vordering. De rechtbank laat de Amerikaanse modelregistratie daarom helemaal buiten beschouwing.

UP en [eiser 2] kunnen de modelrechten niet opeisen als Prolyte Group B.V. rechtsverkrijger is geworden

3.6.

Hiervoor is al aangegeven dat de Gemeenschapsmodellenverordening van overeenkomstige toepassing is. Deze verordening wijst de ontwerper of zijn rechtsverkrijger als rechthebbende op het modelrecht aan^[5]. Partijen zijn het erover eens dat UP en [eiser 2] (gezamenlijk) de truss hebben ontwikkeld en daarom als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt. UP en [eiser 2] kunnen vorderen dat zij als rechtmatig houder van de modelrechten worden erkend, wanneer een ingeschreven model is aangevraagd of ingeschreven op naam van de persoon die daarop geen recht heeft^[6]. De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is dus of Prolyte Group B.V. rechtsverkrijger van UP en [eiser 2] is geworden, doordat de in het ‘business partner contract’ overeengekomen voorwaarden voor de overdracht in vervulling zijn gegaan. Als het antwoord op deze vraag "ja" is, zijn de vijf internationale modelrechten aangevraagd of ingeschreven door iemand die daar wél recht op heeft. In dat geval kunnen UP en [eiser 2] de modelrechten niet opeisen.

Prolyte is terecht in deze procedure betrokken

3.7.

Het staat vast dat de curator de vijf internationale modelrechten nog niet aan Prolyte geleverd heeft. De rechtbank volgt Prolyte niet in haar stelling dat zij ten onrechte in deze procedure betrokken is, enkel omdat de modelrechten nu niet op haar naam staan. Prolyte stelt namelijk dat zij in het kader van de doorstart van de onderneming van Prolyte Group B.V. de internationale modelrechten van de curator gekocht heeft. Zij wil deze modelrechten ook geleverd krijgen. Daarmee betoogt Prolyte eigenlijk, net als de curator, dat Prolyte Group B.V. de rechten op de truss van UP en [eiser 2] geldig verkregen heeft. De rechtbank is daarom van oordeel dat UP en [eiser 2] de door hen gevorderde verklaring voor recht en medewerking aan de overdracht ook tegen Prolyte kon instellen. Beide vorderingen houden niet in dat Prolyte zelf de modelrechten aan UP en [eiser 2] moet overdragen, maar strekken ertoe dat zij daar zelf geen aanspraak op kan maken.

3.8.

Omdat het hier als het ware gaat om een afgeleid recht van Prolyte, zal de rechtbank nu eerst de verweren van de curator bespreken.

De curator moet aantonen dat alle voorwaarden voor de overgang van de rechten op de truss zijn overgegaan

3.9.

In artikel 1.9 van het ‘business partner contract’ staat het volgende: "
UP has the sole ownership and rights for the BGR69, until both parties come to a definite business model and strategic partnership contract on or before 31th March 2017. UP will then hand over the ownership of the product to PG, following the completion of clause 1.5 or clause 2." Vertaald naar het Nederlands gaan de rechten op de truss over zodra de contractspartijen een definitief businessmodel en een definitief strategisch partnerschapscontract zijn overeengekomen. Daarvoor geldt 31 maart 2017 als de deadline.

Ook moet Prolyte Group B.V. een bijdrage van € 15.000,00 leveren aan de ontwikkelingskosten van UP en [eiser 2] , hetzij in de vorm van aan UP uit te reiken creditnota’s of betaling van dat bedrag (artikel 1.5 van de overeenkomst) hetzij in de vorm van het bieden van bepaalde ‘sale opportunities’ (die zijn uitgewerkt in artikel 2 van de overeenkomst).

3.10.

Als het gaat om de vraag wie moet aantonen dat de voorwaarden voor de overgang van de modelrechten in vervulling zijn gegaan, zijn beide partijen van mening dat de stelplicht en de bewijslast op de ander rust. De rechtbank merkt de voorwaarden in artikel 1.9 van het ‘business partner contract’ als opschortende voorwaarden aan; de overgang van de modelrechten krijgt namelijk pas werking met het plaatsvinden van de daarin beschreven gebeurtenissen^[7]. Volgens vaste rechtspraak moet degene die zich beroept op de vervulling van een opschortende voorwaarde, zowel die vervulling als -eventueel- de inhoud van de voorwaarde bewijzen^[8]. Dat is in dit geval de curator.

3.11.

De rechtbank volgt niet de stelling van de curator dat het bewijsvermoeden uit de Gemeenschapsmodellenverordening een uitzondering vormt op deze regel van het Nederlands bewijsrecht. Dat bewijsvermoeden houdt in dat de inschrijver van de modelrechten vermoed wordt de rechthebbende te zijn^[9]. Omdat partijen het erover eens zijn dat UP en [eiser 2] (gezamenlijk) de truss hebben ontwikkeld en daarom als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt, gaat het in deze zaak alleen maar om de vraag of zij hun rechten op de truss hebben overgedragen aan Prolyte Group B.V. Het gaat hier dus om een zuiver vermogensrechtelijk geschil, waar het bewijsvermoeden uit de Gemeenschapsmodellenverordening geen betrekking op heeft.

3.12.

Het is kortom aan de curator om feiten en omstandigheden te stellen en deze zo nodig te bewijzen, waaruit volgt dat aan alle voorwaarden voor de overgang van de rechten op de truss is voldaan.

Het definitief businessmodel en definitief strategisch partnerschap zijn tijdig overeengekomen

3.13.

De curator verwijst voor de totstandkoming van het definitief businessmodel en een definitief strategisch partnerschapscontract naar een e-mail van 17 maart 2017 van een van de bestuurders van Prolyte Group B.V. aan de bestuurder van UP. Deze e-mail heeft als onderwerp ‘BRG business model WL/RS’ en bevat als bijlage een Excel-bestand, waarin op het eerste blad de verkoopprijzen voor de truss staan (inclusief voor UP geldende kortingspercentages en finder’s fees) en op het tweede blad de algemene prijsstructuur voor de truss. Sindsdien zijn partijen volgens de curator strategisch gaan samenwerken en hebben zij financieel afgerekend op basis van de inhoud van dat Excel-bestand. UP heeft deze gang van zaken op zich niet weersproken.

3.14.

De rechtbank volgt UP en [eiser 2] niet in hun stelling dat de e-mail van 17 maart 2017 en het bijbehorende Excel-bestand niet als een definitief businessmodel kunnen worden aangemerkt. Weliswaar is het juist dat onderaan het tweede blad ‘
To be discussed’ staat vermeld, maar UP en [eiser 2] hebben niet gesteld dat UP afwijzend gereageerd heeft op de inhoud van de e-mail of de bijlage. Ook hebben zij niet gesteld dat UP en Prolyte Group B.V. daar tijdens hun samenwerking geen of anders uitvoering aan zijn gaan geven. Weliswaar hebben UP en [eiser 2] een gewijzigd Excel-bestand van latere datum overgelegd, maar daaruit volgt niet dat de versie van 17 maart 2017 helemaal niet uitgevoerd is. Dat er gaandeweg steeds meer discussie zou zijn geweest over de te voeren strategie, het sales model, productontwikkeling en verdere business development, blijkt ook nergens uit. UP en [eiser 2] verwijzen ter onderbouwing van die stelling naar een overzicht van data waarop groepsoverleggen en meetings hebben plaatsgevonden, maar daaruit valt niet op te maken wat er precies besproken is. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat vóór 31 maart 2017 een definitief businessmodel tot stand gekomen is.

3.15.

De rechtbank volgt UP ook niet in haar stelling dat er nooit een definitief strategisch partnerschapscontract tot stand is gekomen. In artikel 1.9 van de overeenkomst staat niet dat de definitieve afspraken schriftelijk moeten worden vastgelegd, zodat de totstandkoming van een definitief strategisch partnerschapscontract vormvrij is. Vast staat dat UP en Prolyte Group B.V. in 2017 en 2018 hebben samengewerkt voor de productie en exploitatie van de truss. Dat zijn zij gaan doen vrijwel direct nadat Prolyte Group B.V. de internationale modelrechten op 24 maart 2017 had geregistreerd. De rechtbank oordeelt dat dan ook dat er vóór 31 maart 2017 een definitief strategisch partnerschapscontract is overeengekomen.

3.16.

De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van UP en [eiser 2] dat de modelrechten alleen maar zouden zijn geregistreerd omdat de termijn van respijt dreigde af te lopen en zij verwachtten dat de vereiste overeenstemming snel zou worden bereikt. Ook wanneer het klopt wat zij hier stellen, dan had het voor de hand gelegen dat zij na ommekomst van de deadline op 31 maart 2017 alsnog direct tot opeising zouden overgegaan. Dat is hier niet gebeurd. Integendeel, UP en Prolyte Group B.V. hebben de truss gezamenlijk op een belangrijke beurs gelanceerd en zijn vanaf toen twee jaren lang gezamenlijk projecten met de truss gaan uitvoeren. UP en [eiser 2] hebben geen deugdelijke uitleg op dit punt gegeven, zodat de rechtbank bij haar oordeel blijft dat er tijdig een definitief strategisch partnerschapscontract is overeengekomen.

Prolyte Group B.V. heeft ook aan de bijdrageplicht voldaan

3.17.

De curator verwijst voor de voldoening aan de bijdrageplicht naar een facturenoverzicht^[10]uit de administratie van Prolyte Group B.V. Volgens hem blijkt uit dit overzicht dat Prolyte Group B.V. in de periode van 30 juni 2017 tot en met 7 oktober 2018 voor een bedrag van in totaal € 84.725,54 kortingen heeft verstrekt aan UP. Verder heeft Prolyte Group B.V. in diezelfde periode een bedrag van in totaal zeker € 8.778,00 aan finder’s fees aan UP uitbetaald, maar hiervan stelt de curator geen creditnota’s of andere bewijsstukken meer in de administratie te hebben teruggevonden. Hierdoor heeft Prolyte Group B.V. volgens de curator ruimschoots voldaan aan de alternatieve bijdrageplicht die bestaat uit het uit het bieden ‘sales opportunities’ als omschreven in artikel 2 van het ‘business partner contract’.

3.18.

UP en [eiser 2] hebben het facturenoverzicht als zodanig niet weersproken. UP en [eiser 2] hebben zelf enkele facturen overgelegd^[11]en die komen ook voor op het overzicht van de curator. De uitleg die UP en [eiser 2] bij die facturen geven komt erop neer dat kortingen verleend zijn omdat UP als distributeur van Prolyte Group B.V. de kortingen had bedongen en dat de uitbetalingen zijn gedaan als royaltyvergoeding wegens door Prolyte Group B.V. binnen haar eigen netwerk verrichte verkopen. De rechtbank kan deze uitleg niet volgen. Uit niets blijkt dat er naast de tussen UP en Prolyte Group B.V. aangegane samenwerking voor de productie en exploitatie van de truss, ook nog sprake was van een distributie- of licentieverhouding die daar helemaal los van staat. UP heeft ook niet gesteld dat andere (separate) afspraken zijn gemaakt naast de afspraken die in het ‘business partner contract’ zijn vastgelegd. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat in 2017 en 2018 financieel is afgerekend in het kader van het definitief businessmodel en het definitief strategisch partnerschapscontract.

3.19.

In het Excel-bestand bij de e-mail van 17 maart 2017 wordt melding gemaakt van een finder’s fee van 7,5% per stuk (“option 2.2”) en een percentage van 35% voor directe verkopen in de branche dan wel daarbuiten (“option 2.3” en “option 2.4”). De rechtbank houdt het ervoor dat die ‘options’ een directe verwijzing zijn naar de daarmee corresponderende artikelnummers uit het ‘business partner contract’. Vertaald naar het Nederlands gaat het om het door UP opereren als consultant door potentiële afnemers voor de truss naar het netwerk van Prolyte Group B.V. te brengen tegen vergoeding van een finder’s fee (artikel 2.2), door het doen van directe verkopen binnen de entertainmentbranche (artikel 2.3) of daarbuiten (artikel 2.4) tegen verkrijging van kortingen. Dergelijke fees en kortingen komen ook terug op de door UP en [eiser 2] overgelegde facturen en zij hebben niet kunnen ontkrachten dat daarvoor geen andere grondslag dan het ‘business partner contract’ valt aan te wijzen.

3.20.

UP en [eiser 2] hebben de door de curator genoemde bedragen van € 84.725,54 en € 8.778,00 verder ook niet weersproken, zodat de rechtbank van de juistheid daarvan uitgaat. De rechtbank oordeelt dan ook dat Prolyte Group B.V. heeft voldaan aan de verplichting om bij te dragen aan de investeringskosten.

De conclusie

3.21.

De conclusie is dat Prolyte Group B.V. rechtsverkrijger van UP en [eiser 2] is, doordat de in het ‘business partner contract’ overeengekomen voorwaarden voor de overdracht van de rechten op de truss allemaal in vervulling zijn gegaan. UP en [eiser 2] hebben geen sterkere rechten en kunnen de vijf internationale modelrechten niet opeisen. Dat betekent dat deze modelrechten tot de boedel van Prolyte Group B.V. behoorden op het moment dat de curator deze tezamen met andere tot de onderneming behorende activa aan Prolyte heeft verkocht. Dat betekent ook dat Prolyte nu recht heeft op levering daarvan. Alle vorderingen zullen worden afgewezen.

De proceskosten

3.22.

UP en [eiser 2] zullen als de in het ongelijk te stellen partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Prolyte maakt als enige van de procespartijen aanspraak op de volledige proceskostenvergoeding die geldt voor intellectuele eigendomszaken^[12]. Dat kan zij alleen doen als het gaat om een op een intellectueel eigendomsrecht gebaseerde vordering van de rechthebbende met het doel om een inbreuk daarop te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Deze procedure draait alleen om de vraag of de internationale modelrechten al dan niet zijn overgedragen en dat betekent dat het vermogensrechtelijke karakter van deze zaak de overhand heeft. Om die reden zal de rechtbank de proceskosten volgens het toepasselijke liquidatietarief toewijzen.

3.23.

De proceskosten aan de zijde van de curator zijn: € 304,00 aan griffierecht en € 1.126,00 aan salaris advocaat (2 punten × tarief II).

3.24.

De proceskosten aan de zijde van Prolyte zijn: € 656,00 aan griffierecht en € 1.126,00 aan salaris advocaat (2 punten × tarief II). De wettelijke rente daarover en de nakosten zullen eveneens worden toegewezen.

4.De beslissing

De rechtbank

4.1.

wijst de vorderingen af,

4.2.

veroordeelt UP en [eiser 2] in de proceskosten, aan de zijde van de curator tot op heden vastgesteld op € 1.430,00,

4.3.

veroordeelt UP en [eiser 2] in de proceskosten, aan de zijde van Prolyte tot op heden vastgesteld op € 1.782,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden tot aan de dag van volledige betaling;

4.4.

veroordeelt UP en [eiser 2] in de na dit vonnis ontstane kosten, aan de zijde van Prolyte begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat UP en [eiser 2] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

4.5.

verklaart dit vonnis wat betreft alle kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.

c750