ECLI:NL:RBOVE:2015:1350

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: C/08/167949 / KG ZA 15-55

Vonnis in kort geding van 17 maart 2015

in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SERBO SERRES NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Nijverdal (gemeente Hellendoorn),

eiseres,

advocaat: mr. J.J.G. Pieper te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUXLIGHT B.V.

gevestigd te Westerhoven,

gedaagde,

advocaat: mr. A.Th.J.M. de Vocht te Bergeijk.

Partijen zullen hierna Serbo Serres en Luxlight genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding inclusief producties
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Luxlight.

1.2.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2.De feiten

2.1.

In deze zaak staat het navolgende vast.

2.2.

Serbo Serres houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen, produceren en installeren van serres, veranda’s, lichtstraten en elektrische schuifdaken.

2.3.

Luxlight houdt zich blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel eveneens (onder meer) bezig met de assemblage en verkoop van lichtstraten.

2.4.

Serbo Serres is houder van het woordmerk LUMINUS. Dit woordmerk is bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) onder registratienummer 0774234, depot 1074254, ingeschreven voor waren en/of diensten in de klasse 6, oftewel voor dakconstructies, lichtkoepels, dakelementen, alsmede onderdelen voor de voornoemde waren; alle geheel of hoofdzakelijk van metaal vervaardigd, alsmede in de klasse 19 voor dakconstructies van glas en/of kunststof, lichtkoepels, dakelementen, alsmede onderdelen voor alle voornoemde waren, alles niet van metaal.

2.5.

Bij brief en e-mail van 23 januari 2015 heeft J.M. Rozendal Incasso & Advies B.V. namens Serbo Serres aan Luxlight medegedeeld dat Luxlight onrechtmatig adverteert op de website van Google en dat zij mogelijk ook op andere wijze de naam LUMINUS onrechtmatig gebruikt, waardoor Serbo Serres schade lijdt, alsmede Luxlight gesommeerd om met onmiddellijke ingang alle uitingen met de merknaam LUMINUS te staken en gestaakt te houden.

2.6.

Serbo Serres heeft diverse screenshots in het geding gebracht, waaronder:

3.De standpunten van partijen

3.1.

Serbo Serres vordert bij vonnis in kort geding, kort samengevat en uitvoerbaar bij voorraad,:

I. Luxlight te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het merkrecht LUMINUS te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. Luxlight te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden iedere vorm van onrechtmatig handelen door producten en diensten aan te bieden en in het verkeer te brengen onder gebruikmaking van de merknaam LUMINUS;

III. Luxlight te bevelen binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Serbo Serres een door een onafhankelijk registeraccountant met deugdelijke bescheiden gestaafd, gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van:

a. de namen en adressen van alle bij de productie van de ‘LUMINUS’ producten betrokken (rechts)personen;

b. de aantallen producten voorzien van of verkocht onder de merknaam ‘LUMINUS’ die aan Luxlight zijn verkocht, zijn weggegeven dan wel op andere wijze in het verkeer zijn gebracht, met een gespecificeerde opgave van alle afnemers aan wie genoemde producten zijn geleverd;

c. de aantallen producten die zijn voorzien van of worden verhandeld onder de merknaam ‘LUMINUS’;

IV. Luxlight te veroordelen tot betaling aan Serbo Serres van een bedrag van € 15.000,00 bij wijze van voorschot op de onrechtmatig genoten winst, alsmede een bedrag van € 5.000,00 bij wijze van voorschot op de door Serbo Serres geleden en nog te lijden schade;

V. met veroordeling van Luxlight in de kosten van het geding;

VI. en de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van het te wijzen vonnis bepalen.

3.2.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit het door Serbo Serres gestelde spoedeisende belang in voldoende mate voort uit de aard van het gevorderde.

4.2.

In geschil is of Luxlight inbreuk maakt op de rechten van Serbo Serres op het woordmerk LUMINUS. Tussen partijen staat vast dat de rechten op het woordmerk aan Serbo Serres toebehoren.

4.3.

Serbo Serres baseert haar vorderingen ten eerste op schending van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, dat de merkhouder het recht geeft om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
Kort gezegd stelt Serbo Serres zich op het standpunt dat Luxlight onrechtmatig gebruik maakt van het woordmerk LUMINUS door op de website van Google betaalde diensten af te nemen, waarbij zij gebruik maakt van het woordmerk van Serbo Serres. Wanneer op Google de zoekopdracht ‘luminus lichtstraat’ wordt gegeven komt er een advertentie van Luxlight te voorschijn. Omdat Luxlight hoger in de zoekresultaten verschijnt worden potentiële klanten naar de website van Luxlight geleid, terwijl zij eigenlijk bij Serbo Serres terecht moeten komen voor een LUMINUS lichtstraat. Luxlight maakt hiermee inbreuk op de merkrechten van Serbo Serres, waardoor zij schade lijdt.

4.4.

Luxlight heeft ter zitting betoogd dat zij van mening is dat er in het geheel geen sprake is van gebruik van het woordmerk van Serbo Serres. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij weliswaar betaalde advertentiemogelijkheden van Google gebruikt, maar daarbij geen gebruik maakt van het woordmerk LUMINUS. Luxlight heeft na de brief van het incassobureau van 23 januari 2015 opdracht gegeven te achterhalen hoe zij inbreuk zou maken op het woordmerk LUMINUS, maar dit heeft zij niet kunnen achterhalen. De brief was in dat opzicht ook niet duidelijk. Pas na ontvangst van de dagvaarding werd duidelijk waar de vermeende inbreuk uit zou moeten bestaan. Luxlight maakt gebruik van de betaalde advertentiemogelijkheden door toepassing van zogenaamde ‘Keyword Insertion’, waardoor bij bepaalde keywords (zoals ‘lichtstraat’) de Google-zoekopdracht van de gebruiker terugkomt in de kop boven de Adwords-advertentie van Luxlight. Dit blijkt ook uit de in rechtsoverweging 2.6 weergegeven screenshot waar de zoekopdracht ‘luminus lichtstraat’ is ingevoerd. Google heeft de zoekopdracht beantwoordt met ‘luminus lichtstraat?’ en gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Dit betekent dat indien de zoekopdracht ‘volkswagen lichtstraat’ gegeven zou worden, de melding ‘volkswagen lichtstraat?’ in beeld zou verschijnen, wederom gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Luxlight maakt dus geen gebruik van een keyword dan wel adword dat gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk LUMINUS. Inmiddels heeft Luxlight onverplicht het woordmerk LUMINUS als ‘negative keyword’ opgegeven, teneinde Serbo Serres tegemoet gekomen. Luxlight blijft zich echter op het standpunt stellen dat zij geen gebruik, laat staan inbreuk maakt op het woordmerk van Serbo Serres.

4.5.

Serbo Serres heeft voormelde werkwijze van Google niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist.

4.6.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verweer van Luxlight doel treft. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (onder meer C-558/08, ‘Portakabin’) levert gebruik van andermans merk als adword merkinbreuk op als het voor internetgebruikers niet of nauwelijks mogelijk is om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder dan wel van een derde.
Gelet op het feitencomplex van de onderhavige zaak en hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, kan evenwel niet worden vastgesteld dat Luxlight gebruik heeft gemaakt van het woordmerk LUMINUS. Niet als adword en evenmin als keyword. Nu voorts gesteld noch gebleken is dat op andere wijze inbreuk is gepleegd op het woordmerk, dienen de vorderingen enkel om die reden al te stranden.
Maar ook in het geval dat wel sprake zou zijn van gebruik van het adword LUMINUS, geldt dat de door Google getoonde advertentie duidelijk verwijst naar Luxlight, zodat geen sprake is van enige verwarring van de internetgebruiker met betrekking tot de onderneming achter de advertentie. Het onderscheidend vermogen van het merk wordt daardoor immers niet aangetast nu het gebruik van het merk als adword er in dat geval enkel toe strekt de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de merkhouder (aldus onder meer het Hof van Justitie in C-323/09 ‘Interflora’). Onder voormelde omstandigheden dienen de vorderingen van Serbo Serres te worden afgewezen.

4.7.

Serbo Serres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De voorzieningenrechter begrijpt uit de door Luxlight naar voren gebrachte stellingen dat zij een beroep doet op de vergoeding van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, waarbij de advocaat van Luxlight een vrij algemene en summiere specificatie van zijn werkzaamheden van de door Luxlight gevorderde proceskosten ad € 4.000,- in zijn pleitnota heeft opgenomen. Voor een geslaagd beroep op voornoemd artikel geldt echter dat tijdig, dat wil zeggen vierentwintig uur voor de zitting, een uitgebreide specificatie van de werkzaamheden dient te worden overgelegd. Nu hieraan niet is voldaan zal de voorzieningenrechter het ‘gewone’ liquidatietarief hanteren.

4.8.

De kosten aan de zijde van Luxlight worden begroot op:

- vast recht € 1.909,00

- salaris advocaat
€ 816,00

Totaal € 2.725,00

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. wijst de vorderingen af,

II. veroordeelt Serbo Serres in de kosten van dit geding, aan de zijde van Luxlight tot op heden begroot op € 2.725,00,

III. verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 maart 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.