ECLI:NL:RBOVE:2022:3632

Uitspraak

RECHTBANK Overijssel

Civiel recht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer: C/08/283718 / HA ZA 22-252

Vonnis van 30 november 2022

in de zaak van

YAM YAM V.O.F.,

te Hengelo,

eisende partij,

hierna te noemen: Yam Yam,

advocaat: mr. J.C. Wery te Enschede,

tegen

[gedaagde] H.O.D.N. YAM YAM RIJSSEN EN YAM YAM ITALIAN KITCHEN & GRILL RIJSSEN,

te Rijssen,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

advocaat: mr. G.J. Hollema te Almelo.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 14 september 2022 waarbij een mondelinge behandeling is bepaald

- de nadere producties 24, 25 en 26 van de zijde van Yam Yam

- de akte van eisvermeerdering van de zijde van Yam Yam
- de mondelinge behandeling van 4 november 2022 waarvan de griffier zittingsaantekeningen heeft gemaakt.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.Inleiding

2.1.

Yam Yam exploiteert sinds 2005 onder die handelsnaam een eetcafé in Hengelo en heeft recent haar naam laten inschrijven in het merkenregister. [gedaagde] heeft in maart 2021 een eetcafé geopend in Rijssen met de naam Yam Yam Rijssen en Yam Yam Italian kitchen & grill. Yam Yam vindt dat [gedaagde] daarmee inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en merkenrecht en wil verboden op het gebruik van de naam en schadevergoedingen van [gedaagde] . De rechtbank zal, kort samengevat, de gevorderde verboden toewijzen en de schadevergoedingen afwijzen. Daartoe zijn de volgende feiten van belang.

3.De feiten

3.1.

Yam Yam exploiteert sinds 11 mei 2005 een eetcafé in Hengelo. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat als handelsnaam Yam Yam vermeld. Daarnaast voert zij als naam Eetcafé Yam Yam. Het eetcafé heeft de mogelijkheid om eten te laten afhalen of te laten bezorgen. Op de website van Yam Yam staat als bezorggebied verschillende wijken uit Hengelo genoemd. Bestellingen kunnen worden gedaan via de website van Yam Yam en internetplatforms zoals Thuisbezorgd.nl.

3.2.

Op 25 maart 2021 heeft [gedaagde] de eenmanszaak Yam Yam Italian kitchen & grill Rijssen ingeschreven in het handelsregister. Ook dit betreft een eetcafé. Als handelsnaam staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld: Yam Yam Italian kitchen & grill Rijssen. Daarnaast voert hij de namen Yam Yam Rijssen en Italian kitchen Yam Yam grill. [gedaagde] voerde aanvankelijk ook de naam Yam Yam, maar heeft dat gebruik gestaakt.

3.3.

Het eetcafé van [gedaagde] biedt ongeveer dezelfde producten aan als Yam Yam. Beide richten zich op fastfood, bestaande uit schotels, kapsalons, tosti’s, dürüms, lahmacuns en pizza’s. Het eetcafé van [gedaagde] biedt ook ongeveer dezelfde diensten, te weten afhaal en bezorgservice. Het bezorggebied dat op de website van Yam Yam Rijssen staat, is anders dan het bezorggebied van Yam Yam en richt zich niet op Hengelo. Ook bij Yam Yam Rijssen kan via internet worden besteld.

3.4.

De eetcafés liggen ongeveer 24 kilometer en 20 minuten rijden van elkaar af.

3.5.

Yam Yam heeft het woordmerk ‘Yam Yam’ op 23 augustus 2022 ingeschreven in het Benelux merkenregister, met opgave van de waren: diensten van cafés, restaurants, catering, diensten inzake afhaalmaaltijden en -dranken. De inschrijving is definitief geworden, in de zin dat er geen oppositie tegen is gevoerd.

4.Het geschil

4.1.

Yam Yam vordert – samengevat en na vermeerdering van eis – bij voorlopige voorziening althans bij eindvonnis:

I) een gebod tot het staken van het gebruik van Yam Yam, Yam Yam Rijssen, Yam Yam Italian kitchen & grill of soortgelijke handelsnamen;
II) een gebod tot het wijzigen van de handelsnamen van gedaagde in het handelsregister;
III) een gebod om het gebruik van www.yamyam-rijssen.nl en www.yamyamgrill.nl of soortgelijke domeinnamen te staken;
IV) een gebod om de genoemde domeinnamen aan Yam Yam over te dragen;
V) een gebod om gebruik van de genoemde handelsnamen op sociale media en internetplatforms te staken;
VI) een gebod tot het plaatsen van een notitie op het raam van het eetcafé, waaruit volgt dat de rechtbank heeft geoordeeld dat sprake is van een inbreuk op het handelsnaamrecht van Yam Yam;
VII) inzage in de financiële gegevens van gedaagde;
VIII) de vorderingen (I) tot en met (VII) op last van een dwangsom;
IX) veroordeling in de volledige proceskosten;
X) wettelijke rente over de proceskosten;

En bij eindvonnis:

XI) de schade forfaitair vast te stellen;
XII) schadevergoeding, zo nog niet vastgesteld, op te maken bij staat;
XIII) een verbod tot het aanbieden of verrichten van diensten onder vermelding van de woorden ‘Yam Yam’, op last van een dwangsom;
XIV) een verbod tot het gebruik van de woorden ‘Yam Yam’ als handelsnaam of bedrijfsnaam, op last van een dwangsom;
XV) een verbod tot het gebruik van de woorden ‘Yam Yam’ in een zakelijk stuk of zakelijke advertentie, op last van een dwangsom;
XVI) een verbod tot het gebruik van de woorden ‘Yam Yam’ op een verpakking, etiket of enig ander middel, op last van een dwangsom;
XVII) een verbod tot het in de handel brengen van een verpakking, etiket of ander middel als hiervoor onder (XVI) bedoeld, op last van een dwangsom;
XVIII) schadevergoeding en winstafdracht.

4.2.

[gedaagde] voert verweer.

4.3.

Op de stellingen en verweren van beide partijen wordt hierna nader ingegaan, voor zover dat nodig is voor de beoordeling van het geschil.

5.De beoordeling

5.1.

De rechtbank ziet zich eerst voor de vraag gesteld of sprake is van een inbreuk door [gedaagde] op het handelsnaamrecht van Yam Yam. Daarna wordt ingegaan op de vraag of sprake is van een inbreuk op het merkenrecht van Yam Yam. Vervolgens worden de vorderingen van Yam Yam beoordeeld.

De handelsnaam Yam Yam

5.2.

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring te duchten is bij het publiek. Het criterium is dus of sprake is van verwarringsgevaar.

5.3.

De rechtbank is van oordeel dat van dit verwarringsgevaar sprake is. Daartoe overweegt de rechtbank dat de namen die [gedaagde] voor het eetcafé gebruikt, te weten: Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam Italian kitchen & grill Rijssen, lijken op de handelsnaam Yam Yam omdat ze allemaal de kenmerkende woorden Yam Yam bevatten. Verder is van belang dat de aard van de ondernemingen identiek is, omdat bij beide sprake is van een eetcafé dat vrijwel dezelfde producten en diensten aanbiedt. Hoewel de plaats van vestiging niet dezelfde is, en [gedaagde] heeft aangevoerd dat de bezorggebieden niet overlappen, liggen de ondernemingen ook niet ver uit elkaar. Yam Yam heeft daarnaast onbetwist aangevoerd dat beide ondernemingen online te vinden zijn zodra op de woorden ‘Yam Yam’ wordt gezocht. Yam Yam stelt dat zij reeds door een klant verward is met Yam Yam Rijssen, omdat een negatieve reactie over Yam Yam Rijssen op haar website werd geplaatst. Ook heeft Yam Yam onweersproken gesteld dat een klant telefonisch een bestelling bij haar wilde doen, in de veronderstelling dat gesproken werd met Yam Yam Rijssen. Hoewel [gedaagde] daartegenin heeft gebracht dat deze verwarring alleen in het begin plaatsvond, toen de website en vindbaarheid van zijn onderneming nog ingeregeld moesten worden, volgt naar het oordeel van de rechtbank uit deze voorbeelden en de bereikbaarheid van beide ondernemingen via internet afdoende dat gevaar voor verwarring te duchten is. Omdat Yam Yam haar handelsnaam eerder heeft ingeschreven in het handelsregister dan [gedaagde] , maakt [gedaagde] inbreuk op het handelsnaamrecht van Yam Yam.

Het merkenrecht van Yam Yam

5.4.

Yam Yam doet daarnaast een beroep op haar recht als merkhouder van de woorden ‘Yam Yam’.

5.5.

Op grond van artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) heeft de houder van een merk het uitsluitend recht op het gebruik daarvan. De merkhouder is onder meer gerechtigd om een ieder te verhinderen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk (artikel 2.20 lid 2 sub b Benelux-verdrag). Met name kan worden verboden (a) het aanbrengen van het teken op de waren of verpakking, (b) het aanbieden of in de handel brengen, of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken, (c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken, (d) het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam, (e) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, en (f) het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (artikel 2.20 lid 3 Benelux-verdrag).

5.6.

Vast staat dat Yam Yam de woorden ‘Yam Yam’ heeft ingeschreven als merk. [gedaagde] heeft naar voren gebracht dat de woorden ‘Yam Yam’ niet origineel zijn, omdat reeds meerdere horecazaken in Nederland zich van de woorden ‘Yam Yam’ bedienen. Voor zover [gedaagde] daarmee bedoelt te stellen dat de woorden ‘Yam Yam’ niet aangemerkt kunnen worden als merk omdat geen sprake is van een onderscheidend vermogen, overweegt de rechtbank dat van een absolute weigeringsgrond kennelijk geen sprake is nu dit merk is ingeschreven. Daartegen is geen oppositie procedure gevoerd, zodat Yam Yam op dit moment houder van het merkrecht is.

5.7.

Ook voor het antwoord op de vraag of [gedaagde] inbreuk maakt op het merkrecht van Yam Yam is beslissend of sprake is van verwarringsgevaar. Gelet op de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de handelsnamen van beide ondernemingen, is de rechtbank van oordeel dat met het gebruik van het woordmerk “Yam Yam” in de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam italian kitchen & grill Rijssen, sprake is van verwarringsgevaar.

5.8.

[gedaagde] heeft bepleit dat geen sprake is van een inbreuk op het merkenrecht van Yam Yam, omdat hij reeds voor de inschrijving daarvan rechtmatig gebruik maakte van zijn handelsnamen. Er zou, anders gezegd, sprake zijn van ‘voorgebruik’. De rechtbank volgt dat verweer niet, omdat, zoals hiervoor is overwogen, [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Yam Yam. Die handelsnaam was reeds ingeschreven in het handelsregister voordat [gedaagde] zijn eetcafé startte. Er is daarom geen rechtmatig gebruik van de door [gedaagde] gevoerde handelsnamen geweest, en daarmee geen ‘voorgebruik’ als bedoeld in het Benelux-verdrag.

5.9.

De rechtbank komt kortom tot de conclusie dat [gedaagde] met de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Italian kitchen Yam Yam grill en Yam Yam italian kitchen & grill Rijssen inbreuk maakt op zowel het handelsnaamrecht als het merkrecht van Yam Yam.

De vorderingen van Yam Yam

5.10.

[gedaagde] heeft tegen de gevorderde ge- en verboden van Yam Yam geen afzonderlijk verweer gevoerd. De rechtbank zal de vorderingen van Yam Yam waarbij een verbod wordt gevraagd, daarom toewijzen. Daarbij zij opgemerkt dat, omdat bij eindvonnis zal worden beslist, het treffen van voorlopige voorzieningen niet aan de orde is.

5.11.

[gedaagde] heeft zich wel verweerd tegen de gevorderde dwangsommen. Daartoe heeft hij aangevoerd dat het wijzigen van zijn handelsnamen en het doorvoeren van die wijziging op alle gehanteerde uitingsvormen, aanzienlijke kosten met zich brengt. Gelet op de beperkte marges en opstartkosten van de onderneming, brengen die kosten een zware last mee, aldus [gedaagde] . Yam Yam heeft als reactie daarop aangevoerd dat zij geen groot belang hecht aan de gevraagde hoogte van de dwangsommen en de gevorderde korte uitvoeringstermijn, als de wijzigingen maar plaatsvinden. Mede gelet op het ontbreken van een onderbouwde schade, zoals hierna wordt overwogen, zal de rechtbank de gevorderde dwangsommen dan ook matigen tot een bedrag van in totaal € 500,- per week dat aan één of meer van de verboden geen uitvoering wordt gegeven, tot een maximum van € 10.000,-, en de uitvoeringstermijn bepalen op drie maanden.

5.12.

Yam Yam vordert schadevergoedingen. Ten eerste op grond van overtreding van haar handelsnaamrecht en ten tweede op grond van overtreding van haar merkrecht. Yam Yam stelt dat haar schade gelijk is aan de winst of omzet die [gedaagde] met zijn eetcafé heeft behaald, en verzoekt ten behoeve van de berekening daarvan inzicht in de boeken van de onderneming van [gedaagde] , zowel op grond van artikel 162 als artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De rechtbank is van oordeel dat Yam Yam onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij schade heeft geleden en nog steeds lijdt als gevolg van de inbreuken die [gedaagde] heeft gemaakt. Daartoe is van belang dat Yam Yam in de dagvaarding en akte van eiswijziging enkel heeft gesteld dat zij schade lijdt, maar daarvan geen onderbouwing heeft aangedragen. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Yam Yam nader toegelicht dat haar schade eruit bestaat dat zij (1) nu geen mogelijkheden ziet tot uitbreiding van haar onderneming in Rijssen, (2) klanten misloopt, en (3) negatieve reacties ontvangt van klanten. [gedaagde] heeft daar evenwel tegenin gebracht dat (1) er geen concreet plan voor uitbreiding bestaat, (2) het bezorggebied niet overlapt, zodat betwist wordt dat klanten zijn misgelopen, en (3) slechts één negatieve review bekend is en dat niet direct tot winstderving leidt. Nu [gedaagde] het bestaan van schade gemotiveerd heeft betwist, had het op de weg van Yam Yam gelegen om een betere onderbouwing te geven van haar stellingen op dit punt. Yam Yam heeft dat echter nagelaten. De rechtbank zal de gevorderde schadevergoedingen alsook de daarmee samenhangende verzoeken tot inzage daarom afwijzen.

5.13.

Ten aanzien van de inbreuk op het merkrecht vordert Yam Yam tot slot ook afdracht van de door Yam Yam Rijssen genoten winst. Op grond van artikel 2.21 lid 4 van het Benelux-verdrag kan een merkhouder, kort gezegd, naast schadevergoeding ook een vordering instellen tot het afdragen van de winst die genoten wordt als gevolg van de merkinbreuk. De rechtbank is van oordeel dat Yam Yam ook ten aanzien hiervan onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat [gedaagde] winst heeft gemaakt als gevolg van de merkinbreuk. Daartoe is van belang dat [gedaagde] heeft betwist dat hij (al dan niet opzettelijk) meelift met de naamsbekendheid van Yam Yam en dat Yam Yam daar niets tegenin heeft gebracht, maar bovenal dat het merk pas op 23 augustus 2022 is ingeschreven. [gedaagde] heeft betwist dat hij winst maakt, vanwege de hoge opstartkosten, maar daarnaast valt – zonder nadere toelichting – niet in te zien waarom eventuele winst die [gedaagde] heeft gemaakt in de periode van 22 augustus 2022 tot vandaag het gevolg is van de merkinbreuk van Yam Yam en niet van de inmiddels eigen opgebouwde reputatie. [gedaagde] heeft in dat kader namelijk ter zitting aangevoerd dat het uiteindelijk zijn eten is, dat klanten afnemen en waar ze voor terugkomen. De gevorderde winstafdracht en de daarmee samenhangende vordering tot rekening en verantwoording zullen daarom worden afgewezen.

5.14.

Omdat de rechtbank de gevorderde verboden toewijst, maar de gevorderde schadevergoedingen afwijst, zijn beide partijen zowel in het gelijk als in het ongelijk gesteld. De rechtbank ziet daarin aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat beide partijen de eigen proceskosten dragen. De vorderingen over en weer tot veroordeling van de ander in de volledige proceskosten zullen worden afgewezen.

6.De beslissing

De rechtbank

6.1.

6.2.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis over te gaan tot wijziging van de in 6.1 bedoelde handelsnamen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

6.3.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis aan Yam Yam een afschrift over te leggen van een door de Kamer van Koophandel ontvangen wijzigingsformulier waaruit blijkt dat [gedaagde] de Kamer van Koophandel heeft verzocht om wijziging van de in 6.1 bedoelde handelsnamen in de registers door te voeren;

6.4.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na het uitvoeren van het gebod onder 6.2 bewijs over te leggen middels toezending van een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit wijziging van de handelsnamen blijkt;

6.5.

gebiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis ieder gebruik van de domeinnamen www.yamyam-rijssen.nl en www.yamyamgrill.nl of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden;

6.6.

gebiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis de domeinnamen www.yamyam-rijssen.nl en www.yamyamgrill.nl aan Yam Yam over te dragen, zonder daarvoor een vergoeding te verlangen, door middel van het doen toekomen van de verhuistokens en al datgene te doen wat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek aan de bevoegde autoriteit;

6.7.

bepaalt dat dit vonnis overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW dezelfde kracht heeft als de in een wettige vorm opgemaakte akte van de overdracht als bedoeld onder randnummer 6.6 hiervoor;

6.8.

gebiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis ieder gebruik van de handelsnamen Yam Yam Rijssen, Yam Yam Italian kitchen & grill of soortgelijke handelsnamen te staken en gestaakt te houden op sociale media en internetplatforms waaronder begrepen maar niet beperkt tot Thuisbezorgd, Google, Eet.nu, Facebook en Hapsalons.nl;

6.9.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis op het raam van het eetcafé een notitie te plaatsen in A3 formaat, met een zodanig lettertype dat het gehele papier uitgevuld is, met de inhoud:

‘geachte klant / bezoeker,

Bij vonnis van 21 december 2022 heeft de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Yam Yam te Hengelo door onze onderneming te drijven onder de naam ‘Yam Yam Rijssen’.

In verband hiermee informeren wij u dat wij vanaf 3 maanden na betekening van het vonnis de naam ‘Yam Yam’ niet meer mogen gebruiken. Wij zullen u informeren over de nieuwe naam van onze onderneming.

Hoogachtend.’

6.10.

verbiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis diensten aan te bieden of te verrichten onder enig teken waar de woorden ‘Yam Yam’ deel van uitmaken;

6.11.

verbiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis het teken ‘Yam Yam’ of een teken waar de woorden ‘Yam Yam’ deel van uitmaken te gebruiken als handelsnaam of bedrijfsnaam of deel daarvan;

6.12.

verbiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis het teken ‘Yam Yam’ of een teken waar de woorden ‘Yam Yam’ deel van uitmaken te gebruiken in enig stuk voor zakelijk gebruik of enige zakelijke advertentie;

6.13.

verbiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis enig teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk ‘Yam Yam’ aan te brengen op een verpakking, een etiket of een ander middel;

6.14.

verbiedt [gedaagde] om binnen 3 maanden na betekening van het vonnis enige verpakking, enig etiket of enig ander middel waaronder maar niet uitsluitend een kassabon waarop een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk Yam Yam is aangebracht aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben;

6.15.

veroordeelt [gedaagde] , voor het geval hij niet aan één of meer van de veroordelingen onder 6.1 tot en met 6.6 en 6.8 tot en met 6.14 voldoet, tot betaling van een dwangsom ter hoogte van € 500,- per week, een deel van een week daaronder begrepen, met een maximum van € 10.000,-;

6.16.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.17.

compenseert de proceskosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

6.18.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C. Rozeboom en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2022.